Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.01.2014, Az. I ZR 71/12

Die Klägerin, ein Tochterunternehmen der [X.], verwaltet die gewerblichen Schutzrechte des [X.]. Zu diesem Konzern gehört auch die [X.], die mehr als 300 Warenhäuser in [X.] betreibt. Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer [X.] Marken mit dem Bestandteil "[X.]". Im vorliegenden Rechtsstreit stützt sie sich in erster Linie auf die unter anderem für Waren der Klassen 29 und 30 eingetragene [X.] Wort-Bild-Marke Nr. 307 64 283 mit den Wortbestandteilen "[X.] QUALITY" ("real" in roter Schrift, weitere Wortbestandteile blau), die im Folgenden dargestellt ist:

Die Beklagte vertreibt auf den [X.] unter der Bezeichnung "[X.]" Kartoffelchips. Sie nahm im Jahr 2010 an der internationalen [X.] in [X.] teil und präsentierte dort Kartoffelchips in der folgenden Aufmachung:

Nachdem ihr dies durch eine von der Klägerin erwirkte einstweilige Verfügung verboten worden war, meldete die Beklagte am 13. April 2010 die [X.]n Wortmarken "[X.]" und "[X.] Crisps" für folgende Waren der Klassen 29 und 30 an:

Das [X.] wies die Anmeldungen am 4. Oktober 2010 zurück, weil die Zeichen nicht unterscheidungskräftig seien. Die Bezeichnung "[X.]" werde lediglich beschreibend verstanden. Die Entscheidungen des [X.] sind bestandskräftig geworden, nachdem die Beklagte kein Rechtsmittel eingelegt hat.

Die Klägerin hat - soweit für die Revision von Bedeutung - beantragt,

Das [X.] hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt. Die Berufung ist im Umfang der Verurteilung nach dem vorstehend wiedergegebenen Klageantrag zu II ohne Erfolg geblieben. Bezogen auf den Antrag zu I ist das Berufungsurteil rechtskräftig. Mit ihrer vom Senat allein hinsichtlich des Antrags zu II zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

I. Das Berufungsgericht hat dem Unterlassungsantrag zu II stattgegeben und dazu ausgeführt:

Zwischen der [X.] und den Zeichen "[X.]" und "[X.] Crisps" der Beklagten liege [X.] im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vor. Die [X.] sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig und es bestehe [X.]. Zwischen der [X.] mit dem prägenden Bestandteil "real" und den angegriffenen Zeichen sei eine hohe Ähnlichkeit anzunehmen.

Die Anmeldung der Marken "[X.]" und "[X.] Crisps" durch die Beklagte begründe eine Erstbegehungsgefahr für eine rechtsverletzende Benutzung dieser Bezeichnungen für die angemeldeten Waren. Diese sei auch nicht entfallen. Zwar seien an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr weniger hohe Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten [X.]. Erforderlich sei aber eine hinreichend deutliche entgegengesetzte Handlung ("actus contrarius"). Der Umstand, dass die Beklagte die Zurückweisung der Markenanmeldung nicht mit Rechtsmitteln angegriffen habe, reiche dafür nicht aus.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat keinen Erfolg.

1. Die Revision ist zulässig. Das Rechtsmittel ist auch hinsichtlich des Antrags zu II ausreichend begründet worden (§ 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ZPO). Zwar enthält die Revisionsbegründung keine Ausführungen, mit denen sich die Beklagte ausdrücklich gegen die Verurteilung nach diesem Antrag wendet. Die Revision rügt aber auch solche rechtlichen Ausführungen des Berufungsgerichts als unzutreffend, die im Zusammenhang mit der Begründung des Klageantrags zu II stehen.

2. Die Revision ist aber nicht begründet. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Klägerin von der Beklagten verlangen kann, die Verwendung der Bezeichnungen "[X.]" und/oder "[X.] Crisps" für die näher bezeichneten Waren der Klassen 29 und 30 zu unterlassen.

a) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht angenommen, dass zwischen der [X.] und den angegriffenen Zeichen in Bezug auf die aus dem Antrag ersichtlichen Waren [X.] im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] besteht.

aa) Die Beurteilung der [X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Bei dieser umfassenden Beurteilung der [X.] ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind ([X.], Urteil vom 12. Juni 2007 - [X.]/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 700 Rn. 35 - Limoncello/[X.]; [X.], Urteil vom 3. April 2008 - [X.], [X.], 1002 Rn. 23 = [X.], 1434 - [X.]). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

bb) Das Berufungsgericht hat [X.] angenommen. Das wird von der Revision nicht angegriffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

cc) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der [X.] komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Marke der Klägerin fehle nicht jede Unterscheidungskraft. Sie sei von Haus aus zwar nur schwach kennzeichnungskräftig, weil der Wortbestandteil "real" im Sinne von "wirklich" oder "echt" und damit auch als Beschreibung der Warenqualität oder des [X.] verstanden werden könne. Vor dem Hintergrund einer Verkehrsbefragung zum Unternehmenskennzeichen der Klägerin und dessen erheblicher Bekanntheit für große Verbrauchermärkte sei die Kennzeichnungskraft der [X.] aber als wenigstens durchschnittlich anzusehen. Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.

(2) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. [X.], Urteil vom 9. September 2010 - [X.]/09, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 1096 Rn. 31 - [X.] [Buchst. [X.]]; [X.], Urteil vom 2. Februar 2012 - [X.], [X.], 930 Rn. 27 = [X.], 1234 - [X.]/[X.]). Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (vgl. [X.], Urteil vom 9. Februar 2012 - [X.], [X.], 1040 Rn. 29 = [X.], 1241 - [X.]/pure).

Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen und hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die [X.] im Hinblick auf die Anlehnung an einen beschreibenden Begriff für den in Rede stehenden Warenbereich originär nur schwach kennzeichnungskräftig ist, ihr aber nicht jegliche Kennzeichnungskraft von Haus aus fehlt.

Ohne Erfolg macht die Revision insoweit geltend, die Beklagte habe unter Hinweis auf die Beschlüsse des [X.] vom 4. Oktober 2010, wonach den angemeldeten Zeichen "[X.]" und "[X.] Crisps" jede Unterscheidungskraft fehle, dargelegt, dass auch die [X.] originär nicht unterscheidungskräftig sei. Die Feststellung, ob die angesprochenen Verkehrskreise das Markenwort "real" als glatt beschreibend auffassen und die Marke daher nur aufgrund ihrer weiteren Bestandteile originär kennzeichnungskräftig sein kann, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. [X.], Urteil vom 27. November 2003 - [X.], [X.], 514, 515 = [X.], 758 - [X.]). In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat. Rechtsfehler des Berufungsgerichts zeigt die Revision in diesem Zusammenhang nicht auf. Vielmehr begibt sie sich mit ihrer gegenteiligen Beurteilung auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet [X.] Würdigung.

(3) Die Revision rügt, das Berufungsgericht sei zu Unrecht von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der [X.] im fraglichen Warenbereich aufgrund der Bekanntheit des [X.] der Klägerin ausgegangen. Das Berufungsgericht habe die Bekanntheit des [X.] der Klägerin ohne Bezug zu den konkreten Waren, für die die [X.] geschützt sei, berücksichtigt. Mit diesem Vorbringen dringt die Revision nicht durch.

Die Kennzeichnungskraft der [X.] ist zwar bezogen auf die konkreten Produkte zu bestimmen (vgl. [X.], Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, [X.], 484 Rn. 83 = [X.], 616 - [X.], mwN). Dies schließt es aber nicht aus, dass infolge der Bekanntheit des [X.] auch die [X.] "[X.]" für die fraglichen Waren nicht lediglich über eine schwache Kennzeichnungskraft verfügt. Hierfür spricht, dass das Publikum in der Erinnerung nicht nach der rechtlichen Art der Kennzeichen differenziert und daran gewöhnt ist, dass große Handelsketten ihr Unternehmenskennzeichen regelmäßig auch zur Kennzeichnung von ihnen angebotener Waren verwenden (vgl. [X.], [X.], 484 Rn. 29 - [X.]).

Von diesen Maßstäben ist das Berufungsgericht ausgegangen und hat entgegen der Auffassung der Revision die Kennzeichnungskraft der [X.] nicht allgemein aus der Bekanntheit des [X.] gefolgert. Es hat vielmehr aufgrund der Bekanntheit des [X.] im Lebensmittelbereich die Kennzeichnungskraft der [X.] für die konkret geschützten Waren bestimmt.

dd) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der [X.] und den angegriffenen Zeichen "[X.]" und "[X.] Crisps" eine hohe Ähnlichkeit besteht. Die [X.], die jeweils durch den Wortbestandteil "real" in Groß- und Kleinschreibung geprägt würden, seien klanglich identisch.

(1) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten [X.] (vgl. [X.], Urteil vom 20. Januar 2011 - [X.], [X.], 824 Rn. 25 f. = WRP 2011, 1157 - Kappa, mwN).

(2) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die [X.] durch den Wortbestandteil "real" geprägt wird. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung nicht außer [X.] gelassen, dass im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen ist, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. [X.], [X.], 1040 Rn. 39 - [X.]/pure). Die [X.] erlangt Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Waren nicht ausschließlich durch eine Abweichung von einem nicht unterscheidungskräftigen Markenwort.

(3) Zwischen dem die [X.] prägenden Markenwort "real" und den unterscheidungskräftigen Bestandteilen der angegriffenen Zeichen, die das Berufungsgericht ebenfalls in dem jeweiligen Wortbestandteil "[X.]" gesehen hat, besteht klangliche Identität und damit bezogen auf die zum Teil aus mehreren Wörtern zusammengesetzten [X.] ([X.] "[X.]QUALITY" und "[X.] Crisps") zumindest hochgradige klangliche Ähnlichkeit.

ee) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft, hohen Zeichenähnlichkeit und [X.] ist auch seine Annahme nicht zu beanstanden, es liege [X.] im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vor.

b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, für die Nutzung der Wortmarken "[X.]" und "[X.] Crisps" bestehe eine Erstbegehungsgefahr.

aa) Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen ([X.], Urteil vom 13. März 2008 - [X.], [X.], 912 Rn. 30 = [X.], 1353 - [X.]; Urteil vom 14. Januar 2010 - [X.], [X.], 838 Rn. 24 = [X.], 1043 - [X.]).

In diesem Zusammenhang kommt es nicht auf die Motivation der Beklagten bei der Markenanmeldung an. Deshalb ist es unerheblich, ob es der Beklagten mit der Anmeldung der Marken allein darum ging, von den Registerinstanzen eine Bestätigung für eine fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Zeichen zu erhalten. Dies sagt nichts darüber aus, ob die Beklagte nach Zurückweisung der Markenanmeldung die Zeichen im Inland benutzen wird.

bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht einen Fortfall der von den Markenanmeldungen ausgehenden Erstbegehungsgefahr verneint hat.

(1) Ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft (vgl. [X.], Urteil vom 11. Juli 1991 - [X.], [X.], 116, 117 = [X.], 719 - Topfgucker-Scheck; Urteil vom 31. Mai 2001 - [X.], [X.], 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe; [X.], 838 Rn. 27 - [X.]). Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete [X.] besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung (vgl. [X.], Urteil vom 23. Februar 1989 - [X.], [X.], 432, 434 = WRP 1989, 496 - Kachelofenbauer I). Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr genügt daher grundsätzlich ein "actus contrarius", also ein der Begründungshandlung entgegengesetztes Verhalten ([X.], [X.], 912 Rn. 30 - [X.]; vgl. dazu Bornkamm in [X.]/Bornkamm, UWG, 32. Aufl., § 8 Rn. 1.26 ff.).

(2) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Erstbegehungsgefahr nach diesen Grundsätzen nicht entfallen ist. Bei der bloßen [X.] von Rechtsmitteln fehlt es an einem für den Fortfall der Erstbegehungsgefahr ausreichenden entgegengesetzten Verhalten.

Der Senat hat zwar entschieden, dass die Rücknahme der Markenanmeldung oder ein Verzicht auf die Eintragung der Marke regelmäßig zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr führt ([X.], [X.], 912 Rn. 30 - [X.]; Urteil vom 4. Dezember 2008 - [X.], [X.], 299 Rn. 12). Diese Fälle sind aber mit dem Streitfall nicht vergleichbar, weil jeweils eine bewusste, auf die Erzielung einer bestimmten Rechtswirkung gerichtete Handlung des Anmelders nach außen vorliegt, die der Annahme entgegensteht, er werde die angemeldeten Zeichen nutzen.

Der Annahme einer fortbestehenden Erstbegehungsgefahr bei bloßer [X.] eines Rechtsmittels steht auch nicht entgegen, dass die Erstbegehungsgefahr auch dann entfällt, wenn die Anmeldung aufgrund einer unterbliebenen Zahlung der Anmeldegebühren gemäß § 64a [X.], § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes als zurückgenommen gilt (vgl. [X.], [X.], 838 Rn. 29 f. - [X.]). In diesem Fall wird eine bewusste Handlung und damit auch die entsprechende Rechtswirkung vom Gesetz fingiert. Eine solche Fiktion gibt es bei der [X.] eines Rechtsmittels nicht.

Ein der Anmeldung entgegengesetztes Verhalten kann in einem schlichten [X.] - wie es in der unterbliebenen Einlegung eines Rechtsmittels liegt - nicht gesehen werden.

III. [X.] beruht § 97 Abs. 1 ZPO.