Bundespatentgericht, Beschluss vom 09.08.2012, Az. 25 W (pat) 510/11

Mit Beschluss vom 22. November 2010 hat die Markenstelle für Klasse 9 des [X.] eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen der angegriffenen Marke … und der Widerspruchsmarke … verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Nach einem Hinweis des Senats zur fehlenden Erfolgsaussicht der Beschwerde hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 12. April 2012 den Widerspruch zurückgenommen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat einen mit Schriftsatz vom 18. April 2012 gestellten [X.] nach Hinweis des Senats vom 30. April 2012 / 2. Mai 2012 zurückgenommen und die Festsetzung des [X.] beantragt, wobei er einen Wert von mindestens20.000,-- [X.] vorgeschlagen hat. Unter Hinweis auf eine jüngere Spruchpraxis des [X.] und die ständige Spruchpraxis des [X.] zur Festsetzung des [X.] in den Rechtsbeschwerdeverfahren hat die Widersprechende angeregt, den Gegenstandswert auf 50.000,-- [X.] festzusetzen. Dieser Anregung hat sich der Inhaber der angegriffenen Marke angeschlossen und beantragt nunmehr ebenfalls, den Gegenstandswert [X.] [X.] festzusetzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Nach Rücknahme des Widerspruchs und der damit eingetretenen Hauptsacheerledigung und nach Rücknahme des ursprünglich gestellten [X.]s, war auf den Antrag der Beteiligten noch der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen.

Dieser Antrag nach § 33 Abs. 1 [X.] ist zulässig. Die Beteiligten waren im Verfahren jeweils durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen anwaltliche Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 [X.] fällig geworden ist, da das Beschwerdeverfahren mit der Rücknahme des Widerspruchs seinen Abschluss gefunden hat, woraus sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 [X.] auch die Zulässigkeit des Antrags auf Festsetzung des [X.] ergibt.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem [X.] für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 [X.] nach billigem Ermessen zu bestimmen. Bei der Festsetzung der Höhe des [X.] ist in ständiger Rechtsprechung im Widerspruchsverfahren nicht das Interesse des Widersprechenden an der Löschung der angegriffenen Marke oder der Wert der Widerspruchsmarke maßgeblich, sondern das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am Erhalt seiner Marke (vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 71 Rdn. 33 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen; so wohl auch [X.], 704 - Markenwert). Da in aller Regel mangels jeglichen Vortrags tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Schätzung fehlen, ist - wie in allen anderen, auch nicht markenrechtlichen Fällen des § 23 [X.] - gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 [X.] von einem Regelwert in Höhe von 4.000,-- [X.] auszugehen, der nach Lage des Falles aber auch niedriger oder höher angesetzt werden kann. Dabei kann in den markenrechtlichen Verfahren die besondere wirtschaftliche Bedeutung der Marke ganz allgemein berücksichtigt werden.

Auch im vorliegenden Verfahren haben die Beteiligten keine Angaben zum wirtschaftlichen Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke am Erhalt seiner Marke gemacht, so dass tatsächliche Anhaltspunkte für eine bestimmte betragsmäßige Festlegung des [X.] – wie in fast allen Fällen dieser Art - fehlen. In den Widerspruchsverfahren sind die angegriffenen Marken zudem in aller Regel noch nicht in Benutzung genommen, da die Markeninhaber schon zur Vermeidung von Markenverletzungsverfahren ihre Marken erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 [X.] bzw. nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens (mit erfolglosem Widerspruch) in Benutzung nehmen.

In Widerspruchsverfahren der vorstehend beschriebenen Art haben die Senate des [X.] den Gegenstandswert im Zeitraum von 1994 bis in das [X.] hinein regelmäßig einheitlich in Höhe von 20.000,-- DM bzw. nach der Einführung des [X.] auf 10.000,-- [X.] festgesetzt. Dies entsprach dem 2,5-fachen Wert der entsprechenden Regelwerte nach [X.] bzw. jetzt nach § 23 Abs. 3 Satz 2 [X.], wobei dieser, die jeweiligen Regelwerte nach der [X.] bzw. dem [X.] deutlich übersteigende Gegenstandswert wegen der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung des Markenrechts für angemessen gehalten worden ist. Nachdem der [X.] bereits mit Einführung des [X.] im Jahr 2002 den Gegenstandswert praktisch für alle Arten von markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren ohne weitere Begründung pauschal von50.000,-- DM auf 50.000,-- [X.] angehoben hat, sind die Senate des [X.] im [X.] – damals noch einheitlich - dazu übergegangen, den Gegenstandswert in den [X.] und in den patentamtlichen Widerspruchsverfahren von 10.000,-- [X.] auf 20.000,-- [X.] anzuheben (vgl. dazu die (Pilot-)Entscheidung des 25. Senats 25 W (pat) 73/04 vom 7. August 2006 = GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert bei [X.]), was einer Verdopplung des [X.] von 2,5 auf 5,0 entsprach. In der vorgenannten Entscheidung hat sich der 25. Senat auch mit der [X.]-Entscheidung GRUR 2006, 704 – Markenwert auseinandergesetzt, die teilweise als Kritik an der Gegenstandswertfestsetzung des [X.] aufgefasst worden ist (vgl. zum Gesichtspunkt dieser unzutreffenden Interpretation der [X.]-Entscheidung „Markenwert“ die Ausführungen in der zur [X.] vorgesehenen Senatsentscheidung 25 W (pat) 16/10 vom 8. Februar 2012).

Die Rechtsprechung der Markenbeschwerdesenate zum Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren ist seit dem [X.] nicht mehr einheitlich. Soweit ersichtlich, sind inzwischen drei Senate dazu übergegangen, den Gegenstandswert unter Hinweis auf und unter Angleichung an die Gegenstandswertfestsetzung des [X.] im [X.] auf 50.000,-- [X.] festzusetzen (vgl. [X.] (pat) 75/08 vom 5. August 2008, 27 W (pat) 146/08 vom 26. April 2010, 26 W (pat) 47/10 vom 30. November 2011 und nunmehr auch 29 W (pat) 115/11 vom 14. März 2012). Die anderen Senate des [X.] halten – soweit ersichtlich – an dem Gegenstandswert in Höhe von20.000,-- [X.] fest (vgl. u. a. die Entscheidungen 28 W (pat) 52/09 vom 28. Oktober 2009; 25 W (pat) 29/10 vom 3. November 2011 und die zur [X.] vorgesehene Entscheidung 25 W (pat) 16/10 vom 8. Februar 2012 in einer Löschungssache; vgl. auch [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 71 Rdn. 33 m. w. N.).

Der erkennende Senat hält in patentamtlichen Widerspruchsverfahren und in [X.] mit jeweils unbenutzten angegriffenen Marken, wovon auch bei der vorliegenden Fallkonstellation auszugehen ist, einen Gegenstandswert in Höhe von 20.000,- [X.] nach wie vor für angemessen und ausreichend. Der entscheidende Gesichtspunkt, der gegen eine weitere Erhöhung des [X.] über den Betrag von 20.000,-- [X.] hinaus spricht, ist der Umstand, dass nach der für das patentamtliche Widerspruchsverfahren und das [X.] maßgeblichen gesetzlichen Wertvorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 [X.] ein Regelwert von 4.000,-- [X.] vorgegeben ist. Mit dem ([X.] von 20.000,-- [X.] in den [X.] bei unbenutzten angegriffenen Marken erfährt der [X.] eine Verfünffachung und damit bereits einen außerordentlich hohen Wert.

Eine weitere Erhöhung des [X.] kommt nach Auffassung des Senats nur dann in Betracht, wenn die Beteiligten vortragen, weshalb eine weitere Erhöhung geboten ist. Dabei kann sich der Vortrag konkret und beziffert [X.] auf die Höhe der Entwicklungskosten der angegriffenen Marke oder weniger konkret auf allgemein werterhöhende Faktoren beziehen, wie eine bereits in Anspruch genommene Benutzung der angegriffenen Marke, eine Markenserie, in die sich die angegriffene Marke einfügt, oder die Übereinstimmung der angegriffenen Marke mit einem kennzeichnenden Bestandteil eines für den Inhaber der angegriffenen Marke relevanten Unternehmenskennzeichens.

Soweit bei [X.] ohne weiteres ein Regelwert von 50.000,-- [X.] und damit ein Multiplikator von 12,5 angenommen wird, entfernen sich solche Gegenstandswertfestsetzungen nach Auffassung des Senats deutlich zu weit vom gesetzlichen Regelwert von 4.000,-- [X.]. Eine [X.] in Höhe von 50.000,-- [X.] läuft im Ergebnis darauf hinaus, dass der gesetzlich Regelwert seine ihm vom Gesetz offensichtlich zugedachte Bedeutung, nämlich den Zugang zu den Gericht nicht unangemessen zu erschweren, praktisch einbüßt. Auch wenn den Markenrechten regelmäßig eine große wirtschaftliche Bedeutung zukommt, was eine angemessene Vervielfachung des [X.] rechtfertigt, ist zu berücksichtigen, dass in den markenrechtlichen Widerspruchsverfahren meist - so auch vorliegend – keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine konkrete betragsmäßige Festlegung des Interesses des Inhabers der angegriffenen Marke bekannt sind. Soweit argumentiert wird, dass das wirtschaftliche Interesse nicht nur die Kosten für die Entwicklung und Eintragung der Marke umfasst, sondern auch das Interesse an der Vermeidung von Umsatzausfällen, die durch die Verzögerung des Vertriebs bei Neuentwicklung einer Marke zu befürchten sind (so [X.] [X.] 29 W (pat) 115/11 vom 14. März 2012), dürfte dies sehr häufig, insbesondere in den Fällen, in denen [X.] mit [X.] aufgebaut werden, kein relevanter Gesichtspunkt sein. Aspekte, die regelmäßig oder zumindest in der überwiegenden Anzahl der Fälle nicht unterstellt werden können, bewegen sich im Bereich der reinen Spekulation und sollten nach Auffassung des Senats bei der Wertbemessung nach billigem Ermessen nur dann Berücksichtigung finden, wenn hierzu substantiiert vorgetragen wird.

Soweit auf die Rechtsprechung des [X.] verwiesen wird, der in entsprechenden markenrechtlichen Verfahren seit nunmehr 10 Jahren im Rechtsbeschwerdeverfahren regelmäßig einen Gegenstandswert von 50.000,-- [X.] ansetzt, und zwar sowohl in den Anmeldeverfahren als auch in den Widerspruchs- und Löschungsverfahren, kann dies nach Auffassung des Senats für die patentgerichtlichen Verfahren kein ohne weiteres übertragbarer Maßstab sein, weil die [X.] nach unterschiedlichen Vorschriften erfolgt. Die für den [X.] maßgebliche Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG enthält weder einen Regelgegenstandswert noch eine Wertobergrenze, wie dies in der für das [X.] maßgeblichen Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 [X.] der Fall ist (vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 71 Rdn. 25 ff., insbesondere Rdn. 31). Diese Unterschiede in Bezug auf die maßgeblichen Vorschriften rechtfertigen nach Auffassung des erkennenden Senats nicht nur eine abweichende Festsetzung des [X.] im Instanzenzug, sondern bedingen eine solche geradezu. Soweit in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen wird, dass eine Abstufung der [X.] in den verschiedenen Instanzen dem System der Streitwertfestsetzung grundsätzlich fremd ist (so [X.] [X.] 29 W (pat) 115/11 vom 14. März 2012), berücksichtigt eine solche Argumentation nicht hinreichend, dass im Instanzenzug vor den [X.] - anders als im Instanzenzug [X.], [X.] und [X.] - auch die Vorschriften für den Gegenstandswert nicht voneinander abweichen, sondern identisch sind.

Soweit teilweise ein höherer Gegenstandswert in patentgerichtlichen Markenverfahren im Hinblick auf die Notwendigkeit eines „Inflationsausgleichs“ begründet und auch gefordert worden ist, ist anzumerken, dass es in Verfahren mit einem Regelgegenstandswert grundsätzlich Sache des Gesetzgebers ist, diesen „Inflationsausgleich“ durch eine Anhebung des [X.] herbeizuführen. In einem Referentenentwurf des [X.] vom 11. November 2011 für ein „Zweites Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz - 2. [X.])“ sind dort in Art. 8 Änderungen in Bezug auf das [X.] vorgesehen, wozu gemäß Art. 8 Nr. 12 des Entwurfs auch eine Anhebung des [X.] in § 23 Abs. 3 Satz 2 [X.] auf 5.000,-- [X.] gehört. Nach dem Inkrafttreten einer solchen Regelung kommt auch die Anhebung der Regelwerte für das patentamtliche Widerspruchsverfahren und das [X.] vor dem [X.] bei gleichbleibendem Multiplikator von 5,0 von 20.000,-- auf 25.000,-- [X.] in Betracht.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf die Entscheidung über die Festsetzung des [X.] gemäß § 33 Abs. 4 Satz 3 [X.] eine Rechtsbeschwerdemöglichkeit nicht eröffnet ist und die Festsetzung deshalb nicht an-fechtbar ist (vgl. dazu auch [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 71 Rdn. 24; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 71 Rdn. 31).