Bundesgerichtshof, Beschluss vom 31.05.2016, Az. I ZB 39/15

A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 2. Februar 2012 die Wortmarke Nr. 30 2012 000 861

Die Antragstellerin hat beim [X.] die Löschung der Marke beantragt und geltend gemacht, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.

Das [X.] hat mit Beschluss vom 30. Januar 2014 die Löschung der Marke für die Waren der [X.] angeordnet und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das [X.] die Löschung der Marke auch im Hinblick auf die Waren der [X.] angeordnet. Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde.

B. Das [X.] hat angenommen, der Marke fehle für die eingetragenen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Dazu hat es ausgeführt:

Die angegriffene Marke "[X.]" sei als Basisbegriff der auch im Inland geläufigen [X.] in seiner Bedeutung "ja" dem Durchschnittsverbraucher von Bekleidungsartikeln und Schuhen verständlich. In dieser Bedeutung erschöpfe sie sich in einer werbemäßigen Ansprache, indem sie die Aufmerksamkeit der Kunden durch [X.] Wohlwollen zu gewinnen und zu binden suche. Der Umstand, dass das aufgrund seiner Funktion als Ansprache prägnante Wort nicht im Einzelnen erkennen lasse, aus welchen Gründen die Waren Zustimmung verdienten, ändere nichts an seinem alleinigen Charakter als Werbehinweis. Zudem sei bei der Prüfung der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] das auch im Streitfall gegebene Allgemeininteresse an der freien Nutzung naheliegender Wörter der Werbesprache zu berücksichtigen.

C. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet.

I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. [X.], Beschluss vom 6. Juli 1995 - [X.], [X.]Z 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 9. Juli 2015 - [X.]/13, [X.], 1012 Rn. 7 = [X.], 1108 - Nivea-Blau).

II. Die Beurteilung des [X.]s, die Marke "[X.]" sei für die eingetragenen Waren nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 [X.] eingetragen ist und das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 9 [X.] auch noch im [X.]punkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Gemäß § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist einer eingetragenen Marke der Schutz zu entziehen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. [X.], Urteil vom 21. Januar 2010 - [X.]/08, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 228 Rn. 33 - [X.]/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.], Beschluss vom 21. Dezember 2011 - [X.], [X.], 270 Rn. 8 = [X.], 337 - Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 - [X.], [X.], 1143 Rn. 7 = [X.], 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November 2012 - [X.], [X.], 731 Rn. 11 = [X.], 909 - [X.]; Beschluss vom 19. Februar 2014 - [X.], [X.], 569 Rn. 10 = [X.], 573 - [X.]; Beschluss vom 10. Juli 2014 - [X.], [X.], 872 Rn. 12 = [X.], 1062 - [X.]). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.], Beschluss vom 4. Dezember 2008 - [X.], [X.], 778 Rn. 11 = [X.], 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - [X.]/08, [X.], 1100 Rn. 10 = [X.], 1504 - [X.]!; [X.], [X.], 872 Rn. 12 - [X.]).

Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ([X.], Urteil vom 8. Mai 2008 - [X.]/06, [X.]. 2008, [X.] = [X.], 608 Rn. 67 - [X.]; [X.], Beschluss vom 15. Januar 2009 - [X.], [X.], 411 Rn. 8 = [X.], 439 - [X.]; [X.], [X.], 731 Rn. 11 - [X.]; [X.], 569 Rn. 11 - [X.]). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen ([X.], [X.], 270 Rn. 12 - Link economy; [X.], 872 Rn. 13 - [X.]).

2. Das [X.] hat angenommen, die Bedeutung des vom inländischen Durchschnittsverbraucher mit "ja" übersetzten [X.] "[X.]", das durch sprachliche Einkleidung einen auf die Waren bezogenen Zusammenhang zum [X.] Kulturkreis herstelle, erschöpfe sich im Kontext der Bewerbung von Modeartikeln in einer werbemäßigen Ansprache, indem es die Aufmerksamkeit der Kunden durch [X.] Wohlwollen zu gewinnen und zu binden suche. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das [X.] hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft gestellt.

a) Allerdings kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.], [X.], 952 Rn. 10 - [X.]; [X.], Beschluss vom 14. Januar 2010 - [X.], [X.], 640 Rn. 13 = [X.], 891 - hey!; [X.], [X.], 270 Rn. 11 - Link economy; [X.], 1143 Rn. 9 - Starsat; [X.], 569 Rn. 26 - [X.]; [X.], 872 Rn. 21 - [X.]).

b) Entgegen der Annahme des [X.]s wird der durch die Bezeichnung von Bekleidungsstücken angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige inländische Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung "[X.]" nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.

aa) Allerdings ist das [X.] zutreffend davon ausgegangen, dass der [X.] Durchschnittsverbraucher das [X.] in seiner Bedeutung als "ja" erkennen wird. Es hat angenommen, das Wort "[X.]" gehöre zu den Basisbegriffen der [X.] und werde - wie auch andere charakteristische [X.] Ausdrücke, etwa "merci" oder "bonjour" - mit Rücksicht auf die kulturelle wie wirtschaftliche Bedeutung und die räumliche Nähe französischsprachiger Länder im Inland ungezwungen in alltäglichen Zusammenhängen mit Bezug zu deren Kultur verwendet. Das Verständnis des Begriffs "[X.]" setze auf dieser Grundlage keine entwickelten Fremdsprachenkenntnisse voraus, sondern könne als solches einschließlich der schriftlichen Wiedergabe des [X.] dem Allgemeinwissen eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbrauchers von Bekleidungsartikeln und Schuhen zugerechnet werden. Soweit die Rechtsbeschwerde abweichend von der tatrichterlichen Würdigung geltend macht, der inländische Verbraucher verfüge nicht über das für eine Übersetzung des [X.] erforderliche Mindestmaß an Kenntnissen der [X.], zeigt sie keinen Rechtsfehler des [X.]s auf, sondern setzt in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das [X.] bei seiner tatrichterlichen Beurteilung der Verkehrsauffassung zudem nicht allein auf die Verwendung des [X.] im Zusammenhang mit der Kultur französischsprachiger Länder abgestellt, sondern auch einen konkreten Bezug zu den eingetragenen Waren hergestellt. Es hat insoweit festgestellt, dass der [X.] vor allem aufgrund der Wertschätzung und Assoziationskraft, die die [X.] Lebensart und die [X.] Mode genössen, auf dem Produktsektor der Mode eine herausgehobene Bedeutung zukomme. Ergänzend hat das [X.] auf die Begriffe "savoir-vivre", "Haute Couture" und "Prêt-à-porter" Bezug genommen. Diese mit der Lebenserfahrung im Einklang stehenden Feststellungen lassen keine Rechtsfehler erkennen.

Die Rechtsbeschwerde hält dem ohne Erfolg entgegen, die Modebranche sei international ausgerichtet, weshalb die Verbraucher ihnen fremde Begriffe als feststehend hinnähmen und nicht versuchten, sie einer bestimmten Sprache zuzuordnen oder zu übersetzen, zumal die Bedeutung der [X.] im Bereich der Mode zu Gunsten der deutlich einfacheren [X.] im Laufe der [X.] immer mehr abgenommen habe. Damit zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Rechtsfehler des [X.]s auf, sondern setzt wiederum ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

cc) Die Rechtsbeschwerde macht ferner geltend, das [X.] habe seiner Beurteilung eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise zugrundegelegt, indem es das von ihm angenommene Begriffsverständnis in mehreren gedanklichen Zwischenschritten ermittelt habe. So müsse der Verbraucher zunächst den [X.] Begriff "[X.]" in die [X.] Sprache übersetzen und anschließend aus der Bedeutung des Wortes "ja" sowie aus der Verwendung der [X.] schließen, dass eine Kundenakquisition für Bekleidungswaren beabsichtigt sei. Eine solchermaßen zergliedernde und interpretierende Betrachtungsweise nähmen die angesprochenen Verkehrskreise indes nicht vor. Sie sei daher nicht geeignet, das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zu begründen. Auch damit dringt die Rechtsbeschwerde nicht durch.

(1) Die Rechtsbeschwerde geht im Ausgangspunkt allerdings zutreffend davon aus, dass der Verkehr die Marke so wahrnehmen wird, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen. Ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, kann die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. [X.], [X.], 270 Rn. 12 - Link economy; [X.], 1143 Rn. 10 - Starsat; [X.], 565 Rn. 24 - smartbook; [X.], 872 Rn. 50 - [X.]).

(2) Im Streitfall hat das [X.] jedoch keine solche unzulässige analysierende Betrachtung in mehreren gedanklichen Schritten vorgenommen. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass der angesprochene Verkehr das [X.] aufgrund seines Allgemeinwissens in seiner Bedeutung als "ja" erkennen und bei einer Verwendung im Zusammenhang mit dem von der Marke beanspruchten Waren der [X.] ohne weiteres als werbende Anpreisung wahrnehmen wird.

(3) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde fehlt ein Interpretationsbedürfnis aufgrund werblicher Anpreisung nicht lediglich bei aus mehreren Wörtern bestehenden Werbeslogans, sondern auch bei einem prägnanten Einzelwort, wenn dessen Bedeutung ohne weiteres eine anpreisende Wirkung in Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen beinhaltet (vgl. [X.], [X.], 569 Rn. 26 f. - [X.]).

(4) Das [X.] hat ferner mit Recht angenommen, der Umstand, dass das aufgrund seiner Funktion als Ansprache prägnante Wort "Oui" nicht im Einzelnen erkennen lasse, aus welchen Gründen die Waren Zustimmung verdienten, ändere nichts an seinem Charakter als Werbehinweis. Dagegen hat die Rechtsbeschwerde keine [X.] erhoben.

dd) Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde jedoch gegen die Annahme des [X.]s, der durch die Bezeichnung von Bekleidungsstücken angesprochene Durchschnittsverbraucher werde die Bezeichnung "[X.]" stets nur als Werbung und nicht auch als Unterscheidungsmittel verstehen.

(1) Entgegen der Annahme des [X.]s folgt eine ausschließlich anpreisende Bedeutung nicht bereits daraus, dass dem Wort "ja" bei einer Verwendung für die in Rede stehenden Waren für sich genommen der Ausdruck beifälligen Wohlwollens zukommt. Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht aus (vgl. [X.], [X.], 872 Rn. 23 - [X.]). Erforderlich ist vielmehr die Feststellung, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht ([X.], [X.], 173 Rn. 28 - for you). Dafür ist vorliegend vom [X.] nichts konkret festgestellt und auch sonst nichts ersichtlich.

(2) Soweit das [X.] seine Würdigung auf die im Verfahren eingereichten [X.] für Bekleidung stützt ("sagen Sie oui zum paree mit dieser Eifel-Turm-Krawatte" sowie "Ich sage Oui zu der Baskenmütze von [X.]"), kann dies die Annahme nicht begründen, das [X.] verfüge ausschließlich über eine Eignung, als Werbeaussage Verwendung zu finden. Die Rechtsbeschwerde macht zutreffend geltend, in den vom [X.] angeführten [X.]n werde das Wort "oui" weder in Alleinstellung noch im Sinne einer werbenden Anpreisung verwendet, sondern lediglich als Übersetzung des [X.] Wortes "ja".

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der inländische Verkehr allgemein an eine ausschließlich werbliche Verwendung des [X.] gewöhnt ist. Das [X.] hat eine solche Verkehrsgewöhnung nicht feststellen können. Es ist davon ausgegangen, dass der Begriff "oui" in den von der Antragstellerin vorgelegten Beispielen immer im Kontext mit anderen Worten verwendet wird, aus denen sich seine Bedeutung erschließt. In den [X.]n werde stets der Bezug zu [X.] oder [X.] oder zu [X.] Produkten hergestellt. Keines der angeführten Beispiele betreffe das Wort "[X.]" in Alleinstellung. Zudem werde "[X.]" in keinem Beispiel im Sinne einer allgemeinen werblichen Anpreisung verstanden. Diese Feststellungen des [X.]s stehen mit der Lebenserfahrung im Einklang. Umstände, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten, hat das [X.] nicht festgestellt.

III. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den [X.] nach Art. 267 AEUV erfordern.

IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]).