Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.12.2012, Az. X ZR 134/11

Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. November 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier [X.] Patentanmeldungen vom 5. November 1996 und 9. Dezember 1996 angemeldeten [X.] Patents 0 947 559 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst 18 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 12 bis 18 in der Verfahrenssprache lauten:

Die Klägerin greift das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6, 8 bis 10 und 12 bis 18 an, soweit diese Ansprüche Zusammensetzungen betreffen oder Bezug nehmen auf Zusammensetzungen, in denen das mit Stärke inkompatible thermoplastische Polymer ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus aliphatisch-aromatischen Copolyestern, die von 30 bis 70 Molprozent aliphatische Struktur enthalten und worin die aromatische Struktur von [X.] und/oder Isophthalsäure abgeleitet ist. Sie hat ihre Klage zunächst auf den [X.] der fehlenden Patentfähigkeit gestützt, in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht auch darauf, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht ausführbar sei. Die Beklagte hat das Streitpatent zuletzt in erster Linie beschränkt verteidigt. Danach soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten:

Das Patentgericht hat wie folgt erkannt:

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren erstinstanzlichen Hauptantrag weiterverfolgt.

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

A. Die Berufung ist zulässig.

Allerdings orientiert sich die Berufungsbegründung nicht an den Anforderungen des neuen [X.]. Sie legt insbesondere nicht den Erfordernissen des § 112 Abs. 3 [X.] entsprechend die Berufungsgründe dar, sondern stützt sich maßgeblich auf neuen Sachvortrag, ohne sich an den Voraussetzungen des § 117 [X.] in Verbindung mit § 531 Abs. 2 ZPO zu äußern. Nach der Rechtsprechung des [X.] zu der § 112 Abs. 3 Nr. 2 [X.] sachlich weitgehend entsprechenden Vorschrift des § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 bis 4 ist die Berufung jedoch schon dann zulässig, wenn wenigstens ein Berufungsangriff geführt wird, mit dem in zulässiger Form eine Rechtsverletzung geltend gemacht wird, die, läge sie vor, geeignet wäre, das angefochtene Urteil ganz oder teilweise zu Fall zu bringen ([X.], Urteil vom 8. April 1991 - [X.], NJW-RR 1991, 1186, 1187; Urteil vom 13. November 2001 - [X.], NJW 2002, 682, 683; Urteil vom 28. Februar 2007 - [X.], NJW 2007, 1534 Rn. 12). An diesen Anforderungen hat die Neugestaltung des Rechts der Berufung durch das [X.] vom 27. Juli 2001 nichts geändert ([X.], Beschluss vom 14. März 2005 - [X.], NJW-RR 2005, 793; Beschluss vom 18. Oktober 2005 - [X.], NJW-RR 2006, 285). Damit genügt die von der Beklagten erhobenen Rüge, das Patentgericht habe rechtsfehlerhaft die Einstellung eines [X.]gehalts von 1 bis 5 Gewichtsprozent beim Mischen im Extruder für nahegelegt erachtet, weil die internationale Patentanmeldung 96/31561 ([X.]) nicht hierauf hinweise, sondern den Fachmann vielmehr von einer solchen Maßnahme abhalte. Griffe diese Rüge nämlich durch, brächte sie das angefochtene Urteil insgesamt zu Fall. Dass das Urteil, wie die Klägerin geltend macht, gleichwohl aus anderen Gründen im Ergebnis zutreffend sein könnte, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.

B. In der Sache bleibt die Berufung jedoch im Wesentlichen ohne Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft biologisch abbaubare Polymerzusammensetzungen, die Stärke und ein thermoplastisches Polymer enthalten.

1. Die Streitpatentschrift bezeichnet es eingangs als bekannt, dass sich die mechanischen Eigenschaften, insbesondere die Reißfestigkeit, von Produkten aus thermoplastischer Stärke als disperser Phase und einem mit Stärke inkompatiblen thermoplastischen Polymer beträchtlich verschlechterten, weil die Stärke [X.] abgebe oder absorbiere, bis sie mit der [X.] im Ausgleich sei. Unter Bedingungen relativ niedriger Feuchtigkeit, beispielsweise bei 20% Feuchtigkeit, zeige das Material die Tendenz, fragil zu werden. Wenn die die disperse Phase konstituierenden Stärkepartikel belastet seien, könnten sie sich nicht verformen und die Belastung aufnehmen, sondern blieben starr, was zum Zerreißen führe. [X.] sei zwar ein sehr wirksamer Weichmacher für die Stärkephase, habe aber den Nachteil, dass es volatil sei und zur Herstellung eines Gleichgewichts mit der [X.] in seiner Konzentration schwanke. Die wirksamsten Weichmacher mit hohem Siedepunkt (insbesondere Glycerol) tendierten demgegenüber dazu, dem System verloren zu gehen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit zyklischen Schwankungen unterliege oder es im Kontakt mit anderen hydrophilen Materialien wie Zellulose zur Migration komme.

Das Streitpatent will vor diesem Hintergrund eine biologisch abbaubare polymere Zusammensetzung angeben, die unter Bedingungen niedriger Feuchtigkeit gute mechanische Eigenschaften, insbesondere hohe Reißfestigkeit, aufweist.

2. Zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Lösung nimmt die Streitpatentschrift Bezug auf die Stammanmeldung PCT-EP 97/06103. Diese beschreibe drei Typen von biologisch abbaubaren, heterophasen Zusammensetzungen, die thermoplastische Stärke und ein mit Stärke inkompatibles thermoplastisches Polymer aufwiesen, in denen die Stärke die disperse Phase und das Polymer die kontinuierliche Phase ausmachten, die geeignet seien, gute mechanische Eigenschaften auch bei geringer relativer Feuchtigkeit zu bewahren. Das Streitpatent betreffe die dort genannte [X.], bei der das mit Stärke inkompatible thermoplastische Polymer ein [X.] sei, das ausgewählt sei aus aliphatisch-aromatischen [X.]n, [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.], wobei die Zusammensetzungen durch Extrusion der Komponenten unter Bedingungen gewonnen würden, bei denen der am Ausgang des Extruders vor der Konditionierung gemessene [X.]gehalt während der Mischung bei 1 bis 5 Gewichtsprozent gehalten werde.

Im Stand der Technik, u. a. in der internationalen Patentanmeldung 96/31561 ([X.]), seien Zusammensetzungen beschrieben, die Stärke und [X.] enthielten wie aliphatisch-aromatische [X.], Polyesteramide und [X.]. Dabei werde die [X.] im Extruder so gemischt, dass der [X.]gehalt unter einem Gewichtsprozent gehalten werde, da bei einem höheren [X.]gehalt eine Hydrolyse und Degradierung des [X.]s mit entsprechender Beeinträchtigung der Eigenschaften des Endprodukts erwartet werde (Absatz 114).

Überraschenderweise habe sich herausgestellt, dass unter den erfindungsgemäß für die Herstellung der Zusammensetzungen der [X.] angewandten Bedingungen die Abnahme des Molekulargewichts des [X.] vernachlässigbar sei (Absatz 115). Wenn die [X.] während des Mischens mit dem Extruder ausreichend gut seien, um eine Stärke-Dispersion in Form von Partikeln mit einer durchschnittlichen Größe von weniger als 1 µm, vorzugsweise weniger als 0,5 μm, zu gewinnen, wiesen die resultierenden Zusammensetzungen zudem Eigenschaften auf, die denen des Polyethylens ähnlich seien und auch bei relativ niedriger Feuchtigkeit praktisch unverändert blieben (Absatz 116).

3. Die mit dem Hauptantrag der Berufung verteidigte Zusammensetzung lässt sich - unter Außerachtlassung der nicht angegriffenen Alternativen - wie folgt gliedern [Nummerierung des Patentgerichts in eckigen Klammern]:

II. Das Patentgericht hat diesen Gegenstand für nicht patentfähig erachtet und seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Eine polymere Zusammensetzung mit den erfindungsgemäßen Merkmalen ergebe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Entgegenhaltung [X.] bzw. der Veröffentlichung von [X.] "Biologisch abbaubar" in [X.] 1996, 62 ([X.]) in Verbindung mit der internationalen Patentanmeldung 92/19680 ([X.]).

Als Fachmann sei ein Diplomchemiker der Fachrichtung makromolekulare Chemie bzw. Polymerchemie anzunehmen, der mit der Entwicklung von umweltverträglichen polymeren Zusammensetzungen betraut sei und sich durch langjährige Praxis tiefgreifende Kenntnisse auf dem Gebiet der Herstellung solcher Materialien erworben habe. [X.] ein solcher Fachmann vor dem Problem, biologisch abbaubare polymere Zusammensetzungen zu schaffen, die auch bei niedriger Feuchtigkeit gute mechanische Eigenschaften, insbesondere eine hohe Reißfestigkeit, bewahren, werde er die [X.] [X.], [X.] und [X.] heranziehen. In der [X.] werde ausgeführt, dass durch die gezielte Auswahl von Monomeren und einen maßgeschneiderten Aufbau der Polymerstruktur ein Kompromiss gefunden werden könne, der gleichzeitig ausreichende Gebrauchseigenschaften, niedrige Herstellkosten und biologische Abbaubarkeit ermögliche. Durch die Angaben in der [X.] werde der Fachmann in die Lage versetzt, statistische [X.] aus 60 Molprozent Adipinsäure, 40 Molprozent [X.] und 1,4-Butandiol in die Hand zu bekommen und in Mischungen mit thermoplastischer Stärke entsprechend den Merkmalen 1, 2, 4 und 6 einzusetzen. Der Einwand der Beklagten, dass die in [X.] beschriebenen [X.] aus aliphatischen Diolen sowie aliphatischen und aromatischen Dicarbonsäuren nur das Grundgerüst der - nach der [X.] zu [X.] - [X.] bildeten, sei nicht gerechtfertigt, weil auch die polymere Zusammensetzung des Streitpatents durch Einbau zusätzlicher Komponenten variiert werden könne und die Ausführungen in der [X.] zur Herstellung der Blends und deren Eigenschaften eindeutig zeigten, dass die so hergestellten [X.] als kontinuierliche Phase vorlägen, während die thermoplastische Stärke feindispers (inkompatibel) eingelagert sei.

Aus der [X.] gehe allerdings nicht hervor, dass der [X.]gehalt entsprechend Merkmal 3 während des Mischens der Komponenten im Bereich von 1 bis 5 Gewichtsprozent gehalten werde. Hinweise auf einen erstrebenswerten [X.]gehalt von unter 5 Gewichtsprozent in der Gesamtmischung habe der Fachmann indessen der [X.], die ebenfalls biologisch abbaubare polymere Zusammensetzungen basierend auf Stärke und thermoplastischen Polymeren betreffe, entnehmen können. Die Herstellung gemäß [X.] erfolge durch Mischen der Komponenten in einem Extruder bei Temperaturen zwischen 100 und 220° C, wobei der [X.]gehalt durch Entgasen während der Extrudierung auf 1,5 bis 5 Gewichtsprozent (vor der Konditionierung) eingestellt werde. Die Extrusionsbedingungen wie Temperatur und Scherkräfte seien gemäß [X.] so auszuwählen, dass eine Kompatibilisierung zwischen Polymer und Stärke gewährleistet sei. Dies entspreche dem Vorgehen nach dem Streitpatent. Auch aus der [X.] habe der Fachmann den Hinweis entnehmen können, dass ein Gesamtwassergehalt in der fertigen Mischung bis zu 5 Gewichtsprozent erstrebenswert sei.

Die anspruchsgemäße Dispersion der Stärke in der [X.] (Merkmal 5) ergebe sich zwangsläufig aufgrund der im Stand der Technik entweder unmittelbar angewandten oder daraus sich in naheliegender Weise dem Fachmann erschließenden Verfahrensführung. Eine Teilchengröße von weniger als 0,5 μm habe auch im Hinblick auf die Veröffentlichungen von [X.], Thermoplastic starch compounds: Physico-chemical backgrounds, processing conditions and properties, 1993 ([X.]), von [X.]/[X.], Structural Characteristics of Biodegradable [X.]/Poly(ethylene-vinyl alcohol) Blends, [X.] 1995, 2259 ([X.]) und von [X.] et al., [X.]/Polymer Blends: Structure, Properties, Application, 1991 (K9) im Blickfeld des Fachmanns gelegen. Der Einwand der Beklagten, die Schriften [X.] bis K9 beträfen andere Polymermatrizes, überzeuge nicht, weil die Größenverteilung der dispergierten Phase nicht durch die Art der verwendeten [X.] beschränkt sei.

III. Dies hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Wesentlichen stand.

1. Das angefochtene Urteil berücksichtigt allerdings nicht die - im Tatbestand wiedergegebene - Beschränkung des Klageangriffs auf Zusammensetzungen, in denen das mit Stärke inkompatible thermoplastische Polymer ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus aliphatisch-aromatischen [X.]n, die von 30 bis 70 Molprozent aliphatische Struktur enthalten und bei denen die aromatische Struktur von [X.] und/oder [X.] abgeleitet ist. Wie sich aus dem Sitzungsprotokoll ergibt, hat das Patentgericht dazu die Beklagte in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass auch ein beschränkter Angriff auf das Patent zu dessen vollständiger Nichtigerklärung führen könne, wenn die Patentinhaberin keine von ihr formulierte eingeschränkte Fassung der Patentansprüche vorgelegt habe.

Dies trifft nicht zu. Patentanspruch 1 sieht außer den aliphatisch-aromatischen [X.]n nach Merkmal 2 weitere Möglichkeiten für die Auswahl des thermoplastischen Polymers vor und vereinigt damit nebengeordnete technische Lösungen in einem Anspruch. Greift in einem solchen Fall der [X.] nur eine der mit dem Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehren an und hat er mit diesem Angriff Erfolg, so geht das Gericht über den Klageantrag hinaus, wenn es das Streitpatent insgesamt für nichtig erklärt (§ 308 ZPO). Ein Verstoß gegen § 308 ZPO ist von Amts wegen zu beachten ([X.], Urteil vom 7. März 1989 - [X.], NJW-RR 1989, 1087; Urteil vom 21. Juni 2001 - I ZR 245/98, NJW-RR 2002, 257 Rn. 25 - [X.]). Dies führt hier dazu, dass die Nichtigerklärung entsprechend zu beschränken ist.

2. Die Annahme des Patentgerichts, für den Fachmann, der sich bei der Lösung des dem Streitpatent zugrunde liegenden Problems an der [X.] orientiert habe, habe es nahe gelegen, ein mit Stärke inkompatibles Polymer zu verwenden, hält den Angriffen der Berufung stand.

a) Ohne Erfolg rügt die Berufung, angesichts der in der [X.] vorgesehenen Modifizierung des [X.]s, zum Beispiel durch Einbau hydrophiler Komponenten, verzweigend wirkender Monomere oder Verbindungen, die zu einer Kettenverlängerung und damit Erhöhung des Molekulargewichts führten, sei der [X.] nicht zwingend im Sinne des Merkmals 1.2 mit Stärke inkompatibel.

Dies ist schon deshalb unerheblich, weil das Patentgericht, anders als in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.], die Entgegenhaltung [X.] nicht unter dem Gesichtspunkt möglicher Neuheitsschädlichkeit erörtert hat, sondern unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit. Dafür ist es aber unerheblich, ob der [X.] "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist, dass der eingesetzte [X.] mit Stärke inkompatibel ist, oder ob die Schrift dem Fachmann lediglich die Möglichkeit eröffnet hat, einen mit Stärke inkompatiblen [X.] zu verwenden. Letzteres bezweifelt aber auch die Berufung nicht.

Für die Frage, ob erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist, kommt es anders als bei der [X.] nicht darauf an, ob eine Entgegenhaltung ein Merkmal "unmittelbar und eindeutig" offenbart. Vielmehr ist maßgeblich, ob der Stand der Technik am [X.] dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Hinzukommen muss zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe ([X.], Urteil vom 30. April 2009 - [X.], [X.]Z 182, 1 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - [X.], [X.], 407 - einteilige Öse; Beschluss vom 20. Dezember 2011 - [X.], [X.], 378 Rn. 16 - Installiereinrichtung). Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahe gelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.

b) Schon deshalb kann die Berufung auch nicht mit dem Einwand durchdringen, aus der Tatsache, dass nach der [X.] die Stärke die disperse Phase bilde, die in die [X.] eingebettet sei, könne nicht abgeleitet werden, dass Stärke und [X.] miteinander inkompatibel seien, da, wie sich aus der - mit der Berufungsbegründung vorgelegten - Veröffentlichung von [X.] u.a., [X.], 1998 ([X.]) ergebe, auch kompatible (teilweise mischbare) Blends aus verschiedenen Polymeren disperse Systeme bildeten.

Im Übrigen setzt sich die Berufung damit in Widerspruch zu der nach § 117 Satz 1 [X.], § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO der Berufungsentscheidung zugrunde zu legenden Feststellung des Patentgerichts, dass nach der [X.] eine mit dem Polyester inkompatible Stärke fein dispers in die kontinuierliche [X.]phase eingelagert ist. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung begründen könnten, werden von der Berufung nicht dargetan.

Sie ergeben sich insbesondere nicht aus der Anlage [X.]. Dabei kann dahinstehen, ob dies schon deswegen gilt, weil das auf den Inhalt der - im Übrigen nachveröffentlichten - Schrift von [X.] gestützte Berufungsvorbringen seinerseits nach § 117 Satz 1 [X.], § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO nicht zuzulassen ist, weil es nicht bereits im ersten Rechtszug geltend gemacht und nicht dargetan ist, dass dies nicht auf Nachlässigkeit beruht (s. dazu [X.], Urteil vom 28. August 2012 - [X.], [X.], 1236 Rn. 35 ff. - [X.]). Denn wie die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus dem Lehrbuch Polymer Chemistry von [X.]/Carraher ([X.]) und dem Werk Polymer Rheology and Processing von [X.]/[X.] (K32) belegen, werden im Allgemeinen kompatible und mischbare/einphasige [X.] gleichgesetzt. Der unter Hinweis auf die [X.] angeführte Umstand, dass auch teilweise mischbare Blends, bei denen ein kleiner Teil einer Blendkomponente in der anderen gelöst ist, als kompatibel zu bezeichnen sein mögen, rechtfertigt nicht die Annahme, die [X.], die keinerlei Hinweise auf eine solche teilweise Lösung enthält, lege eine mit der Polymerkomponente kompatible Stärke zugrunde. Erst recht rechtfertigt er nicht die Annahme, die [X.] schließe die Verwendung inkompatibler Komponenten aus.

3. Ebenso wenig dringt die Berufung mit der Rüge durch, das Patentgericht habe zu Unrecht eine Einstellung des [X.]gehalts während des Mischens in einem 1 bis 5 Gewichtsprozent entsprechenden Bereich für aus fachmännischer Sicht wünschenswert erachtet.

a) Die Berufung stützt diesen Angriff zum einen darauf, dass das thermoplastische Polymer nach der Entgegenhaltung [X.], auf die sich das Patentgericht insoweit bezogen hat, zwar neben aliphatischen Hydroxysäuren auch Monomere aus [X.] umfasse, jedoch keine aliphatisch-aromatischen [X.] gemäß Merkmal 2. Sie meint, erfindungsgemäße Extrusionsbedingungen führten bei den [X.] nach [X.] nicht notwendigerweise zu einer feinen Teilchenstruktur, wie sie Merkmal 5 definiere. Dies verkennt jedoch die Begründung des Patentgerichts, das der [X.] lediglich entnommen hat, dass der von der [X.] ausgehende Fachmann einen in dem erfindungsgemäßen Bereich liegenden [X.]gehalt als erstrebenswert erkennen konnte.

b) Der Berufung kann auch nicht gefolgt werden, soweit sie die Annahme des Patentgerichts beanstandet, der Fachmann erhalte nicht nur in der [X.], sondern auch in der [X.] den Hinweis, dass ein Gesamtwassergehalt in der fertigen Mischung von bis zu 5 Gewichtsprozent sinnvoll sei, und werde hierdurch auf eine Einstellung des [X.]gehalts nach Merkmal 3 hingelenkt. Die Berufung führt dazu aus, der Fachmann sei durch die [X.] von der Einstellung eines solchen [X.]gehalts während des Mischens abgehalten worden, da die [X.] lehre, den [X.]gehalt auf weniger als ein Gewichtsprozent zu drücken, um unerwünschte Hydrolysereaktionen zu vermeiden und eine molekulare Kopplung zwischen Stärke und [X.] zu ermöglichen.

(1) Allerdings vermag der Senat nicht der Annahme des Patentgerichts beizutreten, die Bemerkung in der [X.], die extrudierte trockene Schmelze werde in einem [X.]bad gekühlt, damit sie 2 bis 6 Gewichtsprozent [X.] aufnehme, gebe den Hinweis auf einen erstrebenswerten Gesamtwassergehalt in der fertigen Mischung und es liege "davon ausgehend" die Herstellung einer solchen Zusammensetzung unter Merkmal 3 entsprechenden Extrusionsbedingungen "auf der Hand". Denn dass die fertige Mischung nach der [X.] einen gewissen [X.]anteil aufnehmen soll, ändert nichts daran, dass die Schrift, wie das Patentgericht an anderer Stelle zutreffend ausführt, darauf Wert legt, dass der [X.]gehalt vor oder beim Mischen auf weniger als ein Gewichtsprozent reduziert wird ([X.], [X.], Abs. 2; S. 11, Abs. 2: "geforderte [X.]freiheit"; "… weist die Schmelze einen äußerst geringen [X.]gehalt auf, vorzugsweise < 0,5 bzw. < 0,1 Gewichtsprozent").

(2) Dies rechtfertigt jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass es aus fachmännischer Sicht angezeigt erschien, nicht mit dem in der [X.] angegebenen [X.]gehalt während des Mischens zu arbeiten, sondern Maßnahmen zu ergreifen, um im Einklang mit der [X.] eine nahezu wasserfreie Schmelze erzeugen zu können. Dazu müsste dem Fachmann die [X.] als die "höhere Autorität" erschienen sein. Dafür wird von der Berufung jedoch nichts dargetan. Dagegen spricht, dass die [X.] ausdrücklich nur die "Vermutung" äußert, dass beim Mischen der beiden Polymere unter Ausschluss von [X.] die in den Molekülketten des (Co-)[X.] eingebauten [X.] mit der thermoplastischen Stärke eingingen, womit die so reagierenden Molekülketten mit der Stärke einen Phasenvermittler bildeten, der eine molekulare Kopplung der beiden Phasen ermögliche, und es werde im Fall von Feuchtigkeit diese Reaktion konkurrenziert, indem die Säureestergruppen bei Anwesenheit von [X.] nicht mit der Stärke zu Bildung des Phasenvermittlers reagierten, sondern hydrolisierten ([X.], [X.]). Abgesehen davon, dass nicht dargetan und nicht erkennbar ist, was dafür hätte sprechen sollen, dass etwa bei einem geringfügig über einem Gewichtsprozent liegenden [X.]anteil eine etwaige Konkurrenzreaktion die Bildung eines Phasenvermittlers vollständig oder weitgehend verhindern würde, hatte der Fachmann, wenn es die in der [X.] geäußerte Vermutung fraglich erscheinen ließ, ob der in der [X.] zugrunde gelegte [X.]gehalt hinnehmbar war, zumindest Anlass zu erproben, ob diese Bedenken gerechtfertigt waren. Hätte der Fachmann dies getan, wäre er zu der in der Beschreibung des Streitpatents (Absatz 115) wiedergegebenen Erkenntnis gelangt, dass die befürchtete Abnahme des Molekulargewichts des [X.] vernachlässigbar ist.

4. Schließlich ist es auch nicht zu beanstanden, wenn das Patentgericht auf der Grundlage seiner bisher erörterten Annahmen auch eine erfindungsgemäße Zusammensetzung für nahegelegt erachtet hat, bei der die in der [X.] dispergierten Stärketeilchen eine durchschnittliche Größe von weniger als 0,5 μm aufweisen und zu mehr als 70% aus Teilchen solcher Größe bestehen.

a) Das Streitpatent gibt außer den vorstehend erörterten keine weiteren Maßnahmen an, mit denen sich eine solche feine Dispersion erreichen lässt. Es ist daher berufungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Patentgericht angenommen hat, dass sie auch mit dem durch die [X.] in Verbindung mit der [X.] nahegelegten Verfahren erreichbar war. Auf die Ergebnisse von Nacharbeitungsversuchen zu den [X.] [X.] und [X.], bei denen sich eine dementsprechende feine Dispersion nicht ergeben haben soll, kommt es danach nicht an.

b) Ergänzend hat das Patentgericht darauf hingewiesen, dass etwa die Entgegenhaltung [X.] für eine Zusammensetzung aus thermoplastischer Stärke und hydrophoben Polymerkomponenten eine Teilchengröße der dispersen Phase von weniger als 0,2 μm angibt. Der Angriff der Berufung, die in der [X.] offenbarte Lehre sei für den Fachmann nicht ausführbar, ist unerheblich. Das Patentgericht hat die [X.] lediglich herangezogen, um zu belegen, dass es für den Fachmann, gerade auch dann, wenn er gute mechanische Eigenschaften und insbesondere eine gute [X.]beständigkeit anstrebte, wünschenswert sein musste, das Verfahren so zu führen, dass er eine feine Dispersion erhielt.

c) Soweit schließlich die Berufung rügt, aus den in Tabelle 1 der [X.] dargestellten Reißfestigkeitswerten könne nicht gefolgert werden, dass diese Reißfestigkeiten bei niedriger Umgebungsfeuchte weitgehend erhalten blieben, da die Schrift nicht offenbare, bei welchem [X.]gehalt die [X.] erhalten werde, und deshalb nicht gefolgert werden könne, dass die in [X.] offenbarten Verfahrensbedingungen unmittelbar und zwangsläufig zu den Merkmalen 5 und 6.2 entsprechenden Eigenschaften des Endprodukts führten, geht dies hiernach aus den vorstehend zu 2 a erörterten Gründen ebenfalls fehl.

5. Auf die Angriffe der Berufung gegen die weitere Annahme des Patentgerichts, dem Fachmann sei der Gegenstand des Streitpatents auch durch die [X.] in Verbindung mit der [X.] nahegelegt worden, kommt es nach alledem nicht mehr an.

6. Soweit schließlich die Beklagte im Schriftsatz vom 8. Oktober 2012 verschiedene Verfahrensrügen erhebt, sind diese schon deshalb unbeachtlich, weil sie nicht innerhalb der Berufungsbegründungsfrist erhoben worden sind (§ 117 [X.], § 529 Abs. 2 ZPO, § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b [X.]).

IV. [X.] beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] in Verbindung mit § 92 Abs. 2 ZPO.