Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.12.2012, Az. X ZR 134/11

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

12. Dezember 2012

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Polymerzusammensetzung
ZPO § 308

Greift der Kläger im Patentnichtigkeitsverfahren das [X.] nur im Umfang einer von mehreren nebengeordneten technischen Lehren an, die Gegenstand eines einzigen Patentanspruchs sind, geht das Gericht über den Klageantrag hinaus, wenn es das [X.] im Umfang des gesamten Patentanspruchs für nichtig erklärt. Dies ist im Berufungsverfahren von Amts wegen zu [X.].

EPÜ Art. 56; [X.] § 4

Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhal-tung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.

[X.], Urteil vom 12. Dezember 2012 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-

Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 12. Dezember
2012
durch den
Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin [X.], [X.]
Grabinski und die Richterin Schuster
für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 24.
Mai 2011 verkündete Urteil des 3.
Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der Beklagten mit der Maßgabe
zurückgewiesen, dass das [X.] nur insoweit für nichtig erklärt wird, als die in der Ur-teilsformel bezeichneten Patentansprüche Zusammensetzungen betreffen oder hierauf Bezug nehmen, in denen das mit Stärke in-kompatible thermoplastische Polymer aus
der Gruppe bestehend aus aliphatisch-aromatischen [X.]n, die von 30 bis 70
Mol-prozent aliphatische Struktur enthalten und worin die aromatische Struktur von [X.] und/oder Isophthalsäure abgeleitet ist, ausgewählt ist.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 9.
November 1997 unter Inanspruch-nahme der Priorität zweier [X.] Patentanmeldungen vom 5.
November 1996 und 9.
Dezember 1996 angemeldeten [X.] Patents 0
947
559 ([X.]s). Das [X.] umfasst 18
Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 12 bis 18
in der Verfahrenssprache lauten:
1

-
3
-

"1.
Biodegradable heterophase polymeric compositions having good resistance to ageing and to low humidity conditions, [X.] polymer incompatible with starch, in which starch constitutes the dispersed phase and the thermoplastic polymer constitutes the continuous phase, [X.] polymer incompatible with starch is se-lected from the group consisting of aliphatic-aromatic copolyes-ters containing from 30 to 70% by moles of aliphatic structure and wherein the aromatic structure derives from terephthalic acid and/or isophthalic acid, [X.]% by weight from an aliphatic
amide, [X.], [X.], polyester-urethanes and polyester-ureas wherein the content of units having aliphatic structure is from 30 to 70% by moles, [X.] 5% by weight (content measured at the exit of the extruder, prior to any conditioning).
12.
Process for preparing a composition according to any of the pre-ceding claims
1 to 11, [X.]% by weight during the mixing of the com-ponents.
13.
A composition according to claim
1, [X.] in the copolyester matrix in the form of particles having average numeral dimension less than 1

14.
Compositions according to claim
13, wherein the starch particles have average numeral dimension less than 0.5

70% of the particles have dimension less than 0.5

15.
A film obtained from the compositions according to any of claims
1 to 14.
16.
Use of the films according to claim
15 in the manufacture of nap-pies, of sanitary towels, of bags and of laminated paper.
17.
Use of the films according to claim
15 in the agricultural field for mulching application.
18.
Use of the compositions according to any of claims
1 to 14 for the manufacture of expanded moulded articles usable in packaging, and of disposable articles."
Die Klägerin greift das [X.]
im Umfang der Patentansprüche
1 bis 6, 8 bis 10 und 12 bis 18 an, soweit diese Ansprüche Zusammensetzungen be-treffen oder Bezug nehmen auf Zusammensetzungen, in denen das mit Stärke inkompatible thermoplastische Polymer ausgewählt ist aus der Gruppe [X.]

-
4
-

hend aus aliphatisch-aromatischen [X.]n, die von 30 bis 70
Molprozent aliphatische Struktur enthalten und worin die aromatische Struktur von Tereph-thalsäure und/oder Isophthalsäure abgeleitet ist. Sie hat ihre Klage zunächst auf den [X.] der fehlenden Patentfähigkeit gestützt, in der mündli-chen Verhandlung vor dem Patentgericht auch darauf, dass der Gegenstand des [X.]s nicht ausführbar sei. Die Beklagte hat das [X.] zuletzt in erster Linie beschränkt
verteidigt. Danach soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten:
"Biologisch abbaubare, heterophase, polymere Zusammensetzungen mit hohem Widerstand gegen das Altern und gegen Feuchtigkeitsar-mut, umfassend thermoplastische Stärke und ein thermoplastisches, mit Stärke inkompatibles Polymer, wobei die Stärke die disperse Phase und das thermoplastische Polymer die kontinuierliche Phase konstituiert, wobei das mit Stärke inkompatible thermoplastische Po-lymer ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus aliphatisch-aromatischen
[X.]n, die von 30 bis 70
Molprozent aliphati-sche Struktur enthalten und worin die aromatische Struktur von [X.] und/oder Isophthalsäure abgeleitet ist, [X.], die für 30 bis 70 Gewichtsprozent von [X.] abgeleitet sind, Polyester-Ether, [X.], [X.] und Polyester-Harnstoffe, wobei der Gehalt der Ein-heiten mit aliphatischer Struktur von 30 bis 70
Molprozent reicht, wo-bei die Zusammensetzungen durch Extrusion unter Bedingungen ge-wonnen werden, bei denen der [X.]gehalt während des Mischens der Komponenten von 1 bis 5
Gewichtsprozent gehalten wird (Mes-sung des Gehalts beim Austritt aus dem Extruder vor jeglicher Kondi-tionierung), und wobei die Stärke in der [X.] in Form von Partikeln mit einer durchschnittlichen Dimension von weniger als 0,5

i-onen von weniger als 0,5

"
Das Patentgericht hat wie folgt erkannt:
"Das [X.] Patent 0 947 559 wird mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] im Umfang seiner [X.]
1 bis 6, 8 bis 10, soweit letztere nicht unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 7 rückbezogen sind, seines Patentan-spruchs 12, soweit letzterer nicht unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche
7 oder 11 rückbezogen
ist, im Umfang seiner [X.] 13 und 14, im Umfang seiner Patentansprüche 15 bis 3

-
5
-

18, soweit diese nicht unmittelbar oder mittelbar auf die [X.] oder 11 rückbezogen
sind, für nichtig erklärt."
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren erst-instanzlichen Hauptantrag weiterverfolgt.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
A.
Die Berufung ist zulässig.

Allerdings orientiert sich die Berufungsbegründung nicht an den [X.] des neuen Berufungsrechts. Sie legt insbesondere nicht den
Erforder-nissen
des § 112 Abs. 3 [X.] entsprechend die Berufungsgründe dar, sondern stützt sich maßgeblich auf neuen Sachvortrag, ohne sich an den Voraussetzun-gen des § 117 [X.] in Verbindung mit § 531 Abs. 2 ZPO zu äußern. Nach der Rechtsprechung des [X.] zu der § 112 Abs. 3 Nr. 2 [X.] sach-lich weitgehend
entsprechenden Vorschrift des §
520 Abs.
3 Satz 2 Nr. 2 bis 4 ist die Berufung jedoch
schon
dann zulässig, wenn wenigstens ein Berufungs-angriff geführt wird, mit dem in zulässiger Form eine Rechtsverletzung geltend gemacht wird, die, läge sie vor, geeignet wäre, das angefochtene Urteil ganz oder teilweise zu Fall zu bringen
([X.], Urteil
vom
8. April 1991
-
II ZR 35/90, NJW-RR 1991, 1186, 1187; Urteil
vom
13. November 2001
-
VI ZR 414/00, NJW 2002, 682, 683; Urteil
vom
28. Februar 2007 -
V [X.]/06,
NJW 2007, 1534 Rn. 12).
An diesen Anforderungen hat
die Neugestaltung des Rechts der Berufung durch das [X.] vom 27. Juli 2001 nichts geändert ([X.], Beschluss vom
14. März 2005
-
II ZB 31/03, NJW-RR 2005,
793; [X.] vom 18. Oktober 2005
-
VI ZB 81/04, NJW-RR 2006, 285). Damit ge-nügt die von der Beklagten erhobenen Rüge, das Patentgericht habe rechtsfeh-lerhaft die Einstellung eines [X.]gehalts von 1 bis 5 Gewichtsprozent beim 4
5
6
7

-
6
-

Mischen im Extruder für nahegelegt erachtet, weil die internationale Patentan-meldung 96/31561 ([X.]) nicht hierauf hinweise, sondern den Fachmann viel-mehr von einer solchen Maßnahme
abhalte. Griffe
diese Rüge nämlich durch, brächte sie das angefochtene Urteil insgesamt
zu Fall.
Dass das Urteil, wie die Klägerin geltend macht, gleichwohl aus anderen Gründen im Ergebnis zutref-fend sein könnte, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.
B.
In der Sache bleibt die Berufung jedoch im Wesentlichen ohne [X.].
I.
Das [X.] betrifft biologisch abbaubare Polymerzusammenset-zungen, die Stärke und ein thermoplastisches Polymer enthalten.
1.
Die [X.]schrift bezeichnet es eingangs als bekannt, dass sich die mechanischen Eigenschaften, insbesondere die Reißfestigkeit, von
Produk-ten aus
thermoplastischer
Stärke als disperser Phase und einem
mit Stärke inkompatiblen
thermoplastischen
Polymer beträchtlich
verschlechterten, weil die Stärke [X.] abgebe oder absorbiere, bis sie mit der [X.] im Ausgleich sei. Unter Bedingungen relativ niedriger Feuchtigkeit, [X.] bei 20% Feuchtigkeit, zeige das Material die Tendenz, fragil zu werden. Wenn die die disperse Phase konstituierenden
Stärkepartikel belastet seien, könnten sie sich nicht verformen und die Belastung aufnehmen, sondern blie-ben starr, was zum
Zerreißen führe. [X.] sei zwar ein sehr wirksamer Weichmacher für die Stärkephase, habe aber
den Nachteil, dass es volatil sei und zur Herstellung eines Gleichgewichts mit der [X.] in seiner
Konzentration schwanke. Die wirksamsten Weichmacher mit hohem Sie-depunkt (insbesondere Glycerol) tendierten demgegenüber dazu, dem System verloren zu gehen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit zyklischen Schwankun-gen unterliege oder es im
Kontakt mit anderen hydrophilen Materialien wie Zel-lulose
zur Migration komme.
8
9
10

-
7
-

Das [X.] will vor diesem Hintergrund eine biologisch abbaubare polymere Zusammensetzung angeben, die unter Bedingungen niedriger Feuch-tigkeit gute mechanische Eigenschaften, insbesondere hohe Reißfestigkeit,
aufweist.
2.
Zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Lösung nimmt die Streitpa-tentschrift Bezug auf die Stammanmeldung PCT-EP
97/06103. Diese [X.] drei Typen von biologisch abbaubaren, heterophasen Zusammensetzungen, die thermoplastische Stärke und ein mit Stärke inkompatibles thermoplastisches Polymer aufwiesen, in denen die
Stärke die disperse Phase und das Polymer die kontinuierliche Phase ausmachten, die geeignet seien, gute mechanische Eigenschaften auch bei geringer relativer Feuchtigkeit zu bewahren. Das
Streit-patent
betreffe die dort genannte Gruppe
C, bei der das mit Stärke inkompatible thermoplastische Polymer ein [X.] sei, das ausgewählt sei aus [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] und Polyesterurethanen, wobei die Zusam-mensetzungen durch Extrusion der Komponenten unter Bedingungen gewon-nen würden, bei denen der am Ausgang des Extruders vor der Konditionierung gemessene [X.]gehalt während der Mischung bei
1 bis 5
Gewichtsprozent gehalten werde.
Im Stand der Technik, u.
a.
in der internationalen Patentanmeldung 96/31561 ([X.]), seien Zusammensetzungen beschrieben, die Stärke und [X.] enthielten wie aliphatisch-aromatische [X.], Polyesteramide
und Polyesterurethane. Dabei werde die [X.] im Extruder so gemischt, dass der [X.]gehalt unter einem Gewichtsprozent gehalten werde, da bei einem höheren [X.]gehalt eine Hydrolyse und Degradierung des [X.]s mit entsprechender Beeinträchtigung der Eigenschaften des Endprodukts erwartet werde (Absatz 114).
11
12
13

-
8
-

Überraschenderweise habe sich herausgestellt, dass unter den [X.] für die Herstellung der Zusammensetzungen der Gruppe
C
ange-wandten Bedingungen die Abnahme des Molekulargewichts des [X.] vernachlässigbar sei (Absatz 115). Wenn die [X.] während des Mischens mit dem Extruder ausreichend gut seien, um eine Stär-ke-Dispersion in Form von Partikeln mit einer durchschnittlichen Größe von [X.] als 1
µm, vorzugsweise weniger als 0,5

wiesen
die [X.] Zusammensetzungen zudem Eigenschaften auf, die denen des Polyethylens ähnlich seien und auch bei relativ niedriger Feuchtigkeit praktisch unverändert blieben (Absatz
116).
3.
Die mit dem Hauptantrag der Berufung verteidigte [X.] lässt sich
unter Außerachtlassung der nicht angegriffenen Alternativen

wie folgt gliedern
[Nummerierung des Patentgerichts in eckigen Klammern]:
1.
Die polymere Zusammensetzung umfasst
1.1
thermoplastische Stärke und
1.2
ein thermoplastisches, mit Stärke inkompatibles Polymer
[1.1].
2.
Das Polymer ist ein aliphatisch-aromatischer [X.], der
30 bis 70
Molprozent einer aliphatischen
Struktur enthält und bei dem die aromatische Struktur von [X.] oder Isoph-thalsäure abgeleitet ist [1.2].
3.
Die Zusammensetzung ist
durch eine Extrusion gewinnbar, bei welcher
der beim Austritt aus dem Extruder vor einer Konditionie-rung gemessene [X.]gehalt während des Mischens der [X.] auf
1 bis 5
Gewichtsprozent eingestellt
wird
[2].
4.
Die Zusammensetzung ist heterophas derart, dass
4.1
das Polymer die kontinuierliche Phase und
4.2
die Stärke die disperse Phase bildet
[3].
5.
Die Stärke ist in der [X.] in Form von Partikeln mit einer durchschnittlichen Dimension von weniger als 0,5
µm
dis-pergiert, wobei mehr als 70% der Stärkepartikel Dimensionen von weniger als 0,5
µm
aufweisen
[3.3].
14
15

-
9
-

6.
Die Zusammensetzung ist
6.1
biologisch abbaubar [3.1] und
6.2
weist hohe Beständigkeit gegen das Altern und gegen Be-dingungen geringer Feuchtigkeit auf
[3.2].
II.
Das Patentgericht hat diesen Gegenstand für nicht patentfähig er-achtet und seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Eine polymere Zusammensetzung mit den erfindungsgemäßen Merkma-len ergebe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Entgegen-haltung [X.] bzw. der Veröffentlichung von U.
Seeliger "Biologisch abbaubar"
in [X.] 1996,
62 ([X.]) in Verbindung mit der internationalen Patentan-meldung 92/19680
([X.]).
Als Fachmann sei ein Diplomchemiker der Fachrichtung [X.] bzw. Polymerchemie anzunehmen, der mit der Entwicklung von um-weltverträglichen polymeren Zusammensetzungen betraut sei und sich durch langjährige Praxis tiefgreifende Kenntnisse auf dem Gebiet der Herstellung sol-cher Materialien erworben habe. [X.] ein solcher Fachmann vor dem Prob-lem, biologisch abbaubare polymere Zusammensetzungen zu schaffen, die auch bei niedriger Feuchtigkeit gute mechanische Eigenschaften, insbesondere eine hohe Reißfestigkeit, bewahren, werde er die Entgegenhaltungen [X.], [X.] und [X.] heranziehen. In der [X.] werde ausgeführt, dass durch die gezielte Auswahl von Monomeren und einen maßgeschneiderten Aufbau der Polymer-struktur ein Kompromiss gefunden werden könne, der gleichzeitig ausreichende Gebrauchseigenschaften, niedrige Herstellkosten und biologische Abbaubarkeit ermögliche. Durch die Angaben in der [X.] werde der Fachmann in die Lage ver-setzt, statistische [X.] aus 60
Molprozent Adipinsäure, 40
Molprozent [X.] und 1,4-Butandiol in die Hand zu bekommen und in [X.] mit thermoplastischer Stärke entsprechend den Merkmalen
1, 2, 4 und 6 einzusetzen. Der Einwand der Beklagten, dass die in [X.] beschriebenen [X.] aus aliphatischen Diolen sowie aliphatischen und aromatischen Dicar-bonsäuren nur das Grundgerüst der -
nach der [X.] zu modifizierenden -
Copoly-16
17
18

-
10
-

ester bildeten, sei nicht gerechtfertigt, weil auch die polymere [X.] des [X.]s durch Einbau zusätzlicher Komponenten variiert werden könne und die Ausführungen in der [X.] zur Herstellung der Blends und deren Eigenschaften eindeutig zeigten, dass die so hergestellten [X.] als kon-tinuierliche Phase vorlägen, während die thermoplastische Stärke feindispers (inkompatibel) eingelagert sei.
Aus der [X.] gehe allerdings nicht hervor, dass der [X.]gehalt entspre-chend
Merkmal
3
während des Mischens der Komponenten im Bereich von 1 bis 5
Gewichtsprozent gehalten werde. Hinweise auf einen erstrebenswerten [X.]gehalt von unter 5
Gewichtsprozent in der Gesamtmischung habe der Fachmann indessen
der [X.], die ebenfalls biologisch abbaubare polymere Zu-sammensetzungen basierend auf Stärke und thermoplastischen Polymeren be-treffe, entnehmen können. Die Herstellung gemäß [X.] erfolge durch Mischen der Komponenten in einem
Extruder bei Temperaturen zwischen 100 und 220°
C, wobei der [X.]gehalt durch Entgasen während der Extrudierung auf 1,5 bis 5
Gewichtsprozent (vor der Konditionierung) eingestellt werde. Die Extrusionsbedingungen wie Temperatur und Scherkräfte seien gemäß [X.] so auszuwählen, dass eine Kompatibilisierung zwischen Polymer und Stärke ge-währleistet sei. Dies entspreche dem Vorgehen nach
dem [X.]. Auch aus der [X.] habe der Fachmann den Hinweis entnehmen können, dass ein Ge-samtwassergehalt in der fertigen Mischung bis zu 5
Gewichtsprozent erstre-benswert sei.
Die anspruchsgemäße Dispersion der Stärke in der [X.] (Merkmal 5) ergebe sich zwangsläufig aufgrund der im Stand der Technik ent-weder unmittelbar angewandten oder daraus sich in naheliegender Weise dem Fachmann erschließenden Verfahrensführung. Eine Teilchengröße von weniger als 0,5

habe auch im Hinblick auf die Veröffentlichungen
von [X.], [X.]: Physico-chemical backgrounds, processing condi-tions and properties, 1993 ([X.]),
von [X.]/[X.], [X.]/Poly(ethylene-vinyl alcohol) Blends, 19
20

-
11
-

Journal of Applied Polymer Science 1995, 2259 ([X.]) und von [X.] et al., Thermoplastic
Starch/Polymer Blends: Structure, Properties, Application, 1991
(K9)
im Blickfeld des Fachmanns gelegen. Der Einwand der Beklagten, die Schriften [X.] bis K9 beträfen
andere Polymermatrizes,
überzeuge nicht, weil die Größenverteilung der dispergierten Phase nicht durch die Art der verwendeten [X.] beschränkt sei.
III.
Dies hält der Überprüfung im
Berufungsverfahren
im Wesentlichen stand.

1.
Das angefochtene Urteil berücksichtigt allerdings
nicht
die
-
im Tat-bestand wiedergegebene -
Beschränkung des Klageangriffs auf [X.]en, in denen das mit Stärke inkompatible thermoplastische Polymer aus-gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus aliphatisch-aromatischen Copolyes-tern, die von 30 bis 70
Molprozent aliphatische Struktur enthalten und bei denen
die aromatische Struktur von [X.] und/oder [X.] ist. Wie sich aus dem Sitzungsprotokoll ergibt, hat das Patentgericht dazu die Beklagte
in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass auch ein beschränkter Angriff auf das Patent zu dessen vollständiger Nichtigerklärung führen könne, wenn die Patentinhaberin keine von ihr formulierte [X.] Fassung der Patentansprüche vorgelegt habe.
Dies trifft nicht zu. Patentanspruch 1 sieht außer den [X.] nach Merkmal 2 weitere Möglichkeiten für die Auswahl des thermoplastischen Polymers vor und vereinigt damit nebengeordnete tech-nische Lösungen in einem Anspruch. Greift in einem solchen Fall der
Nichtig-keitskläger nur eine der mit dem Patentanspruch unter Schutz gestellten techni-schen Lehren an und hat er
mit diesem Angriff Erfolg, so geht das Gericht über den Klageantrag hinaus, wenn es das [X.] insgesamt für nichtig erklärt (§ 308 ZPO). Ein Verstoß gegen § 308
ZPO ist von Amts wegen zu beachten ([X.],
Urteil vom 7. März 1989
-
VI ZR 183/88, NJW-RR 1989, 1087; Urteil vom 21. Juni 2001 -
I [X.], NJW-RR 2002, 257 Rn. 25 -
Kinderhörspiele). Dies führt hier dazu, dass die Nichtigerklärung entsprechend zu beschränken ist.
21
22
23

-
12
-

2.
Die Annahme des Patentgerichts, für den Fachmann, der sich bei der Lösung des dem [X.] zugrunde liegenden Problems an der [X.] orientie-rent
habe, habe es nahe
gelegen,
ein mit Stärke inkompatibles Polymer zu [X.], hält den Angriffen der Berufung stand.
a)
Ohne Erfolg rügt die Berufung, angesichts der in der [X.] vorgesehe-nen Modifizierung des [X.]s, zum Beispiel
durch Einbau hydrophiler Komponenten, verzweigend wirkender Monomere oder Verbindungen, die zu einer Kettenverlängerung und damit Erhöhung des Molekulargewichts führten, sei der [X.] nicht zwingend im Sinne des Merkmals 1.2 mit Stärke in-kompatibel.
Dies ist schon deshalb unerheblich, weil das Patentgericht,
anders als in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.],
die Entgegenhaltung [X.] nicht unter dem Gesichtspunkt möglicher Neuheitsschädlichkeit erörtert hat, sondern unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit. Dafür
ist es aber unerheblich, ob der [X.] "unmittelbar und eindeutig"
zu entnehmen ist, dass der eingesetzte [X.] mit Stärke inkompatibel ist, oder ob die Schrift dem Fachmann le-diglich die Möglichkeit eröffnet hat, einen mit Stärke inkompatiblen [X.] zu verwenden. Letzteres bezweifelt aber auch die Berufung nicht.

Für die Frage, ob erfinderische Tätigkeit zu verneinen
ist, kommt es [X.] als bei der [X.] nicht darauf an,
ob eine Entgegenhaltung ein Merkmal "unmittelbar und eindeutig"
offenbart. Vielmehr ist maßgeblich, ob der Stand der Technik am [X.] dem Fachmann den Gegenstand der Erfin-dung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des techni-schen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Hinzukommen muss zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu be-schreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe ([X.], Urteil vom 30.
April 2009 -
Xa
ZR 92/05, [X.]Z 182, 1 -
Betrieb 24
25
26
27

-
13
-

einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 -
X [X.], [X.], 407

einteilige Öse; Beschluss
vom 20.
Dezember 2011

X
ZB
6/10,
[X.], 378 Rn.
16
Installiereinrichtung).
Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die [X.]e Lösung nahe gelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.
b)
Schon deshalb kann die Berufung auch nicht mit dem Einwand durchdringen, aus der Tatsache, dass nach der [X.] die Stärke die disperse Phase bilde, die in die [X.] eingebettet sei, könne nicht abgeleitet werden, dass Stärke und [X.] miteinander inkompatibel seien, da, wie sich aus der -
mit der Berufungsbegründung vorgelegten -
Veröffentlichung von [X.] u.a., [X.], 1998 ([X.]) ergebe, auch kompatible (teilweise mischbare) Blends aus verschiedenen Po-lymeren disperse Systeme bildeten.
Im Übrigen setzt sich die Berufung damit in Widerspruch zu der nach §
117 Satz 1 [X.], § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO der Berufungsentscheidung zu-grunde zu legenden Feststellung des Patentgerichts, dass nach der [X.] eine mit dem Polyester inkompatible Stärke fein dispers in die kontinuierliche Copolyes-terphase eingelagert ist. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der
Richtigkeit dieser Feststellung begründen könnten, werden von der Berufung nicht darge-tan.
Sie ergeben sich insbesondere nicht aus der Anlage [X.]. Dabei kann
dahinstehen, ob dies schon deswegen gilt, weil das auf den Inhalt der -
im Übri-gen nachveröffentlichten -
Schrift von [X.] gestützte Berufungsvorbringen seinerseits nach § 117 Satz 1 [X.], § 531 Abs. 2 Nr.
3 ZPO nicht zuzulassen ist, weil es nicht bereits im ersten Rechtszug geltend gemacht und nicht darge-tan ist, dass dies nicht auf Nachlässigkeit beruht (s. dazu [X.], Urteil vom 28.
August 2012 -
X [X.], [X.], 1236 Rn. 35 ff.
-
Fahrzeugwech-28
29
30

-
14
-

selstromgenerator). Denn wie die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus dem Lehrbuch Polymer Chemistry von [X.]/Carraher ([X.]) und dem Werk Polymer Rheology and Processing von [X.]/[X.] (K32) belegen, werden im Allgemeinen kompatible und mischbare/einphasige [X.] gleichge-setzt. Der unter Hinweis auf die [X.] angeführte Umstand, dass auch teilweise mischbare Blends, bei denen ein kleiner Teil einer Blendkomponente in der an-deren gelöst ist, als kompatibel zu bezeichnen sein mögen, rechtfertigt nicht die Annahme, die [X.], die keinerlei Hinweise auf eine solche teilweise Lösung ent-hält, lege eine mit der Polymerkomponente kompatible Stärke zugrunde. Erst recht rechtfertigt er nicht die Annahme, die [X.] schließe die Verwendung inkom-patibler Komponenten aus.
3.
Ebenso wenig dringt
die Berufung mit der Rüge durch,
das [X.] habe zu Unrecht eine Einstellung des [X.]gehalts während des [X.] in einem 1 bis 5 Gewichtsprozent entsprechenden Bereich für aus fachmännischer Sicht wünschenswert erachtet.
a)
Die Berufung stützt diesen Angriff zum einen
darauf, dass das ther-moplastische Polymer nach der Entgegenhaltung [X.], auf die
sich das Patent-gericht insoweit bezogen hat, zwar neben aliphatischen Hydroxysäuren auch Monomere aus [X.] umfasse, jedoch keine aliphatisch-aroma-tischen [X.] gemäß Merkmal 2. Sie meint, erfindungsgemäße [X.] führten bei den [X.] nach [X.] nicht notwendiger-weise zu einer feinen Teilchenstruktur, wie sie Merkmal 5 definiere. Dies ver-kennt jedoch die Begründung des Patentgerichts, das der [X.] lediglich ent-nommen hat, dass der von der [X.] ausgehende Fachmann einen in
dem [X.]en Bereich liegenden [X.]gehalt als erstrebenswert erkennen konnte.
b)
Der Berufung kann auch nicht gefolgt werden, soweit sie
die Annah-me des Patentgerichts
beanstandet,
der Fachmann erhalte nicht nur in der [X.], sondern auch in der [X.] den Hinweis, dass ein Gesamtwassergehalt in der ferti-gen Mischung von bis zu 5 Gewichtsprozent sinnvoll
sei, und werde hierdurch 31
32
33

-
15
-

auf eine Einstellung des [X.]gehalts nach Merkmal 3 hingelenkt. Die [X.] führt dazu aus, der Fachmann sei durch die [X.]
von der Einstellung eines solchen [X.]gehalts während des Mischens abgehalten worden, da die [X.] lehre, den [X.]gehalt auf weniger als ein Gewichtsprozent zu drücken, um unerwünschte Hydrolysereaktionen zu vermeiden und eine molekulare Kopp-lung zwischen Stärke und [X.] zu ermöglichen.
(1)
Allerdings vermag der Senat nicht der
Annahme des Patentgerichts
beizutreten, die Bemerkung in der [X.], die extrudierte trockene Schmelze werde in einem [X.]bad gekühlt, damit sie 2 bis 6 Gewichtsprozent [X.] auf-nehme, gebe den Hinweis auf einen erstrebenswerten Gesamtwassergehalt in der fertigen Mischung und es liege "davon ausgehend"
die Herstellung einer solchen Zusammensetzung unter Merkmal 3 entsprechenden Extrusionsbedin-gungen "auf der Hand". Denn dass die fertige Mischung nach der [X.] einen ge-wissen [X.]anteil aufnehmen soll, ändert nichts daran, dass die Schrift, wie das Patentgericht an anderer Stelle zutreffend ausführt, darauf Wert legt, dass der [X.]gehalt vor oder beim Mischen auf weniger als ein Gewichtsprozent reduziert wird ([X.], [X.], Abs. 2; S. 11, Abs. 2: "geforderte [X.]freiheit"; "weist die Schmelze einen äußerst geringen [X.]gehalt auf, vorzugsweise <
0,5 bzw. < 0,1 Gewichtsprozent").
(2)
Dies rechtfertigt jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass es aus fachmännischer Sicht angezeigt erschien, nicht mit dem in der [X.] angegebe-nen [X.]gehalt während des Mischens zu arbeiten, sondern Maßnahmen zu ergreifen, um im Einklang mit der [X.] eine nahezu wasserfreie Schmelze erzeu-gen zu können. Dazu müsste dem Fachmann die [X.] als die "höhere Autorität"
erschienen sein. Dafür wird von der Berufung jedoch nichts dargetan. Dagegen spricht, dass die [X.] ausdrücklich nur die "Vermutung"
äußert, dass beim [X.] der beiden Polymere
unter Ausschluss von [X.] die in den Molekül-ketten des (Co-)[X.] eingebauten [X.] mit der thermoplastischen Stärke eingingen, womit die so reagierenden [X.] mit der Stärke einen Phasenv[X.]tler bildeten, der eine molekulare 34
35

-
16
-

Kopplung der beiden Phasen ermögliche, und es werde im Fall von Feuchtigkeit diese Reaktion konkurrenziert, indem die Säureestergruppen bei Anwesenheit von [X.] nicht mit der Stärke zu Bildung des Phasenv[X.]tlers reagierten, sondern hydrolisierten ([X.], [X.]). Abgesehen
davon, dass nicht darge-tan und nicht erkennbar ist, was dafür hätte sprechen sollen, dass etwa bei ei-nem geringfügig über einem Gewichtsprozent liegenden [X.]anteil eine et-waige Konkurrenzreaktion
die Bildung eines Phasenv[X.]tlers vollständig oder weitgehend verhindern würde, hatte der Fachmann, wenn es die in der [X.] ge-äußerte Vermutung fraglich erscheinen ließ, ob der in der [X.] zugrunde gelegte [X.]gehalt hinnehmbar war, zumindest Anlass zu erproben, ob diese Be-denken gerechtfertigt waren. Hätte der Fachmann dies getan, wäre er zu der in der Beschreibung des [X.]s (Absatz 115) wiedergegebenen Erkenntnis gelangt, dass die befürchtete Abnahme des Molekulargewichts des [X.] vernachlässigbar ist.
4.
Schließlich ist es auch nicht zu beanstanden, wenn das Patentgericht auf der Grundlage seiner bisher erörterten Annahmen auch eine erfindungsge-mäße Zusammensetzung für nahegelegt erachtet hat, bei der die in der [X.]matrix dispergierten Stärketeilchen eine durchschnittliche Größe von [X.] als 0,5

aufweisen und zu mehr als 70% aus
Teilchen solcher Größe
bestehen.
a)
Das [X.] gibt außer den vorstehend erörterten keine weiteren Maßnahmen an, mit denen sich eine solche feine Dispersion erreichen lässt. Es ist daher berufungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn das [X.] hat, dass sie auch mit dem durch die [X.] in Verbindung mit der [X.] nahegelegten Verfahren erreichbar war.
Auf die Ergebnisse von Nacharbei-tungsversuchen
zu den Entgegenhaltungen [X.] und [X.], bei denen sich eine dementsprechende feine Dispersion nicht ergeben haben soll, kommt es [X.] nicht an.
b)
Ergänzend hat das Patentgericht darauf hingewiesen, dass etwa die Entgegenhaltung [X.] für eine Zusammensetzung aus thermoplastischer Stärke 36
37
38

-
17
-

und hydrophoben
Polymerkomponenten eine Teilchengröße der dispersen Phase von weniger als 0,2

offenbarte Lehre sei für den Fachmann nicht ausführbar, ist unerheblich. Das Patentgericht hat die [X.] lediglich herangezogen, um zu belegen, dass es für den Fachmann, gerade auch dann, wenn er gute mechanische Eigenschaften und insbesondere eine gute [X.]beständigkeit anstrebte, wünschenswert sein musste, das Verfahren so zu führen, dass er eine feine Dispersion erhielt.
c)

Soweit schließlich die Berufung rügt, aus den in Tabelle 1 der [X.] dargestellten Reißfestigkeitswerten könne nicht gefolgert werden, dass diese Reißfestigkeiten bei niedriger Umgebungsfeuchte weitgehend erhalten blieben, da die Schrift nicht offenbare, bei welchem [X.]gehalt die [X.] erhalten werde, und deshalb nicht gefolgert werden könne, dass die in [X.] offenbarten Verfahrensbedingungen unmittelbar und zwangsläufig zu den Merkmalen 5 und 6.2 entsprechenden Eigenschaften des Endprodukts führten, geht dies hiernach aus den vorstehend zu 2
a erörterten Gründen ebenfalls fehl.
5.
Auf die Angriffe der Berufung gegen die weitere Annahme des Pa-tentgerichts, dem Fachmann sei der Gegenstand des [X.]s auch durch die [X.] in Verbindung
mit der [X.] nahegelegt worden, kommt es nach alledem
nicht mehr an.
6.
Soweit schließlich die Beklagte im Schriftsatz vom 8. Oktober 2012
verschiedene Verfahrensrügen erhebt, sind diese schon deshalb unbeachtlich, weil sie nicht innerhalb der Berufungsbegründungsfrist erhoben worden sind (§
117 [X.], § 529 Abs. 2 ZPO, § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b [X.]).
40
39
41

-
18
-

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] in Verbindung mit § 92 Abs. 2 ZPO.

Meier-Beck
Richter am Bundesgerichtshof
[X.]
[X.] ist in den Ru-hestand getreten und kann deshalb nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Grabinski
Schuster
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 24.05.2011 -
3 Ni 3/10 ([X.]) -

42