Bundesgerichtshof, Urteil vom 06.04.2021, Az. X ZR 54/19

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 435 338 (Streitpatents), das am 5. September 2002 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Anmeldung vom 7. September 2001 angemeldet worden ist und ein Ceroxid, ein Verfahren zu seiner Herstellung und einen Katalysator für die Abgasreinigung betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1, 6 und 9 in der [X.] wie folgt lauten:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und nicht so offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in siebzehn geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in erster Linie in der Fassung des erstinstanzlichen [X.], hilfsweise in drei abermals geänderten Fassungen (Hilfsanträge 1 bis 3) und weiter hilfsweise in der Fassung des erstinstanzlichen [X.] (jetzt Hilfsantrag A) sowie drei darauf bezogenen geänderten Fassungen ([X.] bis [X.]) verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Berufung hat teilweise Erfolg.

I. Das [X.] betrifft [X.], ein Verfahren zu seiner Herstellung und einen Katalysator für die Abgasreinigung.

1. Nach den Ausführungen in der [X.]schrift bestehen Katalysatoren für die Abgasreinigung bei Fahrzeugen aus einem katalytisch aktiven Metall wie Platin, Palladium oder Rhodium und einem [X.] zur Steigerung der katalytischen Aktivität. Beide Komponenten seien auf einem Träger aufgebracht, der beispielsweise aus Aluminium oder Cordierit bestehen könne.

Als [X.] würden ceroxidhaltige Materialien verwendet. [X.] habe das Vermögen, unter einer oxidierenden Atmosphäre Sauerstoff zu absorbieren und unter einer reduzierenden Atmosphäre Sauerstoff zu desorbieren. Deshalb wandelten ceroxidhaltige Materialien in Abgasen enthaltene Schadstoffe wie Kohlenwasserstoff, Kohlenmonoxid oder Stickoxide mit einem außerordentlich hohen Wirkungsgrad um.

Um die Funktion des ceroxidhaltigen Materials auszulösen, müsse der [X.] auf einer hohen Temperatur gehalten werden. Die Fahrzeughersteller hätten dieses Problem bislang dadurch gelöst, dass Katalysatoranlagen motornah verbaut würden, so dass die Abgase dem Katalysatorsystem unmittelbar nach dem Austritt aus dem Motor in heißem Zustand zugeführt würden.

Im Allgemeinen sei die Effizienz der Abgasnachbehandlung zudem proportional zu der Fläche, über die die aktive Schicht des Katalysators und das Abgas in Kontakt kämen, sowie zu dem Vermögen des [X.]s, Sauerstoff zu speichern und freizusetzen.

[X.]e, die nach bisher bekannten Verfahren hergestellt seien, wiesen nicht die erforderliche Hitzebeständigkeit auf und verfügten nach einer Kalzinierung bei 900 °C über eine spezifische Oberfläche von allenfalls 15 m

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das [X.] das technische Problem, ein [X.] mit hoher Hitzebeständigkeit, hohem Sauerstoffadsorptions- und -desorptionsvermögen auch bei niedrigen Temperaturen und großer spezifischer Oberfläche auch bei hohen Temperaturen bereitzustellen.

3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das [X.] in der mit dem zweitinstanzlichen Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 ein [X.] vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind unterstrichen):

4. Patentanspruch 6 schützt ein durch fünf Merkmale näher charakterisiertes Verfahren zur Herstellung eines [X.]s mit den Merkmalen von Anspruch 1, Patentanspruch 9 einen Katalysator für die Abgasreinigung mit einem [X.], der aus einem [X.] mit den Merkmalen von Anspruch 1 besteht.

5. Merkmal 1.A bedarf näherer Betrachtung.

a) Der Begriff "[X.]" bezeichnet lediglich Cer([X.] (CeO₂, [X.]), nicht hingegen Cer(III)-oxid (Ce₂O₃).

In der [X.] wird "[X.]" zwar als Oberbegriff für beide Verbindungen verwendet. Der in der [X.] vorgesehene Begriff "ceric oxide" bezeichnet aber nur [X.]. Dieser Bedeutungsgehalt ist für die Auslegung des [X.]s maßgeblich.

Anhaltspunkte dafür, dass die [X.]schrift den Begriff in einer abweichenden Bedeutung verwendet, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

b) Die Formulierung "im Wesentlichen" ist, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, dahin zu verstehen, dass in dem geschützten Stoff zwar weitere Bestandteile vorhanden sein dürfen, aber nur in solchen Mengenanteilen, dass sie keine wesentlichen Auswirkungen auf die spezifische Oberfläche des [X.]s nach einer fünfstündigen Kalzinierung bei 900 °C haben.

aa) In der Beschreibung des [X.]s wird nicht ausdrücklich erläutert, welche Bedeutung die genannte Formulierung hat. Aus dem Umstand, dass das [X.] bei der Beschreibung des Stands der Technik unterscheidet zwischen [X.]en mit einem oder mehreren anderen Elementen und hochreinen [X.]en ([X.], Abs. 6), ist jedoch abzuleiten, dass eine Substanz im Sinne von Patentanspruch 1 nur dann "im Wesentlichen" aus [X.] besteht, wenn etwa vorhandene andere Elemente - anders als im Stand der Technik - für die wesentlichen Eigenschaften der Substanz keine Bedeutung haben. Dies führt zu der bereits vom Patentgericht zugrunde gelegten Auslegung.

bb) Wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend angenommen hat, ergibt sich aus dem in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiel, bei dem als Ausgangsstoff eine Cer-Lösung mit einem Anteil von mindestens 90 Molprozent an vierwertigen Cer-Ionen eingesetzt wird, und aus Patentanspruch 6, der dieses Beispiel aufgreift, keine Aufweichung dieser Anforderungen.

Den Ausführungen zum Ausführungsbeispiel und den Merkmalen von Patentanspruch 6 mag zu entnehmen sein, dass eine Substanz, die Merkmal 1.A verwirklicht, auch mit einem Ausgangsstoff der genannten Art erhältlich ist. Hieraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass ein Anteil von bis zu zehn Molprozent an dreiwertigem Cer oder anderen Elementen generell unschädlich ist. Merkmal 1.A bezieht sich nicht auf den zur Herstellung eingesetzten Ausgangsstoff, sondern auf das fertige Erzeugnis.

cc) Auch Patentanspruch 9 führt zu keinem anderen Verständnis von Merkmal 1.A. Dass der [X.] nach diesem Anspruch auch andere Stoffe umfassen kann, ändert nichts an den Anforderungen, denen das [X.] nach Patentanspruch 1 entsprechen muss.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Berufungsverfahren noch von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

Es könne dahingestellt bleiben, ob die technische Lehre von Patentanspruch 1 so offenbart sei, dass der Fachmann, ein promovierter, mit der Entwicklung von Abgaskatalysatoren befasster Chemiker mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse, sie ausführen könne. Der Gegenstand des [X.]s sei jedenfalls weder in der erteilten Fassung noch in den hilfsweise verteidigten Fassungen patentfähig.

Die in der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale seien sämtlich in der [X.] Patentanmeldung 2 756 819 ([X.]) offenbart. Der allgemeine Teil der Beschreibung von [X.] offenbare [X.] und [X.] als gleichwertige Lösungen. Der in [X.] formulierte Anspruch 1 beziehe sich auf beide Lösungen. Anspruch 6, der eine spezifische Oberfläche von mindestens 20 m²/g, insbesondere von mindestens 30 m²/g nach einer sechsstündigen Kalzination bei 900 °C vorsehe, beziehe sich auf den gesamten Gegenstand von Patentanspruch 1. Auch die in [X.] formulierten Verfahrensansprüche schützten alternativ die Herstellung von [X.] und von [X.]. Dass [X.] kein Ausführungsbeispiel für [X.] aufzeige, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Eine besondere Hervorhebung oder Betonung durch ein Ausführungsbeispiel sei für die neuheitsschädliche Offenbarung nicht erforderlich. Dem stehe nicht entgegen, dass [X.] häufig eine größere spezifische Oberfläche aufwiesen als reines [X.], denn Anspruch 6 definiere nur eine Untergrenze. [X.]e mit einer spezifischen Oberfläche von mehr als 30 m

Die im erstinstanzlichen Hilfsantrag 9 zusätzlich vorgesehene Obergrenze von 100 m

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist in [X.] ein [X.] mit den Merkmalen 1.A und 1.B.a nicht eindeutig und unmittelbar offenbart.

a) [X.] offenbart Zusammensetzungen auf Basis von [X.] oder von [X.] in Form von [X.], die zur Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren als Katalysatoren eingesetzt werden können, sowie Verfahren zur Herstellung dieser Extrudate ([X.] 9-11; [X.] 7-9).

Nach den allgemeinen Angaben in der Beschreibung von [X.] sollen die beanspruchten Zusammensetzungen [X.] oder [X.] mit einem Anteil von mindestens 50 Gewichtsprozent enthalten. Bei den Zusammensetzungen auf der Basis von [X.] könne der Anteil von Cer und Zirkonium innerhalb eines großen Bereichs variieren. Die Zusammensetzungen könnten bei Bedarf Additive enthalten, von denen bekannt sei, dass sie die katalytischen Eigenschaften von Cer oder Zirkonium verbesserten, insbesondere die spezifische Oberfläche oder das Sauerstoffspeichervermögen (S. 2 [X.] 13-25).

Die Zusammensetzungen könnten auch bei hohen Temperaturen beträchtliche spezifische Oberflächen haben. Deren Größe hänge von der Beschaffenheit der Bestandteile ab. Die größten Oberflächen würden mit Zusammensetzungen erreicht, bei denen der Anteil an Zirkonium überwiege ([X.] 9-12). Bei Zusammensetzungen mit einem überwiegenden Anteil an Cer könne die spezifische Oberfläche nach sechs Stunden [X.] bei 900 °C mindestens 20 m

Die in [X.] geschilderten Ausführungsbeispiele betreffen Mischoxide mit folgenden Eigenschaften:

Der in [X.] formulierte Anspruch 1 bezieht sich auf Zusammensetzungen auf der Basis von [X.] oder [X.], Anspruch 6 auf Zusammensetzungen nach Anspruch 1, die nach sechs Stunden [X.] bei 900 °C eine spezifische Oberfläche von mindestens 20 m

b) Damit ist Merkmal 1.A zwar für sich gesehen offenbart, nicht aber in Kombination mit Merkmal 1.B.a.

aa) Mit dem Patentgericht kann allerdings angenommen werden, dass es an einer Offenbarung von Merkmal 1.B.a nicht schon deshalb fehlt, weil [X.] eine [X.] von sechs Stunden fordert, während Merkmal 1.B.a nur fünf Stunden vorsieht.

Nach den insoweit nicht angegriffenen und mit den Angaben in der Beschreibung des [X.]s übereinstimmenden Feststellungen des Patentgerichts war dem Fachmann geläufig, dass eine länger dauernde Hitzeeinwirkung tendenziell zu einer Verringerung der spezifischen Oberfläche führt. Angesichts dessen erschloss sich für den Fachmann ohne ergänzende Überlegungen, dass die in [X.] angegebenen Werte für die spezifische Oberfläche auch dann erreicht werden, wenn das Material nur für fünf Stunden kalziniert wird.

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht aus [X.] indessen nicht unmittelbar und eindeutig hervor, dass die für [X.] genannten Untergrenzen für die spezifische Oberfläche und damit insbesondere der in Merkmal 1.B.a vorgegebene Wert von 30 m

(1) Die Ausführungen im allgemeinen Teil der Beschreibung und der in [X.] formulierte Anspruch 6 treffen diesbezüglich zwar keine Unterscheidung. Insbesondere ist Anspruch 6 so gefasst, dass er auch [X.]e mit einer spezifischen Oberfläche von mehr als 30 m²/g umfasst. Der Umstand, dass [X.] damit auch Schutz für [X.]e mit den Merkmalen 1.A und 1.B.a beansprucht, reicht indessen für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht aus.

(a) Ein Erzeugnis mit bestimmten Eigenschaften ist nicht schon dann offenbart, wenn eine Entgegenhaltung für eine solche Ausgestaltung Patentschutz beansprucht. Erforderlich ist vielmehr, dass sich der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig eine konkrete technische Lehre entnehmen lässt, mit der sich die beanspruchten Eigenschaften verwirklichen lassen.

(b) Die Beschreibung von [X.] offenbart nicht unmittelbar und eindeutig, dass [X.]e mit einer spezifischen Oberfläche von mehr als 30 m²/g auf dem in der Beschreibung geschilderten Weg ohne zusätzliche Maßnahmen hergestellt werden können. Dem in der Beschreibung enthaltenen Hinweis, dass die spezifische Oberfläche mit zunehmendem Zirkoniumanteil typischerweise ansteigt und die höchsten Werte erzielt werden können, wenn der Anteil an Zirkonium den Ceranteil übersteigt, ist vielmehr zu entnehmen, dass die für ein bestimmtes Mischoxid angegebenen Werte nicht ohne weiteres auf Oxide anderer Zusammensetzung und erst recht nicht auf reines [X.] übertragen werden können.

Der damit aufgezeigte Zusammenhang steht in Einklang mit den oben wiedergegebenen Ergebnissen der drei Ausführungsbeispiele. Der für das dritte Ausführungsbeispiel angegebene Wert von 30 m²/g erfüllt zwar noch die Anforderungen von Merkmal 1.B.a. Der Vergleich mit Beispiel 1 zeigt aber, dass die spezifische Oberfläche durch Absenken des Zirkoniumanteils von 38 % auf 25 % zu einer Verringerung der spezifischen Oberfläche um fast ein Viertel führt. Auch wenn nicht ohne weiteres erwartet werden kann, dass insoweit ein proportionaler Zusammenhang besteht, deutet auch dies darauf hin, dass ein weiteres Absenken des Zirkoniumanteils zu einer spezifischen Oberfläche von weniger als 30 m²/g führt und dass für reines [X.] keine besseren Werte zu erwarten sind. Dies wiederum steht in Einklang mit dem Umstand, dass Anspruch 6 den Wert von 30 m²/g zwar besonders hervorhebt, als maßgebliche Untergrenze aber einen Wert von 20 m²/g benennt.

(2) Aus den Ansprüchen 10 und 11, die sich mit der Extrusion der nach [X.] geschützten Erzeugnisse befassen und sich unter anderem auch auf Anspruch 6 beziehen, ergibt sich nichts Anderes. Diese Ansprüche betreffen zwar Produkte, die dadurch erhalten wurden, dass entweder eine Cersalzlösung und eine Base miteinander in Reaktion gebracht wurden oder eine wässrige Cer(IV)-Lösung in einem sauren Medium hydrolysiert wurde. Entgegen der Auffassung der [X.] ergibt sich aus dem Umstand, dass die Ansprüche 10 und 11 anders als die Ansprüche 7, 8 und 9 nicht auch auf [X.] verweisen, indessen nicht, dass hiermit [X.]e mit den Merkmalen 1.A und 1.B.a unmittelbar und eindeutig offenbart wären. Die Ansprüche 10 und 11 erfassen zwar solche [X.]e durch die Bezugnahme auf Anspruch 6, gehen aber wie dieser nicht über eine bloße Beanspruchung dieser [X.]e hinaus und offenbaren ebenso wenig wie dieser eine entsprechende technische Lehre.

(3) Die Rechtsprechung des Senats, wonach es für die ausführbare Offenbarung einer technischen Lehre nach Art. 2 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 [X.] nicht erforderlich ist, für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung aufzuzeigen ([X.], Beschluss vom 11. September 2013 - [X.], [X.]Z 198, 205 = GRUR 2013, 1210 Rn. 20 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil vom 17. Januar 2017 - [X.], [X.], 493 Rn. 36 - [X.]; Urteil vom 12. März 2019 - [X.], [X.], 713 Rn. 42 - [X.] I), führt entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht zu einer anderen Beurteilung.

Diese Rechtsprechung betrifft die Frage, in welchem Umfang ein Patent aufgrund der in der Beschreibung geschilderten technischen Lehre vor dem Hintergrund des Stands der Technik Schutz für Ausführungsformen beanspruchen darf, die in der Beschreibung nicht in allen Details geschildert sind. Im Streitfall geht es hingegen darum, ob eine bestimmte technische Lehre, für die das [X.] Schutz begehrt, schon in einer Entgegenhaltung vorweggenommen wird. Für diese Frage ist nicht maßgeblich, für welchen Bereich die Entgegenhaltung ihrerseits bei der Beanspruchung eines Merkmals in verallgemeinerter Form aufgrund ihres [X.]s Schutz beanspruchen kann. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob die Entgegenhaltung die konkrete technische Lehre des [X.]s unmittelbar und eindeutig offenbart mit der Folge, dass das [X.] diese wegen fehlender Neuheit nicht mehr für sich beanspruchen kann. Eine [X.] kann auch dann neuheitsschädlich sein, wenn der Fachmann den Gegenstand des [X.]s ohne Weiteres durch identisches Nacharbeiten der in der betreffenden Entgegenhaltung offenbarten Verfahren oder Ausführungsbeispiele in die Hand bekommen kann. Die Nacharbeitbarkeit in diesem Sinn betrifft die Frage, inwieweit eine Offenbarung in einer früheren [X.] den Bestand eines Patents berühren kann. Die betreffende frühere Entgegenhaltung muss daher konkret in Bezug auf die vom [X.] beanspruchte Lehre nacharbeitbar sein. Bei der Frage, ob ein Patent so deutlich und vollständig offenbart ist, dass seine technische Lehre ausführbar ist, geht es dagegen nicht um den [X.] einer früheren [X.] im Verhältnis zu dem Patent, dessen Bestand zur Beurteilung ansteht, sondern darum, welchen Schutzbereich das betreffende Patent aufgrund seines [X.]s beanspruchen kann.

cc) Ob der Fachmann durch Nacharbeiten der in [X.] offenbarten Verfahren und Beispiele ein [X.] mit den Merkmalen 1.A und 1.B.a erhalten konnte, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Ein konkreter Weg, der zu diesem Ziel führte, war jedenfalls nicht offenbart.

Der Gegenstand des [X.]s wäre unter diesem Gesichtspunkt durch [X.] allenfalls dann vorweggenommen, wenn sich die Merkmale 1.A und 1.B.a zumindest bei einer der in [X.] offenbarten Vorgehensweisen zwangsläufig eingestellt hätten. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt.

Die Klägerin macht zwar unter Vorlage von Versuchsberichten ([X.]b bis [X.]d) geltend, bei der Nacharbeitung des Beispiels 1 ([X.]b) und der als erstes Verfahren bezeichneten Methode (im Labormaßstab: [X.]c; in größerer Menge: [X.]d) ergebe sich eine spezifische Oberfläche von 30,7 m

Zusätzliche Zweifel daran, dass sich die Versuche innerhalb des durch [X.] nahegelegten Rahmens halten, ergeben sich daraus, dass die Werte für die spezifische Oberfläche im Wesentlichem denjenigen entsprechen, die in [X.] mit einem Mischoxid erreicht wurden. Wie bereits oben dargelegt wurde, ließen die Hinweise in der Beschreibung von [X.] eher erwarten, dass sich bei einem Einsatz von reinem [X.] geringere Werte einstellen.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch nicht durch [X.] nahegelegt.

a) Anregungen, die in [X.] offenbarten Vorgehensweisen im Hinblick auf den dort formulierten Patentanspruch 6 so auszugestalten oder abzuwandeln, dass auch mit [X.] eine spezifische Oberfläche von mindestens 30 m²/g erreicht werden kann, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

Aus [X.] ergaben sich diesbezügliche Anregungen schon deshalb nicht, weil als Mittel der Wahl zur Erzielung höherer Werte die Steigerung des Zirkoniumanteils und die Zugabe von Additiven hervorgehoben werden ([X.] S. 2 [X.] 22-25; [X.] 11-12; [X.] 17-20; [X.] 28-32).

Auch die Ergebnisse der drei Ausführungsbeispiele, die zeigen, dass mit der Reduzierung des Zirkoniumanteils die spezifische Oberfläche kleiner wird, ließen - wie oben dargelegt - nicht erwarten, dass bei der Verwendung von reinem [X.] bessere Werte und insbesondere ein Mindestwert von 30 m2/g zu erzielen sind.

b) Ebenso wenig war dem Fachmann ein konkreter Weg nahegelegt, der ihn durch Nacharbeiten der in [X.] offenbarten Verfahren und Beispiele in die Lage versetzt hätte, ohne erfinderisches Zutun ein [X.] mit den Merkmalen 1.A und 1.B.a herzustellen. Eine erfinderische Tätigkeit kann nicht schon dann verneint werden, wenn sich nicht ausschließen lässt, dass dies gelungen wäre. Vielmehr müsste ein konkreter Weg ersichtlich sein, auf dem dieses Ziel erreichbar gewesen wäre. Auch diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht gegeben. Denn es reicht nicht aus, dass der Fachmann auf irgendeinem Weg ein [X.] mit den Merkmalen 1.A und 1.B.a erhalten hätte. Einen Anlass, dass der Fachmann die Beispiele der [X.] genauso abwandelt, wie dies bei den in den Versuchsberichten [X.]b, [X.]c und [X.]d dargestellten Versuchen erfolgt ist, zeigt die Klägerin nicht auf. Vor diesem Hintergrund bedarf es keiner Beweisaufnahme darüber, ob der Fachmann auf den in den Versuchsberichten aufgezeigten Wegen zu einer spezifischen Oberfläche von mindestens 30 m²/g gelangt wäre.

IV. Die angefochtene Entscheidung erweist sich hinsichtlich des zweitinstanzlichen Hauptantrags aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend (§ 119 Abs. 1 [X.]).

Entgegen der Auffassung der Berufung ergeben sich aus der Patentschrift keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, wie ein Fachmann den beanspruchten Höchstwert von 100 m

1. Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein nach oben offener Bereich nur dann ausführbar offenbart, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs erschöpft, sondern eine darüber hinausgehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen ([X.], Urteile vom 12. März 2019 - [X.], [X.], 713 Rn. 45 - [X.] I; [X.], [X.], 718 Rn. 26 - [X.] I; Urteil vom 6. August 2019 - [X.] Rn. 104).

Eine verallgemeinerbare Lehre in diesem Sinne zeigt das [X.] nicht auf.

2. Ein nach oben begrenzter Bereich ist nur dann ausführbar offenbart, wenn das Patent mindestens ein konkretes Ausführungsbeispiel schildert, das den beanspruchten Höchstwert erreicht, oder konkrete Hinweise gibt, wie ausgehend von den geschilderten Beispielen eine weitere Steigerung zu erreichen ist.

Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall ebenfalls nicht vor.

Für die in der Patentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiele sind folgende Werte für die spezifische Oberfläche nach sechsstündigem [X.] bei 900 °C angegeben:

Diese Ergebnisse geben zwar Hinweise darauf, wie der beanspruchte Mindestwert von 30 m²/g um mehr als zwei Drittel übertroffen werden kann. Sie lassen aber nicht erkennen, welche Maßnahmen geeignet sein könnten, den ausgewiesenen Höchstwert von 53,2 m²/g nochmals nahezu zu verdoppeln.

V. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 [X.]).

1. Die [X.], 2 und 3 sehen ebenso wie der Hauptantrag einen Wertebereich von 30 m²/g bis 100 m

2. Der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 11 und jetzigen Hilfsantrag A verteidigte Gegenstand, der auf ein [X.] mit einer spezifischen Oberfläche im Bereich von 30 m²/g bis 53,2 m²/g beschränkt ist, erweist sich als rechtsbeständig.

a) Wie bereits oben dargelegt wurde, zeigt die [X.]schrift in Ausführungsbeispiel 10 einen konkreten Weg auf, auf dem dieser Höchstwert erreicht werden kann.

b) Der mit Hilfsantrag A verteidigte Gegenstand ist patentfähig.

aa) Dieser Gegenstand wird durch die [X.] von [X.] (Relationships between Structural/Morphological Modifications and Oxygen Storage-Redox Behaviour of Silica-Doped Ceria, Journal of Catalysis 2000, 461-478, [X.]) weder vorweggenommen noch nahegelegt.

(1) [X.] berichtet über eine Studie zur Untersuchung des Verhaltens von [X.]-Siliciumdioxid-Mischoxiden in [X.] und oxidierender Atmosphäre (S. 462 li. [X.]. Mitte).

Zu den Ergebnissen der Studie wird in [X.] ausgeführt, mit Siliciumdioxid dotiertes [X.] mit einer großen Oberfläche zeige ein besseres [X.], was das Vermögen, Sauerstoff zu speichern oder freizusetzen, steigere. Dies sei von Bedeutung, wenn die Materialien hohen Temperaturen ausgesetzt würden (S. 473 unter "Discussion"). Bei einem Gehalt an Silicium von mehr als 3 Gewichtsprozent werde das [X.] ähnlich positiv beeinflusst, wie dies früher bei [X.] beobachtet worden sei (S. 477 unter "Conclusions").

Unter den Materialien, die für die Durchführung der Studie eingesetzt wurden, ist auch reines [X.] aufgelistet. Für dieses wird eine spezifische Oberfläche von 77 m2/g ausgewiesen (S. 462 Tabelle 1).

(2) Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung von Merkmal 1.B.

Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob die in Tabelle 1 genannten Werte die spezifische Oberfläche vor oder nach dem [X.] angeben. Auch wenn zugunsten der Klägerin letzteres unterstellt wird, ergäbe sich daraus nur, dass die genannten Werte nach einer zweistündigen Kalzinierung mit einer Anfangstemperatur von 450 °C und einer nach 45 Minuten erreichten Endtemperatur von 900 °C erzielt worden sind. Entgegen der Auffassung der Klägerin können hieraus keine sicheren Schlussfolgerungen bezüglich der Frage gezogen werden, welche spezifische Oberfläche sich ergeben hätte, wenn die Temperatur von 900 °C nicht nur für 75 Minuten beibehalten worden wäre, sondern für fünf Stunden.

(3) [X.] legt den mit Hilfsantrag A verteidigten Gegenstand auch nicht nahe.

Wie dargelegt befasst sich [X.] hauptsächlich mit den Reduktionseigenschaften bei Dotierung mit [X.]. Das reine [X.] diente hierfür lediglich als Ausgangs- und Vergleichsmaterial. Daraus ergab sich keine Anregung, zur Verbesserung von Materialeigenschaften abweichend von dem in [X.] verfolgten Ansatz reines [X.] heranzuziehen.

bb) Der mit Hilfsantrag A verteidigte Gegenstand wird auch nicht durch die [X.] von [X.] et. al. ([X.]/[X.], [X.] B: Environmental 1999, [X.]-230, [X.]) vorweggenommen oder nahegelegt.

[X.] offenbart ein [X.] mit der Bezeichnung "Cerium oxide 99.5 H.S.A. 514" ([X.] S. 216 unter 2.1), das ausweislich der Anlage [X.] mit einem Anteil von 0,85 Gewichtsprozent enthält. Wie auch die [X.] nicht in Zweifel zieht, hat die Zugabe von [X.] schon in geringen Mengen Einfluss auf die spezifische Oberfläche von [X.]. Angesichts dessen ist ungeachtet des geringen Gewichtsanteils ein [X.] im Sinne von Merkmal 1.A nicht offenbart.

Eine Anregung, von der Zugabe von Silicium abzusehen, ergab sich aus [X.] nicht.

cc) Hinsichtlich der [X.] Patentschrift 5 529 969 ([X.]) gilt nichts Anderes.

[X.] offenbart ein [X.] mit einem Anteil von [X.]. Dieser beträgt zwar weniger als 1 Gewichtsprozent. [X.] hebt jedoch hervor, dass gerade der [X.]anteil die spezifische Oberfläche stabilisiere (Abstract und [X.]. 10 [X.] 15-17). Dementsprechend ist Merkmal 1.A auch durch [X.] weder offenbart noch nahegelegt.

dd) Der mit Hilfsantrag A verteidigte Gegenstand wird auch durch die [X.] Patentschrift 5 712 218 ([X.]) nicht vorweggenommen oder nahegelegt.

[X.] betrifft [X.]. Als Ausführungsbeispiel 5 ist ein Mischoxid mit einem Zirkoniumgehalt von 17 % offenbart, dessen spezifische Oberfläche nach sechs Stunden [X.] bei 900 °C mit 30 bis 33 m²/g angegeben wird.

Auch damit fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal 1.A. Aus [X.] ergab sich keine Veranlassung, auf die Zugabe von Zirkonium abweichend von dem dort offenbarten Ansatz zu verzichten.

ee) Schließlich wird der mit Hilfsantrag A verteidigte Gegenstand auch durch die US-Patentschrift 5 891 412 ([X.]) nicht vorweggenommen oder nahegelegt.

(1) [X.] offenbart Oxide, die im Wesentlichen aus [X.] bestehen. Die spezifische Oberfläche nach zwei Stunden [X.] bei 800 bis 900 °C wird mit mindestens 15 m

(2) Damit offenbart [X.] zwar Merkmal 1.A, nicht jedoch die Merkmalsgruppe 1.B.

(3) Die von der Klägerin vorgelegten Versuchsberichte zu Nacharbeitungen des in [X.] offenbarten Beispiels 1 ([X.] und [X.]) vermögen nicht mit der für die richterliche Überzeugungsbildung nach § 286 ZPO erforderlichen Gewissheit die Schlussfolgerung zu stützen, dass der Fachmann durch die identische Nacharbeitung oder eine nahegelegte Abwandlung ein [X.] mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 erhalten hätte.

Es bestehen bereits Zweifel, ob die in [X.] und [X.] dokumentierten Versuche unter Rahmenbedingungen stattgefunden haben, die denjenigen entsprechen, die bei einer Nacharbeitung von [X.] vor dem [X.] vorgelegen hätten. So hat die Klägerin bei dem in [X.] und [X.] dokumentierten Versuch zur Herstellung der Ausgangslösungen eine Cernitratlösung mit einer Ammoniumcarbonatlösung gemischt und damit keine der in [X.] ausdrücklich als einsetzbar genannten Basen verwendet. In Beispiel 1 der [X.] entstand eine kolloide Dispersion, nachdem der Cernitratlösung die dort als Base vorgesehene Ammoniaklösung zugegeben worden war ([X.] [X.]. 18 [X.] 20-25). Demgegenüber ergibt sich aus [X.], dass nach der Zugabe der Ammoniumcarbonatlösung zu der Cernitratlösung eine Lösung entstand.

Darüber hinaus bestehen Zweifel, ob das mit dem in [X.] dokumentierten Versuch erhaltene Produkt dem Produkt entspricht, das nach Beispiel 1 der [X.] erhalten wird. [X.] enthält keine der Tabelle 1 der [X.] vergleichbare Information über die Parameter des erhaltenen Produkts.

Schließlich deutet die als [X.] vorgelegte Analyse des aus der Nacharbeitung der [X.] erhaltenen Produkts darauf hin, dass dieses lediglich einen Ceranteil von 70,4 oder 70,9 Gewichtsprozent enthält und damit nicht als ein [X.] im Sinne von Merkmal 1.A anzusehen ist.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] sowie § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO.