Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.10.2012, Az. 27 W (pat) 87/09

Gegen die am 29. Dezember 2006 angemeldete und am 25. April 2007 für die Dienstleistungen "Werbung; Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Styling (industrielles Design)" eingetragene farbige (blau, weiß, grau, schwarz) Wort-[X.] 306 79 701

hat die Antragstellerin am 14. November 2007 Löschungsantrag gestellt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Anmeldung der Marke sei [X.] erfolgt. Sie ver[X.]de das streitgegenständliche Zeichen zur Kennzeichnung ihres [X.]s in [X.]. [X.] habe die [X.] des streitgegenständlichen Logos an die [X.], deren geschäftsführender Gesellschafter der Markeninhaber gewesen sei, [X.] (netto) bezahlt. In der Folge seien diese beiden Unternehmen insolvent gegangen. Im Zuge der Abwicklung der [X.] habe die Antragstellerin mit [X.]([X.] [X.] Ast 5) die Nutzungsrechte an dem Logo erworben. Dem Markeninhaber sei dies zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke bekannt gewesen. Er habe die Antragstellerin vor dem L… aus der streitgegenständlichen Marke zwischenzeitlich auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt.

Die Bösgläubigkeit der Anmeldung resultiere aus dem Umstand, dass der Markeninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin und ohne deren Einwilligung sowie ohne zureichenden sachlichen Grund die Registrierung der Wort [X.] allein in der Absicht veranlasst habe, den Besitzstand der Antragstellerin nachhaltig zu stören und für sie den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren.

Auf die am 13. Dezember 2007 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 [X.] hat der Markeninhaber dem Löschungsantrag am 21. Dezember 2007 widersprochen. Er hat im Amtsverfahren vorgetragen, die streitgegenständliche Marke habe nicht die [X.], sondern er entworfen. Einer wirksamen Übertragung der Nutzungsrechte auf die Antragstellerin stehe entgegen, dass die Werbeagentur gar keine Rechte besessen habe, die sie weitergeben hätte können, und er als Urheber einer Übertragung auch nicht zugestimmt habe.

Mit [X.]uss vom 8. September 2008 (berichtigt am 11. Dezember 2008) hat die Markenabteilung 3.4 die angegriffene Marke gelöscht und dem Markeninhaber die Kosten des [X.] auferlegt. Das hat sie damit begründet, der Markeninhaber sei bei der Anmeldung [X.] gewesen. Er habe die streitgegenständliche Marke im Wesentlichen angemeldet, um die Antragstellerin an der Fortführung des Zeichenrechts zu hindern und wegen der vermeintlich unzulässigen Nutzung des Zeichens finanziell in Anspruch nehmen zu können.

Die Antragstellerin habe im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke an dieser in [X.] einen schutzwürdigen Besitzstand gehabt. Die streitgegenständliche Wort [X.] werde seit 1997 ununterbrochen zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs "[X.]" in L… ver[X.]det. Es könne dahingestellt bleiben, ob das streitgegenständliche Zeichen für den [X.]betrieb "[X.]…" markenmäßig im Sinne von § 4 Abs. 2 [X.] benutzt worden sei oder ob lediglich von einer Nutzung als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 [X.] auszugehen sei. Nicht nur markenmäßige Benutzungen könnten einen schutzwürdigen Besitzstand begründen, sondern auch geschäftliche Bezeichnungen im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 [X.].

In diesen schutzwürdigen Besitzstand habe der Markeninhaber ungerechtfertigt eingegriffen. Er könne kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der streitgegenständlichen Marke geltend machen. Er habe nicht glaubhaft dargelegt, Urheber der streitgegenständlichen Wort [X.] zu sein. Etwas anderes zeige sein eigenes Schreiben an den Insolvenzverwalter der damaligen Trägergesellschaft des [X.]s vom 20. November 2000 ([X.]. 877 [X.]), in dem er sich berühmt habe, die Rechte an dem für das "[X.]" entwickelten Corporate Design von der Werbeagentur [X.] abgetreten bekommen zu haben.

Selbst [X.]n man zugunsten des Markeninhabers davon ausgehen wollte, dass er selbst höchstpersönlich beauftragt worden sei, die streitgegenständliche Marke für die damalige [X.] zu entwickeln, hätte er kein schutzwürdiges Interesse an einer Markenanmeldung im eigenen Namen.

Die [X.] habe im [X.] ([X.] [X.] Ast 5) die Nutzungsrechte nach § 31 Abs. 1 [X.] rechtswirksam auf die Antragstellerin übertragen. Aufgrund der Kostenvoranschläge vom 16. Juni 1997 ([X.] [X.] Ast 2), der Auftragsbestätigung vom 30. Juli 1997 ([X.] [X.] Ast 3) sowie der Rechnung vom 17. November 1997 der [X.] ([X.] [X.] Ast 4)sei davon auszugehen, dass die [X.] GmbH mit der Zahlung von[X.] nicht nur die [X.] und deren Lieferung habe abgelten wollen, sondern auch die Entwicklung und Rechteeinräumung am Corporate Design. Alle Schriftstücke beinhalteten nämlich ausdrücklich auch die "Konzeption" diverser Werbemittel, wie beispielsweise "Eintrittskarten" und "Visitenkarten", die   wie sich aus dem [X.] ergebe   jeweils mit der streitgegenständlichen Marke versehen gewesen seien.

Der Markeninhaber berufe sich ohne Erfolg darauf, dass er einer Übertragung der Nutzungsrechte an dem Logo durch den Insolvenzverwalter im [X.] vom 15. Dezember 1999 nicht zugestimmt habe, denn § 34 Abs. 3 [X.] gestatte eine Übertragung urheberrechtlicher Nutzungsrechte ohne Zustimmung, [X.]n   wie im vorliegenden Fall   die Übertragung im Rahmen einer Gesamtveräußerung eines Unternehmens geschehe.

Der Markeninhaber bestreite ferner ohne Erfolg, dass die Antragstellerin die Trägergesellschaft des wieder eröffneten gleichnamigen [X.]theaters sei. Zwar sei ausweislich des [X.]es vom 15. Dezember 1999 der Betrieb an die [X.] übertragen worden. Diese Firmierung sei aber nur dem Umstand geschuldet gewesen, dass erst mit Abschluss des Vertrages das Recht zur Firmenfortführung gegeben gewesen sei. Im Handelsregister ([X.]. 871 ff. [X.]) sei   nach Vertragsschluss   dann eine Eintragung dieser Gesellschaft ([X.] [X.] Ast 4) ohne den Zusatz "Neue" erfolgt. Dass es sich dabei um die gleiche Gesellschaft handle, belegten die Handelsregisterauszüge. Diese zeigten die [X.], die den [X.] vertretungsweise für die [X.] geschlossen habe, als persönlich haftende Gesellschafterin der Antragstellerin.

Der Markeninhaber habe im Zeitpunkt der Markenanmeldung kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markeneintragung gehabt. Er habe zu diesem Zeitpunkt weder ein Nutzungsrecht an der streitgegenständlichen Marke besessen noch habe es für eine Übertragung des Nutzungsrechts an der Marke seiner Zustimmung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 [X.] bedurft. Dieser Umstände sei sich der Markeninhaber auch bewusst gewesen. Dass lediglich die Werbeagentur befugt gewesen sei, die Rechte an der Wort [X.] und damit die dieser gegebenenfalls zugrundeliegenden Nutzungsrechte zu übertragen, werde auch aus dem Schreiben des Markeninhabers vom 20. November 2000 ([X.]. 877 [X.]) deutlich, in dem er den Insolvenzverwalter der damaligen Trägergesellschaft des [X.] unter Hinweis auf die vermeintliche Abtretung der Rechte durch die Agentur an ihn zur Zahlung aufgefordert habe.

Der Markeninhaber habe im Übrigen in keiner Weise dargelegt, wie er die streitgegenständliche Marke selbst benutzen möchte.

Die Markenanmeldung sei allein zu dem Zweck erfolgt, die formale Rechtsposition zu nutzen, um an die Antragstellerin   unberechtigt   Schadensersatzforderungen richten zu können, nachdem bereits im [X.] ein Versuch, im Insolvenzverfahren gegen die ursprüngliche Trägergesellschaft des [X.]s aus der vermeintlichen [X.]chaft Kapital zu schlagen, misslungen sei.

Die Kosten des Verfahrens seien dem Markeninhaber aufzuerlegen, weil er bei der Begründung des formalen Markenrechts Ziele verfolgt habe, die keine Billigung finden könnten. Die Antragstellerin sei gezwungen gewesen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Dem Markeninhaber unter diesen Umständen die Kosten aufzubürden, erscheine angemessen und entspreche den Grundsätzen der Rechtsprechung.

Gegen den ihn am 18. September 2008 zugestellten [X.]uss der Markenabteilung [X.]det sich der Markeninhaber mit seiner am 18. Oktober 2008 eingelegten Beschwerde. Er bestreitet, [X.] gehandelt zu haben. Durch die Eintragung habe er nur seine Rechte als Urheber wahren wollen. Die Antragstellerin habe an der in Rede stehenden Marke Nutzungsrechte nicht wirksam erworben.

Mit der Entwicklung der Wort [X.] sei nicht die erst 1997 gegründete [X.], sondern bereits 1996 er persönlich von der [X.] GmbH beauftragt worden. Dem stünden die von der Antragstellerin vorgelegten Kostenvoranschläge und die Rechnung nicht entgegen, da es dabei nicht um die Entwicklung der Wort [X.], sondern um die Erstellung und Fertigung von [X.] gegangen sei. Auch aus seinem Schreiben vom 20. November 2000 ergebe sich nicht, dass die seinerzeitige [X.] GmbH der [X.] einen Auftrag erteilt habe und Nutzungsrechte wirksam übertragen worden seien.

Durch den [X.] vom 15. Dezember 1999 seien die Nutzungsrechte an der Marke nicht wirksam übertragen worden. In dem Vertrag sei als Erwerber die "[X.]" genannt, während die Antragstellerin ausweislich der vorgelegten Handelsregisterauszüge als [X.] GmbH & Co. KG eingetragen sei.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

den [X.]uss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 8. September 2008 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen sowie der Antragstellerin die Kosten des Amts- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen [X.]uss. Das Zeichen habe aufgrund seiner Ver[X.]dung seit 1999 Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 [X.] erlangt. Unbeschadet davon stünden ihr gemäß § 5 [X.] prioritätsältere Rechte zu, da sie das Logo seit 1999 als Unternehmenskennzeichen ver[X.]de. Urheberrechtliche Ansprüche könne der Markeninhaber nicht geltend machen, weil es der Wort [X.] an [X.] fehle. Der Auftrag an die [X.] zur Gestaltung der Marke ergebe sich aus dem damaligen Briefwechsel und der Rechnung durch die Agentur. Der Markeninhaber habe in seinem Schreiben vom 20. November 2000 ([X.]. 877 [X.]) selbst ausgeführt, dass die Nutzungsrechte der [X.] zugestanden hätten. Diese habe die Nutzungsrechte dann wirksam auf die[X.] GmbH übertragen. Der Betrag von [X.] beinhalte auch die Abgeltung der Nutzungsrechte. Diese Nutzungsrechte seien dann am 15. Dezember 1999 wirksam auf die Antragstellerin übertragen worden. Dabei handle es sich um eine Übertragung des Betriebes (Gesamtveräußerung). Bei der wäre gemäß § 34 Abs. 3 [X.] keine Zustimmung des Markeninhabers erforderlich gewesen, selbst [X.]n er Urheber der Marke sein sollte.

Dass die Antragstellerin in dem Vertrag als „N…GmbH & Co. KG“ genannt werde, stehe einer wirksamen Übertragung auf die Antragstellerin nicht entgegen. Erst mit dem Vertrag sei ja das Recht zur Firmenfortführung unter dem alten Namen übertragen worden.

Der [X.] hat die vom Markeninhaber gegen den [X.]uss der Markenabteilung eingelegte Beschwerde mit [X.]uss vom 1. Februar 2010 zurückgewiesen, weil auch nach der Auffassung des [X.]s hinreichend deutliche Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei der Markenanmeldung vorlagen.

Dem Markeninhaber sei zum Zeitpunkt der Anmeldung Ende Dezember 2006 bekannt gewesen, dass das streitgegenständliche Zeichen bereits seit Jahren von der Antragstellerin ver[X.]det worden sei. Die Antragstellerin habe an dem Zeichen durch die jahrelange Ver[X.]dung einen schutzwürdigen Besitzstand begründet, in den der Markeninhaber durch die Anmeldung der Marke eingegriffen habe. Die Anmeldung sei allein zu dem Zweck erfolgt, finanzielle Forderungen gegen die Antragstellerin geltend zu machen.

Auf die von den Parteien diskutierten Urheberrechtsfragen komme es nicht an. Gegenüber den Nutzungsrechten der Antragstellerin könne sich der Markeninhaber nicht darauf berufen, Urheber des streitgegenständlichen Logos zu sein. Selbst [X.]n dies so wäre, berechtigte ihn dies nicht unbedingt, das Logo als Marke anzumelden. Der Bösgläubigkeit des Markeninhabers stünde es auch nicht entgegen, [X.]n der Markeninhaber mit der Anmeldung sein Urheberrecht hätte wahren wollen.

Den [X.]uss des [X.]s vom 1. Februar 2010 hat der [X.] mit [X.]uss vom 17. August 2011 ([X.], 96) aufgehoben. Das ist damit begründet, das Vorbringen des Markeninhabers zum Urheberrecht am Logo sei nicht berücksichtigt worden. Das Vorbringen dazu sei aber entscheidungserheblich. Wäre die [X.] nicht Inhaberin von Nutzungsrechten am Logo gewesen, hätte sie solche auch nicht auf die frühere Betreiberin des [X.]s übertragen können. Die Antragstellerin könnte sich dann gegenüber dem Markeninhaber nicht auf einen schutzwürdigen Besitzstand berufen. Auch das Schreiben vom 20. November 2000 ([X.]. 877 [X.]) schließe es nicht aus, dass die [X.] GmbH &Co. KG zum Zeitpunkt der Übertragung der Nutzungsrechte auf die frühere Betreiberin des [X.]s nicht Inhaberin dieser Nutzungsrechte gewesen sei. Der Markeninhaber hätte als Urheber einer Übertragung solcher Rechte nicht zugestimmt (§ 34 Abs. 1 [X.]).

Ohne Erfolg mache die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, das [X.] habe den Vortrag des Markeninhabers nicht berücksichtigt, die frühere Betreiberin des [X.]s habe nicht Nutzungsrechte am Logo, sondern nur an der Gestaltung der teilweise mit dem Logo versehenen Werbematerialien erworben. Das [X.] habe dieses Vorbringen des Markeninhabers zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, allerdings angenommen, die Kostenvoranschläge vom 16. Juni und 30. Juli 1997 ([X.] [X.] Ast 2 und 3), die Rechnung vom 17. November 1997 ([X.] [X.] Ast 4) und Ziffer 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der [X.] GmbH & Co.… ([X.]. 876 [X.]) zeigten, dass die Krystallpalast [X.] GmbH Nutzungsrechte an dem Logo erworben habe.

Das [X.] habe auch den Einwand des Markeninhabers berücksichtigt, in dem [X.] sei als Erwerber nicht die Antragstellerin, sondern eine andere Gesellschaft aufgeführt und insoweit auf die Handelsregisterauszüge ([X.]. 871 ff. [X.]) und Identität der Gesellschaften abgestellt.

Die Rechtsbeschwerde rüge ebenso ohne Erfolg, das [X.] habe nicht geprüft, ob der Markeninhaber das Nutzungsrecht wirksam zurückgerufen habe, weil ihm eine unentgeltliche Übertragung des Nutzungsrechts auf die Antragstellerin nicht zumutbar gewesen sei. Das [X.] sei von einer entgeltlichen Übertragung des Nutzungsrechts an dem Logo ausgegangen. Es stelle deshalb keine Verletzung des Anspruchs des Markeninhabers auf rechtliches Gehör dar, dass sich das [X.] mit diesem aus seiner Sicht nicht relevanten Vorbringen konsequent richtig nicht auseinandergesetzt habe.

Es werde auch nicht beanstandet, dass das [X.] angenommen habe, aus dem [X.] ergebe sich, dass die Antragstellerin die Nutzungsrechte von der [X.] GmbH erlangt habe, weil nach § 2 des [X.]es das gesamte Aktivvermögen, wozu auch die Nutzungsrechte gehörten, der früheren Betreiberin des [X.]s veräußert worden sei.

Der [X.] hat dem Markeninhaber mit [X.]uss vom 2. Mai 2012 Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren gewährt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Parteien ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft. Der [X.] hat darauf hingewiesen, dass eine [X.]chaft des Markeninhabers an dem streitgegenständlichen Logo der Annahme einer Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke nicht entgegenstehe.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht wegen Bösgläubigkeit gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] angeordnet. Dem steht nicht entgegen, dass der Markeninhaber Urheber des streitgegenständlichen Zeichens gewesen ist.

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] ist auszugehen, weil die Anmeldung rechtsmissbräuchlich erfolgt ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht für eine Ver[X.]dung im lauteren Wettbewerb bestimmt sind. Grundsätzlich wird dabei vermutet, dass der Anmelder in redlicher Absicht gehandelt hat ([X.], 780 Rn. 19 - [X.]), solange dies nicht an Hand konkreter Anhaltspunkte widerlegt wird.

Der Begriff „Bösgläubigkeit“ im hier maßgeblichen Sinne ist ein eigenständiger Begriff des Kennzeichenrechts, der Art. 3 Abs. 2 [X.]. d MRL entnommen und dementsprechend auszulegen ist - auch Art. 52 Abs. 1 lit. [X.] entsprechend ([X.], 1032 (1033) - [X.] 2000; [X.], 581 (582) - [X.]). Da eine exakte Definition des Begriffs „Bösgläubigkeit“ nicht möglich ist (vgl. [X.] FS Ullmann 2006, 354; Meessen, [X.], 672 f.), ist „Bösgläubigkeit“ immer einzelfallbezogen festzustellen. Maßgeblich sind dabei die Ziele und Motive des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung, wie sie auf Grund aller bekannten Indizien feststellbar sind.

Ohne schematische Prüfung anhand sog. Fallgruppen ist vorrangig zu fragen, ob der Anmelder ersichtlich einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt  hat ([X.], 1032 (1033) - [X.] 2000; [X.], 809 – [X.]). An die Feststellung der böswilligen Absicht dürfen dabei keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, weil Missbrauchsabsichten nur indirekt anhand [X.] Tatsachen festgestellt werden können (vgl. [X.], 744 (748) – S. 100).

Bösgläubigkeit scheidet aus, [X.]n das Verhalten des [X.] vorrangig dazu dient, eigene Geschäfte zu fördern ([X.] [X.], 581, 582 - [X.]; [X.], 621 (624) Rn. 32 - Akademiks; [X.], 917 Rn. 23 – [X.]; [X.] BeckRS 2012, 02969 - [X.] Logistik). Jede [X.] ist schließlich darauf ausgerichtet, Konkurrenten zu stören, ihnen Marktanteile zu verwehren oder abzunehmen. Für Bösgläubigkeit spricht daher ein Vorgehen, dem keine eigenen schützenswerten Interessen zu Grunde liegen ([X.], 210 (211) – [X.]; [X.], [X.]. v. 31. Mai 2011 – 27 W (pat) 72/10, BeckRS 2011, 23133 – [X.]; [X.] [X.], 581, 582 - [X.]; [X.] GRUR RR 2004, 73, 74 - [X.]). Eine [X.]situation wäre insoweit ein sachlicher Grund für eine Markenanmeldung. Der Markeninhaber hat eine solche aber nicht einmal dezidiert behauptet. Sie ist auch sonst nicht feststellbar.

Der [X.] muss allerdings nicht auf eine originäre Ver[X.]dung beim Vertrieb von Waren oder beim Erbringen von Dienstleistungen gerichtet sein. Auch Lizenzierung oder Veräußerung an andere gehören zum redlichen Geschäft etwa von [X.], Werbeagenturen etc. Der Markeninhaber war in diesem Bereich tätig, so dass diese Möglichkeit nicht von vornherein auszuschließen ist. Indiz gegen eine Bösgläubigkeit wäre es, [X.]n Marken für eine Vielzahl unbestimmter Kunden geeignet erscheinen; wer allgemein Markentrends erkennt und dementsprechend Marken entwickelt, handelt nicht [X.] ([X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., vor §§ 14-19 Rn. 350). Dagegen spricht es für die hier vom [X.] angenommene Bösgläubigkeit des Markeninhabers, dass erkennbar ist, [X.] die Marke behindern kann bzw. für [X.] sie von Interesse ist ([X.], Urt. v. 2. April 2009 - [X.], BeckRS 2009, 13397 Rn. 22 - [X.]; [X.], 780 Rn. 18, 20 - [X.]).

Dass der Markeninhaber kaum eine Möglichkeit dazu hat, die Marke sinnvoll für sein eigenes Geschäft zu ver[X.]den, lässt auf eine zweckfremde Absicht schließen, insbesondere die, den Besitzstand der Antragstellerin zu behindern. Diese besitzt nämlich die Nutzungsrechte an dem streitgegenständlichen Logo.

Die im Amtsverfahren vorgelegten Kostenvoranschläge vom 16. Juni 1997 und vom 30. Juli 1997 ([X.] [X.] Ast 2 und 3), die Rechnung vom 17. November 1997 ([X.] [X.] Ast 4) und die Ziffer 6 der allgemeinen Geschäftsbedingungen der [X.] ([X.]. 876 [X.]) zeigen, dass die frühere [X.]-Betreiberin, die [X.], die Nutzungsrechte an dem nach Ansicht des [X.]s aufgrund seiner [X.] urheberrechtlich geschützten Logo erworben hat. Dafür spricht, dass in den Kostenvoranschlägen wiederholt von „Logos“ bzw. vom „Logoaufdruck“ die Rede ist und die Leistung in der Rechnung als „Konzeption, Realisation“ bezeichnet wird. Gemäß Ziffer 6 der allgemeinen Geschäftsbedingungen ([X.]. 876 [X.]) wurden alle mit den Arbeiten der Werbeagentur zusammenhängenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte auf den Auftraggeber übertragen.

Neben § 6 AGB ist auch nach der Zweckübertragungsregel (§ 31 Abs. 5 [X.]) ein Übergang der Nutzungsrechte anzunehmen.Für die dabei vorzunehmende Abwägung der Interessen des Auftraggebers und des [X.] ist maßgeblich, was im Auftrag als Zweck erkennbar wird. Nach dem von den Parteien zu Grunde gelegten Vertragszweck sollte ein inhaltlich unbeschränktes, ausschließliches Nutzungsrecht endgültig eingeräumt werden. Das [X.] hatte beim Markeninhaber ein Firmenlogo für einen dauerhaften Werbeauftritt in Auftrag gegeben. Der Markeninhaber schreibt am 20. November 2000, dass für die [X.]GmbH ein Corporate Design geschaffen werden sollte. Dem widerspräche es, [X.]n beim Markeninhaber noch Einflussmöglichkeiten auf die Ver[X.]dung des Logos durch die [X.] GmbH bzw. deren Rechtsnachfolger verblieben wären. Ein Corporate Design ergibt nur Sinn, [X.]n es auf Dauer angelegt ist und seine Nutzung nicht vom Urheber unterbunden werden kann. Anhaltspunkte für eine abweichende Interessenlage sind hier weder dargetan noch sonst ersichtlich. Dem Willen und Interesse beider Vertragsparteien entsprach vielmehr eine Rechteübertragung in größtmöglichen Umfang.

Urheber ist und bleibt zwar immer der Schöpfer. Sein Arbeitsgeber kann aber Nutzungsrechte (§ 31 [X.]) erhalten an Werken, die der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Pflichten erstellt hat. Ist das nicht ausdrücklich geregelt, kommt es darauf an, welche Funktion der Arbeitnehmer ausgeübt hat, was dabei zu seinem Berufsbild gehört hat und was der Arbeitgeber mit dem Werk anfangen kann. Unerheblich ist, wo und wann der Arbeitnehmer schöpferisch tätig war. Nur über das, was er außerhalb seines Aufgabenbereichs geschaffen hat ([X.]), bleibt er umfassend und frei verfügungsberechtigt. Auch der Umfang der Nutzungsrechte, die der Arbeitgeber beanspruchen kann, ergibt sich aus der Aufgabe des Arbeitnehmers und der Art des Betriebes. Bei Agenturen, wie der [X.], ist die Berechtigung zur Weitergabe der Nutzungsrechte selbstverständlich – erst recht [X.]n deren geschäftsführender Gesellschafter eigene urheberrechtlich geschützte Werke über seine Firma abrechnet.

Das somit an die ursprüngliche Betreiberin des heute von der Antragstellerin übernommenen [X.]s übertragene Recht ist auf die Antragstellerin übergegangen. Auch das [X.] hat dies mit Urteil vom 28. Dezember 2010 – 14 U 1580/09, BeckRS 2011, 25634, nach Beweisaufnahme festgestellt. Die Antragstellerin hat damit ein gegenüber der angegriffenen Marke älteres Recht zeitlich und inhaltlich unbeschränkt mit Wissen des Markeninhabers, dem alleinigen Urheber des Logos, erworben. Der [X.] hat vom [X.] insoweit unbeanstandet in dem aufgehobenen [X.]uss vom 1. Februar 2010 an Hand der Kostenvoranschläge vom 16. Juni und 30. Juli 1997 ([X.] [X.] Ast 2 und 3), der Rechnung vom 17. November 1997 ([X.] [X.] Ast 4) und der Ziffer 6 der [X.] ([X.]. 876 [X.]) festgestellt, dass die Antragstellerin die Nutzungsrechte am Logo und nicht nur die an der Gestaltung der Werbematerialien erworben hat. Daran hält der [X.] fest.

Auch das [X.] geht davon aus, dass [X.] üblicherweise zweistufige Verträge zu Grunde liegen, wobei die zweite Stufe die Einräumung der Nutzungsrechte umfasst (vgl. auch [X.]… GRUR 1991, 334). Das [X.]… hat dazu ausgeführt, die Krystallpalast Variete [X.] GmbH habe diese Rechtenachfolgend aufgrund eines schriftlichen Verwertungsvertrags erlangt. Der Markeninhaber sei nämlich Komplementär-Geschäftsführer der [X.] gewesen. Für diese Werbeagentur habe er die [X.] und unterschrieben. Die Werbeagentur und nicht der Markeninhaber habe dementsprechend auch die Rechnung gestellt. Gegenstand dieses Auftrags seien „Konzeption, Realisation, Druck von folgenden [X.]" aufbauend auf dem streitgegenständlichen (bereits vom Markeninhaber erstellten) Logo gewesen, was auch in der Auftragsbestätigung vom 30. Juli 1997 ([X.] [X.] Ast 3) so ausgeführt sei. Damit habe der Markeninhaber als Urheber für die [X.] als Auftragnehmerin der [X.]GmbH das Recht zur Nutzung des Logos eingeräumt. Dass er sein Urheberrecht über die [X.] vermarktet habe, ergebe sich auch aus seinem Schreiben vom [X.] ([X.]. 877 [X.]). Darin lege er ausdrücklich dar, die Rechte wegen der Entwicklung und Nutzung des Corporate Designs von der [X.] abgetreten erhalten zu haben.

Die Nutzungsübertragung des Logos sollte im größtmöglichen Umfang erfolgen. Das Nutzungsrecht der [X.] GmbH an dem streitgegenständlichen Logo sollte ausschließlich sowie zeitlich und inhaltlich unbeschränkt sein.

§ 40 Abs. 1 Satz 1 [X.] stehe der Wirksamkeit der Übertragung nicht entgegen. Im Zeitpunkt der Erteilung des [X.] im Juli 1997 habe das zu verwertende Logo bereits individualisiert vorgelegen. Dies belege auch das [X.]. Zur Einräumung von Nutzungsrechten an diesem bestehenden Logo habe sich der Kläger mündlich verpflichtet. Im Übrigen sei die Übertragung der Nutzungsrechte auch durch die Auftragsbestätigung vom 30. Juli 1997 in Schriftform erfolgt ([X.] [X.] Ast 3).

Dem schließt sich der [X.] an. Die [X.]chaft des Markeninhabers an dem streitgegenständlichen Zeichen steht einer Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht entgegen, da ihm zu diesem Zeitpunkt der schutzwürdige Besitzstand der Antragstellerin bekannt war. Ein eventueller Irrtum des Markeninhabers über seine Rechte als Urheber würde an seiner Bösgläubigkeit nichts ändern. Insbesondere durfte er aufgrund der Insolvenz der [X.] GmbH nicht von einem Übergang der Nutzungsrechte auf ihn als Urheber des Logos ausgehen.

Die Nutzungsrechte an dem Logo hatte der Insolvenzverwalter der [X.] nämlich mit [X.] auf die Antragstellerin übertragen. Dies konnte gemäß § 34 Abs. 3 [X.] ohne Zustimmung des [X.] im Rahmen einer Gesamtveräußerung erfolgen. Zwar erfolgte die Übertragung an die „[X.]“. Dies lag jedoch nur daran, dass erst mit dem [X.] das Recht zur Firmenfortführung übertragen wurde. Danach wurde im Handelsregister ([X.]. 871 ff. [X.]) die Gesellschaft ohne den Zusatz „Neue" eingetragen.Ob und inwieweit der Markeninhaber darauf gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 [X.] verzichtet hat, jeder weiteren Übertragung zustimmen zu müssen, wie es bei seiner Tätigkeit zu erwarten wäre, kann dahinstehen.

Damit liegt ein sittenwidriger Markenerwerb vor, weil der Markeninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen [X.] eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Bezeichnung für gleiche und ähnliche Dienstleistungen mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes als Marke hat eintragen lassen.

Dem Markeninhaber war im Zeitpunkt der Anmeldung Ende Dezember 2006 bekannt, dass die Betreiber des Krystallpalast [X.]s das streitgegenständliche Zeichen bereits seit Jahren im Geschäftsverkehr ver[X.]det haben. Dies ergibt sich u.a. aus seinem Schreiben vom 20. November 2000 an den Insolvenzverwalter der [X.] GmbH ([X.]. 877 [X.]).

Durch die jahrelange Ver[X.]dung des Zeichens als Unternehmenskennzeichen besteht an dem Zeichen ein schutzwürdiger Besitzstand, den zunächst die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin aber nie der Markeninhaber innehatte, und den derzeit die Antragstellerin selbst innehat.

In diesen Besitzstand hat der Markeninhaber durch die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke eingegriffen. Die Anmeldung erfolgte allein zu dem Zweck, finanzielle Forderungen gegen die Antragstellerin geltend zu machen, wie die vom Markeninhaber bislang erfolglos angestrebten zivilgerichtlichen Verfahren belegen.

[X.] der Schutzwürdigkeit des Besitzstandes ist hier nicht unerheblich; die Bedeutung der Kennzeichnung für die geschäftliche Betätigung der Antragstellerin ist sehr hoch, da ein traditionelles [X.] von seinem Namen lebt.

Das wettbewerblich Verwerfliche liegt unabhängig vom Besitzstand der Antragstellerin darin, dass der Markeninhaber mit der Markenanmeldung die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd einsetzen wollte ([X.] GRUR 1998, 1034 - [X.]; [X.], 621 – [X.]). Die Grenze zur Bösgläubigkeit ist hier überschritten, weil das Verhalten des [X.] bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der geschäftlichen Entfaltung der Antragstellerin und nicht auf die Förderung des eigenen [X.] gerichtet ist ([X.] [X.], 581, 582 - [X.]). Zwar ist Bösgläubigkeit nicht schon mangels eines eigenen [X.]ns ausgeschlossen. Aber unter Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erweist sich das [X.]e Vorgehen bei der Markenanmeldung als erster Teilakt eines insgesamt unlauteren Einsatzes - insbesondere im Hinblick auf die spätere Ausübung des Monopolrechts ([X.] GRUR 2001, 242 (243 f.) - Classe E; [X.], 510 ff. – S. 100; [X.], [X.]. v. 8. Dezember 2010 – 26 W (pat) 63/07, BeckRS 2011, 00178 - Sachsendampf).

Der Markeninhaber hat versucht, die Antragstellerin unter Druck zu setzen, um von ihr finanzielle Gegenleistungen zu erhalten. Aus diesem Verhalten können Rückschlüsse auf die ursprünglichen Absichten des Markeninhabers bei der Anmeldung gezogen werden.

Dem Markeninhaber steht – auch als Urheber – kein Recht zu, die Modalitäten der Nutzung des von ihm entworfenen Logos zu diktieren und der Antragstellerin eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Nutzung der Graphik zu verwehren oder zu erschweren und sie auf diese Weise zu zwingen, ihm neue Aufträge zukommen zu lassen. Die Antragstellerin ver[X.]det das Logo in einer Weise, die für den Auftrag an den Markeninhaber zur Erstellung maßgebend war. Selbst [X.]n dem nicht so wäre, müsste der Markeninhaber sein Urheberrecht aber ohnehin auf andere Weise geltend machen (§§ 14, 42 [X.] etc.) als durch eine Markenanmeldung. Da Anhaltspunkte für eine vom Urheber nicht hinzunehmende Nutzung nicht gegeben sind, kann dem Markeninhaber nicht zu [X.] gehalten werden, mit der Markenanmeldung (rechtlich unzureichend) versucht zu haben, seine Rechte zu wahren, was Bösgläubigkeit ausschließen könnte (strenger noch [X.]sbeschluss [X.], 58 – Hooschebaa).

Ob die Absicht, die Marke zweckfremd einzusetzen, der einzige Beweggrund für die Markenanmeldung war, kann dahingestellt bleiben. Es reicht aus, dass diese Absicht jedenfalls das wesentliche Motiv war ([X.], 1032 (1034)   [X.] 2000), da der Markeninhaber keine dies überlagernden Interesse geltend gemacht hat.

Er hat vor allem erklärt, dass er sein Urheberrecht habe schützen wollen. Dies ist nicht nachvollziehbar, da unklar bleibt, was die Markenanmeldung bewirken hätte sollen. Außerdem ist sein Interesse als Urheber nicht mehr als hoch einzustufen, weil er ein unbeschränktes Nutzungsrecht vergeben hat, wie oben dargestellt. Dass er sein Werk gegen eine Nutzung durch Dritte habe schützen wollen, hat der Markeninhaber  nicht einmal behauptet. Er ist vielmehr allein gegen die Antragstellerin vorgegangen, der die Nutzungsrechte in dem Umfang zustehen, wie sie der Markeninhaber gegen Bezahlung aus der Hand gegeben hat. Eine zweckfremde Nutzung durch die Antragstellerin hat der Markeninhaber nicht behauptet, und auch der [X.] kann eine solche nicht erkennen.

Das Urheberrecht berechtigt den Markeninhaber als [X.] nicht, das Logo selbst als Marke anzumelden, da gerade eine solche oder sonst kennzeichnende Nutzung auf dem Markt für den Auftraggeber möglich sein muss. Der Markeninhaber war am Layout beteiligt und an der Herstellung von Werbemitteln, er war jedoch nicht Herausgeber von mit dem Logo versehenen [X.]n.

Auch hinsichtlich der Kostenentscheidung bleibt die Beschwerde ohne Erfolg. Da die verfahrensgegenständliche Marke [X.] angemeldet wurde, entsprach es der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 [X.]).