Bundespatentgericht, Beschluss vom 08.12.2010, Az. 26 W (pat) 188/09

Die Antragstellerin konkurriert mit einem Wettbewerber, dem Inhaber der [X.], um die Fortführung von [X.] von und zu [X.] Flughäfen. Die Dienstleistungen wurden vormals von der inzwischen insolventen [X.] GmbH mit ihrem Geschäftsführer und alleinigen Gesellschafter [X.] durchgeführt. Die Antragstellerin begehrt die Löschung der am 18.05.2005 vom Bruder des Markeninhabers [X.] angemeldeten, am 05.07.2005 für die Dienstleistung "straßengebundene Personenbeförderung" eingetragenen und auf Antrag vom 09.08.2005 am 16.08.2005 auf den jetzigen Markeninhaber umgeschriebenen, grün-blauen [X.]

mit der Begründung, die Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] eingetragen worden. [X.] habe die Marke 305 16 402 mit dem Ziel angemeldet, die weitere Benutzung der am 24.03.2005 mangels Verlängerung aus dem Register gelöschten Wort-/Bildmarke 2 096 122 durch die Antragstellerin und den Insolvenzverwalter der [X.] GmbH zu behindern. Durch die Privatinsolvenz an unternehmerischer Tätigkeit gehindert, bediene sich [X.] des Strohmanns [X.]… und benutze die angegriffene Marke zur Täuschung von Kunden darüber, dass die [X.] GmbH noch bestehe.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der [X.] GmbH am 17.02.2004 hat die Antragstellerin am 18.02.2005, einen Monat vor Anmeldung der angegriffenen Marke durch [X.], vom Insolvenzverwalter der [X.] GmbH, Rechtsanwalt [X.], zum Preis von … € die der Insolvenzschuldnerin an der [X.] www.t...-s... .de und an der - für die [X.] und die Dienstleistung "Transport von Personen" eingetragenen - Marke 2 096 122

zustehenden Rechte erworben. Ob und ggf. in welchem Umfang der Insolvenzschuldnerin bei Vertragsschluss Eigentums- oder Nutzungsrechte an der genannten Domain und der Wort-/Bildmarke 2 096 122 zugestanden haben, ist den Vertragsparteien dabei nicht bekannt gewesen. Wie sie im [X.] ausdrücklich festgehalten haben, haben sie bei Vertragsschluss u. a. nicht gewusst, ob die Insolvenzschuldnerin die nun veräußerten Vermögensgegenstände bereits am 01.03.2001 wirksam zur Sicherung eines Darlehens an den Inhaber der angegriffenen Marke [X.] abgetreten hatte. [X.] hat [X.]… die Nutzung der Marke 2 096 122 ab 01.08.2004 gegen Zahlung einer monatlichen Gebühr gestattet. Dieser hat in der Folgezeit diese Marke ebenso wie die ab 01.04.2005 von der Antragstellerin übernommene Domain t…-s… .de genutzt und sich dort am 03.03.2005 als "neuer Betreiber" der vormaligen Homepage der [X.]… GmbH ausgegeben. Nach Ablauf ihrer Schutzdauer am 10.03.2004 ist die Marke 2 096 122 am 24.03.2005, wenige Tage nach Anmeldung der angegriffenen Marke, gelöscht worden. Die Antragstellerin hat ihrerseits am 04.05.2005 die am 29.07.2005 eingetragene Marke 305 26 256.4

angemeldet. Der Insolvenzverwalter hat an [X.]…, der inzwischen die Domain www.t...-f... .de nutzt, die Kundenstammdaten der Insolvenzschuldnerin veräußert und ihn im Februar 2004 mit der Fortführung des Unternehmens der [X.] GmbH beauftragt.

[X.] [X.] hat mit Beschluss vom 19.09.2009 dem Löschungsantrag mit der Begründung stattgegeben, [X.] habe durch die Anmeldung der [X.] einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin wissentlich und ohne rechtfertigenden Grund verletzt. Die Antragstellerin habe durch [X.] vom 18. Februar 2005 vom Insolvenzverwalter der [X.] GmbH die diesem an der [X.] www.t...-s... .de und an der für die [X.] eingetragenen Marke 2 096 122 zustehenden Rechte der Insolvenzschuldnerin erworben. Zur Nutzung der Marke 2 096 122 bzw. des als Marke eingetragenen Logos und des [X.] "[X.]" sei die Insolvenzschuldnerin aufgrund einer am 30.1.1997 mit der [X.]BHh & Co. KG als Rechtsnachfolgerin der [X.] geschlossenen, der Markenstelle nicht vorliegenden Vereinbarung befugt gewesen. Dem stehe die angebliche Sicherheitsvereinbarung zwischen der [X.] GmbH und dem heutigen Markeninhaber vom 01.03.2001 nicht entgegen. [X.] habe einen Monat nach Abschluss des [X.]es vom 18.02.2005 mit dem hier angegriffenen Zeichen eine Marke angemeldet, die mit Ausnahme ihrer Farbigkeit und des zusätzlich aufgenommenen, im Kontext der Personenbeförderung beschreibend wirkenden und für sich genommen nicht schutzfähigen Wortes "[X.]" mit dem vormals unter der Marke 2 096 122 angemeldeten Zeichen identisch sei, wobei die angemeldete Dienstleistung "straßengebundene Personenbeförderung" die für die Marke 2 096 122 eingetragene Dienstleistung "Transport von Personen" umfasse. Dadurch habe er den Besitzstand der Antragstellerin wissentlich gestört, denn es sei davon auszugehen, dass er als Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin gewusst habe, dass er im März 2005 nicht mehr zur Nutzung von zum Vermögen der Insolvenzschuldnerin gehörenden Rechten befugt gewesen sei. Ein schutzwürdiges Eigeninteresse von [X.] zur Anmeldung und Nutzung der angegriffenen Marke sei nicht ersichtlich. Der zeitliche Zusammenhang zur Insolvenz der [X.] GmbH Anfang des Jahres 2004 und zum Abschluss des [X.]es am 18.02.2005 spreche im Gesamtkontext dafür, dass das wesentliche Ziel der Anmeldung der angegriffenen Marke am 18.03.2005 darin bestanden habe, den Gebrauch der fraglichen Wort-/Bildkombination durch die neue Anmeldung für die Antragstellerin zu sperren oder zu beeinträchtigen, und das Zeichen trotz der Insolvenz der [X.] GmbH weiterhin wirtschaftlich zu nutzen oder gegen Entgelt durch eine andere Person seiner Wahl nutzen zu lassen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er moniert, dass die Markenabteilung 3.4 des [X.] die von ihm benannten Zeugen nicht gehört habe. Insbesondere wäre die Vernehmung des Zeugen [X.] zu den Umständen der Markenanmeldung vor Feststellung der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen einer [X.]keit in seiner Person geboten gewesen. Es sei nicht erwiesen, dass die durch den Insolvenzverwalter übertragene Marke überhaupt zur Insolvenzmasse gehört habe und wirksam auf die Antragstellerin übertragen worden sei. Beide Brüder hätten nicht gewusst, dass die Domain www.t...-s... .de und Marke 2 096 122 zur Insolvenzmasse gehören. [X.] habe bei Anmeldung der angegriffenen Marke weder von der Übertragung der Marke 2 096 122 durch den Insolvenzverwalter, noch von einer Benutzungsabsicht der Antragstellerin für diese Marke oder von der eigenen Markenanmeldung 30 526 256 der Antragstellerin gewusst. Er habe die neue Marke angemeldet, als er bemerkt habe, dass der Insolvenzverwalter die alte Marke nicht verlängert habe, um seinem Bruder mit Blick auf die Darlehensschuld zu ermöglichen, die Marke [X.]… entgeltlich zu überlassen. [X.] sei inzwischen Angestellter eines Reiseveranstalters.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Antragstellerin hat sich im Beschwerdeverfahren bislang nicht geäußert.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten des [X.] [X.]. 305 16 492.3/39 und [X.] Lö Bezug genommen. Mit Beschluss vom 10.2.2010 hat der Senat dem Markeninhaber Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt und festgestellt, dass die Beschwerde als rechtzeitig erhoben gilt.

Die Beschwerde des Markeninhabers und Antragsgegners ist zulässig. Nach Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr mit Beschluss des [X.] vom 10.2.2010 gilt seine Beschwerde als rechtzeitig erhoben.

Sie ist jedoch unbegründet, weil die Markenstelle im Ergebnis zu Recht von einer [X.]keit des Anmelders [X.] im Sinne von §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] ausgegangen ist.

Beweisbelastet für die Umstände einer bösgläubigen Anmeldung ist der Antragsteller ([X.], 146, 151 – [X.]; [X.], 58, 59 – [X.]; BPatGE 20, 250, 258 – [X.]; [X.], 833, 835 – digital). [X.] im Sinne von §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] ist ein Anmelder, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, 95 = [X.].[X.] 1994, Sonderheft, 89). Wer ein Zeichen als Marke anmeldet, handelt allerdings nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] kann jedoch erfüllt sein, wenn der [X.] in Kenntnis eines schutzwürdigen [X.] des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des [X.] des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (sog. Sperrmarke). [X.] handelt auch ein Zeichenanmelder, der die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einsetzt ([X.], 1032 [1034] = WRP 2000, 1293 [X.] 2000; [X.], 581 [582] = WRP 2005, 881 [X.]; [X.], 414 [417] [X.] Schaumgebäck; [X.], 230 RdNr. 18 = [X.], 160 [X.]; [X.], [X.], 621 = [X.], 785 RdNr. 21 [X.], [X.]. m. w. Nachw.). [X.] der Anmelder die (dort für ein Arzneimittel angemeldete) Marke nicht selbst benutzen, sondern lässt er sie sich in der Erwartung, der Hersteller des Arzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung seines Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, auf Kosten des Arzneimittelherstellers - sei es durch Verkauf oder Lizenzierung des [X.]eiligen Markenrechts - daraus Gewinn zu ziehen, handelt auch er den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] (vgl. [X.] GRUR 2009, 780, [X.]. 24 - [X.] w. N.; BPatG 25 W (pat) 151/09 – [X.], veröffentlicht in juris).

Ob [X.] mit der Anmeldung der angegriffenen Marke das Ziel verfolgt hat, den Besitzstand der Antragstellerin als Vorbenutzerin zu stören oder die Absicht gehabt hat, für diese den Gebrauch der angemeldeten Bezeichnung sperren zu lassen, kann dahinstehen. Denn nach dem eigenen Vortrag des Markeninhabers hat der inzwischen bei einem Reiseveranstalter abhängig beschäftigte [X.] die angegriffene Marke nicht selbst benutzen wollen, sondern sie in der Erwartung eintragen lassen, [X.]…, der den Geschäftsbetrieb der insolventen [X.] GmbH fortführte, könne die Marke in Zukunft zur Kennzeichnung seines Geschäftsbetriebs - unter Verwendung der Firmenbezeichnungen "[X.]" und "[X.] e. K." - benötigen, damit sein Bruder auf Kosten des [X.]… durch Lizenzierung des Markenrechts daraus Gewinn ziehen könnte und er selbst auf diese Weise in der Lage wäre, seinem Bruder einen Teil jener Darlehenssumme zurückzugewähren, die dieser angeblich der [X.] GmbH zur Verfügung gestellt hat. Damit hat er den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] gehandelt (vgl. [X.] GRUR 2009, 780, [X.]. 24 - [X.] w. N.; BPatG 25 W (pat) 151/09 – [X.], veröffentlicht in juris).

Das Ansinnen [X.], seinen Bruder finanziell zu unterstützen, beinhaltete zugleich die Absicht, [X.]…, der an den Markeninhaber Zahlungen leisten sollte, finanziell zu benachteiligen. Dem Vortrag des Markeninhabers zufolge war bereits im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an [X.]… geplant. Dessen Interesse an einem Erwerb der Markenrechte konnte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet werden, dass dieser infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der Kennzeichnung "[X.] Transfer Verbund System" gehindert werden könnte. Wie [X.] bei Anmeldung der Marke 305 16 402 gewusst hat, war die Marke 2 096 122 bereits damals mangels Verlängerung zu löschen. Nach ihrer bevorstehenden Löschung wäre die von [X.]… in Fortführung der [X.] GmbH verwendete Kennzeichnung "[X.] Transfer Verbund System" ungeschützt gewesen.

Die für die Dienstleistung "straßengebundene Personenbeförderung" angemeldete, angegriffene Wort-/Bildmarke enthält sowohl die für "Transfer Verbund System" stehende Buchstabenkombination "[X.]" als auch diese in einem Balken darunter ausgeschriebene Wortfolge. Im Anmeldezeitpunkt am 18.03.2005 hat [X.]… diese Buchstabenkombination benutzt. Er hat, wie auch das [X.] in seinem Urteil vom 21.03.2007 im Rechtsstreit [X.]. 9 [X.] (vorgehend [X.]. [X.], [X.]) festgestellt hat, die [X.] GmbH fortgeführt. Am 03.03.2005 hat er nach Übernahme des Kundenstammes unter "[X.], [X.] e. K." firmiert, die später ab 01.04.2005 von der Antragstellerin verwendete Homepage "t…-s… .de" genutzt und sich dort als "neuer Betreiber" (der vormaligen [X.]) ausgegeben. Bis zu ihrer Löschung hat er auch die mit Ausnahme fehlender Farbigkeit und des fehlenden, im Kontext der Personenbeförderung beschreibend wirkenden Wortes "[X.]" mit dem angegriffenen Zeichen identische Marke 2 096 122 genutzt, wobei die Dienstleistung der angegriffenen Marke "[X.]" die für die Marke 2 096 122 eingetragene Dienstleistung "Transport von Personen" mit umfasst.

Diese Umstände sind [X.] nach dem Vortrag des heutigen Markeninhabers im Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen. Dieser hat [X.] in seinem Schriftsatz vom 02.07.2007 als Zeugen dafür benannt, dass

Angesichts dessen bedarf es entgegen der Auffassung des Markeninhabers keiner Beweisaufnahme. Denn der Zeuge [X.], dessen Vernehmung der Markeninhaber begehrt, ist von ihm zum Beweis eines zwischen den Parteien im hiesigen kontradiktorischen Löschungsverfahren unstreitigen [X.] benannt worden, welcher - wenn auch aus anderen Gründen als den von der Markenstelle angenommenen - die Tatbestandsvoraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] erfüllt.

Weil die Markenstelle im Ergebnis zu Recht von einer [X.]keit des Anmelders [X.] im Sinne von §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] im Anmeldezeitpunkt ausgegangen ist und die Löschung der [X.] angeordnet hat, war der Beschwerde des Markeninhabers der Erfolg zu versagen.