Bundesgerichtshof, Beschluss vom 15.10.2015, Az. I ZB 44/14

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 26. September 2006 die am 31. März 2006 angemeldete Wortmarke Nr. 306 21 552

Der Antragsteller hat beim [X.] die Löschung der Marke mit der Begründung beantragt, sie sei böswillig angemeldet worden.

Die Markeninhaberin war Geschäftsführerin der "[X.]". Diese hatte von der "[X.]" mit Pachtvertrag vom 1. Oktober 2001 als "[X.]" bezeichnete Räume eines in [X.] belegenen [X.] gepachtet. In dem Pachtvertrag heißt es:

Das als "[X.]" bezeichnete [X.] öffnete im Mai 2002. [X.] fielen Pächterin und Verpächterin in Insolvenz. Das Pachtverhältnis wurde im Mai 2005 beendet. Im August 2005 erfolgte eine Ausschreibung für die Wiedereröffnung des "[X.]". Die [X.]., vertreten durch die Markeninhaberin als Geschäftsführerin, bewarb sich erfolglos um den Pachtvertrag. Am 31. März 2006 meldete die Markeninhaberin die Streitmarke an. Das "[X.]" wurde am 12. Dezember 2007 wiedereröffnet und wird seitdem von der "[X.] GmbH & Co. KG" betrieben.

Das [X.] hat die Löschung der Marke angeordnet. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben ([X.], [X.], 780). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Antragsteller beantragt.

II. Das [X.] hat angenommen, es liege der [X.] der [X.]en Markenanmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 [X.]) vor. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Die Markeninhaberin habe mit der Markenanmeldung in einen schutzwürdigen fremden Besitzstand mit dem Ziel seiner Störung eingegriffen.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke am 31. März 2006 habe ein schutzwürdiger Besitzstand der "[X.]" an der als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs nach § 5 Abs. 2 Satz 1 [X.] geschützten Kennzeichnung "[X.]" für eine Einrichtung mit [X.]ebetrieb, Saunabetrieb, Wellness, Liquid Sound nebst Kunst- und Kulturprogramm in [X.] bestanden. Da die "[X.]" mit dem Pachtvertrag vom 1. Oktober 2001 nicht nur die Räume, sondern auch den [X.]ebetrieb und seine Bezeichnung als "[X.]" verpachtet habe, sei ihr der wettbewerbliche Besitzstand an der betreffenden Bezeichnung zugewachsen. Das Recht an der Geschäftsbezeichnung habe im Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke fortbestanden. Der Geschäftsbetrieb habe zwar ab Mitte 2004 insolvenzbedingt geruht. Er sei jedoch nicht endgültig aufgegeben worden. Vielmehr sei aus der Ausschreibung im August 2005 die Absicht zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs erkennbar geworden.

Die Markeninhaberin habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke hinreichende Kenntnis von dem fremden schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung "[X.]" gehabt. Sie habe die Marke mit dem Ziel einer Störung dieses Besitzstandes angemeldet. Das ergebe sich daraus, dass sie die Marke angemeldet habe, nachdem klar geworden sei, dass sie bzw. die von ihr geführten Gesellschaften bei der anstehenden Neuverpachtung des "[X.]" nicht zum Zuge kommen würden. Das Angebot identischer oder ähnlicher Dienstleistungen unter identischer Bezeichnung würde eine massive Beeinträchtigung des Besitzstandes an der Geschäftsbezeichnung darstellen. Ein die Böswilligkeit [X.] schützenswertes Interesse der Markeninhaberin an der Eintragung der Streitmarke bestehe nicht.

Der Umstand, dass die Geschäftsbezeichnung nur räumlich begrenzt - in [X.] - benutzt worden sei, stehe der Löschung der Streitmarke, die Schutz für die gesamte [X.] genieße, wegen böswilliger Anmeldung nicht entgegen.

III. [X.] hat Erfolg.

1. Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] böswillig angemeldet worden ist. Für die Prüfung der Böswilligkeit hat das [X.] zu Recht den Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde gelegt.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] ist bei der Prüfung des [X.] der [X.]en Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. [X.] (Art. 52 Abs. 1 Buchst. [X.]) auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen ([X.], Urteil vom 11. Juni 2009 - [X.]/07, [X.]. 2009, [X.] = [X.], 763 Rn. 35 - [X.]/[X.]). Auch bezüglich der Auslegung des Art. 4 Abs. 4 Buchst. g [X.] hat der Gerichtshof der [X.] ausgeführt, dass es für die Beurteilung der Bösgläubigkeit auf den Anmeldezeitpunkt ankommt ([X.], Urteil vom 27. Juni 2013 - [X.]/12, [X.], 919 Rn. 36 = [X.], 1166 - [X.]/Beschwerdeausschuss).

Soweit der Senat bisher bezüglich des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.], der der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 Buchst. d [X.] dient, den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der Marke für maßgeblich gehalten hat (vgl. [X.], Beschluss vom 2. April 2009 - [X.], [X.], 780 Rn. 11 = [X.], 820 - [X.]), hält er daran nicht fest (vgl. [X.], Beschluss vom 18. April 2013 - [X.], [X.], 1143 Rn. 15 = [X.], 1478 - Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - [X.]/12, [X.], 483 Rn. 21 = [X.], 438 - test).

2. Die Beurteilung des [X.]s, die Markeninhaberin habe die Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] böswillig angemeldet, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist von einer Böswilligkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das [X.] knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG aF oder § 826 BGB unter Geltung des [X.] an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] aF heranzuziehen ([X.], Beschluss vom 30. Oktober 2003 - [X.], [X.], 510, 511 = [X.], 766 - [X.]; [X.], [X.], 780 Rn. 11 - [X.]; [X.], Beschluss vom 24. Juni 2010 - [X.], [X.], 1034 Rn. 13 = [X.], 1399 - [X.]). Sie gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 [X.] und der Einführung des Eintragungshindernisses der böswilligen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] weiter, weil die für die böswillige Markenanmeldung bestehenden Maßstäbe hierdurch nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung des [X.] eines Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 f.).

Eine böswillige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der [X.] in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder aber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einsetzt (vgl. [X.], [X.], 780 Rn. 13 - [X.]; [X.], 1034 Rn. 13 - [X.]; [X.], Beschluss vom 27. Oktober 2011 - [X.], [X.], 429 Rn. 10 = [X.], 555 - [X.]; zu § 4 Nr. 10 UWG vgl. [X.], Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 - [X.], [X.], 621 Rn. 21 = [X.], 785 - [X.]; Urteil vom 26. Juni 2008 - [X.], [X.], 917 Rn. 20 = [X.], 1319 - [X.]; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b [X.] vgl. [X.], [X.], 763 Rn. 53 - [X.]/[X.]). Als böswillig kann danach eine Markenanmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. [X.], [X.], 763 Rn. 44 - [X.]/[X.]; [X.], Urteil vom 23. November 2000 - [X.], [X.], 242, 244 = [X.], 160 - Classe E; [X.], [X.], 429 Rn. 10 - [X.]).

b) Es kann offenbleiben, ob nach diesen Grundsätzen - wie das [X.] angenommen hat - die Markeninhaberin mit der Markenanmeldung böswillig in einen schutzwürdigen Besitzstand der "[X.]" an der Bezeichnung "[X.]" eingegriffen hat. Die hier in Rede stehende Bezeichnung "[X.]" genießt nach den Feststellungen des [X.]s als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 [X.] lediglich einen räumlich auf [X.] beschränkten Schutz. Ein böswilliger Eingriff in einen Besitzstand, dem nur ein räumlich begrenzter Schutz zukommt, rechtfertigt entgegen der Ansicht des [X.]s grundsätzlich nicht die Löschung der Eintragung einer Marke, die Schutz für das gesamte Gebiet der [X.] beansprucht.

Gemäß § 12 [X.] kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne von § 5 [X.] erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der [X.] zu untersagen (zur Gemeinschaftsmarke vgl. Art. 111 Abs. 1 und 3 [X.]). Danach besteht ein Löschungsanspruch nur, wenn der Inhaber des älteren Rechts berechtigt ist, die Benutzung der Marke im gesamten Gebiet der [X.] zu untersagen. Diese Bestimmung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 [X.] auch nur in einem Teilgebiet der [X.] bestehen können (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, [X.]). Sie beruht auf der Erwägung, dass es unverhältnismäßig wäre, wenn der Inhaber eines räumlich begrenzten Rechts die - mangels geographischer Teilbarkeit eingetragener Marken nur für das [X.] insgesamt mögliche - Löschung einer jüngeren Registermarke beanspruchen könnte (vgl. [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 12 Rn. 3 und 6; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 12 Rn. 17).

Desgleichen wäre es unverhältnismäßig, wenn nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] die Löschung einer im gesamten Inland geschützten Marke verlangt werden könnte, deren Anmeldung lediglich im Blick auf die mit der Eintragung beabsichtigte Störung des schutzwürdigen Besitzstandes an einem räumlich begrenzten Recht böswillig ist. Die Löschung einer im gesamten Inland geschützten Marke wegen böswilliger Markenanmeldung kann daher nicht allein im Blick auf die Beeinträchtigung eines räumlich beschränkten Rechts verlangt werden (vgl. [X.], Urteil vom 29. April 2004 - [X.], [X.], 790, 792 f. = [X.], 1032 - Gegenabmahnung; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 8 Rn. 699; aA nunmehr [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 8 Rn. 878). Der Umstand, dass derjenige, der einen rechtlich ungeschützten Besitzstand erworben hat, danach besser gegen Böswilligkeit geschützt sein kann als derjenige, der ein räumlich beschränktes Schutzrecht erworben hat, führt entgegen der Ansicht des [X.]s zu keiner abweichenden Beurteilung. Für den Schutz gegen eine böswillige Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] kommt es nicht auf die Frage an, ob der Besitzstand zeichenrechtlich geschützt ist, sondern darauf, ob die räumliche Ausdehnung des schutzwürdigen Besitzstandes es rechtfertigt, die Marke mit Wirkung für das gesamte Inland zu löschen. Das ist bei einem räumlich beschränkten Besitzstand auch dann nicht der Fall, wenn dieser zeichenrechtlichen Schutz genießt.

Der Inhaber der räumlich beschränkten Zeichenrechte ist gegenüber dem Inhaber der im Blick auf diese Rechte böswillig angemeldeten Marke damit nicht schutzlos gestellt. Er kann im Falle einer Zeichenkollision dem Verlangen des Markeninhabers, die Nutzung des Zeichens innerhalb seines räumlich beschränkten Geltungsbereichs zu unterlassen, die Einrede wettbewerbswidriger Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG entgegenhalten (vgl. [X.], [X.], 917 Rn. 19 - [X.]; [X.] in [X.]/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 4 Rn. 10.85). Entsprechend kann die Nutzung der böswillig angemeldeten Marke im räumlichen Geltungsbereich des Zeichens wettbewerbsrechtliche Ansprüche seines Inhabers wegen unlauterer gezielter Behinderung nach § 4 Nr. 10 UWG begründen. Die räumliche Beschränkung des Unternehmenskennzeichens wirkt sich hierbei - nicht anders als bei der markenrechtlichen Geltendmachung räumlich beschränkter Zeichenrechte (vgl. dazu [X.], Urteil vom 22. Juli 2004 - [X.], [X.], 262, 263 = [X.], 228 - soco.de; Urteil vom 28. Juni 2007 - [X.], [X.]Z 173, 57 Rn. 29 - [X.]; Urteil vom 6. November 2013 - [X.], [X.], 506 Rn. 23 = [X.], 584 - [X.]) - als materiell-rechtliche Begrenzung des Anspruchsumfangs aus. Der Grundsatz, dass wettbewerbsrechtliche Ansprüche ohne Rücksicht auf ein räumlich beschränktes Tätigkeitsgebiet des Gläubigers bundesweit bestehen (vgl. [X.], Urteil vom 10. Dezember 1998 - [X.], [X.], 509, 510 = [X.], 421 - Vorratslücken; Urteil vom 29. Juni 2000 - [X.], [X.], 907, 909 = [X.], 1258 - Filialleiterfehler), gilt hier nicht (zu § 4 Nr. 11 UWG vgl. [X.], Urteil vom 14. Februar 2008 - [X.], [X.]Z 175, 238 Rn. 28 - [X.]). Aus diesem Grunde scheidet auch ein außerkennzeichenrechtlicher Anspruch auf Löschung der [X.] angemeldeten Marke gemäß §§ 8, 3, 4 Nr. 10 UWG (vgl. [X.], Urteil vom 30. Januar 2014- I ZR 107/10, [X.], 385 Rn. 23 = [X.], 443 - [X.], mwN) aus.

3. Die Entscheidung des [X.]s ist daher aufzuheben, und die Sache ist an das [X.] zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]).