Bundesgerichtshof, Beschluss vom 15.10.2015, Az. I ZB 69/14

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 17. März 2011 die Wortmarke Nr. 30 2010 068 486

Der Antragsteller hat beim [X.] die Löschung der Eintragung der Marke mit der Begründung beantragt, sie sei nicht unterscheidungskräftig und zudem böswillig angemeldet worden.

Das [X.] hat die Löschung der Marke angeordnet. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben ([X.], [X.], 71). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Antragsteller beantragt.

II. Das [X.] ist vom Vorliegen des Löschungsgrundes der böswilligen Markenanmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 [X.]) ausgegangen und hat dazu ausgeführt:

Die Markeninhaberin habe die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd einsetzen wollen. Sie habe eine Reihe von Wortmarken wie etwa "[X.]", "Küchenfee", "Albglück", "Junges Gemüse", "[X.]", "[X.]" angemeldet, die andere Hersteller von [X.] an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke hindern sollten. Die Markeninhaberin sei eigenem Bekunden zufolge nach ihr gegenüber erfolgten Abmahnungen aus anderen Marken, die sie bei der Verwendung ihrer Dekore behindert hätten, auf den Gedanken der Anmeldung zahlreicher Marken gekommen. Es sei zwar verständlich und grundsätzlich nicht zu missbilligen, dass sie mit der Anmeldung der Marke "[X.]" eine dekorative Nutzung gegen Angriffe Dritter verteidigen wolle. Dass sich die Markeninhaberin ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt gesehen habe, berechtige sie aber nicht, ihrerseits mittels des Markenrechts weitere Marktteilnehmer zu behindern.

Sie sei mit zwei Abmahnungen gegen Wettbewerber vorgegangen, die [X.] mit der Aufschrift "[X.]" vertrieben hätten. Auch wenn es sich nach dem Dafürhalten der Markeninhaberin um markenmäßigen Gebrauch gehandelt habe, seien die Beweggründe der Abmahnungen gleichwohl rechtsmissbräuchlich. Es liege insoweit kein markenmäßiger, sondern rein dekorativer Gebrauch vor. Die mit diesen Abmahnungen befassten [X.] hätten wegen der Verwendung in der Angebotszeile eines Internet-Angebots zwar einen markenmäßigen Gebrauch angenommen, zugleich aber ausgeführt, dass der Begriff auf der [X.] selbst nur dekorativ verwendet werde. Auch wenn diese Abmahnvorgänge daher rechtmäßig gewesen seien, nutze die Markeninhaberin den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt. Dies entspreche keinem markenrechtlich gebilligten Zweck.

Die Markeninhaberin habe auch nicht vorgetragen, die bisher lediglich dekorativ genutzte Marke in Zukunft markenmäßig verwenden zu wollen. In ihrem Online-Shop verwende sie ausschließlich die Zeichen "[X.]" und ein Kleeblatt markenmäßig. Die Markeninhaberin habe damit zu erkennen gegeben, die Bezeichnung "[X.]" dauerhaft allein dekorativ verwenden zu wollen.

Ob der Marke darüber hinaus die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] erforderliche Unterscheidungskraft fehle, könne offenbleiben.

III. [X.] hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.].

1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. [X.], Beschluss vom 6. Juli 1995 - [X.], [X.]Z 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - [X.], [X.]Z 182, 325 Rn. 14 - Legostein; Beschluss vom 10. Juli 2014 - [X.], [X.], 872 Rn. 8 = [X.], 1062 - Gute Laune Drops).

2. Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit unter anderem dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] böswillig angemeldet worden ist. Für die Prüfung der Böswilligkeit hat das [X.] zu Recht den Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde gelegt.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] ist für die Prüfung des [X.] der bösgläubigen Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. [X.] (Art. 52 Abs. 1 Buchst. [X.]) ebenso wie für die Beurteilung der Bösgläubigkeit im Sinne des Art. 4 Abs. 4 Buchst. g [X.] auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke abzustellen ([X.], Urteil vom 11. Juni 2009 - [X.]/07, [X.]. 2009, [X.] = [X.], 763 Rn. 35 - [X.]/[X.]; Urteil vom 27. Juni 2013 - [X.]/12, [X.], 919 Rn. 36 = [X.], 1166 - [X.]/Beschwerdeausschuss).

Soweit der Senat bislang bezüglich des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.], der der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 Buchst. d [X.] dient, den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der Marke für maßgeblich gehalten hat (vgl. [X.], Beschluss vom 2. April 2009 - [X.], [X.], 780 Rn. 11 = [X.], 820 - [X.]), hält er an dieser Rechtsprechung nicht fest (vgl. [X.], Beschluss vom 18. April 2013 - [X.], [X.], 1143 Rn. 15 = [X.], 1478 - Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - [X.]/12, [X.], 483 Rn. 22 = [X.], 438 - test).

Dass der Zeitpunkt der Markenanmeldung für die Beurteilung der Böswilligkeit maßgeblich ist, schließt - wie das [X.] mit Recht angenommen hat - eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 8 Rn. 848).

3. Die Beurteilung des [X.]s, die Markeninhaberin habe die Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] böswillig angemeldet, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist von der Böswilligkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das [X.] knüpft an die unter der Geltung des [X.] ergangene Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG aF oder § 826 BGB an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] aF heranzuziehen ([X.], Beschluss vom 30. Oktober 2003 - [X.], [X.], 510, 511 = [X.], 766 - [X.]; [X.], [X.], 780 Rn. 11 - [X.]; [X.], Beschluss vom 24. Juni 2010 - [X.], [X.], 1034 Rn. 13 = [X.], 1399 - [X.]). Sie gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 [X.] und der Einführung des Eintragungshindernisses der böswilligen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] weiter, weil hierdurch die für die böswillige Markenanmeldung bestehenden Maßstäbe nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung des [X.] eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 f.).

Eine böswillige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der [X.] in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der [X.] die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einsetzt (vgl. [X.], [X.], 780 Rn. 13 - [X.]; [X.], 1034 Rn. 13 - [X.]; [X.], Beschluss vom 27. Oktober 2011 - [X.], [X.], 429 Rn. 10 = [X.], 555 - [X.]; zu § 4 Nr. 10 UWG vgl. [X.], Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 - [X.], [X.], 621 Rn. 21 = [X.], 785 - [X.]; Urteil vom 26. Juni 2008 - [X.], [X.], 917 Rn. 20 = [X.], 1319 - [X.]; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b [X.] vgl. [X.], [X.], 763 Rn. 53 - [X.]/[X.]). Als bösgläubig kann danach eine Markenanmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. [X.], [X.], 763 Rn. 44 - [X.]/[X.]; [X.], Urteil vom 23. November 2000 - [X.], [X.], 242, 244 = [X.], 160 - Classe E; [X.], [X.], 429 Rn. 10 - [X.]).

b) Von diesen Grundsätzen ist auch das [X.] ausgegangen. Seine Beurteilung, die Markeninhaberin habe die Marke in der Absicht eintragen lassen, ihre Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einzusetzen, hält der rechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand. Zu Unrecht hat das [X.] die Annahme der Böswilligkeit auf den fehlenden Benutzungswillen der Markeninhaberin (dazu [X.]) und ihr Vorgehen gegen Wettbewerber (dazu [X.]) gestützt.

aa) Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht die Annahme des [X.]s, es fehle an einer Absicht der Markeninhaberin zur markenmäßigen Benutzung des eingetragenen Zeichens.

(1) Das [X.] hat angenommen, die bisherige Verwendung des Zeichens "[X.]" durch die Markeninhaberin auf Waren sei bloß dekorativ; insoweit sei der Bewertung durch das [X.] beizutreten. Das [X.] hat weiter ausgeführt, die Markeninhaberin habe in ihrem Online-Shop lediglich die Zeichenfolge "[X.]" und ein Kleeblatt-Zeichen markenmäßig benutzt, nicht aber das Wort "[X.]", bei dem es sich nur um ein dekoratives Element handele.

(2) Dieser Beurteilung liegen keine hinreichenden Feststellungen zugrunde.

Die markenmäßige Benutzung ist eine Rechtsfrage, deren Feststellung weitgehend von tatsächlichen Feststellungen zum Verkehrsverständnis abhängt und daher im Wesentlichen der Beurteilung des Tatrichters obliegt. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob alle wesentlichen Umstände berücksichtigt sind und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr., vgl. nur [X.], Urteil vom 4. Februar 2010 - [X.], [X.], 835 Rn. 24 = [X.], 1165 - POWER BALL; Beschluss vom 9. Juli 2015 - [X.]/13, [X.], 1012 Rn. 25 = [X.], 1108 - [X.], mwN).

Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. [X.], Urteil vom 12. November 2002 - [X.]/01, [X.]. 2002, [X.] = [X.], 55 Rn. 51 ff. - [X.]; [X.], Urteil vom 30. April 2008 - [X.], [X.], 793 Rn. 15 = [X.], 1196 - Rillenkoffer; [X.], Urteil vom 14. Januar 2010 - [X.], [X.], 838 Rn. 19 = [X.], 1043 - DDR-Logo).

Der Annahme des [X.]s, es fehle am Benutzungswillen der Markeninhaberin, liegen keine hinreichenden tatsächlichen Feststellungen zugrunde. Bezogen auf die von der Markeninhaberin geltend gemachte Benutzung durch Anbringung des Zeichens auf Waren erschöpfen sich die Feststellungen des [X.]s in der pauschalen Bezugnahme auf die Bewertung des [X.]s, die die Annahme fehlenden markenmäßigen Gebrauchs nicht trägt. Eine im Rechtsbeschwerdeverfahren nachvollziehbare Würdigung der von der Markeninhaberin vorgetragenen Benutzungsformen hat das [X.] nicht vorgenommen. Das [X.] hat ferner den Vortrag der Markeninhaberin nicht gewürdigt, das Zeichen nicht nur auf den Waren selbst, sondern auch in der jeweiligen Angebotszeile im Internet-Angebot "[X.]laden" verwendet zu haben.

bb) Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter mit Recht die Annahme des [X.]s, das bisherige Vorgehen der Markeninhaberin gegen Wettbewerber indiziere die Böswilligkeit der Anmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.].

(1) Das [X.] hat angenommen, die Markeneintragung ziele darauf, andere Hersteller von [X.] an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke zu hindern. Die Markeneintragung sei erster Teilakt eines im Hinblick auf die spätere Ausübung des Monopolrechts insgesamt unlauteren Einsatzes. Die Markeninhaberin sei bereits gegen zwei Wettbewerber markenrechtlich vorgegangen, die das Markenwort auf [X.] lediglich dekorativ verwendet hätten. Die Ansprüche der Markeninhaberin seien zwar nach Auffassung der mit ihnen befassten Gerichte wegen der Verwendung des Markenworts in der Angebotszeile der jeweils beanstandeten Internet-Auftritte begründet gewesen. Jedoch entspreche das Vorgehen der Markeninhaberin, den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt auch rein dekorativen Gestaltungen entgegenzuhalten, keinem markenrechtlich gebilligten Zweck.

(2) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand. Die Feststellungen des [X.]s tragen seine Annahme nicht, die Markeneintragung habe zweckfremd als Mittel des [X.]kampfs eingesetzt werden sollen.

Ein Verhalten ist erst dann als böswillig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] anzusehen, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des [X.] hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen [X.] gerichtet ist (vgl. [X.], Urteil vom 20. Januar 2005 - [X.], [X.], 581, 582 = [X.], 881 - [X.]; Urteil vom 11. Januar 2007 - [X.], [X.], 800 Rn. 23 = [X.], 951 - Außendienstmitarbeiter; [X.], [X.], 621 Rn. 32 - [X.]).

Die vom [X.] zum Nachteil der Markeninhaberin herangezogene Rechtsverfolgung gegenüber Wettbewerbern im Vertrieb von [X.] rechtfertigt nicht die Bewertung, die Markeninhaberin habe ihre Marke zweckfremd im Wettbewerb eingesetzt. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass das [X.] die von der Markeninhaberin beanstandete Verwendung des Zeichens auf [X.] als rein dekorativ, also nicht markenmäßig angesehen hat. Der Umstand, dass eine Marke auch gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt werden kann, begründet ohne weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten noch nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung. Ein solcher Einsatz der Marke entspricht zwar, wie vom [X.] ausgeführt, nicht dem Zweck des Markenrechts; dieses gewährt jedoch dem Markeninhaber in einem solchen Fall auch keine Ansprüche. Im Hinblick darauf, dass sich die Abgrenzung von markenmäßigem und rein dekorativem Gebrauch im Einzelfall als schwierig erweisen kann und der Markeninhaber in entsprechenden Fällen gegebenenfalls mit dem [X.] rechnen muss, ist der [X.] ohne das Hinzutreten weiterer Umstände nicht gerechtfertigt. Fehlt es an solchen Umständen, bewirkt auch ein etwaiger Einschüchterungseffekt, den das [X.] der markenrechtlichen Inanspruchnahme von Wettbewerbern zuschreibt, keine über den zweckentsprechenden Einsatz des Monopolrechts hinausgehende Behinderung.

Der Markeninhaberin kann vorliegend auch nicht zur Last gelegt werden, die Monopolisierung allgemein gebräuchlicher Begriffe beabsichtigt zu haben. Sofern nicht besondere Umstände gegeben sind, rechtfertigt dies nicht die Annahme einer böswilligen Anmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.]. Die [X.] einer Marke, hinsichtlich derer nicht die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 [X.] bestehen, ist gerade rechtmäßiger Zweck ihrer Eintragung (vgl. [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 8 Rn. 310). Ob das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] besteht, hat das [X.] bisher nicht geprüft. Auch der Umstand, dass die Markeninhaberin eine Vielzahl von Marken angemeldet hat, kann den [X.] nicht begründen, wenn nicht weitere Umstände hinzutreten (vgl. [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 [X.] Rn. 45). Solche besonderen Umstände, die die Markeneintragung als böswillig erscheinen ließen, sind vorliegend weder festgestellt noch sonst ersichtlich.

4. Nach allem ist die Entscheidung des [X.]s aufzuheben und die Sache an das [X.] zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]).