Bundesgerichtshof, Beschluss vom 18.04.2013, Az. I ZB 71/12

I. Die Anmelderin hat am 25. September 2007 beim [X.] die Eintragung der Wortfolge

Die Markenstelle des [X.]s hat die Anmeldung am 17. August 2009 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben ([X.], [X.], 383).

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.

II. Das [X.] hat angenommen, die angemeldete Wortfolge sei nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Es hat hierzu ausgeführt:

Der Wortfolge „Aus Akten werden Fakten“ könne in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht schon von Haus aus jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die Wortfolge habe jedoch ihre von Haus aus bestehende Unterscheidungskraft verloren, weil sie zum maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung über ihre Eintragung im hier betroffenen Bereich des IT-gestützten [X.] als Werbespruch verwendet und vom angesprochenen Publikum daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als werbeübliche Anpreisung verstanden werde.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des [X.]s, bei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ausgeschlossen sei, sei auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen. Ist die Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] von der Eintragung ausgeschlossen, wird die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 [X.] zurückgewiesen und die Marke nach § 41 Satz 1 [X.] nicht in das Register eingetragen. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] eingetragen worden, wird die Eintragung gemäß § 50 Abs. 1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht.

2. Nach der bisherigen Rechtsprechung des [X.] ist allerdings sowohl im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 [X.]) als auch im [X.] (§ 50 Abs. 1 [X.]) bei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ausgeschlossen ist oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen (zum Eintragungsverfahren [X.], Beschluss vom 15. Januar 2009 - [X.], [X.], 411 Rn. 14 = [X.], 439 - [X.]; zum [X.] [X.], Beschluss vom 9. Juli 2009 - [X.], [X.], 138 Rn. 48 = [X.], 260 - Rocher-Kugel, mwN; vgl. zum [X.] [X.], Beschluss vom 13. Mai 1993 - [X.], [X.], 744, 745 - MICRO CHANNEL, mwN; vgl. weiter zum absoluten Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung [X.], Beschluss vom 27. April 2006 - [X.], [X.]Z 167, 278 Rn. 42 - [X.]; Beschluss vom 2. April 2009 - [X.], [X.], 780 Rn. 11 = [X.], 820 - [X.]; vgl. ferner [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 8 Rn. 15 und 18; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 37 Rn. 3, § 50 Rn. 5; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 8 Rn. 32; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 37 [X.] Rn. 18; [X.], Markenrecht, [X.], 2. Aufl., § 37 [X.] Rn. 4; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Rn. 574; Bingener in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., [X.] Rn. 282).

Das Abstellen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens statt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens wird vor allem damit begründet, dass es sich bei dem Eintragungsverfahren um ein auf schnelle Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen gerichtetes Registrierungsverfahren handelt, in dessen Rahmen für eingehende, langwierige Ermittlungen kein Raum ist ([X.], [X.], 744, 745 - MICRO CHANNEL; vgl. auch [X.], Beschluss vom 23. Mai 1984 - [X.], [X.]Z 91, 262, 270 - [X.]). Zwischen der Anmeldung des Zeichens und der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens könnten - insbesondere wenn gegen die Eintragungsentscheidung Rechtsbehelfe eingelegt würden - mehrere Jahre liegen. Wäre der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich, müssten bei der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens oft schwierige Ermittlungen zum Vorliegen von [X.] am Anmeldetag angestellt werden. Komme es dagegen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens an, könne das Vorliegen von [X.] schneller und zuverlässiger festgestellt werden (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO § 8 Rn. 15).

Der Anmelder muss nach dieser Ansicht sowohl im Eintragungsverfahren als auch im [X.] nach der Anmeldung des Zeichens und vor der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens entstandene Eintragungshindernisse - wie hier den Verlust der Unterscheidungskraft des Zeichens - gegen sich gelten lassen.

3. Nach der neueren Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] zur [X.] ist dagegen für die Prüfung eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. [X.] aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. [X.] nF) gestützten Antrags auf Nichtigerklärung allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ([X.], Beschluss vom 5. Oktober 2004 - [X.]/03, [X.]. 2004 - [X.] Rn. 37 bis 41 - [X.]/[X.] [BSS]; Beschluss vom 23. April 2010 - [X.]/09, [X.] 2010, 439 Rn. 41 bis 46 - [X.]/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. [X.] aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. [X.] nF) wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Art. 7 [X.] eingetragen worden ist. Gemäß Art. 7 Buchst. b [X.] sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach Ansicht des Gerichtshofs lässt sich nur mit dieser Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. [X.] aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. [X.] nF) vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert ([X.], [X.] 2010, 439 Rn. 47 bis 54 - [X.]/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Daraus folgt, dass auch für die Prüfung, ob die Anmeldung einer Marke gemäß Art. 38 Abs. 1 [X.] aF (Art. 37 Abs. 1 [X.] nF) zurückzuweisen ist, weil sie nach Art. 7 [X.] und insbesondere wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach Art. 7 Buchst. b [X.] von der Eintragung ausgeschlossen ist, allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist. Denn nur mit dieser Auslegung von Art. 38 Abs. 1 [X.] aF (Art. 37 Abs. 1 [X.] nF) lässt sich vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert.

Der Anmelder muss danach weder im Eintragungsverfahren noch im [X.] eine nach dem Zeitpunkt der Anmeldung eingetretene nachteilige Veränderung der Marke, wie den Verlust ihrer Unterscheidungskraft oder ihre Umwandlung in eine gebräuchliche Bezeichnung, gegen sich gelten lassen (vgl. [X.], [X.] 2010, 439 Rn. 53 - [X.]/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]).

4. Der Senat hält im Blick auf diese Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht an seiner bisherigen Rechtsprechung fest. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 [X.]) und im [X.] (§ 50 Abs. 1 [X.]) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen. Dafür spricht nicht nur das Interesse des Anmelders, durch die Dauer des [X.] keine Nachteile zu erleiden. Hinzu kommt das Interesse der Allgemeinheit an einer grundsätzlich einheitlichen Auslegung dieser miteinander übereinstimmenden Regelungen der [X.] einerseits und des Markengesetzes andererseits (vgl. [X.], GRUR 2011, 472, 477). Diese Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit sind - jedenfalls in ihrer Gesamtheit - höher zu bewerten als das Interesse an einer schnellen Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen.

5. Es ist keine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der [X.] nach Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV zu der Frage einzuholen, ob die Bestimmungen der [X.] dahin auszulegen sind, dass für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art. 3 Buchst. b [X.]L wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, allein der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich ist.

a) Eine Vorlage wäre ausgeschlossen, wenn der Gerichtshof diese Frage nicht entscheiden könnte. Nach Erwägungsgrund 6 Satz 1 [X.]L sollte es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Bei der Regelung des für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 [X.]) und im [X.] (§ 50 Abs. 1 [X.]) maßgeblichen Zeitpunkts könnte es sich um eine solche Verfahrensbestimmung handeln, auf die sich die [X.] nicht erstreckt (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO § 8 Rn. 16; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 37 Rn. 4, § 50 Rn. 6). Die Regelung könnte allerdings auch als eine von der [X.] erfasste sachlich-rechtliche Bestimmung anzusehen sein, weil sie den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke betrifft und die Verwirklichung des mit der Angleichung verfolgten Ziels nach Erwägungsgrund 8 Satz 1 [X.]L voraussetzt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten (vgl. [X.], GRUR 2011, 472, 476; vgl. weiter zur Feststellungslast [X.], Beschluss vom 22. Januar 2013 - 33 W [pat] 103/09, juris Rn. 116 ff.). Das kann aber offenbleiben.

b) Eine Vorlage ist schon deshalb nicht geboten, weil im Blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur [X.] jedenfalls kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass der Gerichtshof diese Frage bejahen würde (vgl. aber zur Frage, ob Art. 3 Abs. 3 Satz 1 [X.]L dahin auszulegen ist, dass es auch dann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke - und nicht auf den Zeitpunkt ihrer Eintragung - ankommt, wenn der Markeninhaber im Rahmen der Verteidigung gegen einen Antrag auf Ungültigerklärung der Marke geltend macht, dass die Marke jedenfalls über drei Jahre nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, [X.], Beschluss vom 22. Januar 2013 - 33 W [pat] 103/09, juris Rn. 97 ff.). Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, sind gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b [X.]L von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung. Diese Regelung, die durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 37 Abs. 1, § 41 Satz 1, § 50 Abs. 1 [X.] ins [X.] Recht umgesetzt worden ist, entspricht Art. 7 Buchst. b [X.] und Art. 38 Abs. 1, Art. 51 Abs. 1 Buchst. [X.] aF (Art. 37 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 Buchst. [X.] nF). Es ist daher nicht zweifelhaft, dass der Gerichtshof für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art. 3 Buchst. b [X.]L wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, ebenso wie für die entsprechende Prüfung bei Art. 7 Buchst. b [X.] allein den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens für maßgeblich erachten würde.

IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]).