Bundesgerichtshof, Urteil vom 21.06.2011, Az. X ZR 43/09

10. Zivilsenat | REWIS RS 2011, 5617

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Gegenstand

Patentrecht: Nichtigerklärung eines Patents bei Abwandlung eines technischen Aspekts des ursprünglich offenbarten Gegenstands zu einem Aliud - Integrationsmerkmal


Leitsatz

Integrationselement

Eine die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigende Abwandlung des ursprünglich offenbarten Gegenstands zu einem Aliud liegt nicht erst dann vor, wenn der patentierte Gegenstand dazu in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht (exklusives Aliud), sondern bereits dann, wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (Vergleiche BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung ).

Tenor

Die Berufung gegen das am 21. Januar 2009 verkündete Urteil des 4. Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1

Die Beklagte ist Inhaberin des [X.] 031 (Streitpatent), das am 6. September 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität der [X.] Gebrauchsmusteranmeldung 93 03 214 vom 5. März 1993 angemeldet worden ist und das die Beklagte mit ihrer Nichtigkeitsklage in erster Linie wegen [X.] über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung (unzulässige Erweiterung) und außerdem gestützt auf den [X.] mangelnder Patentfähigkeit angegriffen hat. Das Streitpatent umfasst fünf Patentansprüche, deren erster - mit durch Fettdruck, Streichungen und Setzung von Klammern kenntlich gemachten Abweichungen von den [X.] - lautet:

" Schaltungsa Anordnung zur Integration von EDV-Systemen bei der Benutzung von und Telefonanlagen, die an das öffentliche Telefonnetz ISDN angeschlossen sind, bestehend aus

den Telefonanlagen (2, 11, 13),

die über die Leitung (a)

und die intelligente [X.] (Telefonanlage) (3)

mit dem öffentlichen Telefonnetz (ISDN) (1)

mit [X.] ([X.] Identifikation), z.B. ISDN oder Euro-ISDN,

direkt verbunden sind,

dem [X.] (9)

dem [X.]-Server (10) und

einem Integrationselement (5),

das zwischen der intelligenten [X.] (Telefonanlage) (3) und den EDVA'n PC (4, 12, 14) angeordnet ist und

das aus

einem Rechnersystem (6)

aus einer Softwareschicht (7)

einem [X.] oder ISDN- oder Euro-ISDN-Verbindungselement (8) mit einer internen Software

besteht

und einmal

über das [X.] oder [X.] (8) mittels Leitung (b) von dem öffentlichen Telefonnetz mit [X.] (1), z.B. ISDN oder Euro-ISDN, über die intelligente [X.] (Telefonanlage) (3) Signale empfängt und Signale zurück an das öffentliche Telefonnetz mit [X.] (1) gibt

und zum anderen

über die Leitung (c)

das [X.] (9), das durch die Leitung (d) mit dem [X.]-Server (10) verbunden ist,

und über die Leitung (e) einen Datensatz, mit entsprechenden Informationen versehen,

an die EDVA'n PC (4, 12, 14) übergibt und den Datensatz der EDVA'n PC (4, 12, 14) wieder empfängt,

wobei

die Umwandlung der Signale in den Datensatz und umgekehrt

vom Integrationselement (5) durch das ein Rechensystem Rechnersystem (6),

welches an der intelligenten [X.] platziert ist

oder in der intelligenten [X.] platziert werden kann,

durch eine Softwareschicht (7) und durch ein [X.]Verbindungselement (8) mit einer internen Software vorgenommen wird.,

wobei

die Softwareschicht (7) und das Verbindungselement (8) mit der internen Software integrierter Bestandteil des [X.]-Servers (10) sein kann,

dass das Integrationselement (5) mittels Rechnersystems (6), der Softwareschicht (7) und dem Verbindungselement (8) und dessen Wirkverbindung mit den EDV-Systemen und Telefonanlagen Rufnummern aus der [X.] der [X.] bereitstellt,

dass alle Einrichtungen der intelligenten [X.]

die rufnummern- und leitungsorientiert definiert sind,

durch das Integrationselement (5) erreichbar und

interne Rufnummern permanent überwachbar sind und

bei [X.] von diesem gemeldet werden

dass (wobei) das Integrationselement eine bestimmte Kennung für die Identifikation, welche durch das öffentliche Telefonnetz geliefert wird, an einen oder mehrere Teilnehmer routet, so dass an zwei oder mehreren Bildschirmen der [X.] angezeigt werden können,

dass mittels des [X.] (5) alle über dieses Element integral verbundenen Teilnehmer

erkennbar,

dem [X.]-Server (10) zur Archivierung zuführbar sind und

auswertbar zur Verfügung stehen

und dass jeder gerufene Teilnehmer unter Zuordnung seiner Identifikation jederzeit an einer beliebigen Station erreichbar ist, indem er sich an einer beliebigen Station im [X.] (9) unter seiner Identifikation anmeldet."

2

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat das Streitpatent durch Beigabe einer Beschränkungserklärung zu Patentanspruch 1 verteidigt, derzufolge dieser eine unzulässige Erweiterung darstellt, aus welcher Rechte nicht hergeleitet werden können, soweit er über folgende Fassung von Anspruch 1 hinausgeht, an die sich die erteilten Patentansprüche 2 bis 5 anschließen sollen:

"Anordnung zur Integration von EDV-Systemen und Telefonanlagen ISDN, die an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen sind,

bestehend aus

- den Telefonapparaten (2; 11; 13),

die über eine Leitung (a) und eine intelligente Telefonanlage (3) mit dem öffentlichen Telefonnetz ISDN, direkt verbunden sind,

- dem [X.] (9),

- dem [X.]-Server (10) und

- einem Integrationselement (5),

das zwischen der intelligenten Telefonanlage (3) und den EDVA'n (4; 12; 14) angeordnet ist,

aus einem Rechnersystem (6), aus einer Softwareschicht (7) und aus einem [X.] Verbindungselement (8) mit einer internen Software besteht

und einmal über das [X.] Verbindungselement (8) mittels Leitung (b) von dem öffentlichen Telefonnetz ISDN, über die intelligente [X.] (3) Signale empfängt

und Signale zurück an das öffentliche Telefonnetz gibt

und zum anderen über die Leitung (c) das [X.] (9), das durch die Leitung (d) mit dem [X.]-Server (10) verbunden ist und über die Leitung (e) einen Datensatz, mit entsprechender Information versehen, an die EDVA'n (4; 12; 14) übergibt

und den Datensatz der EDVA'n (4; 12; 14) wieder empfängt,

wobei die Umwandlung der Signale in den Datensatz und umgekehrt vom Integrationselement (5) durch das Rechnersystem (6), durch eine Softwareschicht (7) und durch das Verbindungselement (8) mit einer internen Software vorgenommen wird."

3

Im Übrigen hat die Beklagte Klageabweisung begehrt und das Streitpatent hilfsweise mit weiteren Beschränkungserklärungen verteidigt.

4

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie das Streitpatent nur noch im Umfang von Patentanspruch 1 verteidigt und insoweit Klageabweisung beantragt. Des Weiteren verteidigt sie Patentanspruch 1 hilfsweise nach Maßgabe einer Beschränkungserklärung, die hinsichtlich Patentanspruch 1 der vor dem Patentgericht abgegebenen entspricht, ohne als Erklärung nach Art eines Disclaimers formuliert zu sein und die darüber hinaus die Beschreibung einbezieht. Wegen des vollständigen Wortlauts dieser Antragsfassung und der weiteren Hilfsanträge wird auf die [X.] Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

5

Die zulässige Berufung ist nicht begründet.

6

I. Das Streitpatent betrifft eine Anordnung zur Integration von EDV-Systemen und von an das öffentliche digitale Telefonnetz [X.] oder [X.] angeschlossenen Telefonanlagen.

7

In der Beschreibung wird ausgeführt, mit der Entwicklung der Datenverarbeitung habe sich der dazu erforderliche Kommunikationsbedarf erhöht. Für die Integration von [X.]rach- und Datenkommunikationssystemen, für die bislang nur Teil- und Insellösungen verwirklicht worden seien, müsse eine wirtschaftliche Lösung gefunden werden. Der geschäftliche Kontakt zwischen einem Telefonanrufer und seinem Gesprächspartner vollziehe sich üblicherweise in der Weise, dass zunächst Daten und Informationen ausgetauscht würden, die zur gegenseitigen Identifikation notwendig seien und die Basis der nachfolgend gewünschten [X.]rach- und Datenkommunikation des [X.] bildeten. Der angerufene Gesprächspartner ermittle die den Anruf betreffenden Daten und Informationen über seinen Computer oder speichere dort zusätzliche Angaben des [X.]. Stelle sich heraus, dass weitere Daten und Informationen benötigt würden, die nicht beim angerufenen Gesprächspartner anlägen, müsse der zuständige Bearbeiter in gleicher Weise einbezogen werden. Eine solche [X.]rach- und Datenkommunikation sei zu zeitaufwendig und berge die Gefahr in sich, dass durch die [X.] und die manuelle Bedienung des Computers unvollständige oder fehlerhafte Informationen übermittelt würden; weiterhin sei kein datengesteuerter Verbindungsaufbau mit verschiedenen Vermittlungsfunktionen (vgl. [X.]. 2 Z. 35) möglich. Die [X.] [X.] 41 01 885 offenbare eine aus einer Vermittlungsanlage mit Endgeräten bestehenden [X.], die zur erleichterten oder zusätzlichen Abwicklung von computergestützten Kommunikationsdiensten an einen Computer angeschlossen sei, der eine Schnittstelle aufweise, welche nicht für Telekommunikationsdienste, sondern externe Computerdienste vorgesehen sei. Daran sei nachteilig, dass nicht alle Funktionen der [X.] von jedem dem Netz zugehörigen Computer aus genutzt und bedient werden könnten und dass nicht von jedem zu diesem Netz gehörigen Computer jede Art von Kommunikation ([X.]rach- und Datenkommunikation) erzeugt werden könne. Im Übrigen sei auch diese vorgeschlagene Lösung zu zeitaufwendig und mit der Gefahr der Übermittlung fehlerhafter Informationen verbunden.

8

Nach Angaben des [X.] sollen die Nachteile des Standes der Technik beseitigt werden. Dafür schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung eine Anordnung zur Integration von EDV-Systemen und Telefonanlagen vor, die an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen sind (in eckigen Klammern Gliederungspunkte des Patentgerichts),

1. bestehend aus

1.1 [2.1] den Telefonapparaten (2, 11, 13),

1.1.1 die über die Leitung (a) und die intelligente [X.] (3)

1.1.2 mit [X.] ([X.] Identifikation), z.B. [X.] oder Euro-[X.],

1.1.3 mit dem öffentlichen Telefonnetz (1) direkt verbunden sind,

1.2 [2.2] dem [X.] (9)

1.3 [2.3] dem [X.]-Server (10) und

1.4 [2.4] einem Integrationselement (5),

1.4.1 das zwischen der intelligenten [X.] (3) und den EDVA'n (4, 12, 14) angeordnet ist und

1.4.2 bestehend aus:

1.4.2.1 einem Rechnersystem (6)

1.4.2.1.1 welches an der intelligenten [X.] platziert ist

1.4.2.1.2 oder in der intelligenten [X.] platziert werden kann,

1.4.2.2 aus einer Softwareschicht (7)

1.4.2.3 einem [X.] oder [X.]- oder Euro-[X.]-Verbindungselement (8) mit einer internen Software

1.4.2.4 [2.4.7.1] wobei die Softwareschicht (7) und das Verbindungselement (8) mit der internen Software integrierter Bestandteil des [X.]-Servers (10) sein kann,

1.4.3 [2.4.3, 2.4.4] und das zum einen über das [X.]Verbindungselement (8) mittels Leitung (b) von dem öffentlichen Telefonnetz mit [X.] (1), z.B. [X.] oder Euro-[X.], über die intelligente [X.] (3) Signale empfängt und Signale zurück an das öffentliche Telefonnetz mit [X.] (1) gibt

1.4.4 [2.4.5] und zum anderen über die Leitung (c), das [X.] (9), das durch die Leitung (d) mit dem [X.]-Server (10) verbunden ist, und über die Leitung (e) einen Datensatz, mit entsprechenden Informationen versehen, an die EDVA'n (4, 12, 14) übergibt und den Datensatz der EDVA'n (4, 12, 14) wieder empfängt,

wobei

2. [2.4.7] die Umwandlung der Signale in den Datensatz und umgekehrt vom Integrationselement (5) durch das Rechnersystem (6), durch eine Softwareschicht (7) und durch ein Verbindungselement (8) mit einer internen Software vorgenommen wird,

wobei

3. [2.4.7.2] das Integrationselement (5) mittels Rechnersystems (6), der Softwareschicht (7) und dem Verbindungselement (8) und dessen Wirkverbindung mit den EDV-Systemen und Telefonanlagen Rufnummern aus der [X.] der [X.] bereitstellt,

wobei

4. [2.4.7.3 - 2.4.7.5] alle Einrichtungen der intelligenten [X.]

4.1 rufnummern- und leitungsorientiert definiert sind,

4.2 durch das Integrationselement (5) erreichbar und

4.3 interne Rufnummern

4.3.1 permanent überwachbar sind und

4.3.2 bei [X.] von diesem gemeldet werden, wobei

5. [2.4.7.6, 2.4.7.7] das Integrationselement eine bestimmte Kennung für die Identifikation, welche durch das öffentliche Telefonnetz geliefert wird, an einen oder mehrere Teilnehmer routet,

so dass an zwei oder mehreren Bildschirmen der [X.] angezeigt werden können,

6. [2.4.7.8] wobei mittels des [X.] (5) alle über dieses Element integral verbundenen Teilnehmer

6.1 erkennbar und

6.2 dem [X.]-Server (10) zur Archivierung zuführbar sind und

6.3 auswertbar zur Verfügung stehen.

und wobei

7. [2.4.7.9] jeder gerufene Teilnehmer unter Zuordnung seiner Identifikation jederzeit an einer beliebigen Station erreichbar ist, indem er sich an einer beliebigen Station im [X.] (9) unter seiner Identifikation anmeldet.

9

Die nachfolgend abgebildete Figur 1 des [X.] zeigt ein Ausführungsbeispiel.

Abbildung

Das öffentliche Telefonnetz [X.] ([X.]) ist Bestandteil des digitalen nationalen Telekommunikationsnetzes. Bei dem in der Beschreibung ([X.]. 2 Z. 50 ff.) erwähnten 1TR6-Protokoll handelt es sich um das Signalisierungsprotokoll des [X.]n [X.]. Das in der Beschreibung ebenfalls erwähnte [X.], auch Euro-[X.] genannt, wurde übernational erarbeitet, um nationale Standards, wie den 1TR6-Standard in [X.], im Interesse des Abbaus von Marktschranken abzulösen.

Das Integrationselement (5) besteht aus mehreren Komponenten, und zwar einem Rechnersystem - soweit dieses in den [X.] als "Rechensystem" bezeichnet ist, handelt es sich um ein für den Fachmann offensichtliches Fassungsversehen -, einer Softwareschicht und aus einem [X.](oder [X.]- oder Euro-[X.]-)Verbindungselement mit einer internen Software. Die Abkürzung [X.] (Synchronous Data Link Control) bezieht sich auf ein Datenkommunikationsprotokoll für transparente bitserielle Datenübertragung. Mit dem Begriff "Rechnersystem" wird, wie sich in der Gesamtschau ergibt, die Hardware-Komponente des [X.] bezeichnet, während der Begriff "Softwareschicht" darauf hinweist, dass diese Hardware mit bestimmten Programmen zusammenwirken soll.

Der Begriff "routen" wird in Merkmal 5 konkret für eine Funktion des [X.] verwendet. Die über die [X.]-Verbindung mitgelieferte Kennung des [X.] wird danach an die einzelnen Telefonapparate geleitet ("geroutet"), damit in der Folge überall dort die [X.] gespeicherten Daten des [X.] eingesehen werden können.

II. Das Patentgericht hat in erster Linie angenommen, dass das Streitpatent wegen unzulässiger Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 [X.]) für nichtig zu erklären sei. Patentanspruch 1 unterscheide sich sachlich vom ursprünglich offenbarten [X.] in einer Vielzahl von Merkmalen, die den ursprünglich eingereichten Anmeldungs- und Prioritätsunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen seien und deshalb zu einer solchen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung führten. Darüber hinaus machten die mit den Merkmalen 1.4.2.4 und 2. ff. der vorstehenden Merkmalsgliederung beanspruchten Eigenschaften des [X.] und dessen Bestandteilen und deren Zusammenwirken mit dem [X.], dem [X.]-Server und den Stationen im [X.] den Patentgegenstand gegenüber dem [X.] zu einem wesensmäßig anderen Gegenstand, in dem das Integrationselement nunmehr als Router in eine Server/Client-Struktur des [X.]-Servers und der Stationen im [X.] eingebunden sei (Merkmale 5 bis 7), wobei des weiteren auch Bestandteile des [X.], wie Softwareschicht und Verbindungselement mit der dazugehörigen Software integrierter Bestandteil des [X.]-Servers sein könnten und in entsprechender Wirkverbindung mit den EDV-Systemen stünden (Merkmale 2 bis 4). Das aus den [X.] zu entnehmende Integrationselement verstehe der Fachmann dagegen als eine Schaltungsanordnung, die Signale einer [X.] in Daten wandele und diese über Leitungen und ein [X.] an Personalcomputer weiterleite und umgekehrt Daten der Personalcomputer wieder in Signale wandele, um diese an die [X.] weiterzuleiten. Für über die vorgenannten [X.] zwischen Telefonnetz und EDV-Systemen hinausgehende Funktionalitäten hinsichtlich einer aktiven Einbindung beispielsweise als ein Router in eine Server/Client-Struktur gemäß den Merkmalen 2 und 3, zeigten die [X.] dem Fachmann jedoch keine Hinweise auf.

III. Die dagegen gerichteten Angriffe der Berufung bleiben im Ergebnis ohne Erfolg. Das Patengericht hat das Streitpatent im Ergebnis zu Recht für nichtig erklärt (§ 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 Abs. 1, 1. Altern. [X.]).

1. Patentanspruch 1 geht in seiner erteilten Fassung, was die Beklagte nicht in Abrede stellt, in verschiedener Hinsicht über den Inhalt der [X.] in ihrer ursprünglich beim Patentamt eingereichten Fassung hinaus. Diese unzulässigen Änderungen lassen sich nicht alle so kompensieren oder durch Streichung aus dem erteilten Anspruch beseitigen, dass das Streitpatent Bestand haben könnte.

2. Eine unzulässige Erweiterung ist allerdings nicht darin zu sehen, dass der erteilte Patentanspruch nicht mehr von einer "Schaltungsanordnung zur Integration von EDV-Systemen bei der Benutzung von Telefonanlagen …" spricht, sondern von einer "Anordnung zur Integration von EDV-Systemen und Telefonanlagen".

Keine unzulässige Erweiterung liegt ferner, wie die Beklagte mit Recht geltend macht, in der Ersetzung des Merkmalselements "Personalcomputer" durch "EDV-Anlage(n)". Es ist zwar richtig, dass der erstere Begriff in den Patentansprüchen verwendet wird, die in den [X.] formuliert worden sind und dass das Ausführungsbeispiel in der Beschreibung ebenfalls anhand von "[X.]" erläutert wird. Für den [X.] maßgeblich sind jedoch die [X.] in ihrer Gesamtheit (st. Rspr., vgl. etwa Urteil vom 8. Juli 2010 - [X.], [X.], 910 Rn. 46 - [X.] Dokument) und dort ist der  Personalcomputer einschließende  übergeordnete Begriff "EDV-Anlagen" offenbart.

Offenbleiben kann, inwieweit die Merkmale 1.4.2.4 und 1.4.2.1.2 über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinausgehen. Sie stellen lediglich fakultative Vorschläge zur Integration der Softwareschicht und des Verbindungselements mit der internen Software in den [X.]-Server bzw. zur lokalen Platzierung des Rechnersystems dar, die an der Bestimmung des geschützten Gegenstands nicht teilnehmen.

3. Nach der Rechtsprechung des [X.] muss ein Patent, dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht nach § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 [X.] für nichtig erklärt werden, sondern kann nach § 21 Abs. 2 [X.] mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten werden, wenn der [X.] nur einen Teil des Patents betrifft. Ist der Gegenstand des Schutzrechts gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise verallgemeinert worden, kann die Beschränkung grundsätzlich dadurch erfolgen, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird ([X.], Beschluss vom 21. Oktober 2010 - [X.], [X.], 40 ff.  Winkelmesseinrichtung; ebenso [X.], Entscheidung vom 2. Februar 1994 - [X.], [X.]. 1994, 842 Rn. 11 - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products).

Danach ist es unbedenklich, den in der erteilten Fassung verschiedentlich verwendeten Begriff "intelligente [X.]" ([X.]) auf den Begriff "intelligente Telefonanlage" zurückzuführen. In der Verwendung des übergeordneten Begriffs [X.] liegt eine Verallgemeinerung, die auf das ursprünglich Offenbarte zurückgeführt werden kann.

Entsprechend verhält es sich beim Merkmal 1.4.2.3, soweit dort, über die ursprünglichen [X.] hinaus, zusätzlich [X.]- oder [X.]-Verbindungselemente beansprucht werden. Auch darin liegt eine (additive) Verallgemeinerung, die durch Streichung dieser beiden Varianten beseitigt werden kann.

Um eine Verallgemeinerung handelt es sich auch bei der Streichung der Buchstabenfolge "[X.]" hinter dem Begriff "Telefonanlagen" eingangs von Patentanspruch 1. Damit werden Telefonanlagen verallgemeinernd beansprucht, wobei dahingestellt bleiben kann, inwieweit andere Techniken, vornehmlich die herkömmliche Analogtechnik, zum Telefonieren für die Lehre des [X.] überhaupt nutzbar sein können. Die Verallgemeinerung kann jedoch durch Wiedereinfügung des Begriffs "[X.]" rückgängig gemacht werden, ohne dass dies zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1, 2. Altern. [X.]) führte.

Auf der Grundlage des vorstehend Ausgeführten zeigt sich, dass auch beim Merkmal 1.1.2, das sich auch im Merkmal 1.4.3 wieder findet, eine rückgängig zu machende Verallgemeinerung vorliegt. Die dort beanspruchte [X.] Identification ("[X.]") ist, wie sich aus der folgenden Erläuterung "zum Beispiel [X.] oder Euro-[X.]" ergibt, eine aus dem ursprungsoffenbarten "[X.]", entwickelte [X.], wobei im Zusammenhang mit dem Merkmal 1.1.2 offenbleiben kann, ob der Begriff "[X.]" nach dem Zusammenhang der [X.] nicht als Oberbegriff für die beiden [X.]ielarten "[X.]" und "Euro-[X.]" verstanden werden muss, nachdem in der ursprünglichen Beschreibung, wie ausgeführt, auch das [X.] erwähnt ist, das sich auf das Euro-[X.] bezieht.

4. Die Nichtigerklärung des Patents kann nach der Rechtsprechung des [X.] des Weiteren vermieden werden, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. In solchen Fällen ist den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür Sorge getragen wird, dass im Übrigen, also was die Entstehung von [X.] anbelangt, keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden können ([X.], Beschluss vom 5. Oktober 2000 - [X.], [X.], 140, 142 f. - [X.]; [X.], [X.], 40 Rn. 16 - Winkelmesseinrichtung).

Um eine Beschränkung im vorstehend ausgeführten Sinne handelt es sich bei dem Merkmal 1.4.2.1.1, weil dieses eine engere Lokalisierung des Rechnersystems vorsieht, als sie ursprünglich offenbart war. Jedenfalls wie eine Beschränkung behandelt werden kann das Merkmal 1.4.2.1.2, das den Vorschlag zur anderweitigen Lokalisierung des Rechnersystems darstellt (vgl. oben III 2 aE).

Um eine Beschränkung des Gegenstands des [X.] handelt es sich auch bei dem eingefügten Merkmal 4.1, wonach alle Einrichtungen der intelligenten [X.] rufnummern- und leitungsorientiert definiert sind. Denn diese Einfügung führt lediglich dazu, dass andere Orientierungen ausgeschlossen sind. Entsprechendes kann, ohne dass dies abschließender Beurteilung bedürfte, für die Merkmale 3 und 5 gelten.

5. Nach der Rechtsprechung des [X.] erfüllen solche Änderungen den Tatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 4 [X.], durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten [X.] hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird (st. Rspr., vgl. etwa [X.], Urteil vom 14. Mai 2009 - [X.], [X.], 936 Rn. 25 - Heizer; [X.], [X.], 910 Rn. 46 - [X.] Dokument). Eine solche Abwandlung liegt in der Hinzufügung des Merkmals 7 zu Patentanspruch 1.

a) Um ein Aliud im vorgenannten Sinne handelt es sich, wenn der patentierte Gegenstand der Erfindung zum ursprünglich offenbarten in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht (exklusives Aliud; vgl. dazu [X.], Urteil vom 9. September 2010 - [X.], [X.], 1084 Rn. 43 - Windenergiekonverter).

Ein die Nichtigerklärung nach sich ziehendes Aliud liegt nach der Rechtsprechung des [X.] aber auch schon dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. zum Einspruchsverfahren [X.], [X.], 40 Rn. 22  Winkelmesseinrichtung). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Bereits die dem Patentinhaber eingeräumten Möglichkeiten, den unzulässig verallgemeinerten Erfindungsgegenstand durch Streichung auf das ursprungsoffenbarte Maß zurückzuführen, und den Bestand des Patents trotz Hinzufügung eines nicht ursprünglich offenbarten beschränkenden Merkmals durch eine Beschränkungserklärung zu erhalten (vorstehend [X.] und [X.]), sind durchaus geeignet, die Sicherheit des Rechtsverkehrs herabzusetzen. Jede Inkongruenz zwischen den ursprünglichen [X.] und dem erteilten Patent macht eingehendere Vergleichsprüfungen erforderlich, vor denen § 21 Abs. 1 Nr. 4 [X.] den Verkehr an sich schützt und die bei der verallgemeinernden und der zu einer gegenständlichen Beschränkung führenden Erweiterung nach Abwägung mit den dem Patentinhaber drohenden Folgen (vollständiger Verlust des Schutzrechts) nur aus Gründen der Verhältnismäßigkeit noch tolerierbar sind. Den Belangen des Patentinhabers kann ein solcher Vorrang aber nicht mehr eingeräumt werden, wenn der ursprünglich offenbarte Gegenstand anders als durch Verallgemeinerung des ursprünglich Offenbarten oder im Wege seiner Beschränkung geändert wird. Während die Letztere damit gerechtfertigt werden kann, dass der Schutzbereich des Patents im Vergleich zur Ursprungsoffenbarung verengt wird, ist bei einer Änderung, mit der dem Ursprungsoffenbarten ein weiterer technischer Aspekt hinzugefügt wird, kein Gewinn für die Allgemeinheit zu verzeichnen. [X.] ein in solcher Weise erweitertes Patent gleichwohl mit der Maßgabe Bestand, dass aus der Erweiterung keine Rechte hergeleitet werden können, würde dem Rechtsverkehr zudem das Risiko aufgebürdet, den tatsächlichen Schutzbereich des Patents bei unübersichtlichem Nebeneinander von erteiltem Patentanspruch und diesbezüglicher Beschränkungserklärung richtig zu bestimmen.

b) [X.]) Merkmal 7, wonach jeder gerufene Teilnehmer unter Zuordnung seiner Identifikation jederzeit an einer beliebigen Station erreichbar sein soll, indem er sich an einer beliebigen Station im [X.] (9) unter seiner Identifikation anmeldet, ist in den ursprünglichen [X.] nicht angelegt. In der Passage auf S. 2 Zeile 61 f. der in der [X.] enthaltenen Beschreibung, auf die sich die Beklagte insoweit bezieht, wird als Vorteil der Erfindung herausgestellt, dass eine Telefonanlage derart an eine EDV-Anlage angebunden werden könne, dass alle Funktionen des [X.] während der Benutzung der Telefonanlage eingesetzt werden könnten. Beim Merkmal 7 geht es demgegenüber darum, dass sich ein Unternehmensmitarbeiter (kompetenter Teilnehmer) von dem ihm eigentlich zugewiesenen Telefonapparat (Bezugszeichen 2, 11, 13 in Figur 1) nebst zugehörigem [X.] (Bezugszeichen 4, 12, 14) lösen und sich unter seiner Identifikation an einer anderen Station im [X.] anmelden ("einloggen") kann. Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, wird damit Schutz für den technischen Aspekt beansprucht, dass ein für einen bestimmten Mitarbeiter eingehender Anruf nicht obligatorisch an den ihm zugeordneten Telefonapparat geleitet wird, sondern an denjenigen, der der EDV-Anlage zugeordnet ist, an der er sich angemeldet hat. Ersichtlich in diesem Zusammenhang heißt es in der Beschreibung des erteilten Patents insoweit, dass die feste [X.]-Adressierung mittels [X.] aufgehoben und benutzerbezogen weitergeleitet werden kann ([X.]. 3 Z. 55 ff.). Dieser Aspekt, der die Verbindung des Teilnehmers mit dem Anrufer nicht primär über einen Telefonanschluss herstellt, sondern über eine jeweilige EDV-Anlage, bei dem also IP-Adresse und Telefonapparat durch das Einloggen verkoppelt werden, ist den ursprünglichen [X.] nicht zu entnehmen.

bb) Die Beklagte möchte das Einloggen als Funktion der EDV-Anlage im Sinne der genannten Passage in der Beschreibung verstanden wissen. Dem kann nicht beigetreten werden. Die Anmeldung zum System durch einen bestimmten Teilnehmer kann nach allgemeinem fachmännischen Verständnis und in Übereinstimmung mit der Diktion der Patentanmeldung nicht als Funktion einer EDV-Anlage verstanden werden, sondern damit erschließt sich der Mitarbeiter nur die Möglichkeit, auf die Funktionen der EDV-Anlage zuzugreifen. Aber selbst wenn diesem Verständnis näher getreten werden könnte, könnte von einer Offenbarung des Merkmals 7 durch die in Bezug genommene Passage keine Rede sein. Zum [X.] einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann nur aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der ursprünglich offenbarten Lehre gelangt (vgl. [X.], [X.], 910 - [X.] Dokument mwN). Allenfalls auf dem zuletzt genannten Wege könnte der Fachmann hier zu dem in Merkmal 7 gekennzeichneten technischen Aspekt vordringen.

cc) Offenbart ist Merkmal 7 auch nicht durch die auf S. 3 Zeile 31 ff. der [X.] wiedergegebenen Ausführungen der [X.]. Diese Passage gehört zu den Erläuterungen des Ausführungsbeispiels und schildert die Funktion des [X.]. Wähle ein Anrufer über das öffentliche digitale Telefonnetz einen kompetenten Gesprächspartner beispielsweise am Telefonapparat (2) an, werde die Verbindung über die intelligente Telefonanlage (3) und über die Leitung (a) mit dem Telefonapparat (2) direkt hergestellt. Gleichzeitig werde zwischen der EDV-Anlage (4), die dem Telefonapparat (2) zugeordnet ist, und der intelligenten [X.] (3) über die Leitung (b), das Integrationselement (5), die Leitung (c) das [X.] (9) unter Einbeziehung des [X.]-Servers (10) mittels der Leitungen (d) und (e) eine Verbindung hergestellt. Mit dieser Verbindung werde jede Wahlfunktion hergestellt, der ankommende Ruf sei identifiziert und alle erforderlichen Daten würden an der EDV-Anlage 4 angezeigt (S. 3 Zeilen 24 bis 31). Das werde durch das Integrationselement in der Weise bewirkt, dass dann, wenn ein Anruf am Telefonapparat 2 [X.], von der intelligenten Telefonanlage (3) sofort ein Signal über die Leitung (b) an das Integrationselement übergeben werde, das vom Integrationselement (5) in einem Datensatz, mit entsprechenden Informationen versehen, über das [X.] (9) an die zugehörige EDV-Anlage (4) übergeben werde.

Mit diesen Ausführungen wird geschildert, dass und wie mithilfe der beanspruchten Anordnung kompetenten Teilnehmern am Telefon (2) die den Anrufer betreffenden Daten aus der Datenbank des [X.]-Servers mit dem Anruf zur Verfügung gestellt werden. Das offenbart aber nicht die Funktion des Merkmals 7, mit dem beansprucht wird, die Verknüpfung von Anruf und Kundendaten nicht nur vom Apparat (2) aus zu gewährleisten, sondern von jeder EDV-Anlage aus, in die sich der an sich dem Telefonapparat (2) zugeordnete Teilnehmer eingeloggt hat.

dd) Die aus Seite 3 Zeile 36 ff. der [X.] ersichtlichen Ausführungen der [X.] stützen den Standpunkt der Beklagten ebenfalls nicht. Danach kann der angerufene Gesprächspartner am Telefonapparat (2), wenn er nicht der kompetente Gesprächspartner ist, durch Bedienung der Tastatur der EDV-Anlage (4) und durch die Vermittlung eines Datensatzes über die Leitung (e), das [X.] (9) und über die Leitung (c) an das Integrationselement (5) veranlassen, dass durch ein vom Integrationselement erzeugtes Signal über die Leitung (b) an die intelligente Telefonanlage (3) und von dort über die Leitung (a) der kompetente Teilnehmer beispielsweise am Telefonapparat (11) gerufen wird. Auch diesem werden nach erfolgter Verbindung auf seiner EDV-Anlage entsprechend alle notwendigen Daten übermittelt.

Diese Passage offenbart die Möglichkeit der Weiterleitung eines Anrufs durch manuelle Tastaturangaben und den gleichsam akzessorischen Zugriff des Adressaten der Weiterleitung auf die gespeicherten Kundendaten. Mit der in Merkmal 7 angesprochenen Funktion hat das ebenso wenig etwas zu tun, wie das auf S. 3 Zeile 45 ff. der Beschreibung der [X.] in Übereinstimmung mit den [X.] Ausgeführte. Dort wird als Funktion der Anlage erläutert, dass der angerufene oder weiter vermittelte Teilnehmer durch Bedienung der Tastatur seines Personalcomputers weitere Teilnehmer, die dann ebenfalls [X.]en Zugriff auf die Kundendaten haben, in Konferenzschaltung einbeziehen kann.

ee) Schließlich ergibt sich hinsichtlich des [X.]s der ursprünglichen [X.] zugunsten der Beklagten auch nichts daraus, dass damit eine Vorrichtung und nicht ein Verfahren beansprucht wird, denn der Gegenstand eines Vorrichtungsanspruchs wird durch seine Merkmale bestimmt und nicht unabhängig davon.

III. [X.] beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.].

Keukenschrijver     

        

Mühlens    

        

     Gröning

                          

Ri[X.] [X.] ist in Urlaub und
ortsabwesend und kann deshalb
nicht unterschreiben.

        
        

Grabinski     

        

Keukenschrijver

        

Meta

X ZR 43/09

21.06.2011

Bundesgerichtshof 10. Zivilsenat

Urteil

Sachgebiet: ZR

vorgehend BPatG München, 21. Januar 2009, Az: 4 Ni 42/07, Urteil

§ 21 Abs 1 Nr 4 PatG, § 22 Abs 1 S 1 PatG, Art 138 Abs 1 Buchst c EuPatÜbk

Zitier­vorschlag: Bundesgerichtshof, Urteil vom 21.06.2011, Az. X ZR 43/09 (REWIS RS 2011, 5617)

Papier­fundstellen: REWIS RS 2011, 5617

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Die hier dargestellten Entscheidungen sind möglicherweise nicht rechtskräftig oder wurden bereits in höheren Instanzen abgeändert.

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