Bundespatentgericht, Beschluss vom 17.11.2022, Az. 28 W (pat) 9/19

Die Wortmarke 30 2016 019 680

[X.] [X.]OLL

wurde auf entsprechenden Antrag der Markeninhaberin hin nach teilweiser Umwandlung der seit 14. Juli 2005 für die Markeninhaberin im [X.]egister des [X.] ([X.]) eingetragenen [X.]smarke 3 817 491 „[X.] [X.]OLL“ am 27. September 2016 mit dem Anmeldetag 5. Mai 2004 für die nachfolgenden Waren in das beim [X.] ([X.]) geführte [X.]egister eingetragen:

Klasse 6:

Baumaterialien aus Metall, nämlich [X.], [X.] aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung; [X.];

Klasse 17:

[X.];

Klasse 19:

Baumaterialien [nicht aus Metall], nämlich [X.], [X.] nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung.

Die Löschungsabteilung des [X.] hat die [X.]smarke 3 817 491 „[X.] [X.]OLL“ auf Antrag des Beschwerdeführers mit Entscheidung vom 21. September 2012 (4654 C) wegen Vorliegens des absoluten Schutzhindernisses der Freihaltebedürftigkeit teilweise für diejenigen Waren für nichtig erklärt, für die die angegriffene Marke am 27. September 2016 im [X.]egister des [X.] eingetragen wurde und daher verfahrensgegenständlich sind. Die Entscheidung der Löschungsabteilung des [X.] vom 21. September 2012 wurde von der vierten Beschwerdekammer des [X.] mit Entscheidung vom 30. Januar 2014 ([X.] 2156/2012-4) und mit Urteil des Gerichts der [X.] ([X.]) vom 25. November 2015 ([X.]/14) bestätigt. Zur Begründung führte das [X.] entsprechend den Vorinstanzen aus, die Marke bestehe aus zwei [X.] Wörtern und die maßgeblichen Verkehrskreise seien die im Bausektor tätigen englischsprachigen Verkehrskreise. Diese könnten dem [X.] Wort „[X.]“ unter anderem die Bedeutung „Lüftung“ und dem [X.] Wort „[X.]OLL“ unter anderem die Bedeutung „[X.]olle“ beimessen. Der Bestandteil „[X.]“ habe in Kombination mit dem weiteren Bestandteil „[X.]OLL“ eine beschreibende Konnotation. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ als Merkmale der betreffenden Waren im Sinne einer Präsentation in [X.]ollenform und deren Verwendungszweck zur Be- und Entlüftung. Die Vorschriften der absoluten Schutzhindernisse nach Art. 7 Abs. 1 [X.] fänden gem. Art. 7 Abs. 2 [X.] auch dann Anwendung, wenn die [X.] nur in einem Teil der [X.] vorlägen. Demzufolge sei eine [X.]smarke bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie auch nur in einer der Amtssprachen der [X.] beschreibend sei.

Am 12. Oktober 2016 hat der Antragsteller beim [X.] die vollständige Löschung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 [X.] beantragt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem ihr am 25. Oktober 2016 zugestellten Löschungsantrag mit Schreiben vom 20. Dezember 2016 (eingegangen beim [X.] am selben Tag) widersprochen. Sie hat vor dem Hintergrund der Entscheidung des [X.] vom 25. November 2015 mangelnde Zulässigkeit des [X.] im Sinne entgegenstehender [X.]echtskraft geltend gemacht und ist ihm auch inhaltlich entgegengetreten.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.] den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zurückgewiesen und den Verfahrensbeteiligten erstmals mit dem Beschluss ihre [X.]echerchebelege übermittelt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Löschungsantrag zwar zulässig, aber unbegründet sei. Der Zulässigkeit des Löschungsantrags stehe das rechtskräftige Urteil des [X.] vom 25. November 2015 nicht entgegen. [X.] der [X.] – wie vorliegend – eine Marke, die bereits als [X.]smarke eingetragen war, trage das [X.] die Marke zwar gem. § 121 Abs. 3 Satz 1 [X.] ohne weitere materielle Prüfung unmittelbar ein. Die Durchführung eines Löschungsverfahrens werde von der Norm jedoch nicht ausgeschlossen. Vielmehr seien auf [X.] gem. § 121 Abs. 4 [X.] die Vorschriften des [X.]es für die Anmeldung nationaler Marken anzuwenden. Vor dem Hintergrund des unterschiedlichen Schutzumfangs, Geltungsbereichs und der angesprochenen Verkehrskreise liege nicht derselbe Streitgegenstand vor. Das [X.] habe zudem in seiner Entscheidung allein die beschreibende Eigenschaft der angegriffenen Marke in der [X.] Sprache berücksichtigt. Der Löschungsantrag sei jedoch unbegründet. Es könne nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass die Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ im Zeitpunkt ihrer Anmeldung ausschließlich aus Angaben bestanden habe, die im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen könnten. [X.] sei insbesondere der einschlägige [X.] im Bereich der Dachdeckung. Der aus dem [X.] stammende [X.] „[X.]“ könne einen Hinweis auf eine Entlüftungsfunktion darstellen und der weitere aus dem [X.] stammende [X.] „[X.]OLL“ könne darauf hinweisen, dass die derart gekennzeichneten Waren in [X.]ollenform ausgeliefert würden. Der angesprochene [X.] habe zwar bereits im [X.] den jeweiligen Sinngehalt der beiden [X.]e verstanden. Die korrekte Bezeichnung für „First“ oder „Grat“ laute im [X.] jedoch „[X.]“ bzw. „arris“. Die Streitmarke stelle mangels Vorliegens eines Fachausdruckes keine für den [X.] naheliegende Beschreibung der Art der in [X.]ede stehenden Waren dar. Zumindest lasse sich dies für den Anmeldezeitpunkt nicht mit Sicherheit feststellen. Da sich auch im Übrigen nicht feststellen lasse, dass sich die Streitmarke im Jahr der Anmeldung 2004 in einer Bezeichnung erschöpfte, die in sprachüblicher Weise die eingetragenen Waren beschreibe, könne ihr auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde. Er ist der Auffassung, dass der Löschungsantrag zulässig sei. Voraussetzung für die teilweise Umwandlung der [X.]smarke 3 817 491 in eine nationale Markenanmeldung sei ihre teilweise Nichtigkeit gewesen. Das Urteil des [X.] sei keine Entscheidung in derselben Sache. Es gebe keine Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen. Widersprüchlich sei vielmehr, wenn die umgewandelte [X.] Marke aufrechterhalten werde, wohingegen die [X.]smarke im selben Umfang rechtskräftig für nichtig erklärt worden sei. Die Streitmarke bestehe aus den beiden [X.] Wörtern „[X.]“ und „[X.]OLL“. Der [X.] „[X.]“ weise einen Sinngehalt im Sinn von „Entlüftung“ oder „Öffnung“ auf und könne daher einen Hinweis auf eine Entlüftungsfunktion darstellen. Der weitere [X.] „[X.]OLL“ im Sinn von „[X.]olle“ gebe an, dass die entsprechenden Waren in [X.]ollenform ausgeliefert würden. Die angegriffene Marke habe insgesamt eine Bedeutung im Sinn von „Entlüftungsrolle“. Diesen Bedeutungsgehalt habe die Streitmarke auch bereits zum maßgeblichen Anmeldetag im [X.] gehabt. Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren gebe es mit gestanzten Öffnungen, geschnittenen Schlitzen, perforiert, als luftdurchlässige Vliese/Folien oder diffusionsoffen bzw. dampfdurchlässig zum Zwecke der Be- und Entlüftung. Zudem würden sie in [X.]ollenform gelagert, angeboten und geliefert. Damit sei die Streitmarke für die eingetragenen Waren glatt beschreibend. Dies zeige auch die übereinstimmende Begründung des [X.] und der beiden Vorinstanzen betreffend die Teillöschung der [X.]smarke 3 817 491 „[X.] [X.]OLL“ für die Waren der angegriffenen Marke, in der auf das Verständnis der im Bausektor tätigen englischsprachigen Verkehrskreise abgestellt worden sei. In einer [X.]n Marke stünden [X.] Wörter den entsprechenden [X.]n Ausdrücken gleich, weil [X.] eine geläufige Fremdsprache sei, die von beachtlichen Teilen der [X.]n Verkehrskreise ohne Weiteres verstanden werde. Es sei zu unterstellen, dass den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen [X.] geläufig sei und diese die Bedeutung der beiden Wörter der angegriffenen Marke kennten. Einen [X.], der das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entfallen lasse, wenn eine ausschließlich aus zwei beschreibenden Wörtern bestehende Wortkombination keine für den [X.] naheliegende Beschreibung der Art der in [X.]ede stehenden Waren darstelle, gebe es nicht. Auch wenn die [X.] Bezeichnung für „First“ bzw. „Grat“ „[X.]“ bzw. „arris“ sein sollte, schließe dies das Vorliegen einer beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht aus.

Der Beschwerdeführer und Antragsteller, der wie mit Schriftsatz vom 20. Juni 2022 angekündigt an der mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2022 nicht teilgenommen hat, beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 19. Dezember 2018 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2016 019 680 für nichtig zu erklären und zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, der Löschungsantrag sei unzulässig. Einer Entscheidung über den Löschungsantrag stehe die [X.]echtskraft des Urteils des [X.] vom 25. November 2015 ([X.]/14) entgegen. Die entgegenstehende [X.]echtskraft führe dazu, dass sich ein Gericht bzw. eine Behörde, die in einer [X.]echtssache angerufen würden, für unzuständig erklären müssten, wenn in derselben Sache bereits eine rechtskräftige Entscheidung ergangen sei. Im Hinblick auf die Gewährleistung des [X.]echtsfriedens wie auch einer geordneten [X.]echtspflege habe der [X.] ([X.]H, [X.]/15, Urteil vom 21.07.2016 – [X.]) ausgeführt, dass nach Ausschöpfung des [X.]echtswegs oder nach Ablauf der [X.]echtsmittelfristen unanfechtbar gewordene Gerichtsentscheidungen nicht mehr in Frage gestellt werden dürften. Die [X.]echtskraft diene dazu, widersprüchliche Entscheidungen zu verhindern. Dies gelte insbesondere dann, wenn die vor dem [X.] oder dem [X.] geführten Parallelverfahren denselben Anspruch zwischen denselben Parteien zum Gegenstand hätten. Das Urteil des [X.] vom 25. November 2015 betreffend die [X.] der [X.]smarke 3 817 491 „[X.] [X.]OLL“ erfülle sämtliche vom [X.]H aufgezeigten Voraussetzungen, unter denen einer gerichtlichen Entscheidung [X.]echtskraft und damit Bindungswirkung zukomme. Es handele sich um ein Parallelverfahren betreffend denselben Anspruch zwischen denselben Parteien. Nach der [X.]echtsprechung des [X.] stehe die aus einer Umwandlung entstehende nationale Anmeldung in Kontinuität zur vorangegangenen [X.]smarke, es handele sich daher um dasselbe materielle Schutzrecht (u.a. 26 W (pat) 522/13). In beiden Verfahren gehe es mithin um dieselbe Marke. Unabhängig davon sehe das [X.]srecht nach Art. 132 und 136 [X.] auch für solche Fälle eine [X.]echtskraftwirkung vor, in denen nicht alle Merkmale der Identität des Streitgegenstandes gegeben seien. Dem [X.] bzw. den nachfolgenden Instanzen komme eine umfassende Prüfungskompetenz zu, ob ein [X.] in dem jeweiligen Mitgliedstaat bestehe, auf den sich der [X.] beziehe. Das [X.] habe abschließend die Frage entschieden, ob bzw. inwieweit die Marke „[X.] [X.]OLL“ für die verfahrensgegenständlichen Waren beschreibend sei und habe dies allein für die im Bausektor tätigen englischsprachigen Verkehrskreise in der [X.] bejaht. Insbesondere für das [X.] Territorium habe das [X.] die Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ richtigerweise nicht als beschreibend angesehen. Die [X.] betreffe daher allein das [X.], [X.] und [X.], nicht jedoch die [X.]. Das Urteil des [X.] entfalte daher Bindungswirkung für das vorliegende [X.]. Die [X.] nach Art. 140 Abs. 5 [X.] i. V. m. Art. 139 Abs. 2 lit. b) [X.] sähen vor, dass das [X.] abschließend darüber entscheide, ob die entsprechende Nichtigkeitsentscheidung des [X.] oder der [X.] Gerichte einer nationalen Markenanmeldung entgegenstehe. Das [X.] entscheide im [X.]ahmen des [X.] über die [X.]eichweite der jeweiligen Nichtigkeitsentscheidung und beuge so widersprüchlichen Entscheidungen vor. Damit werde verhindert, dass das [X.] von der Nichtigkeitsentscheidung des [X.] abweiche. Das [X.] prüfe bei einem [X.], ob der beantragten Umwandlung unter Zugrundelegung der entsprechenden Nichtigkeitsentscheidung ein [X.] für das Land entgegenstehe, für das die Umwandlung beantragt werde. Das [X.] habe dem vorliegenden Antrag auf Umwandlung in eine [X.] Markenanmeldung stattgegeben, weil die Teilnichtigkeit nach dem Urteil des [X.] nur für den englischsprachigen Verkehr gelte. Wenn das [X.] dem [X.] hinsichtlich eines Mitgliedstaates stattgebe, so führe dies dazu, dass rechtskräftig festgestellt werde, dass das [X.] in dem jeweiligen Mitgliedstaat nicht vorliege.

Der Löschungsantrag sei zudem unbegründet. Die angegriffene Marke sei für die [X.]n Verkehrskreise weder derzeit noch zum Eintragungszeitpunkt eine die eingetragenen Waren beschreibende Angabe (gewesen). Die angesprochenen Verkehrskreise bestünden aus dem [X.] wie Zimmerer, Dachdecker oder Architekten. Die beiden [X.] Wörter der angegriffenen Marke wiesen diverse Bedeutungen auf, weshalb bereits die Mehrdeutigkeit der Streitmarke gegen einen die Waren rein beschreibenden Charakter spreche. Die Wortkombination „[X.] [X.]OLL“ sei in [X.] und im englischsprachigen Sprachraum weder gebräuchlich noch verständlich. Die Wortfolge sei ein völlig untechnischer und fachlich falscher Ausdruck sowohl für „Entlüftungsrollen“ als auch „First- und Gratrollen“. Die Bezeichnungen „First“ bzw. „Grat“ lauteten im [X.] „[X.]“ bzw. „arris“. First- und Gratrollen würden nach korrekter [X.] Übersetzung mit „[X.] rolls“, „arris rolls“ „[X.] rollers“, „hip rolls“ oder „[X.]“ wiedergegeben. Die laienhaft konstruierte Übersetzung, die die angegriffene Marke darstelle, sei offenkundig falsch, was vom angesprochenen [X.] erkannt werde. Es sei vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, weshalb der [X.] auf einen sprachlich falschen Begriff für „[X.]“ zurückgreifen sollte. Die Annahme einer Verwendung der in Frage stehenden Bezeichnung durch den [X.] sei daher lebensfremd. Doch selbst wenn man der Streitmarke den Bedeutungsgehalt im Sinne von „Entlüftungsrolle“ zugrunde lege, sei dieser weder für die eingetragenen First-/[X.], seien sie aus Metall oder nicht, noch für Metallbahnen oder für Unterbahnen beschreibend. Bei diesen gehe es nicht primär um einen Luftaustausch. Bei den First- und Gratrollen sowie den [X.] gehe es vielmehr darum, dass Feuchtigkeit des Innenraums nach außen abgegeben werde, gleichzeitig aber Feuchtigkeit von außen nicht in den Innenraum eindringe. Die in [X.]ede stehenden Verkehrskreise verstünden den [X.] „[X.]“ im Übrigen nicht als Hinweis auf eine Luftdurchlässigkeit. Das Verb „vent“ beschreibe den aktiven Vorgang des [X.]. Bei den in [X.]ede stehenden Waren gehe es jedoch um passiven Luftaustausch. Sämtliche Arten von „[X.]“, „Unterdeckbahnen“ und „[X.]“ ermöglichten eine Luftzirkulation und insbesondere eine Belüftung am Ort ihres Einbaus. Zudem würden die [X.]kenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise überschätzt. Insbesondere die [X.]kenntnisse von Heimwerkern dürften nicht ausreichend sein, um der Streitmarke eine beschreibende Bedeutung zukommen zu lassen. Dies gelte umso mehr, als die [X.] „[X.] [X.]OLL“ lexikalisch nicht nachweisbar sei. Stelle eine Bezeichnung eine Wortneuschöpfung dar, sei sie in der [X.]egel schutzfähig. Im [X.] würden zusammengesetzte Substantive beginnend mit „Lüftungs-…, [X.]“ zudem mit „ventilation“ und nicht mit „vent“ gebildet. Das [X.] sei vom Antragsteller nicht ansatzweise dargelegt worden. Die Vermutung eines hypothetischen und möglichen späteren [X.]ses reiche nicht aus. Im [X.] müsse die beschreibende Verwendung der in Frage stehenden Bezeichnung zuverlässig festgestellt werden. Zudem liege vorliegend eine Konstellation vor, in der der fremdsprachige Begriff „[X.] [X.]OLL“ in der Fremdsprache ausschließlich in einem anderen, nämlich nicht beschreibenden Sinngehalt verwendet werde. Die Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke sei bereits von Gerichten bzw. Behörden anerkannt worden. So habe das [X.] zum Zeitpunkt der Anmeldung der [X.]smarke 3 817 491 deren Schutzfähigkeit bejaht. Auch das [X.] habe in seinem Urteil vom 24. Oktober 2011 (34 O 164/10) in einem Markenverletzungsverfahren zwischen den Verfahrensbeteiligten des vorliegenden [X.]s einen beschreibenden Charakter der Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ verneint. Im Übrigen sei die Wort-/Bildmarke    (30 2010 054 735) für den Antragsteller eingetragen worden. Der Antragsteller habe in der Vergangenheit die Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ als eine bzw. seine Marke angesehen. Der Hinweis des Antragstellers auf die Entscheidung des [X.] betreffend die mangelnde Schutzfähigkeit der Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ für die verfahrensgegenständlichen Waren verfange nicht. Mit dem Verständnis der Verkehrskreise in [X.], welches im vorliegenden [X.] maßgeblich sei, habe sich das [X.] nicht auseinandergesetzt. Zum anderen entspreche es ständiger [X.]echtsprechung der [X.]n Gerichte wie auch der [X.] Gerichte [X.] und [X.]H, dass keine wechselseitigen Bindungswirkungen von nationalen und aufgrund der [X.]smarkenverordnung getroffenen Entscheidungen bestünden, sondern national und auf [X.] autonom auf Basis der jeweils einschlägigen Gesetze entschieden werde.

Weiter regt die Markeninhaberin an, die [X.]echtsbeschwerde zu den Fragen zuzulassen, welche [X.]eichweite die [X.]echtkraft einer Entscheidung des [X.] betreffend einen [X.] gemäß Art. 140, 139 [X.] habe, und ab wann ein unidiomatischer Gebrauch eines Wortes dem [X.] des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegenstehe.

Der [X.] hat die Verfahrensbeteiligten bereits vor der mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2022 mit Schreiben vom 4. Februar 2022 unter Beifügung von [X.]echerchebelegen (Anlagen 1 bis 7, [X.]. 198 – 279 der Gerichtsakte) darauf hingewiesen, dass die Beschwerde des Antragstellers Aussicht auf Erfolg haben könnte.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 [X.] zulässige Beschwerde ist auch begründet.

1. [X.] hat den Verfahrensbeteiligten ihre Internetrecherche erst mit der Zustellung des Beschlusses vom 19. Dezember 2018 übermittelt. Zwar leidet das Verfahren vor dem [X.] daher an einem Mangel, da den Verfahrensbeteiligten das gebotene rechtliche Gehör nicht gewährt wurde. Dennoch besteht kein Anlass, den angefochtenen Beschluss deswegen gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] aufzuheben und an das [X.] zurückzuverweisen. Die Verfahrensbeteiligten konnten sich bisher im Beschwerdeverfahren umfangreich zu den Anlagen des Beschlusses vom 19. Dezember 2018 äußern. Damit ist das rechtliche Gehör nachträglich gewährt worden, so dass der Verfahrensfehler der Markenabteilung geheilt wurde (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, [X.], 13. Auflage, § 70 [X.]dnr. 16 m. w. N.). Da die Sache aus Sicht des [X.]s zudem entscheidungsreif ist, wäre im Übrigen eine Zurückverweisung mit dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung bzw. der [X.] angesichts des bereits im Jahr 2016 gestellten Löschungsantrags nicht vereinbar und kommt deshalb nicht in Betracht.

2. Während des [X.]s ist das im Streitfall maßgebliche Markenrecht durch das Gesetz zur Umsetzung der [X.]ichtlinie ([X.]) 2015/2436 des [X.] und des [X.]ates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der [X.]echtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert worden. Für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist § 50 Abs. 1 in seiner neuen Fassung anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt ([X.] W[X.]P 2021, 1166 [X.]dnr. 10 u. 11 – [X.]ack Friday). Da der Löschungsantrag am 12. Oktober 2016 und damit vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, findet § 50 Abs. 2 [X.] in seiner bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung Anwendung (§ 158 Abs. 8 [X.]). Weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 [X.] in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3  [X.] ).

3. Der am 12. Oktober 2016 beim [X.] eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit der Eintragung der angegriffenen Marke am 27. September 2016 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 [X.] a.F.). Der Löschungsantrag ist den Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin am 25. Oktober 2016 gemäß § 94 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 5 Abs. 4 [X.] gegen [X.] zugestellt worden. Die zweimonatige Widerspruchsfrist gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 [X.] a.F. hat daher am 26. Oktober 2016 zu laufen begonnen und – wegen den [X.] am 25. und 26. Dezember 2016 – mit Ablauf des 27. Dezember 2016 geendet (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 [X.], 222 Abs. 1 und 2 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB). Der am 20. Dezember 2016 beim [X.] eingegangene Widerspruch der Markeninhaberin ist daher rechtzeitig erfolgt.

4. Der Antrag auf Löschung der Marke 30 2016 019 680 "[X.] [X.]OLL“ ist zulässig.

a) Der Wortlaut der §§ 50 Abs. 1 [X.] n.F. und § 50 Abs. 2 [X.] a.F. sowie des § 54 Abs. 1 und 2 [X.] a.F. unterscheidet nicht danach, ob es sich um eine Marke handelt, die nach einer originären Schutzfähigkeitsprüfung durch das [X.] in das [X.]egister aufgenommen worden ist oder nach der Umwandlung aus einer [X.]smarke nach § 121 Abs. 3 Satz 1 [X.] eingetragen worden ist. Ebenso wenig enthält § 121 Abs. 3 [X.] betreffend das Umwandlungsverfahren eine Bestimmung, die ein [X.] auf Antrag wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse nach der Eintragung im [X.]egister ausschließt.

b) Dem Löschungsantrag steht nicht die [X.]echtskraft einer anderen Entscheidung entgegen.

aa) Der Löschungsantrag ist mangels Vorliegens desselben Streitgegenstandes nicht unzulässig wegen entgegenstehender [X.]echtskraft des Urteils des Gerichts der [X.] ([X.]) vom 25. November 2015 (Aktenzeichen [X.]/14) betreffend das [X.] der [X.]smarke 3 817 491 „[X.] [X.]OLL“.

(1) Die Frage entgegenstehender [X.]echtskraft ist seit 1. Mai 2020 ausdrücklich in § 53 Abs. 1 Satz 4 [X.] geregelt. Zuvor galten über § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 322 ZPO die gleichen Grundsätze. Es kann vor diesem Hintergrund dahingestellt bleiben, ob die Vorschrift des § 53 Abs. 1 Satz 4 [X.] mangels einer Übergangsregelung auf das vorliegende Verfahren anwendbar ist (vgl. hierzu [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. O, § 53 [X.]dnr. 6 und 105 ff.). Denn auch bei Anwendung des § 53 Abs. 1 Satz 4 [X.] kommt der [X.] der Zivilprozessordnung zur Anwendung (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 53 [X.]dnr. 27, unter Hinweis auf [X.]egE BT-Drs 19/2898 S. 81). Nach dem insofern geltenden zweigliedrigen [X.] bestimmt sich der Streitgegenstand aus dem Antrag und dem zu seiner Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt. Der Antragsteller hat vor dem [X.] einerseits und dem [X.] andererseits unterschiedliche Schutzrechte angegriffen; vor dem [X.] die [X.]smarke 3 817 491 und vor dem [X.] die nationale Marke 30 2016 019 680. Schutzgegenstand und –reichweite sowie die jeweils anwendbaren Normen sind unterschiedlich. Die von der Markeninhaberin in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Entscheidung des [X.] vom 17. November 2013 (26 W (pat) 522/13) vorgebrachte Argumentation, wonach die aus der Umwandlung entstandene Anmeldung in Kontinuität zur vorangegangenen [X.]smarke stehe, betrifft die Zulässigkeit von Widersprüchen, die sich während des Widerspruchsverfahrens nach einer Umwandlung auf die daraus hervorgehende nationale Marke stützen, und mithin eine andere Konstellation. Dies gilt auch für die im [X.]ahmen eines Verletzungsverfahrens ergangene Entscheidung „[X.]“ des [X.]H. Dort wurde eine entgegenstehende [X.]echtskraft mit der Folge einer materiellen Bindungswirkung mangels Vorliegens desselben Streitgegenstandes („Anspruch“) ausdrücklich verneint  (G[X.]U[X.]-[X.][X.] 2016, 328 [X.]dnr. 54). Folgte man der Argumentation der Markeninhaberin, dass es sich bei der [X.]smarke und der nationalen Marke um denselben Streitgegenstand handelt und beide dasselbe materielle Schutzrecht betreffen, wäre ohnehin die Nichtigkeit der angegriffenen Marke auszusprechen. Denn nach dem rechtskräftigen Urteil des [X.] ist die [X.]smarke 3 817 494 wegen absoluter Schutzhindernisse im Umfang der verfahrensgegenständlichen Waren nichtig.

(2) Dem Löschungsantrag des Beschwerdeführers steht auch im Übrigen nicht die materielle [X.]echtskraft des Urteils des [X.] vom 25. November 2015 betreffend die [X.]smarke 3 817 491 entgegen. Die Vorschriften der §§ 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 322 Abs. 1 ZPO ziehen die objektiven Grenzen der [X.]echtskraft. Danach sind Urteile nur insoweit der [X.]echtskraft fähig, als über den durch Klage bzw. Antrag erhobenen Anspruch, den Streitgegenstand, entschieden worden ist. Der Streitgegenstand wird durch den Tenor der Entscheidung festgelegt. Nicht in [X.]echtkraft erwachsen regelmäßig Tatbestand und Entscheidungsgründe, demnach die Tatsachen, Vorfragen sowie die rechtliche Beurteilung (vgl. [X.], Zivilprozessordnung, 34. Auflage, 2022, vor § 322 [X.]dnr. 28). Die Markeninhaberin beruft sich jedoch auf die Entscheidungsgründe des Urteils des [X.] vom 25. November 2015. Unabhängig davon verkennt die Markeninhaberin den inhaltlichen Umfang der Entscheidungsgründe im Urteil des [X.]. Denn es hat nicht über die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ für den [X.] Verkehr entschieden. Es hat sich hierzu nicht einmal geäußert. Dies stellt auch die Markeninhaberin mit ihrer Äußerung, dass sich das [X.] mit dem Verständnis der Verkehrskreise in [X.] nicht auseinandergesetzt habe, nicht in Abrede. Das [X.] hat diese Frage vielmehr offengelassen und – wie die Vorinstanzen – nur auf die englischsprachigen Verkehrskreise abgestellt, was nach dem [X.]smarkenrecht gem. Art. 7 Abs. 2 [X.] möglich und ausreichend ist (vgl. [X.], a. a. [X.], [X.]dnr. 23). Danach genügt es, wenn in den [X.] bzw. Nichtigkeitsentscheidungen aus absoluten Gründen nur auf das Verkehrsverständnis in einer Sprache der [X.] abgestellt wird, aufgrund der ein absolutes [X.] besteht. Damit ist dann nach Art. 140 Abs. 4 Satz 1 [X.] nur festgestellt, dass ein Schutzhindernis in den Mitgliedstaaten vorliegt, in denen die genannte Sprache Amtssprache ist (vgl. [X.]/Schennen, [X.]smarkenverordnung, 6. Auflage, 2020, Art. 139 [X.]dnr. 12).

bb) Ebenso wenig ist der Löschungsantrag wegen entgegenstehender [X.]echtskraft der Entscheidung des [X.] über den [X.] hinsichtlich der [X.]smarke 3 817 491 unzulässig. Eine hieraus folgende materielle Bindungswirkung ergibt sich auch nicht aus § 121 Abs. 3 Satz 1 [X.]. Nach dieser Vorschrift kommt dem [X.] im nationalen Eintragungsverfahren bei einer bereits als [X.]smarke eingetragenen Marke nach deren Umwandlung im nationalen Eintragungsverfahren keine materielle Prüfungskompetenz mehr zu. Die [X.]egelung betrifft jedoch bereits nach ihrem Wortlaut lediglich das Eintragungsverfahren, wie sich auch aus dem Vergleich zu der [X.]egelung des § 121 Abs. 2 Satz 1 [X.] ergibt, die die Umwandlungen angemeldeter [X.]smarken betrifft. Für diese ist eine Prüfung durch das [X.] auf absolute Schutzhindernisse vorgesehen, da das [X.] diese noch nicht vorgenommen hat. Eine eingetragene [X.]smarke hingegen hat bereits Schutz in [X.] genossen (vgl. Thiering in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 125d [X.]dnr. 13 f.). Nach der Eintragung als nationale Marke ist die umgewandelte [X.]smarke wie eine nationale Marke zu behandeln und kann daher wie diese mit einem Löschungsantrag angegriffen werden, was im Übrigen auch für die Umwandlung einer internationalen [X.]egistrierung nach § 118 Abs. 4 [X.] gilt (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 125 [X.]dnr. 7). Nähme man mit der Markeninhaberin an, dass [X.] bezüglich umgewandelter [X.]smarken unzulässig sind, hätte dies zur Konsequenz, dass alleine diese [X.]n entzogen sind. Denn wie das [X.] [X.]echt sieht das [X.]smarkenrecht (Art. 63, 59 [X.]) das nachträgliche Löschungsverfahren vor. Für eine solche Privilegierung umgewandelter [X.]smarken findet sich keinerlei Anhalt im Gesetz und sie ist auch in keiner Weise sachlich gerechtfertigt.

cc) Eine Bindungswirkung ergibt sich auch nicht aus den Vorschriften der Art. 132 und 136 [X.]. Hierbei handelt es sich um Verfahrensregeln, die ausschließlich Verletzungsverfahren betreffen.

5. Der Antrag auf Löschung der Marke 30 2016 019 680 ist auch begründet.

Nach § 50 Abs. 1 [X.] wird die Eintragung einer Marke auf Antrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 [X.]), nach rechtzeitig erhobenem Widerspruch für nichtig erklärt und gelöscht, wenn die Marke entgegen §§ 3, 7 oder 8 [X.] eingetragen worden ist. Nach § 50 Abs. 2 Satz 1 [X.] a.F. müssen Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 [X.] sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bestanden haben als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag bestehen. Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Verfahrensbeteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben ([X.] G[X.]U[X.] 2014, 483 [X.]dnr. 38 – test m. w. N.).

Die angegriffene Marke ist wegen Bestehen eines [X.]ses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu löschen (§ 50 Abs. 1 [X.] n.F., § 50 Abs. 2 Satz 1 [X.] a.F.). Dieses Schutzhindernis lag auch bereits zum maßgeblichen Anmeldetag (4. Mai 2004) vor.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der [X.] oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden ([X.]H G[X.]U[X.] 2011, 1035 [X.]dnr. 37 – [X.] [X.]/[X.] [1000]; [X.] W[X.]P 2021, 1166 [X.]dnr. 13 f. – [X.]ack Friday; G[X.]U[X.] 2017, 186 [X.]dnr. 38 – [X.]). Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. [X.]H, G[X.]U[X.] 1999, 723 [X.]dnr. 29 – [X.] [[X.]]; [X.] a. a. [X.] [X.]dnr. 14 – [X.]ack Friday; G[X.]U[X.] 2009, 669 [X.]dnr. 16 – [X.]). Dabei ist auf das Verständnis des Handels bzw. [X.]s und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen wobei für die Bejahung eines Schutzhindernisses das Verständnis des [X.]s allein ausreichend sein kann (vgl. [X.]H G[X.]U[X.] 2006, 411 [X.]dnr. 24 – Matratzen Concord/[X.]; G[X.]U[X.] 2004, 682 [X.]dnr. 23 - 25 – [X.]; a. a. [X.] – [X.] [[X.]]; [X.] a. a. [X.] [X.]dnr. 19 – [X.]ack Friday; a. a. [X.] – [X.]).

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Wortmarke „[X.] [X.]OLL“ schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 4. Mai 2004, und auch zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2022 (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 8 [X.]dnr. 27, m. w. N.) geeignet gewesen, die Beschaffenheit und/oder den [X.] der eingetragenen Waren unmittelbar zu beschreiben.

b) Die angegriffene nationale Marke ist aus der Umwandlung der eingetragenen [X.]smarke 3 817 491 „[X.] [X.]OLL“ hervorgegangen. Sie genießt in [X.] gem. Art. 139 Abs. 3 [X.] den Anmeldetag der [X.]smarke vom 4. Mai 2004.

c) Die für die angegriffene Marke geschützten Waren betreffen Abdeckungen für Dächer sowie Metall- und [X.], die vornehmlich [X.] dienen. Diese richten sich insbesondere an Fachkreise der Baubranche wie das Dachdeckerhandwerk, Bauträger sowie entsprechende Fachhändler, aber auch entsprechend interessierte Endverbraucher.

d) Die Streitmarke besteht aus den beiden [X.] Begriffen „[X.]“ und „[X.]OLL“.

aa) Das Wort „[X.]“ hatte bereits zum Zeitpunkt des Anmeldetages der angegriffenen Marke im [X.] die Bedeutung „Entlüftungsöffnung, [X.], [X.], [X.], Entlüftung, Abzug, Abzugsschacht, [X.]auchklappe“ bzw. „lüften“, vgl. hierzu:

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Auszug aus dem Wörterbuch der industriellen Technik von [X.], [X.]-Deutsch, 4. Auflage 1975, Seite 1101 (vom Antragsteller als Anlage zum Schriftsatz vom 1. März 2019 vorgelegt);

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Auszug aus dem [X.] [X.]-Deutsch, 5. Auflage 1981, S. 796 (vom Antragsteller als Anlage zum Schriftsatz vom 1. März 2019 vorgelegt);

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Auszug aus dem Online-Wörterbuch „[X.]eversoContext“ unter https://content.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/Vent in der Fassung vom 1. März 2003 (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis);

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Auszug aus dem „Wörterbuch Bau“ von Herrn [X.]…, 1. Auflage 2005(vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).

Die Aufnahme eines Begriffes in ein Wörterbuch beansprucht einen erheblichen zeitlichen Vorlauf. Zudem muss sich das entsprechende Wort vorab in der Verwendung etabliert haben. Vor diesem Hintergrund unterstreicht auch das letztgenannte Fachwörterbuch aus der Baubranche eine Bedeutung des [X.]s „[X.]“ im vorgenannten Sinne bereits zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke.  

Der [X.] „[X.]“ wies im [X.] die vorgenannten Bedeutungsgehalte auch zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung auf (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/vent, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis).

Dem Vortrag der Markeninhaberin, wonach die in [X.]ede stehenden Verkehrskreise den [X.] „[X.]“ nicht als Hinweis auf eine Luftdurchlässigkeit einer Folie verstehen, kann nicht gefolgt werden. Die in diesem Zusammenhang vorgelegte Zusammenfassung einer [X.]echerche mit der Suchmaschine [X.], wonach mit einer Entlüftungsrolle vornehmlich Stachelwalzen oder schachtartige Entlüftungsvorrichtungen zu verstehen seien, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Denn die in Frage stehende Bezeichnung kann nicht abstrakt beurteilt werden, sondern muss vielmehr in [X.]elation zu den eingetragenen Waren gesetzt werden. Dort sind weder Stachelwalzen noch schachtartige Entlüftungsvorrichtungen enthalten. Im Übrigen führt die Markeninhaberin selbst aus, dass Bauteile, die mit „[X.]“ bezeichnet werden, primär dem Luftaustausch dienten. Auch der weitere Vortrag der Markeninhaberin, wonach das Verb „vent“ den aktiven Vorgang des [X.] beschreibt, unterstreicht den oben genannten Bedeutungsgehalt. Unerheblich ist, ob zusammengesetzte Substantive beginnend mit „Lüftungs-…, [X.]“ im [X.] mit „ventilation“ beginnen, denn die Bezeichnung „[X.]“ stellt auch das [X.]s Kurzwort für „ventilation“ dar (vgl. [X.] 25 W (pat) 515/19 – MyVent).

bb) Der weitere [X.] „[X.]OLL“ hatte zum Zeitpunkt des Anmeldetages der angegriffenen Marke den Bedeutungsgehalt „[X.]olle, Zylinder, Walze“ bzw. „rollen, wälzen, walzen“, vgl. hierzu:

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Auszug aus dem Wörterbuch der industriellen Technik von [X.], [X.]-Deutsch, 4. Auflage 1975, Seite 847 (vom Antragsteller als Anlage zum Schriftsatz vom 1. März 2019 vorgelegt);

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Auszug aus dem [X.] [X.]-Deutsch, 5. Auflage 1981, S. 796 unter [X.], [X.]ubrik Technik „tech.“ (vom Antragsteller als Anlage zum Schriftsatz vom 1. März 2019 vorgelegt).

Das Substantiv „[X.]OLL“ der in Frage stehenden Marke wies im [X.] im technischen Bereich auch im Juni 2022 den Bedeutungsgehalt „[X.]olle“ auf (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/roll, Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis).  

cc) In Ihrer Gesamtheit weist die Wortkombination „[X.] [X.]OLL“ auf eine [X.]olle zur Be- und/oder Entlüftung hin. Der klare Inhalt der Begriffe „[X.]“ und „[X.]OLL“ wird nicht deshalb erkennbar verändert, weil sie zu einem einzigen Ausdruck kombiniert werden (vgl. auch [X.], 25.11.2015, [X.]/14, [X.]dnr. 31 – [X.] [X.]OLL). In der angegriffenen Marke wird dem Substantiv „[X.]OLL“ gemäß den [X.]egeln der [X.] Grammatik eine Bezugnahme oder ein spezifisches Attribut zur Qualifizierung der Art der fraglichen [X.]olle vorangestellt (vgl. [X.], 25.11.2015, [X.]/14, [X.]dnr. 30 – [X.] [X.]OLL).

e) Die in [X.]ede stehenden Verkehrskreise erfassen den vorgenannten Bedeutungsgehalt ohne Weiteres. Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen ([X.] 28 W (pat) 526/15 – [X.]; 29 W (pat) 546/16 – [X.]; 26 W (pat) 536/18 – [X.]). Hiervon ist insbesondere bei [X.] auszugehen, die einer Welthandelssprache angehören. Da es sich bei [X.] um eine Welthandelssprache handelt, wird zumindest der angesprochene [X.] der Baubranche wie insbesondere die entsprechenden Fachhändler die Begriffe „[X.]“ und „[X.]OLL“ bereits zum maßgeblichen Anmeldetag am 4. Mai 2004 und im Entscheidungszeitpunkt im Juni 2022 verstanden haben. Vor allem in den technischen Bereichen hat sich [X.] als Fachsprache herausgebildet, so dass die angesprochenen Verkehrskreise den vorgenannten Bedeutungsgehalt auch vor diesem Hintergrund erkennen werden (vgl. auch [X.], 20 U 220/11 – [X.] [X.]OLL“).

f) Die Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ war zum maßgeblichen Anmeldetag der angegriffenen Marke im Mai 2004 in Bezug auf die eingetragenen Waren ohne Weiteres geeignet, konkrete Merkmale der betreffenden Waren unmittelbar zu bezeichnen. Gleiches gilt für den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2022.  

aa) Bereits zum Anmeldetag der angegriffenen Marke war beim Dach(aus-)bau die Vermeidung von [X.] von großer Bedeutung. Der Dachausbau erfordert insbesondere entsprechendes Material, um [X.] an der Holzkonstruktion zu vermeiden. Durch Feuchtigkeit verursachte Schäden werden vor allem durch Be- und Entlüftung vermieden und erfordern luftdurchlässiges Material (vgl. [X.] 5 zum gerichtlichen Hinweis, alle Quellen bereits vor dem 4. Mai 2004 veröffentlicht; der jeweilige Fettdruck in allen nachfolgenden Zitaten dient der Hervorhebung):

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Artikel 'Mit der richtigen Dampfbremse vermeiden Sie [X.] beim Dachausbau', [X.], https://www.ib-rauch.de/Beratung/dachgeschoss2.htmlhttps://www.ib-rauch.de/Beratung/dachgeschoss2.html([X.]-Treffer vom 31. Januar https://www.ib-rauch.de/Beratung/dachgeschoss2.html([X.]-Treffer vom 31. Januar 2002): „Unter der üblichen Dachziegel oder Dachsteine bestehenden Dachhaut ist eine wasserableitende Schicht in Form einer diffusionsoffenen [X.] einzubauen.“;

·

[X.] des [X.]Durchfeuchtungsgefahr bei nicht ausgebauten Dachgeschossen': „belüfteter Dachraum mit diffusionsoffener Unterspannung“;

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Artikel 'Bauschäden - Vorsicht, Stolpersteine' von [X.] in [X.] 07/99, [X.]: „Fall 3 – Durch den Einbau von [X.]lüftern und zusätzlichen Lüftungssteinen wurde eine ausreichende Be- und Entlüftung möglich. … Bei den geneigten Dächern handelte es sich um eine zweischalige Konstruktion mit den Lüftungsebenen zwischen der Wärmedämmung und der [X.] (Ebene 1) und der [X.] der Dacheindeckung (Ebene 2).“;

·

'Bau.de – Forum Dach' aus dem [X.], https.//bau.net/[X.]/dach/10576.php: „…mit Sicherheit Lüfterelemente, entweder aus [X.].[X.] (wäre die schlechteste Lösung) oder [X.]n, die die Entlüftung erbringen, angeordnet.“;

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'Bau.de – Forum Dach' aus dem [X.], https.//bau.net/[X.]/dach/10448.php: „Allerdings ist in dem von Ihnen beschriebenen Fall eine diffusionsoffene [X.] zum Einsatz gekommen. … „Kommt das jetzt einer diffusionsoffenen [X.] etwas näher?“.

Vor dem 4. Mai 2004 haben sich zudem technische Schutzrechte mit Wirkung in [X.] mit der Dachbelüftung (vor allem [X.]) befasst (vgl. [X.] 6 zum gerichtlichen Hinweis):

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EP 0 791 699 [X.] - Titel: „[X.] und Verfahren zu dessen Herstellung“;

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Gebrauchsmusterschrift [X.] 17 419 [X.] Titel: „[X.] mit gebördeltem [X.]and“; Beschreibung Zeile 15: „[X.]…“, Zeile 25: „Aufgabe des Bandes ist es, einerseits den zwischen Abdeckplatten und Firstbalken verbleibenden Bereich gegen das Eindringen von Kleintieren und Feuchtigkeit, insbesondere, wenn starker Wind, Schnee und [X.]egen gegen die Dachplatten drückt, zu schützen, und andererseits eine Ent- und Belüftung des Dachraumes zu ermöglichen.“;

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Gebrauchsmusterschrift [X.] 13 028 [X.] – Titel: „[X.]ollbare streifenförmige [X.] für eine First- und/oder Gratabdeckung“; Beschreibung Zeile 25 ff: „Um die Belüftung des gegen [X.]egen und [X.] abzudichtenden Firstraumes zu ermöglichen, sind der Mittelstreifen oder Seitenbereiche der [X.] mit luftdurchlässigen Materialien oder mit Lüftungsöffnungen ausgebildet, wobei als luftdurchlässiges Material beispielsweise Vliesstoffe eingesetzt werden.“ Aus den Ansprüchen 1 und 8 ist ersichtlich, dass das Schutzrecht rollbare streifenförmige [X.]en für eine First- und/oder Gratabdeckung betrifft, die in den Seitenbereichen Lüftungsöffnungen aufweisen;

·

Offenlegungsschrift [X.] 13 869 [X.] – Titel: „[X.]ollbarer Dichtungsstreifen für eine First- oder Gratabdeckung“; Zusammenfassung: „… Einen Luftdurchtritt ermöglichenden, …, wobei weiterhin der Mittelstreifen aus einer mit [X.] versehenen Gummimatte…“;

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EP 0 911 459 [X.] – Titel: „First- oder Gratbelüftungselement“; Zusammenfassung: „… mit [X.] ausgebildet sind.“; Beschreibung Zeile 21: „Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das First- oder Gratbelüftungselement zu größeren [X.]ollen aufrollbar. Dies hat den Vorteil, dass das First- oder Gratbelüftungselement zu größeren [X.]ollen aufgerollt werden kann, die sehr einfach und kostengünstig gelagert, transportiert und im Dachbereich befestigt werden können.“;

·

Gebrauchsmusterschrift DE 299 03 327 [X.] – Titel: „Streifenförmige [X.] für eine First- oder Gratabdeckung sowie Vorrichtung zur Herstellung derselben“; Beschreibung Zeile 21 ff.: „Eine gattungsmäßige streifenförmige [X.] ist aus der EP 0 341 343 [X.] bekannt. Sie weist eine den Luftdurchtritt ermöglichenden Mittelstreifen ... auf.“.

bb) Ebenso ist die Belüftung im [X.]ahmen eines Dach(aus-)baus auch aktuell weiterhin von Bedeutung. Der Internetauftritt der [X.] aus [X.]zeigt First- und Gratrollen, wobei u. a. auf Folgendes hingewiesen wird (https://www.decket.de/dachfirst/, vgl. Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis):

·

„Der Dachfirst ist waagrecht und erfüllt viele wichtige Funktionen, vor allem die Entlüftungsfunktion.“… „Der Dachfirst verbindet die Dachflächen, gewährleistet die Dichtheit des Daches und entsprechende Dachbelüftung. Der Dachfirst ist sehr wichtig und sorgt für entsprechende Dachbelüftung.“… „Er muss auch für die richtige Luftzirkulation sorgen.“;

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„Die Firstbänder schützen den Dachbereich vor Verwitterung und sorgen für eine gute Belüftung des Daches. Sie sind sehr einfach in der Montage und diffusionsoffen. Die Dachfirstbänder verhindern auch die Eindringung von Verschmutzungen und Nässe unter die Dachdeckung.“;

·

„Dachfirst abdichten mit [X.] Ihre Aufgabe besteht darin, gute Luftzirkulation zu gewährleisten und vor Nässeeindringen, sowie Verschmutzungen zu schützen. Wir bieten Ihnen die Gratrollen in verschiedenen Ausführungen und Farben. Mit diesen Produkten können Sie Ihren Dachfirst abdecken.“;

·

„[X.] im Dach First – [X.] ist ein wichtiger Faktor, wenn es um den [X.] geht. Entsprechende Luftzirkulation verlängert die Lebensdauer Ihres Daches und schützt vor Feuchtigkeit und Überhitzung des Dachraumes. … Deswegen muss man echt gute Produkte für die [X.] besorgen. Die Anwendung von Firstbändern ist also ein Muss, weil sie für eine effektive Belüftung sorgen.“.

Im Übrigen hat die Markeninhaberin selbst ausgeführt, dass sämtliche Arten von „[X.]“, „Unterdeckbahnen“ und „[X.]“ eine Luftzirkulation und insbesondere eine Belüftung am Ort ihres Einbaus ermöglichen.

cc) Die vorgenannten Fundstellen verdeutlichen, dass [X.], First- und [X.] zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke sowie zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2022 auch zur Isolierung eines Daches verwendet werden bzw. wurden, um den thermischen Komfort sowohl im Winter als auch im [X.] zu verbessern. Die [X.] sind zwar in der [X.]egel reißfest und wasserdicht, aber wasserdampfdurchlässig. Da sie eine Ableitung von Wasserdampf ermöglichen, fördern sie die Durchlüftung des Daches. Das Gleiche gilt für First- und [X.], die zur Dachabdeckung verwendet werden und unter anderem in [X.]ollenform mit einem luftdurchlässigen Mittelteil zur Be- und Entlüftung des [X.] zum Zeitpunkt des Anmeldetages der angegriffenen Marke angeboten wurden und noch immer werden. Daraus folgt, dass alle von der angegriffenen Marke erfassten Waren zur Durchführung von Isolierarbeiten am Dach verwendet werden können und sich einander ergänzen, um für die Entlüftung bzw. Belüftung des Dachraumes zu sorgen.

g) Ausgehend von vorgenanntem Begriffsverständnis und der Charakteristika der von der angegriffenen Marke umfassten Waren beschrieb die angegriffene Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt Merkmale und Eigenschaften der eingetragenen Waren. Das gleiche gilt für den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung.

aa) Dies gilt zunächst für die Waren der Klasse 6 „Baumaterialien aus Metall, nämlich [X.], [X.] aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung“ sowie der Klasse 19 „Baumaterialien [nicht aus Metall], nämlich [X.], [X.] nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung“. Bei diesen Waren handelt es sich – wie bereits die Formulierung zeigt – um [X.] und [X.]. Diese werden auch in [X.]ollenform angeboten (vgl. Ausführungen unter f)) und weisen in den meisten Fällen zum Zwecke der Luftzirkulation und der damit verbundenen effektiven Belüftungsfunktion [X.] auf (vgl. Anlagen 5 bis 7 zum gerichtlichen Hinweis). Die in Frage stehende Wortfolge „[X.] [X.]OLL“ benennt mit dem Bedeutungsgehalt „(Ent)lüftungs-[X.]olle“ bzw. einer „[X.]olle, die (auch) Entlüftungszwecken dient“ vor diesem Hintergrund lediglich deren Beschaffenheit in [X.]ollenform und den Verwendungszweck im Sinne einer Be- bzw. Entlüftung (vgl. [X.], 20 U 220/11 – [X.] [X.]OLL).

bb) Entsprechendes gilt für die weiter eingetragenen Waren in der Klasse 17 „[X.]“. Diese werden auch im Dach(aus-)bau eingesetzt, in [X.]ollenform dargeboten und weisen ebenfalls Elemente auf, die der Be- oder Entlüftung dienen (vgl. [X.] 5 zum gerichtlichen Hinweis). Die angegriffene Marke benennt auch für diese Waren deren Beschaffenheit in [X.]ollenform und deren Eignung im Sinne einer Belüftung.

cc) Die übrigen eingetragenen Waren „[X.]“ in der Klasse 6 stellen einen weiten Oberbegriff dar. Wie aus der Bezeichnung im [X.] ersichtlich, werden die Waren in Form von Bahnen angeboten, die zu einer [X.]ollenform aufgewickelt werden können. Aufgrund der allgemein gehaltenen Formulierung können die Metallbahnen auch Be-/oder Entlüftungselemente aufweisen und beispielsweise auch für eine Firstabdeckung eingesetzt werden. Ausgehend hiervon gibt die angegriffene Marke „[X.] [X.]OLL“ lediglich die Beschaffenheit der „[X.]“ in [X.]ollenform und deren [X.] im Sinne einer Belüftung wieder.

h) Der Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] steht nicht entgegen, dass weder eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „[X.] [X.]OLL“ (auch bezogen auf den Anmeldezeitpunkt) noch ein lexikalischer Nachweis belegt ist, es sich mithin um eine Wortneuschöpfung handelt. Als sprachübliche Verbindung von Begriffen, die dem maßgeblichen Verkehr geläufig waren und sind, enthält der Gesamtbegriff „[X.] [X.]OLL“ keinen Aussagegehalt, der über die Summe der Bedeutungen der [X.] hinausging, die zur Beschreibung der in [X.]ede stehenden Waren geeignet ist.

i) Auch eine evtl. Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke begründet nicht deren Schutzfähigkeit. Vielmehr reicht es regelmäßig aus, wenn nur eine von beliebig vielen dem Zeichen zukommenden Bedeutungen eine Sachaussage vermittelt (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 8 [X.]dnr. 458).

j) Es spielt es auch keine [X.]olle, ob die Wortfolge „[X.] [X.]OLL“ einen untechnischen und unidiomatischen Ausdruck für Entlüftungsrollen bzw. First- und Gratrollen darstellt. Diese mögen nach korrekter [X.] Übersetzung mit „[X.] rolls“, „aris rolls“, [X.] rollers“, „hip rolls“ oder „[X.]“ wiedergegeben werden. Nichtsdestotrotz ist die angegriffene Marke geeignet, Eigenschaften der Waren, nämlich deren Zweck und Form zu beschreiben. Die von der Markeninhaberin im Übrigen unter Hinweis auf die Kommentarliteratur ([X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 8 [X.]dnr. 596) genannte Konstellation, wonach der fremdsprachliche Begriff (hier „vent roll“) in der Fremdsprache ausschließlich in einem anderen, nämlich nicht beschreibenden Sinngehalt verwendet werde, liegt nicht vor. Eine derartige „andersartige“ Bedeutung oder Verwendung im [X.] hat die Markeninhaberin auch nicht dargelegt. Zudem stellt sich die Markeninhaberin mit dieser Argumentation in Widerspruch zu ihren Ausführungen, wonach die Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ eine Wortneuschöpfung sei.

k) Die Markeninhaberin kann sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen. Die Marke    (30 2010 054 735) ist inzwischen wieder gelöscht. Aus gelöschten Marken können jedoch keine [X.]echte hergeleitet werden ([X.] 26 W (pat) 67/13 – BWnet).

6. Da bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vorliegt, kann dahinstehen, ob die weiteren vom Antragsteller nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3 [X.] genannten Schutzhindernisse vorliegen.

Die von der Markeninhaberin angeregte Zulassung der [X.]echtsbeschwerde nach

§ 83 Abs. 2 [X.] ist nicht veranlasst.

Weder ist über eine [X.]echtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden

(§ 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.]), noch ist die Zulassung der [X.]echtsbeschwerde zur Fortbildung des [X.]echts oder zur Sicherung einer einheitlichen [X.]echtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 [X.]).

1. Über eine [X.]echtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung hat der [X.] nicht entschieden. Von grundsätzlicher Bedeutung ist eine [X.]echtsfrage, wenn sie eine klärungsbedürftige, für den Streitfall relevante Frage enthält, die darüber hinaus auch für andere Fälle von unmittelbarer Bedeutung sein kann, so dass ein Interesse der Allgemeinheit an ihrer Klärung besteht. Das gilt insbesondere, wenn sie für eine größere Zahl gleichgelagerter Fälle entscheidungserheblich und höchstrichterlich noch nicht entschieden ist (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 83 [X.]dnr. 22).

a) Die Frage, ob nach einer Umwandlung einer [X.]smarke gem. Art. 139 ff. [X.] ein [X.] nach §§ 50 ff. [X.] durchgeführt werden kann, ist nicht klärungsbedürftig. Das Gesetz schließt dies nicht aus. Die gegenteilige Auffassung der Markeninhaberin findet keinerlei Anhalt im Gesetz, wäre systemwidrig und wird auch in der Literatur – soweit ersichtlich – von niemanden vertreten. Sie ist ersichtlich rechtsirrig.

b) Die Frage, ab wann ein unidiomatischer Gebrauch eines Wortes in der jeweiligen Fremdsprache dem [X.] des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegensteht, ist nicht entscheidungserheblich, da diese Konstellation (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 8 [X.]dnr. 596) nicht vorliegt. Die Markeninhaberin hat nicht einmal einen anderen Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „[X.] [X.]OLL“ in der [X.] Sprache vorgetragen, sondern vielmehr ausgeführt, dass „[X.] [X.]OLL“ nicht existiere. Im Übrigen hat der [X.] die Frage der Schutzfähigkeit der vorliegenden Wortfolge anhand der von der [X.]echtsprechung des [X.] und des [X.] entwickelten maßgeblichen Kriterien – insbesondere hinsichtlich der Frage des [X.]ses einer Kombination zur Beschreibung der zugrunde liegenden Waren geeigneter Wörter (vgl. [X.]H, G[X.]U[X.] 2004, 680 – [X.]) – beurteilt, ohne dabei von diesen Kriterien abzuweichen.

2. Die Zulassung der [X.]echtsbeschwerde ist auch nicht zur [X.]echtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen [X.]echtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer [X.]e des [X.] oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung aufgrund der konkreten tatsächlichen Umstände getroffen worden ist.

Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz [X.] sind nicht gegeben.