Bundesgerichtshof, Urteil vom 09.11.2017, Az. I ZR 110/16

Die Klägerin und die Beklagte zu 1 stellen Sportartikel her. Die Beklagte zu 2 ist die in [X.] ansässige Tochtergesellschaft der [X.] zu 1, die die Produkte ihrer Muttergesellschaft über das Internet vertreibt.

Die Klägerin ist Inhaberin folgender Marken:

Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin folgender Marken:

Die [X.] bewarben im Jahr 2013 in ihren Online-Stores folgende Laufschuhe des Typs "[X.]":

Die Klägerin hält diese Verwendungsformen der Laufschuhe der [X.] für marken- und wettbewerbswidrig. Sie stützt ihre Ansprüche in erster Linie auf ihre Unionsmarke (Klagemarke 1), hilfsweise auf eine [X.] Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 [X.]), weiter hilfsweise auf ihre eingetragenen [X.]n Marken in der oben dargestellten Reihenfolge, auf eine notorisch bekannte Marke (§ 4 Nr. 3 [X.]) sowie auf Verstöße gegen das [X.] und die Grundsätze des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes.

Die Klägerin hat beantragt,

Die Klägerin hat ferner Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung geltend gemacht.

Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat der Klage stattgegeben, nachdem die Klägerin ihre Annexanträge auf das Gebiet der [X.] beschränkt hatte. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die [X.] ihren auf Abweisung der Klage gerichteten Antrag weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche als begründet angesehen und hierzu ausgeführt:

Die angegriffenen Verwendungsformen verletzten die Unionsmarke der Klägerin. Dieser komme eine Kennzeichnungskraft von besonders hoher Intensität zu, so dass bei [X.] die geringe Zeichenähnlichkeit zwischen der [X.] und den angegriffenen Verwendungsformen ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Entgegen der Ansicht des [X.] folge eine normative Beschränkung des Schutzbereichs der [X.] nicht aus dem Umstand, dass die angegriffene Kennzeichnung eine rechtserhaltende Benutzung der prioritätsälteren Unionsmarke Nr. 3513694 der [X.] darstelle. Der Schutzbereich einer Marke sei weder nach der Unionsmarkenverordnung noch nach der zuvor geltenden Gemeinschaftsmarkenverordnung mit Blick auf prioritätsältere Marken Dritter zu bemessen. Nach der Regelung im früher geltenden Art. 99 Abs. 3 Fall 2 [X.] habe der Beklagte gegenüber der Inanspruchnahme aus einer Gemeinschaftsmarke einwenden können, dass die [X.] wegen eines älteren Rechts des [X.] für nichtig erklärt werden könne. Dass die Beklagte im Streitfall die Nichtigerklärung der [X.] erreichen könne, mache sie selbst nicht geltend. Nach neuer Rechtslage regele Art. 99 Abs. 3 [X.] nur noch den Einwand mangelnder ernsthafter Benutzung der [X.]. Der vom [X.] konstruierte Einwand habe keinen Eingang in die Unionsmarkenverordnung gefunden.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Die Klage ist zulässig (dazu nachfolgend [X.]). Das Berufungsgericht hat die [X.] zu Recht wegen der Verletzung der Unionsmarke Nr. 3517646 als zur Unterlassung (dazu nachfolgend [X.]) sowie zur Auskunft und zum Schadensersatz (dazu nachfolgend [X.]) verpflichtet angesehen.

1. Die internationale Zuständigkeit [X.] Gerichte, die auch unter der Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 30. März 2006 - [X.], [X.]Z 167, 91 Rn. 20 - Arzneimittelwerbung im [X.]; Urteil vom 19. März 2015 - [X.], [X.], 1129 Rn. 12 = [X.], 1326 - Hotelbewertungsportal), ergibt sich für die im Inland ansässige Beklagte zu 1 aus Art. 97 Abs. 1 der Verordnung ([X.]) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend: [X.]) und für die in [X.] ansässige Beklagte zu 2 mit Blick auf den inländischen Sitz der Klägerin aus Art. 97 Abs. 2 [X.].

2. Die [X.] sind gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b [X.] sowie Art. 9 Abs. 2 Buchst. b [X.] zur Unterlassung der angegriffenen [X.] verpflichtet.

a) Im Zeitpunkt der behaupteten [X.] galt Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b [X.], der wie folgt lautete:

Art. 99 Abs. 3 [X.] regelte den Einwand des Verfalls und der Nichtigkeit gegen die in Art. 96 Buchst. a [X.] vorgesehene Verletzungsklage:

Durch Art. 1 Nummer 11 der am 23. März 2016 in [X.] getretenen Verordnung ([X.]) 2015/2424 vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung ([X.]) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung ([X.]) [X.] zur Durchführung der Verordnung ([X.]) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung ([X.]) Nr. 2869/95 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren ([X.]. L 341 vom 24.12.2015, [X.]; nachfolgend: [X.] aF) ist an die Stelle des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b [X.] die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b getreten, der folgenden Wortlaut hat:

Art. 99 Abs. 3 [X.] erhielt durch Art. 1 Nr. 92 der Verordnung ([X.]) Nr. 2015/2424 folgende Fassung:

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 sind nunmehr die mit Art. 9 und 99 [X.] aF wortgleichen Bestimmungen der Art. 9 und 127 der Verordnung ([X.]) Nr. 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke ([X.]. Nr. L 154 vom 16. Juni 2017, [X.]; nachfolgend: [X.]) maßgeblich.

b) Die Revision wendet sich nicht gegen die Feststellungen des Berufungsgerichts, die [X.] der [X.] erfolge im geschäftlichen Verkehr und sei markenmäßig. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. Die vorstehend dargestellten Rechtsänderungen haben auf diese Voraussetzungen des Verletzungstatbestands keine Auswirkungen (vgl. [X.], Urteil vom 28. April 2016 - [X.], [X.], 810 Rn. 18 = [X.], 1252 - profitbricks.es; Teilurteil vom 3. November 2016 - [X.], [X.], 520 Rn. 23 = [X.], 555 - MICRO COTTON).

c) [X.] der Revision, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen der [X.] 1 und der angegriffenen [X.], hat keinen Erfolg.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der [X.] 1 komme eine Kennzeichnungskraft von besonders hoher Intensität zu. Sie genieße eine durch umfangreiche Benutzung für Sportschuhe und Sportbekleidung im [X.] und europäischen Spitzensport in ganz [X.] eine außerordentlich hohe Bekanntheit. Zwischen den Waren, für die die [X.] 1 geschützt sei, und den in der angegriffenen Weise gekennzeichneten Waren bestehe [X.]. Es bestehe eine jedenfalls geringe Zeichenähnlichkeit. Die [X.] der Klägerin zeige drei parallel verlaufende, gleich breite und gleich große, auf der Oberfläche des Schuhs zwischen Sohle und Schnürsenkel angebrachte, zur Schuhoberfläche farblich kontrastierende Streifen, die leicht schräg in Richtung der Schuhspitze gekippt seien und deren Zwischenraum im Vergleich zur [X.] etwas dünner sei. Die angegriffene Kennzeichnung bestehe aus drei parallel geschwungenen, anfangs in etwa gleich breiten Streifen, die an der Außenseite des Schuhs von der Mitte der Sohle bis zur Schnürung nach oben verliefen. Sie verjüngten sich zunächst nur wenig und seien nur leicht in Richtung der Ferse gekippt, kippten dann jedoch scharf kurvenartig nach hinten in Richtung der Ferse, wobei sie sich gleichzeitig schlagartig auf einen Bruchteil des Durchmessers im [X.] verjüngten, um dann nur leicht nach oben ansteigend und parallel bei gleichbleibendem Durchmesser bis zum [X.] zu verlaufen. Der Verkehr nehme sowohl die [X.] als auch die angegriffene Kennzeichnung als drei Streifen wahr, die in der Mitte der [X.] von der Sohle in Richtung der Schnürung vertikal parallel verliefen und durch den deutlich wahrnehmbaren Abstand der relativ breiten Streifen zueinander mit der Schuhoberfläche farblich kontrastierten. Aufgrund der besonders hohen Kennzeichnungskraft der [X.] 1 reiche bei [X.] die geringe Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

bb) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft und [X.] greift die Revision nicht an. Auch im Übrigen vermag die Revision Rechtsfehler in der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht aufzuzeigen.

Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, [X.], 1301 Rn. 44 = [X.], 1510 - Kinderstube; Urteil vom 2. März 2017 - [X.], [X.], 914 Rn. 13 = [X.], 1104 - [X.]/[X.], mwN). Die Prüfung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage erfordert eine Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die - etwa im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und die Zeichenähnlichkeit - im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (st. Rspr.; vgl. [X.], [X.], 914 Rn. 43 - [X.]/[X.], mwN). Diese Beurteilung kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, [X.], 1301 Rn. 46 = [X.], 1510 - Kinderstube, mwN).

Solche Rechtsfehler zeigt die Revision weder mit Blick auf die einzelnen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr noch hinsichtlich der Gesamtwürdigung auf. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht wegen des hohen Grades der Kennzeichnungskraft der [X.] 1 bei [X.] nur geringe Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit gestellt hat.

d) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die angegriffene [X.] stelle als rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke Nr. 3513694 der [X.] zu 1 eine erlaubte [X.] dar, die das Markenrecht der Klägerin normativ begrenze.

aa) Zuzustimmen ist der Revision allerdings darin, dass die Streichung der Einrede des Inhabers des älteren Rechts nach Art. 99 Abs. 3 Fall 2 [X.] keine Rechtsänderung bewirkt hat, weil der Markeninhaber nach der Neufassung des Art. 9 Abs. 2 [X.] sein Recht aus der Unionsmarke gegen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, das Gegenstand des älteren Rechts ist, nicht mit Erfolg geltend machen kann.

Der [X.] hat schon für die Gemeinschaftsmarkenverordnung ausgesprochen, dass die Bestimmungen dieser Verordnung im Licht des [X.]s auszulegen sind, dem zufolge die ältere Gemeinschaftsmarke Vorrang vor der jüngeren Gemeinschaftsmarke hat (vgl. [X.], Urteil vom 21. Februar 2013 - [X.]/11, [X.]. 2013, 337 Rn. 39 = [X.], 614 - FCI/[X.]; zur Verordnung [[X.]] Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster [X.], Urteil vom 16. Februar 2012 - [X.]/10, [X.], 510 Rn. 39 - Celaya Emparanza y Galdos Internacional).

Nach dem Erwägungsgrund 12 der Verordnung ([X.]) 2017/1001 dient die nunmehr geschaffene ausdrückliche Regelung, wonach die Durchsetzung einer Unionsmarke die vor dem Anmelde- oder [X.] der Unionsmarke erworbenen Rechte anderer Inhaber nicht beeinträchtigt, der Gewährleistung der Rechtssicherheit und der vollständigen Übereinstimmung mit dem [X.].

Die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 [X.], der zufolge das Verbietungsrecht des Inhabers einer Unionsmarke "unbeschadet" der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem [X.] der Unionsmarke erworbenen Rechte besteht, ist mithin dahingehend zu verstehen, dass eine Verletzung der Unionsmarke nicht vorliegt, wenn ihr ältere Rechte Dritter entgegenstehen. Der Anspruch des Verletzungsklägers reicht nur so weit, wie er auf prioritätsältere Rechte verweisen kann (vgl. [X.]/[X.] in [X.]/[X.], [X.], 5. Aufl., Art. 99 Rn. 1, die allerdings den Einwand relativer Nichtigkeitsgründe nach der Neufassung des Art. 99 Abs. 3 [X.] für ausgeschlossen halten [aaO Rn. 3]).

Zwar haben die Unionsmarkengerichte gemäß Art. 99 Abs. 1 [X.] in der Fassung der Verordnung ([X.]) Nr. 2015/2424 (jetzt: Art. 127 Abs. 1 [X.]) von der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke auszugehen, sofern diese nicht durch den [X.] mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gemäß Art. 58 bis 60 [X.] angefochten wird. Hiernach ist den [X.] eine Prüfung der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke von Amts wegen verwehrt (vgl. [X.], Urteil vom 24. November 2011 - [X.], [X.], 618 Rn. 15 = [X.], 813 - [X.]; [X.], [X.]. 2005, 945, 947). Die Streichung der Einrede des relativen Nichtigkeitsgrundes in Art. 99 Abs. 3 [X.] in der Fassung der Verordnung ([X.]) Nr. 2015/2424 ist jedoch im Zusammenhang mit der Neufassung des Verletzungstatbestands in Art. 9 Abs. 2 [X.] zu sehen. Es entspricht dem im Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 [X.] und dem 12. Erwägungsgrund dieser Verordnung zum Ausdruck kommenden Willen des [X.], dem [X.] bereits im Rahmen des Verletzungstatbestands Geltung zu verschaffen. Auch nach der Neufassung der [X.] ist es daher möglich, der Inanspruchnahme aus dem jüngeren Recht allein durch die Berufung auf das ältere Recht entgegenzutreten, ohne dessen Löschung zu betreiben (aA [X.]/[X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 99 Rn. 3; [X.] [X.]/[X.], [X.]. 1. Juni 2017, Art. 99 VO ([X.]) 207/2009 Rn. 13.1).

bb) Ohne Erfolg macht die Revision jedoch geltend, der Inanspruchnahme aus der Unionsmarke der Klägerin stehe im Streitfall der Umstand entgegen, dass es sich bei der angegriffenen [X.] um eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke Nr. 3513694 der [X.] zu 1 handelt.

(1) Das Berufungsgericht hat die Frage offengelassen, ob die angegriffene Verwendungsform eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke Nr. 3513694 im Sinne des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a [X.] (jetzt: Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a [X.]) darstellt. Auch wenn hieran in der Sache Zweifel bestehen, weil die angegriffene Zeichennutzung - anders als die Unionsmarke der [X.] zu 1 - eher als drei Einzelstreifen denn als einheitlicher "form strip" erscheinen, ist dies in der Revisionsinstanz zugunsten der [X.] zu unterstellen.

(2) Unter der Geltung des Art. 99 Abs. 3 [X.] war anerkannt, dass der [X.] nur zum Erfolg führte, wenn das ältere Recht des [X.] die [X.] wegen Eingreifens eines relativen Nichtigkeitsgrundes gem. Art. 53 Abs. 1 und 2 [X.] zu Fall bringen konnte (vgl. [X.], [X.]. 2009, 74, 77; [X.] [X.]/[X.], [X.]. 15. Juni 2015, Art. 99 Rn. 26; [X.] [X.]/[X.], [X.]. 1. Februar 2015, Art. 99 [X.] Rn. 11). Voraussetzung des [X.]s war mithin, dass die jüngere Marke und ihr Schutzbereich mit der älteren Marke und deren Schutzbereich identisch waren (Art. 8 Abs. 1 Buchst. a [X.]), Verwechslungsgefahr zwischen jüngerer und älterer Marke bestand (Art. 8 Abs. 1 Buchst. b [X.]), die jüngere Marke den Bekanntheitsschutz der älteren Marke verletzte (Art. 8 Abs. 5 [X.]) oder dass ein älteres sonstiges Kennzeichenrecht der Benutzung der jüngeren Marke entgegenstand (Art. 8 Abs. 4 [X.]).

Die mit der Verordnung ([X.]) Nr. 2015/2424 vorgenommene Änderung des Art. 99 Abs. 3 [X.] hat am Vorrang älterer Rechte gegenüber jüngeren Marken nichts geändert (s. Rn. 26 [[X.] d aa]). Der in Art. 9 Abs. 2 [X.] ausdrücklich erwähnte Vorrang der vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem [X.] der Unionsmarke erworbenen Rechte besteht, wenn - wie in Art. 8 Abs. 1, 4 und 5 [X.] geregelt - die jüngere Marke das ältere Recht verletzt oder das ältere Recht der Benutzung der jüngeren Marke entgegensteht und folglich der Inhaber des älteren Rechts Löschung der jüngeren Marke verlangen kann.

(3) Nach der Beurteilung des Berufungsgerichts kann die Beklagte zu 1 aufgrund ihrer Unionsmarke Nr. 3513694 nicht die Nichtigerklärung der [X.] 1 verlangen. Gegen diese Beurteilung, die Rechtsfehler nicht erkennen lässt, erhebt die Revision keine [X.]. Sie macht auch nicht geltend, die Beklagte zu 1 könne aufgrund der weiteren von ihr gehaltenen Marken die Nichtigerklärung der [X.] 1 erreichen. Es fehlt hinsichtlich der [X.] 1 mithin an einer Kollisionslage, die Voraussetzung einer Prioritätsbetrachtung ist.

Eine Kollisionslage besteht entgegen der Auffassung der Revision auch nicht mit Blick auf die tatsächliche Zeichennutzung der [X.] zu 1, die in der Revisionsinstanz als rechtserhaltende Benutzung ihrer Unionsmarke anzusehen ist. Der [X.] regelt, wie im Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 [X.] zum Ausdruck kommt, das zeitliche Rangverhältnis von Rechten. Einer tatsächlichen Benutzungsform für sich genommen kann mangels Rechtscharakters kein Vorrang im Sinne des Art. 9 Abs. 2 [X.] zukommen. Diese Sichtweise entspricht der zum harmonisierten Markenrecht ergangenen Senatsrechtsprechung, in der Priorität allein Zeichenrechten zugebilligt worden ist (vgl. [X.], Urteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 148/04, [X.], 160 Rn. 15 = [X.], 226 - [X.]; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, [X.], 484 Rn. 43 = [X.], 616 - [X.]; Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, [X.], 1055 Rn. 52 = [X.], 1533 - airdsl). Die Verwechslungsgefahr ist mit Blick auf das Verhältnis zwischen [X.] und beanstandeter Benutzung zu beurteilen, während die Relevanz prioritätsälterer Gegenrechte allein mit Blick auf das Verhältnis zwischen [X.] und Gegenrecht zu prüfen ist. Die Revisionserwiderung verweist zu Recht darauf, dass tatsächliche Benutzungsformen für den Schutzbereich der [X.] allein im Sonderfall der Schwächung der [X.] eine Rolle spielen können (vgl. [X.], Urteil vom 2. Februar 2012 - [X.], [X.], 930 Rn. 40 = [X.], 1234 - [X.]/[X.] B).

Nichts anderes kann auch der von der Revision angeführten Senatsentscheidung "[X.]" entnommen werden (Urteil vom 19. Februar 1998 - I ZR 138/95, [X.], 1034 = [X.], 978). In der dortigen Konstellation war die Beklagte zur Benutzung einer mit dem [X.] identischen Benutzung berechtigt. Hieraus hat der Senat abgeleitet, dass der Angegriffene sich auf das Gegenrecht auch zur Abwehr einer hiermit nur verwechslungsfähigen Bezeichnung stützen könne. Wenn der Angreifer sich schon nicht mit Erfolg gegen eine identische Bezeichnung durchsetzen könne, könne er dieses erst recht nicht gegen eine nur verwechselbare Bezeichnung ([X.], [X.], 1034, 1036 - [X.]). Mithin greift auch in dieser Konstellation die [X.] in den Schutzbereich des älteren Gegenrechts ein. Hieran fehlt es aber im Streitfall, weil die als Gegenrecht angeführten Marken der [X.] zu 1 weder identisch noch verwechslungsfähig mit der [X.] sind.

3. Nach dem Vorstehenden hat das Berufungsgericht auch den Anträgen auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht zu Recht stattgegeben.

4. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den [X.] nach Art. 267 Abs. 3 A[X.]V ist nicht veranlasst (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 1982 - 287/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 16 = NJW 1983, 1257 - [X.]). Die sich im Streitfall stellenden Fragen zur Auslegung der [X.] sind durch eine gesicherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] geklärt oder zweifelsfrei zu beantworten.

III. Danach ist die Revision der [X.] mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.