Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.01.2012, Az. I ZR 17/11

Die in [X.] ansässige Klägerin stellt Motorräder her. Sie ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen [X.] (Klagemarke 1),

Die Beklagte handelt mit Motorrädern. Im Januar 2007 lieferte sie zwei „HONDA“-Motorräder nach [X.], die sie zuvor von [X.] aus [X.] und [X.] erworben hatte. Ferner bot sie im Februar 2008 in ihrem Ladengeschäft ein Motorrad mit der Bezeichnung „[X.]“ zum Kauf an, das sie ebenfalls aus [X.] importiert hatte. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte und mahnte die Beklagte im März 2008 erfolglos ab.

Die Klägerin hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - beantragt,

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat sich auf Erschöpfung der Markenrechte berufen und Verwirkung des Unterlassungsanspruchs eingewendet, weil sie seit 25 Jahren „HONDA“-Motorräder aus den [X.], [X.] und [X.] importiere, was der Klägerin nicht verborgen geblieben sei.

Das [X.] hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, begehrt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. [X.] zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Die [X.] habe die Rechte der Klägerin aus der [X.] 1 verletzt, indem sie gekennzeichnete Markenware in den [X.] eingeführt sowie zum Kauf angeboten und weiterverkauft habe. Die Markenrechte seien nicht nach Art. 13 Abs. 1 [X.] erschöpft, da die Klägerin die in Rede stehenden Motorräder im [X.] weder selbst in Verkehr gebracht noch ihre Zustimmung hierzu erteilt habe. Eine Zustimmung ergebe sich weder daraus, dass die Klägerin dem Modell „[X.]“ sogenannte Homologationsunterlagen und eine [X.] Bedienungsanleitung beigefügt habe, noch daraus, dass die [X.] im Rahmen von Rückrufaktionen für Motorräder außereuropäischer Herkunft von der [X.] ([X.]) GmbH angeschrieben worden sei; auch ein Zuwarten der Klägerin vor Inanspruchnahme der [X.]n stehe der Klage nicht entgegen.

Der Unterlassungsanspruch sei nicht nach § 242 BGB verwirkt. Ob die Grundsätze von [X.] und Glauben bei unionsrechtlichen Ansprüchen anwendbar seien, könne dahinstehen, da jedenfalls die Voraussetzungen der Verwirkung nicht erfüllt seien. Es fehle bereits an einem länger andauernden ungestörten Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung, weil jede Einfuhr eines „[X.]“-Motorrades in den [X.] eine eigene Rechtsverletzung darstelle und einen neuen Anspruch auslöse, wodurch jeweils die für die Beurteilung des [X.]moments der Verwirkung maßgebliche Frist neu zu laufen beginne.

II. Die Revision der [X.]n hat im Wesentlichen keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat dem Unterlassungsantrag der Klägerin für das Gebiet der [X.] zu Recht stattgegeben. Nur soweit das Verbot sich darüber hinaus auch auf das gesamte Gebiet des [X.]s erstreckt, ist der Revision stattzugeben.

1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit des Klageantrags gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig.

Die Klägerin hat ihr Klagebegehren auf zwei eingetragene Marken und damit auf zwei verschiedene Streitgegenstände gestützt (vgl. [X.], Beschluss vom 24. März 2011 - [X.], [X.]Z 189, 56 Rn. 3 f. - TÜV I; Urteil vom 17. August 2011 - [X.], [X.], 1043 Rn. 25 ff. = [X.], 1454 - TÜV II). Auf den Hinweis des Senats hat die Klägerin klargestellt, dass sie ihre Rechte in erster Linie aus der [X.] 1 und nur für den Fall, dass solche Rechte nicht bestehen sollten, sodann aus der [X.] 2 verfolgt. Diese an sich schon in der Klage gebotene Klarstellung konnte die Klägerin auch noch in der Revisionsinstanz nachholen; sie ist auch verfahrensrechtlich unbedenklich, weil das Berufungsgericht die Verurteilung auf die [X.] 1 gestützt hat (vgl. [X.], [X.], 1043 Rn. 37 - TÜV II).

2. Das Berufungsgericht hat zu Recht den Verletzungstatbestand des Art. 9 Abs. 1 Buchst. [X.] bejaht und eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin verneint.

a) Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die [X.] im Januar 2007 mit der [X.] 1 gekennzeichnete „[X.] aus dem asiatischen Raum nach [X.] eingeführt und nach [X.] verkauft. Zudem hat die [X.] im Februar 2008 ein solches Motorrad aus [X.] nach [X.] eingeführt und hier zum Kauf angeboten. Dass die darin liegende Zeichenbenutzung mit Zustimmung der Markeninhaberin erfolgt ist, hat die [X.] nicht geltend gemacht.

b) Eine Erschöpfung des Markenrechts nach Art. 13 Abs. 1 [X.] ist nicht eingetreten. Die Klägerin hat die „[X.] nicht selbst im [X.] in Verkehr gebracht. Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass sie dazu auch keine Zustimmung erteilt hat.

aa) Da die Zustimmung einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht im Sinne des Art. 9 [X.] gleichkommt und das entscheidende Element für die Erschöpfung dieses Rechts ist, muss sie auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 [X.] [X.], Urteil vom 20. November 2001 - [X.]/99, [X.]. 2001, [X.] = [X.], 156 Rn. 45 = [X.], 65 - [X.]; Urteil vom 15. Oktober 2009 - [X.]/08, [X.]. 2009, [X.] = [X.], 1159 Rn. 22 - Makro u.a./Diesel). Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. Er kann sich aber auch konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des [X.]s ergeben, die ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen (vgl. [X.], [X.], 156 Rn. 46 f. - [X.]).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klägerin dem Inverkehrbringen der „[X.] im [X.] nicht ausdrücklich zugestimmt hat und auch keine Anhaltspunkte vorliegen, die die Annahme einer konkludenten Zustimmung rechtfertigen. Dem Umstand, dass sich die Klägerin um die Zulassungsfähigkeit der Motorräder der Baureihe „[X.] RR“ im [X.] bemüht und eine dahingehende Homologation auch tatsächlich erhalten hat, hat das Berufungsgericht lediglich entnommen, dass die Klägerin die rechtlichen Voraussetzungen für einen Vertrieb dieses Modells in [X.] schaffen wollte, damit aber keine Globalzustimmung für ein Inverkehrbringen aller Motorräder dieses Typs im [X.] erteilt hat. Diese auf tatrichterlichem Gebiet liegende Würdigung wird von der Revision nicht in Zweifel gezogen. Sie ist weder erfahrungswidrig noch sonst aus Rechtsgründen zu beanstanden.

Gleiches gilt für die Beurteilung des Umstandes, dass die Klägerin die Motorräder nach [X.] Spezifikationen hergestellt und ihnen [X.] Bedienungsanleitungen beigegeben hat. Das Berufungsgericht hat darin zu Recht lediglich Rationalisierungsmaßnahmen beim Herstellungsverfahren gesehen, nicht aber die generelle Zustimmung zum Inverkehrbringen der Waren in [X.]. Die Erschöpfung der Rechte aus der Marke tritt immer nur im Hinblick auf die konkreten [X.] ein, für die die Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 [X.] vorliegen ([X.], Urteil vom 1. Juli 1999 - [X.]/98, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int. 1999, 870 Rn. 18 ff. = [X.], 803 - [X.]; Urteil vom 3. Juni 2010 - [X.]/09, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 723 Rn. 31 = [X.], 865 - [X.] Prestige). Es genügt daher nicht, dass die Motorräder der Baureihe „[X.] RR“ allgemein für den [X.] Markt geeignet sind und andere Fahrzeuge aus dieser Baureihe mit Zustimmung der Klägerin möglicherweise dort in Verkehr gebracht wurden.

cc) Eine konkludente Zustimmung der Klägerin ergibt sich auch nicht daraus, dass die [X.] im Rahmen von Rückrufaktionen für Motorräder außereuropäischer Herkunft von der [X.] ([X.]) GmbH angeschrieben wurde, ohne dass dabei der Import der Motorräder missbilligt wurde. Nach den insoweit weder erfahrungswidrigen noch anderweitig zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts waren diese Schreiben allein Ausdruck der Verkehrssicherungspflicht der Klägerin; sie dienten dazu, die Besitzer betroffener Fahrzeuge über alle einschlägigen Betriebe zuverlässig zu erreichen. Ein Verzicht der Klägerin auf ihre Markenrechte folgt daraus nicht.

dd) Das Berufungsgericht ist schließlich zutreffend davon ausgegangen, dass in einem Zuwarten der Klägerin mit der Beanstandung des Verhaltens der [X.]n selbst dann keine konkludente Zustimmung läge, wenn die Klägerin vom Parallelhandel der [X.]n Kenntnis erlangt haben sollte. Eine konkludente Zustimmung zum Vertrieb von Waren im [X.], die - wie im Streitfall - zunächst außerhalb dieses Gebietes in den Verkehr gebracht worden sind, kann sich nicht aus dem bloßen Schweigen des Markeninhabers ergeben (vgl. [X.], [X.], 156 Rn. 55 - [X.]).

3. Das Berufungsgericht hat eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs der Klägerin verneint, weil nach jeder Einfuhr eines mit der Marke „[X.]“ gekennzeichneten Motorrads in den [X.] die maßgebliche Frist für die Beurteilung des erforderlichen [X.]moments jeweils neu zu laufen beginne. Auch das hält der Nachprüfung durch das Revisionsgericht stand.

a) Das Berufungsgericht konnte im Streitfall offenlassen, ob mitgliedstaatliche Grundsätze der Verwirkung der Ausübung der Rechte aus Gemeinschaftsmarken entgegenstehen können (insoweit verneinend im hier nicht eröffneten Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 1 [X.] jetzt [X.], Urteil vom 22. September 2011 - [X.]/09, [X.], 519 Rn. 33 ff. = [X.], 1559 - [X.], dazu [X.]/[X.], [X.] 2012, 134, 138; Hacker, [X.], 266, 267). Denn die Voraussetzungen einer Verwirkung liegen schon nach [X.] Recht nicht vor. Es bedarf deshalb unter diesem Aspekt auch keiner Vorlage an den Gerichtshof der [X.].

aa) Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens, bei dem der Verstoß gegen [X.] und Glauben in der Illoyalität der verspäteten Rechtsausübung liegt ([X.]Z 25, 47, 51 f.; [X.], Urteil vom [X.], NJW 1984, 1684). Dabei ist indes zu beachten, dass bei wiederholten, gleichartigen Verletzungshandlungen jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen lässt. So ist im Nachbarrecht anerkannt, dass wiederholte gleichartige Störungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch auslösen und die für die Beurteilung des [X.]moments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen lassen (vgl. [X.], Urteil vom 21. Oktober 2005 - [X.], [X.] 2006, 235, 236). Dieser nachbarrechtliche Grundsatz kann, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, auf die Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs übertragen werden (ebenso für das Wettbewerbsrecht [X.] in [X.]/Bornkamm, UWG, 30. Aufl., § 11 Rn. 2.14).

Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen eines Händlers begründen, der Markeninhaber dulde auch künftig sein Verhalten und werde weiterhin nicht gegen solche - jeweils neuen - Rechtsverletzungen vorgehen. Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nämlich nicht dazu führen, dass dem Benutzer eine zusätzliche Rechtsposition eingeräumt wird und die Rechte des nach [X.] und Glauben nur ausnahmsweise und in engen Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus erweitert werden (vgl. [X.], Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, [X.], 803 Rn. 29 = [X.], 1192, 1195 - [X.]). Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag (vgl. [X.]/[X.]/Olzen, BGB [2009], § 242 Rn. 304; MünchKomm.BGB/[X.]/[X.], 6. Aufl., § 242 Rn. 331). Ein Freibrief für künftige Schutzrechtsverletzungen ist damit nicht verbunden.

Ohne Erfolg wendet die Revision ein, die in den speziell geregelten Verwirkungstatbeständen des § 21 Abs. 1 und 2 [X.] sowie des Art. 54 Abs. 1 und 2 [X.] zum Ausdruck kommende Wertung gebiete es, für die Frage der Verwirkung auf den [X.]raum gleichgearteter Benutzungshandlungen abzustellen und nicht auf den einzelnen Importvorgang. Die genannten Bestimmungen betreffen nicht den vorliegenden Fall der über längere [X.] ständig wiederholten Benutzung einer fremden Marke beim Handel mit nicht erschöpfter Markenware, sondern setzen die ununterbrochene Benutzung eines eigenen Zeichens des Anspruchsgegners über einen [X.]raum von fünf Jahren voraus.

Unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung kann der rechtsverletzend importierende Händler daher keine Rechtsposition erlangen, die ihm ein Recht auf immer neue Verletzungshandlungen gewähren und ihm so auf Dauer faktisch eine kostenlose Lizenz verschaffen würde. Es wäre ein nicht hinnehmbarer Wertungswiderspruch, wenn der Markenverletzer seine rechtsverletzenden Handlungen unbefristet fortsetzen dürfte, während jedem Lizenznehmer durch Ausübung eines vertraglichen Kündigungsrechts ein in der Vergangenheit zulässiger Vertrieb für die Zukunft untersagt werden könnte. Soweit der Senatsentscheidung „Universitätsemblem“ ([X.], Urteil vom 23. September 1992 - I ZR 251/09, [X.], 151, 153 = [X.], 101 - Universitätsemblem, insoweit nicht in [X.]Z 119, 237) etwas anderes entnommen werden kann, wird daran nicht festgehalten.

bb) Die vom Antrag der Klägerin umfasste Verletzungsform ist die ohne ihre Zustimmung erfolgende Einfuhr von Motorrädern der Marke [X.] in den [X.] Wirtschaftsraum. Die für die Beurteilung des [X.]moments der Verwirkung maßgebliche Frist hat daher mit jeder Einfuhr eines einzelnen Motorrads neu zu laufen begonnen. Die Klägerin hat die [X.] wegen des im Februar 2008 von ihr ausgestellten [X.] bereits am 10. März 2008 abgemahnt. Unabhängig von den sonstigen Einzelumständen des Streitfalls und insbesondere von der Frage einer fortgesetzten Importtätigkeit der [X.]n während des vorliegenden Gerichtsverfahrens kommt schon mangels eines relevanten [X.]moments eine Verwirkung des von der Klägerin geltend gemachten, allein in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs nicht in Betracht. Für die mögliche Verwirkung eines Schadensersatzanspruches ist damit nichts gesagt. Hierauf kommt es im Streitfall nicht mehr an, nachdem die Klägerin die Klage, soweit sie auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet war, in der Berufungsinstanz zurückgenommen hat.

b) Ein etwa unmittelbar im Unionsrecht bestehender Verwirkungsgrundsatz könnte keine geringeren Anforderungen an den Eintritt der Verwirkung stellen als das in dieser Hinsicht bereits weitgehende [X.] Recht (zu anderen Rechtsordnungen vgl. [X.]/[X.]/Olzen aaO § 242 Rn. 1116 ff.; zur engen Auslegung unionsrechtlicher Ausnahmen von Unterlassungspflichten aus Gemeinschaftsmarken vgl. [X.], Urteil vom 14. Dezember 2006 - [X.]/05, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 228 Rn. 30 - [X.]). Daran bestehen keine vernünftigen Zweifel, so dass auch insoweit eine Vorlage an den Gerichtshof der [X.] nach Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht erforderlich ist.

4. Die Revision hat gleichwohl zu einem geringen Teil Erfolg. Die Klägerin hat in der Klagebegründung klargestellt, dass sie das Verbot hinsichtlich aller Verletzungshandlungen für den gesamten [X.] erstrebt. Das Berufungsgericht hat die entsprechende Verurteilung durch das [X.] in vollem Umfang bestätigt. Das Unterlassungsgebot kann indes nicht für das gesamte Gebiet des [X.]s ausgesprochen werden. Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarke ist allein das Gebiet der [X.] (vgl. [X.], Urteil vom 13. September 2007 - [X.], [X.], 254 Rn. 39 = [X.], 236 - [X.] HOME STORE).

III. [X.] beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.