Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 15.03.2012, Az. I ZR 52/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I [X.]
Verkündet am:
15. März 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

CONVERSE I
[X.] § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 24 Abs. 1; Gemeinschaftsmarkenverord-nung Art. 9 Abs. 1 Satz 2
a)
Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von §
14 Abs.
2 [X.] und Art.
9 Abs.
1 Satz
2 [X.] ist grundsätzlich der [X.] und beweispflichtig. Der Dritte
ist deshalb auch regelmäßig dafür darlegungs-
und beweispflichtig, dass er keine Produktfälschungen vertreibt.
b)
Behauptet der Markeninhaber im Prozess, der Dritte habe Produktfälschun-gen vertrieben, kann den Markeninhaber eine sekundäre Darlegungslast da-zu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist. Da die sekundäre Darlegungslast nur im Rahmen des Zumutbaren besteht, braucht der Markeninhaber in diesem [X.] grundsätzlich keine [X.] zu offenbaren.
c)
Die Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten kann auch auf-grund eines tatsächlichen Verhaltens des Markeninhabers bestehen.
[X.], Urteil vom 15. März 2012 -
I [X.] -
[X.]

[X.]
-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 21.
Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Born-kamm und [X.], [X.] und Dr.
Koch
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2.
Zivilsenats des [X.] vom 4.
März 2010 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht [X.].
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin, ein [X.] Unternehmen, produziert und ver-
t-schen Wortmarke Nr.

1), der nachfolgend dargestellten [X.] Wo/Bildmarke Nr.
30726086 (Klagemarke
2)

1
-
3
-
sowie der mit Schutz für die [X.] international registrierten, nach-folgend dargestellten Bildmarke Nr.
929078 (Klagemarke
3)

Die [X.] 1 und 3 sind für Schuhwaren eingetragen. Die Klage-marke Nr.
30726086 ist registriert für
Bekleidungsstücke, nämlich T-Shirts, kurze Hosen, Unterhosen, Pullunder, Trainingsanzüge, Westen, Jacken, Badebekleidung, Pullover, Jeans, Oberteile und Hosen aus Vlies, windabweisende Anzüge und Jacken, Turnbekleidung, gewebte Hemden, Trainingshosen und Sweatshirts, Socken, kurz und langär-melige Tops, kurz und langärmelige T-Shirts, Hosen, Röcke, Gürtel, Schals, Blazer; Kopfbedeckungen, nämlich [X.] und Strickmützen.
Die [X.] handelt mit [X.]ortschuhen und beliefert die Handelsgruppen

R.

r.

die t.

-Verbrauchermärkte. Im September 2008 bot

t.

-Markt in [X.] von der [X.]n gelieferte [X.]ortschuhe an, die
mit den [X.] versehen waren.

t.

-Markt angebotenen Schu-
hen habe es sich um Produktfälschungen gehandelt. Auch die von der Beklag-r.

-Warenhaus in [X.] gelieferten und dort im September 2008
angebotenen, mit den [X.] versehenen Schuhe seien gefälscht gewe-sen.
Die Klägerin hat beantragt,
die [X.] unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurtei-len, es zu unterlassen,
1.
Schuhe, die mit dem Zeichen
2
3
4
5
-
4
-

gekennzeichnet sind, insbesondere wie nachfolgend eingeblendet:

innerhalb der [X.] anzubieten, feilzuhalten, zu [X.], zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, sofern diese Schuhe nicht nachweislich durch die Firma [X.] oder mit ihrer Zustimmung hergestellt und im Inland, in einem der übrigen Mit-gliedstaaten der [X.] oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den [X.] in den Verkehr [X.] worden sind;
2.
Schuhe, die mit dem Zeichen

gekennzeichnet sind, insbesondere wie nachfolgend eingeblendet:
-
5
-

innerhalb der [X.] anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben, zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, sofern diese Schuhe nicht nachweislich durch die Firma [X.] oder mit ihrer Zu-stimmung hergestellt und im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der [X.] oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den [X.] in den Verkehr gebracht worden sind.
Die Klägerin hat die [X.] darüber hinaus auf Herausgabe der in ih-rem Besitz befindlichen Schuhe an einen Sequester zum Zwecke der Vernich-tung (Klageantrag zu
3), im Wege der Stufenklage zunächst auf [X.] (Klageantrag zu
4) und nach erteilter Auskunft auf Schadensersatz (Klage-antrag zu
5) in Anspruch genommen und weiter beantragt, ihr zu gestatten, das Urteil auf Kosten der [X.]n öffentlich bekanntzumachen (Klageantrag zu
6).
Die [X.] hat geltend gemacht, es handele sich bei den in Frage ste-henden Schuhen um [X.] der Klägerin. An den Markenrechten sei Erschöpfung eingetreten. Die Ware stamme von einem nicht näher benann-ten Lizenznehmer der Klägerin aus einem Mitgliedstaat der [X.].
Das [X.] hat den [X.] zu
1 bis 3 und 6 im Wege eines Teilversäumnisurteils im Wesentlichen stattgegeben. Es hat allerdings den Un-terlassungstenor zu
1 und 2 dahingehend gefasst, dass Herstellung und Inver-kehrbringen nicht durch ein
mit ihrer Zustimmung hergestellt oder
im Inland, in einem der übrigen Mitglied-staaten der [X.] oder in einem anderen
Vertragsstaat des Ab-6
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6
-
kommens über den [X.] in den Verkehr gebracht worden sind). Weiter hat das [X.] das Unterlassungsgebot nach dem Klageantrag zu
2 auf [X.] beschränkt. Auf den Einspruch der [X.]n hat das [X.] durch ein weiteres Teilurteil das Versäumnisurteil [X.] und die [X.] zur Auskunft verurteilt. Dagegen hat die [X.] [X.] eingelegt. Die Klägerin hat beantragt, die Berufung mit der Maßgabe [X.], dass die Veröffentlichung des Tenors in einem überregionalen Printmedium zu erfolgen habe.
Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen ([X.], [X.], 198). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückwei-sung die [X.] beantragt, verfolgt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche verneint. Hierzu hat es ausgeführt:
Bei den von der [X.]n verkauften Schuhen sei davon auszugehen, dass es sich um [X.] der Klägerin gehandelt habe. Die darle-gungs-
und beweispflichtige Klägerin habe keine ausreichenden Anknüpfungs-tatsachen für das Vorliegen von Fälschungen vorgetragen.
Das Markenrecht an der [X.]
sei erschöpft. Die Beweis-last
dafür, dass keine Erschöpfung eingetreten sei, treffe in Abweichung von der üblichen Beweislastverteilung die Klägerin. Die [X.] habe nachgewiesen, dass die Klägerin ihre Waren im [X.] über ein aus-schließliches Vertriebssystem in Verkehr bringe und dass eine tatsächliche Ge-9
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-
7
-
fahr der Abschottung der nationalen Märkte bestehe, wenn die [X.] den ihr an sich obliegenden Beweis erbringen müsse, die in Rede stehende [X.] sei von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung im [X.] in Verkehr gebracht worden.
I[X.] Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig. Die Klä-gerin hat in der mündlichen Verhandlung in der Revisionsinstanz angegeben, dass sie den Klageantrag zu
1 kumulativ auf die [X.] mit den [X.] und 086 stützt. Diese Bestimmung der Klägerin ist dahin auszulegen, dass sie das mit dem Unterlassungsantrag zu
1 begehrte Verbot, soweit die r-ke
1 und, soweit es um die Benutzung des [X.] geht, auf die Klagemarke
2 stützt. Den Unterlassungsantrag zu
2 leitet die Klägerin aus der Klagemarke
3 ab.
2. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe infolge
Er-schöpfung der Unterlassungsanspruch nach §
14 Abs.
2 Nr.
1 und Abs.
5 Mar-kenG wegen Verletzung der [X.]
1 und 2 (Klageantrag zu
1) und der weitere Unterlassungsanspruch nach Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
a, Art.
102 Abs.
1, Art.
151 Abs.
2 [X.] wegen Verletzung der Klagemarke
3 (Klageantrag zu
2) nicht zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Die Voraussetzungen des §
14 Abs.
2 Nr.
1 [X.] und des Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
a [X.] sind im Streitfall im Hinblick auf die Klagemar-ken
1 und 3 erfüllt. Im Zusammenhang mit der Klagemarke
2 ist im Revisions-verfahren zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass die Voraussetzun-13
14
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-
8
-
gen der Verwechslungsgefahr im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] vorlie-gen.
aa) Das [X.], auf dessen tatsächliche Feststellungen das [X.] Bezug genommen hat, hat festgestellt, dass die [X.] mit den [X.]

t.

-Markt in [X.]

r.

-Warenhaus in [X.] geliefert hat. Damit ist vorliegend ein Fall
der Doppelidentität im Hinblick auf die [X.]
1 und 3 gegeben. Die [X.] hat im geschäftlichen Verkehr mit den [X.]
1 und 3 identische Zeichen für identische Waren verwendet, für die die Marken Schutz genießen.
[X.]) Zur Klagemarke
2 hat das [X.], auf dessen Feststellungen das Berufungsgericht Bezug genommen hat, keine Feststellungen getroffen. Es hat vielmehr im Hinblick auf die im Klageantrag zu
1 wiedergegebene A[X.]ildung das Vorliegen von Doppelidentität im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
1 [X.] be-jaht. Insoweit hat es seiner Beurteilung -
unausgesprochen -
eine Klagemarke zugrunde gelegt, die für Schuhwaren geschützt ist (etwa die Worildmarke Nr.
129307). Auf diese Marke hat die Klägerin ihre Ansprüche in der [X.] aber nicht gestützt, sondern auf die Klagemarke
2, die keinen Schutz für Schuhwaren beansprucht. Ein Fall der Doppelidentität nach §
14 Abs.
2 Nr.
1 [X.] scheidet danach aus. Da das Berufungsgericht -
folgerichtig -
zur Kla-gemarke
2, insbesondere zu deren Kennzeichnungskraft und zur Frage der [X.], keine Feststellungen getroffen hat, ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass zwischen der Klagemarke
2 und der angegriffenen A[X.]ildung Verwechslungsgefahr im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] be-steht. Allerdings kann die
Klägerseite nach der Senatsrechtsprechung daran gehindert sein, in der Revisionsinstanz ihren Anspruch auf einen Streitgegen-stand zu stützen, den das Berufungsgericht bei der bislang unbeanstandet ge-17
18
-
9
-
bliebenen alternativen Klagehäufung der Verurteilung nicht zugrunde gelegt hat. Denn wählt die Klagepartei in der Revisionsinstanz vorrangig einen Streitge-genstand aus, zu dem das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, weil die [X.] dem Berufungsgericht die Auswahl zwischen den Streitgegen-ständen überlassen hatte, macht dies eine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht erforderlich, die vermieden werden kann, wenn die Klägersei-te das Klagebegehren vorrangig aus einem Streitgegenstand herleitet, den das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat (vgl. [X.], Beschluss vom 24.
März 2011 -
I
ZR
108/09, [X.]Z 189, 56 Rn.
13 -
TÜV
I). Im Streitfall ist aber ohnehin eine Zurückverweisung der Sache erforderlich (dazu sogleich nachstehend). Es kommt daher insoweit nicht darauf an, dass die Klägerin mit der Klagemarke
2 in der Revisionsinstanz eine Marke ausgewählt hat, bei der die Voraussetzungen der Doppelidentität nach §
14 Abs.
2 Nr.
1 [X.] nicht vorliegen.
b) Die Verwendung der mit den [X.]
1 und 3 identischen [X.] für identische Waren im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
1 [X.] und die Benutzung einer mit der Klagemarke
2 -
unterstellt -
verwechselbaren A[X.]il-dung nach §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] ist ohne Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin im Sinne von §
14 Abs.
2 [X.] und Art.
9 Abs.
1 Satz
2 [X.] geschehen. Dass die Klägerin dem Vertrieb der [X.]ortschuhe durch die

t.

-r.

-Warenhaus in [X.]
zugestimmt hat, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ohne dass die Re-visionserwiderung hiergegen etwas erinnert.
Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von §
14 Abs.
2 [X.] und Art.
9 Abs.1 Satz
2 [X.] ist die [X.] beweis-pflichtig (vgl. [X.], Beschluss vom 11.
Mai 2000 -
I
ZR
193/97, [X.], 879, 880 = [X.], 1280 -
stüssy
I; [X.]/[X.]/[X.], 19
20
-
10
-
Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2.
Aufl., §
14 [X.] Rn.
104; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
14 Rn.
61). Die fehlende Feststellung einer Zustimmung der Klägerin geht daher zu Lasten der [X.], ohne dass es darauf ankommt, ob die [X.] Originalmarkenprodukte der Klägerin oder Produktfälschungen vertrieben hat.
Produktfälschungen sind nachgeahmte Waren im Sinne von Art.
2 Abs.
1 Buchst.
a Ziff.
i der Verordnung ([X.]) Nr.
1383/2003 des Rates vom 22.
Juli 2003 (Grenzbeschlagnahmeverordnung). Auf diesen Waren sind ohne Zustim-mung des Markeninhabers identische oder in ihren wesentlichen Merkmalen von der Marke nicht zu unterscheidende Zeichen angebracht. Originalmarken-waren sind dagegen solche Waren, bei denen die Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung an der Ware angebracht worden ist.
Sowohl derjenige, der mit der Marke versehene Produktfälschungen ab-setzt, als auch derjenige, der [X.] vertreibt, benutzt die Marke für eigene Waren und handelt widerrechtlich, wenn die Benutzung ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt. Das [X.] an der Marke nach §
14 Abs.
2 [X.] und Art.
9 Abs.
1 [X.] ist nicht auf das Recht zur Kennzeichnung der Waren mit der Marke [X.], sondern umfassend zu verstehen und hat auch das Recht zum Anbie-ten und Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware zum Inhalt (vgl. [X.], Urteil vom 18.
Oktober 2005 -
405/03, [X.]. 2005, 35 = [X.], 146 Rn.
58 -
Class International; [X.], [X.], 879, 880
f. -
stüssy
I; [X.], WRP 1999, 467, 470).
c) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist nicht davon auszuge-hen, dass die [X.] [X.] der Klägerin vertrieben hat und 21
22
23
-
11
-
dass die Voraussetzungen der Erschöpfung nach §
24 Abs.
1 [X.] und Art.
13 Abs.
1 [X.] vorliegen.
aa) Im Streitfall ist ungeklärt, ob es sich bei den von der [X.]n ver-triebenen Schuhen um [X.] oder Produktfälschungen handelt und ob -
soweit es sich um [X.] handelt -
diese von der Kläge-rin oder mit ihrer Zustimmung im [X.] in Verkehr [X.] worden ist. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es
hat jedoch angenommen, dass die Darlegung und Beweislast für das Vorliegen von Produktfälschungen bei der Klägerin liegt und ihr Vorbringen keine hinrei-chenden Anknüpfungspunkte bietet, um eine Beweisaufnahme durchzuführen. Ein sicherer Aufschluss könne
durch die firmeneigene Kodierung der Ware er-bracht werden. Die Klägerin habe sich aber nicht bereiterklärt, diese Kodierung offenzulegen. Für das weitere Verfahren sei deshalb davon auszugehen, dass es sich um [X.] handele. An dieser sei das
Markenrecht der Klägerin erschöpft. Zwar sei grundsätzlich die [X.] für das Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung beweispflichtig. Die [X.] gelte aber nicht, wenn die Markeninhaberin ein Vertriebssystem unterhalte, mit dem die Gefahr der [X.] verbunden sei. Von der Gefahr einer Markt-abschottung sei vorliegend auszugehen. Diese könne nicht nur auf vertragli-chen Vereinbarungen beruhen, sondern auch durch ein tatsächliches Verhalten geschaffen werden. Aus einem in der ZeitscI-r-triebsgesellschaft der Klägerin von September 2009 folge die Absicht der Klä-gerin, Waren nur über die Händler ihres Vertriebssystems zu vertreiben, um die Preise hochzuhalten.
[X.]) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
24
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-
12
-
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist grundsätzlich die [X.] darlegung und beweispflichtig für den Umstand, dass sie Originaler-zeugnisse der Klägerin
und keine Produktfälschungen vertrieben hat (vgl. KG, [X.], 263, 264). Da beim Vertrieb von Produktfälschungen eine Er-schöpfung im Sinne von §
24 Abs.
1 [X.] und Art.
13 Abs.
1 [X.] von vornherein ausscheidet, richtet sich die Darlegung und Beweislast nach den Maßstäben des jeweiligen Verletzungstatbestandes. Vorliegend steht fest, dass die [X.] im geschäftlichen Verkehr mit den [X.] identische [X.] für identische Waren verwendet hat, für die die Marken Schutz genießen (§
14 Abs.
2 Nr.
1 [X.], Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
a [X.]), oder es ist im Revisionsverfahren vom Vorliegen der Voraussetzungen des §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] auszugehen. Dies stellt eine Markenverletzung dar, es sei denn, es handelt sich um [X.]n, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im [X.] in Verkehr gebracht worden sind. Dementsprechend obliegt dem in Anspruch genommenen Dritten die Be-weislast
dafür, dass es sich um [X.]n handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im [X.] in Verkehr gebracht worden sind (vgl. [X.], [X.], 879, 880 -
stüssy
I; [X.], Urteil vom 23.
Oktober 2003 -
I
ZR
193/97, [X.], 156, 158 = [X.], 243 -
stüssy
II; vgl. auch [X.], [X.], 146 Rn.
74 -
Class Interna-tional). Daher muss die [X.] grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von §
14 Abs.
2 [X.] und Art.
9 Abs.
1 Satz
2 [X.] fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem [X.] nachgeahmter Ware zugestimmt haben (vgl. hierzu [X.], [X.]-RR 2011, 345, 347). Das ändert aber ebenfalls nichts an der Beweislast des [X.]. Etwas anderes gilt
nur dann, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten. 26
-
13
-
Von einer solchen Gefahr ist im Streitfall jedoch nicht auszugehen (dazu so-gleich Rn.
32
ff.).
Allerdings wird den Markeninhaber, der eine Produktfälschung behaup-tet, regelmäßig eine sekundäre Darlegungslast treffen, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Um-stände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (vgl. [X.], Urteil vom 30.
April 2008 -
I
ZR
73/05, [X.], 702 Rn.
46 = [X.], 1104 -
Internet-Versteigerung
III; Urteil vom 4.
Dezember 2008 -
I
ZR
3/06, [X.], 871 Rn.
27 = WRP 2009, 967 -
Ohrclips; Fezer, Markenrecht, 4.
Aufl., §
24 Rn.
121). Dieser sekundären Darlegungslast ist die Klägerin jedoch [X.]. Sie hat vorgetragen, anhand welcher Merkmale sie zu dem [X.] gelangt ist, dass es sich um Fälschungen handelt. Die bei [X.] im

t.

-r.

-Warenhaus in [X.] erwor-
benen Schuhe hätten nicht übereinstimmende Codes (Produktion und Fabrik-nummern) und falsche Markierungen auf der Innenseite, falsche Größen und falsche Abstände sowie minderwertige Aufkleber aufgewiesen. Ein Verbin-dungselement (sog. heel filler) zwischen Laufeinlage und Schuhsohle habe bei [X.] gefehlt.
Die Klägerin hat sich allerdings nicht bereitgefunden, die firmeneigene Kodierung auf den Schuhen aufzudecken. Daraus folgt aber nicht, dass sie ih-rer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen ist und der Vortrag der [X.]n, die von ihr vertriebenen Schuhe seien [X.] aus der Produktion der Klägerin, nach §
138 Abs.
3 ZPO als unstreitig zu behandeln ist. Die Klägerin brauchte im Rahmen der sekundären Darlegungslast diese [X.] nicht offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die übrigen von der Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Pro-duktfälschung ergeben soll, keinen Aufschluss hierüber bringen. Im Übrigen be-27
28
-
14
-
steht die sekundäre Darlegungslast einer [X.] nur im Rahmen des Zumutba-ren, weshalb sie [X.] grundsätzlich nicht offenzulegen braucht.
cc) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, dass die Klägerin im Streitfall für eine fehlende Erschöpfung beweispflichtig ist.
(1) Die Voraussetzungen der Schutzschranke der Erschöpfung nach §
24 Abs.
1 [X.] und Art.
13 Abs.
1 [X.] sind nach den allgemeinen Regeln von demjenigen darzulegen und zu beweisen, der wegen einer Markenverlet-zung in Anspruch genommen wird. Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach Art.
34 und 36 AEUV gebieten allerdings eine Modifizie-rung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem
Markeninhaber er-möglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehal-tung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu [X.] (vgl. [X.], Urteil vom 8.
April 2003 -
244/00, [X.]. 2003, 51 = [X.], 512
Rn.
33 bis 38 -
Van [X.]; [X.], [X.], 156, 158 -
stüssy
II; [X.], Urteil vom 3.
Februar 2011 -
I
ZR
26/10, [X.], 820 Rn.
28 = [X.], 1180 -
Kuchenbesteck-Set). Danach obliegt dem Marken-inhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im [X.] über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt, der [X.], dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des [X.]s in Verkehr gebracht worden sind, wenn der
von ihm wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch [X.] nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den Beweis
der Erschöpfung
zu erbringen hat. In einer derartigen Fallkonstellation besteht die tatsächliche Gefahr der [X.], wenn der als Verletzer in Anspruch Genommene durch die [X.] seiner Bezugsquelle nachweisen müsste, dass er die in Rede ste-henden Waren innerhalb des [X.]s von einem Ver-29
30
-
15
-
tragshändler erworben hat, weil der Markeninhaber dann auf seinen Vertrags-händler mit dem Ziel einwirken könnte, derartige Lieferungen künftig zu [X.].
Die Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht nicht nur, wenn der Markeninhaber seine Waren im [X.] über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt. Sie kann in gleicher Weise auftreten, wenn der Markeninhaber ein anderes Vertriebssystem unter-hält, mit dem er ebenso verhindern kann, dass die in Rede stehenden Waren im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werden. Hierzu kann auch ein se-lektives Vertriebssystem zählen (vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
24 Rn.
42; [X.]/[X.] aaO §
24 Rn.
89). Von einer Markt-abschottung ist bei einem solchen Vertriebssystem etwa auszugehen, wenn es den ausgewählten Vertriebspartnern vertraglich untersagt ist, ihre Produkte an Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems zu verkaufen (vgl. [X.], Ur-teil vom 19.
Januar 2006 -
I
ZR
217/03, [X.],
433 Rn.
21 = [X.], 579 -
Unbegründete Abnehmerverwarnung). Dagegen begründet ein Vertriebs-system dann nicht die Gefahr einer [X.] durch vertragliche Ab-sprachen, wenn es den angeschlossenen Vertriebspartnern gestattet ist, Liefe-rungen auf Anfragen
vorzunehmen, die von außerhalb des Vertriebssystems stehenden Händlern an sie herangetragen werden.
(2) Von diesen Grundsätzen ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat jedoch rechtsfehlerhaft zu geringe Anforderungen an die Gefahr einer [X.] gestellt und ist deshalb zu Unrecht von einer Umkehr der Beweislast zu Lasten der Klägerin ausgegangen.
Das Berufungsgericht hat zutreffend die Gefahr einer [X.] aufgrund vertraglicher Absprachen verneint, obwohl die Klägerin ihre Marken-31
32
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16
-
waren im [X.] auf [X.] im Rahmen eines ausschließlichen Vertriebssystems vertreibt, weil es in allen Ländern des Euro-päischen Wirtschaftsraums jeweils nur einen alleinvertriebsberechtigten Gene-ralimporteur gibt. Das Berufungsgericht hat jedoch in diesem Zusammenhang entscheidend auf die Feststellungen des [X.]s abgestellt. Dieses war davon ausgegangen, dass die [X.] jedenfalls in [X.], [X.], der [X.] und den Beneluxstaaten vertraglich nicht gehindert sind, Waren ins Ausland oder an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außer-halb ihres jeweiligen [X.] zu liefern. Auf der Grundlage dieser Fest-stellungen konnte das Berufungsgericht annehmen, dass keine Gefahr der [X.] aufgrund vertraglicher Absprachen besteht. Dagegen erinnert die Revisionserwiderung nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.
Das Berufungsgericht ist jedoch weiter davon ausgegangen, die Klägerin versuche ungeachtet der rechtlichen Verpflichtungen, die sie ihren [X.]n auferlege, mit Hilfe tatsächlicher Maßnahmen den Vertrieb der Waren außerhalb ihres Vertriebssystems zu verhindern. Dies begründe in gleicher Weise wie bei einem durch vertragliche Absprachen geschlossenen Vertriebs-system die Gefahr der [X.]. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Nicht zu beanstanden ist indes der rechtliche Ausgangspunkt des [X.]s, wonach die Gefahr der [X.] nicht allein in den [X.] in Betracht kommt, in denen vertragliche Vereinbarungen zu einer Abschot-tung der nationalen Märkte führen. Es ist ebenso möglich, dass sich dieses Ziel durch ein tatsächliches Verhalten erreichen lässt. So kann etwa dem [X.], der vertraglich gestattete Lieferungen an Außenseiter vornimmt, in Aussicht gestellt werden, nach Ablauf der Vertragszeit keine Vertragsverlänge-34
35
-
17
-
rung zu erhalten,
der [X.] kann erschwert und es kann auf andere Weise Druck auf ihn ausgeübt werden.
Das
Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen getroffen, die sei-ne Annahme rechtfertigen, die Klägerin begründe durch tatsächliches Verhalten die Gefahr einer [X.].
Das Berufungsgericht hat seine Annahme ausschließlich darauf [X.], dass der Generalimporteur der Markenware der Klägerin für [X.], [X.] und die [X.] in einer Veröffentlichung aus September 2009 er-klärt hat, es bestehe ein System offizieller Vertragshändler und es werde dage-gen vorgegangen, wenn in diesem S

Diese Aussage eines der [X.] der Klägerin gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, dass die Klägerin den Warenverkehr zwischen Händlern in den Mitgliedstaaten durch tatsächliche Maßnahmen unterbindet, um ein unterschiedliches Preisniveau in den einzelnen Mitgliedstaaten des [X.] aufrechtzuerhalten. Die vom Berufungsgericht herangezogene Aussage kann zwar als Beleg dafür angesehen werden, dass der Generalimporteur gegen ihm zu niedrig erscheinende Preise der offiziellen Vertragshändler in seinem Gebiet vorgeht. Dagegen lässt die fragliche Veröf-fentlichung für sich genommen nicht die weitergehende Feststellung zu, dass die Klägerin Maßnahmen gegen die Angleichung bestehender Preisunterschie-de zwischen den Mitgliedstaaten ergreift. Gleiches gilt für die weiteren in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht von der [X.]n vorge-legten Unterlagen. Weitergehende Feststellungen, dass sich die Klägerin die In-teressen des Generalimporteurs an einem einheitlichen Preisniveau in dessen Absatzgebiet zu eigen gemacht und unterstützt hat, hat das Berufungsgericht 36
37
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18
-
nicht getroffen. Diese sind aber erforderlich, um zu der Annahme einer Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch die Klägerin zu gelangen.
3. Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 Abs.
3 AEUV zur Klärung der Frage, welche [X.] die Beweislast für die Zustimmung im Sinne von Art.
5 Abs.
1 Satz
2 [X.] (=
§
14 Abs.
2 Nr.
1 und 2 [X.]) und Art.
9 Abs.
1 Satz
2 [X.] sowie für ein Inverkehrbringen durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im [X.] nach Art.
7 Abs.
1 [X.] (=
§
24 Abs.
1 [X.]) und Art.
13 Abs.
1 [X.] trägt, bedarf es nicht. Die Maßstäbe für die-se Beurteilung sind durch die Rechtsprechung des [X.] hinreichend geklärt. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten Fall einschließlich der Feststellung, ob bei dem von der Klägerin vertraglich vereinbarten und praktizierten Vertriebssystem eine Gefahr der Abschottung der Märkte besteht, ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. [X.], Urteil vom 16.
November 2004 -
245/02, [X.]. 2004, 10989 = [X.] 2005, 153 Rn.
84 -
Anheuser Busch; Urteil vom 8.
Juli 2010 -
558/08, [X.] 2010, 841 Rn.
65 -
Portakabin; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin [X.] vom 6.
April 2006 -
348/04, [X.]. 2007, 391 Rn.
3 -
Boehringer [X.]/Swingward
II).
II[X.] Danach ist auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil aufzuhe-ben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§
563 Abs.
1 ZPO).
1. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits verwehrt. Die [X.] muss Gelegenheit erhalten, zu der Frage vorzutragen, ob die in Rede stehenden [X.]ortschuhe von der Klägerin oder mit ihrer Zustim-mung im [X.] in Verkehr gebracht worden sind. Es ist 39
40
41
-
19
-
nicht auszuschließen, dass die [X.] zu den Voraussetzungen der Erschöp-fung nach §
24 Abs.
1 [X.] und Art.
13 Abs.
1 [X.] bislang nichts vorge-tragen hat, weil sie -
ebenso wie das Berufungsgericht -
davon ausgegangen ist, dass die Darlegung und Beweislast hierzu die Klägerin trifft. Zudem hat das Berufungsgericht -
von seinem Standpunkt folgerichtig -
bislang keine Fest-stellungen dazu getroffen, ob die [X.] [X.] vertrieben hat. Die [X.] hat sich zum Beweis hierfür auf das Zeugnis des Mitarbeiters
C.

der Klägerin und auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens
berufen. Das Berufungsgericht wird gegebenenfalls auch hierzu die von den [X.]en angebotenen Beweise zu erheben haben. Zudem wird das Berufungs-gericht erforderlichenfalls auch die notwendigen Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke
2 und der angegriffenen A[X.]il-dung zu treffen haben.
2. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten [X.] mit den [X.]en auch die Stellung sachdienlicher Anträge zu erörtern haben (§
139 Abs.
1 Satz
2 ZPO). Das von der Klägerin begehrte Verbot richtet sich gegen den Vertrieb von Waren, die weder von ihr oder mit ihrer Zustimmung hergestellt noch im [X.] in Verkehr
gebracht worden sind. Das [X.] hat die Ausnahme vom Verbot des Handels mit den im Streit stehenden Schuhen dagegen alternativ für die Fälle ausgesprochen, dass es sich entweder um Ware handelt, die von der Klägerin oder mit ihrer Zustim-mung hergestellt worden ist oder im [X.] in Verkehr gebracht worden ist. Durch die alternative Formulierung der Einschränkung des [X.] wird der Handel mit nicht erschöpfter Originalware, die außerhalb des [X.]s in Verkehr gebracht worden ist, vom Verbot ausgenommen. Dies ist mit den Entscheidungsgründen des landge-richtlichen ebenso wie des Berufungsurteils nicht zu vereinbaren und steht we-der mit dem von der Klägerin begehrten Verbot noch mit dem Vortrag der [X.]
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20
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teien in Einklang, die sowohl im Berufung als auch im Revisionsverfahren um die Frage der Erschöpfung streiten.
Bornkamm
Pokrant
Büscher

Kirchhoff
Koch

Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 17.11.2009 -
17 O 714/08 -

[X.], Entscheidung vom 04.03.2010 -
2 U 86/09 -