Bundespatentgericht, Urteil vom 03.02.2020, Az. 6 Ni 45/16 (EP), 6 Ni 13/17 (EP), 6 Ni 28/18 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 0 847 147 (Streitpatent), das auf die [X.] Anmeldung 97121324.4 vom 4. Dezember 1997 zurückgeht und am 4. Dezember 2017 durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent nimmt die Priorität aus der [X.] Anmeldung [X.] 32649396 vom 6. Dezember 1996 in Anspruch. Es wurde im [X.]/09 ([X.]) durch Urteil vom 9. Mai 2012 teilweise für nichtig erklärt. Die verbleibende Fassung wurde als [X.] 35 459 C5 veröffentlicht.

Das Streitpatent wird beim [X.] unter dem Aktenzeichen 697 35 459.8 geführt und trägt die Bezeichnung

„Verfahren zur Steuerung der Senderleistung für einen CDMA Nachrichtenübertragungssystem“

(auf [X.] laut EP 0 847 147 [X.]:

„Transmission power control method for a CDMA communication system“).

Der einzig angegriffene Patentanspruch 1 lautet in der Fassung des Urteils des [X.] vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 [X.]/09 ([X.]):

1. Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren für ein spektrum-erweiterndes Kommunikationssystem, das ausführt Kommunikation zwischen einer Basisstation (203) und mehreren mobilen Geräten (204) unter Verwendung mehrerer Kanäle, wobei:

die mehreren Kanäle

erste Kanäle (3) aufweisen, die den mobilen Geräten zugeordnet sind, zum Übertragen eines Datenpakets an die Basisstation, und einen zweiten Kanal (140), der durch die Basisstation verwendet wird, um ein Steuerungssignal an die mobilen Geräte zu übertragen, wobei sich die mobilen Geräte den zweiten Kanal teilen, wobei der zweite Kanal (140) ein Abwärts-Verkehrskanal ist;

die Basisstation den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kanäle empfangen wird, ein [X.] nach Maßgabe des Empfangspegels von jedem ersten Kanal erzeugt und ein gemeinsames [X.], das die [X.]e für die jeweiligen ersten Kanäle in ein für das System vorgegebenes Format hineingesammelt enthält, in den zweiten Kanal einfügt und das gemeinsame [X.], das die [X.]e für jeden der ersten Kanäle enthält, über den zweiten Kanal überträgt; und

jedes mobile Gerät das ihm zugedachte [X.] auf dem zweiten Kanal empfängt und die Übertragungsleistung für ein über einen entsprechenden der ersten Kanäle zu übertragendes Signal nach Maßgabe des empfangenen [X.]s steuert.

Hintergrund der am 18. April 2016 [6 [X.]/16 (EP)], am 8. Februar 2017 [6 Ni 13/17 (EP)] und am 19. April 2018 [6 Ni 28/18 (EP)] eingegangenen Nichtigkeitsklagen sind zwischen den Parteien wegen einer Verletzung von Patentanspruch 1 anhängige Verletzungsverfahren, gegen die Klägerin zu 1.) vor dem [X.] ([X.]. 6 U 3789/17), gegen die Klägerin zu 2.) beim [X.] ([X.]. 21 O 10762/16) und gegen die Klägerin zu 3.) beim [X.] ([X.]. 4a [X.]/17).

Die Klägerinnen machen in den durch Beschluss vom 25. Juli 2019 zum Zweck der gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbundenen Verfahren die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung, der mangelnden Ausführbarkeit aufgrund unvollständiger Offenbarung und der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Schließlich hat die Klägerin zu 1.) im Schriftsatz vom 21. Oktober 2019 die Möglichkeit des Eingreifens des [X.] der Schutzbereichserweiterung erwogen und diesen in der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2019 ausdrücklich geltend gemacht.

Den [X.] der mangelnden Patentfähigkeit stützen die Klägerinnen u. a. auf die folgenden Druckschriften (Kurzzeichen nach Klageschriftsätzen), wobei sie die in Anspruch genommene Priorität wegen mangelnder Erfindungsidentität für unwirksam erachten:

Ergänzend haben die Klägerinnen u.a. auf folgende Dokumente Bezug genommen:

Die Klägerinnen beantragen,

das [X.] Patent 0 847 147 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen,

hilfsweise die Klagen abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine Fassung des Streitpatents nach den Hilfsanträgen „Hauptantrag mit [X.]“, 2b, 2, 2 in [X.], 2a, 3b, 3, 3 in [X.], 3a, 4b, 4, 4 in [X.], 4a, 1, 1 in [X.] sowie 1a richten.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerinnen entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, wenigstens in einer der verteidigten Fassungen für schutzfähig. Die Berufung der Klägerin zu 1.) auf den [X.] der Schutzbereichserweiterung rügt sie als verspätet. Zur Stützung ihres Vorbringens hat sie sich u.a. auf folgende Druckschriften berufen:

Die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den 16 Hilfsanträgen, aufgeführt in der beantragten Reihenfolge, haben folgenden Wortlaut:

- Hauptantrag mit [X.]:

Mit der Maßgabe, dass aus dem Merkmal „wobei der zweite Kanal (140) ein Abwärts-Verkehrskanal ist“ keine Rechte hergeleitet werden.

- Hilfsantrag 2 vom 16. September 2019:

- Hilfsantrag 2 ([X.] Sprachfassung) vom 16. September 2019:

- Hilfsantrag 2a vom 13. November 2019 lautet:

- Hilfsantrag 3b vom 13. November 2019:

- Hilfsantrag 3 vom 16. September 2019:

- Hilfsantrag 3 ([X.] Sprachfassung) vom 16. September 2019:

- Hilfsantrag 3a vom 13. November 2019 lautet:

- Hilfsantrag 4b vom 13. November 2019:

- Hilfsantrag 4 vom 16. September 2019:

- Hilfsantrag 4 ([X.] Sprachfassung) vom 16. September 2019:

- Hilfsantrag 4a vom 13. November 2019 lautet:

- Hilfsantrag 1 vom 16. September 2019 lautet:

- Hilfsantrag 1 ([X.] Sprachfassung) vom 16. September 2019:

- Hilfsantrag 1a vom 13. November 2019:

Die Klagen sind zulässig, insbesondere fehlt ihnen nach dem Erlöschen des [X.] nicht das Rechtsschutzbedürfnis, da auf den angegriffenen Patentanspruch 1 gestützte [X.] anhängig sind. Die Klagen sind auch begründet. Das Streitpatent ist im Umfang des einzig angegriffenen Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären, weil ihm in sämtlichen Fassungen zumindest einer der Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung, der mangelnden Ausführbarkeit aufgrund unzureichender Offenbarung oder der mangelnden Patentfähigkeit (nämlich der fehlenden Neuheit) entgegensteht.

I. Zum Gegenstand des [X.]

1. Das Streitpatent betrifft die Regelung der Sendeleistung in einem [X.] ([X.] = code division multiple access = Vielfachzugriff durch [X.]), bei dem sich mehrere mobile Endgeräte dasselbe Frequenzband für die Kommunikation mit einer Basisstation teilen. Wenn die Übertragungsleistung jedes mobilen Geräts so gesteuert werde, dass der an der Basisstation empfangene Signalpegel auf eine minimal notwendige Empfangsleistung begrenzt werde, sei es möglich, die Anzahl der (Aufwärts-)Kanäle zu maximieren ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0001 - 0003).

Aus dem für [X.] verabschiedeten digitalen Mobilfunkstandard [X.] sei ein Verfahren zur Sendeleistungsregelung bei bidirektionaler ([X.]rach-) Kommunikation bekannt, bei dem die Basisstation die Empfangsleistung von Daten messe, die von einem jeweiligen mobilen Endgerät über einen [X.] übertragen würden, und ein [X.] nach Maßgabe der gemessenen Empfangsleistung erzeuge. Dieses zweiwerte („0“ oder „1“) Steuersignal werde in Daten eingefügt, die von der Basisstation an das jeweilige mobile Endgerät über den gepaarten, d. h. dem [X.] zugeordneten [X.] zu übertragen seien. Das mobile Endgerät würde die Sendeleistung auf dem [X.] entsprechend dem über den gepaarten [X.] empfangenen Steuersignal erhöhen oder verringern ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0004 - 0008).

Durch den Fortschritt mobiler Kommunikationstechniken bestünde ein zunehmendes Bedürfnis nicht nur nach der bei Mobiltelefonen üblichen [X.]rachkommunikation, sondern auch nach Datenkommunikation, welche typischerweise unidirektional sei. Dafür seien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Kanalnutzung [X.] mit Paketdatenübertragung vorgeschlagen worden, bei denen jedoch das bekannte Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren nicht übernommen werden könne, da es ein Paar aus Aufwärts- und [X.] voraussetze ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0010 - 0012).

Wäre ein gepaarter [X.] ausschließlich für die Übertragungsleistungssteuerung des zugehörigen [X.] vorgesehen, sei die Nutzungseffizienz der [X.] verringert ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0013).

2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent nach dem Anspruch 1 in der Fassung des Urteils des [X.] vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 [X.]/09 ([X.]) (veröffentlicht als [X.] 35 459 C5) ein Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren vor, das sich in folgende Merkmale gliedern lässt (Änderungen gegenüber dem ursprünglich erteilten Patentanspruch 1 durch Unterstreichung hervorgehoben):

1. Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren für ein spektrum-erweiterndes Kommunikationssystem, das ausführt Kommunikation zwischen einer Basisstation (203) und mehreren mobilen Geräten (204) unter Verwendung mehrerer Kanäle, wobei:

2 die mehreren Kanäle

2.1 erste Kanäle (3) aufweisen, die den mobilen Geräten zugeordnet sind, zum Übertragen eines Datenpakets an die Basisstation, und

2.2 einen zweiten Kanal (140), der durch die Basisstation verwendet wird, um ein Steuerungssignal an die mobilen Geräte zu übertragen,

2.3 wobei sich die mobilen Geräte den zweiten Kanal teilen,

2.4 wobei der zweite Kanal (140) ein Abwärts-[X.] ist;

3 die Basisstation

3.1 den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kanäle empfangen wird,

3.2 ein [X.] nach Maßgabe des [X.] von jedem ersten Kanal erzeugt

3.3 und ein gemeinsames Übertragungsleistungssteuerungssignal, das die Übertragungsleistungssteuerungssignale für die jeweiligen ersten Kanäle in ein für das System vorgegebenes Format hineingesammelt enthält, in den zweiten Kanal einfügt und

3.4 das gemeinsame Übertragungsleistungssteuerungssignal, das die Übertragungsleistungssteuerungssignale für jeden der ersten Kanäle enthält, über den zweiten Kanal überträgt; und

4 jedes mobile Gerät das ihm zugedachte [X.] auf dem zweiten Kanal empfängt und

5 die Übertragungsleistung für ein über einen entsprechenden der ersten Kanäle zu übertragendes Signal nach Maßgabe des empfangenen [X.]s steuert.

3. Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Elektro- oder Nachrichtentechnik mit einem universitären Diplom- bzw. Masterabschluss, der über eine mehrjährige Berufserfahrung sowie Kenntnisse auf dem Gebiet der Konzeption von Mobilfunksystemen, insbesondere im Bereich der Leistungsregelung bei [X.] verfügt. Einem solchem Fachmann sind die zum Prioritätszeitpunkt geltenden Normen für Übertragungsverfahren der mobilen Kommunikation sowie die dafür zur Anwendung kommenden Standardgerätschaften bekannt.

4. Die Lehre des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Urteils des [X.] vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 [X.]/09 ([X.]) ist aus Sicht des Fachmanns wie folgt weiter zu erläutern:

a) Das Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren nach Merkmal 1 bezieht sich auf die Regelung der Sendeleistung der mobilen Geräte auf den jeweiligen Aufwärtskanälen in einem [X.]. Eine Regelung der Sendeleistung der Basisstation auf den Abwärtskanälen ist im Anspruch 1 nicht angesprochen.

Nach den Angaben im Merkmal 2.1 (zum Übertragen eines Datenpakets) ist das [X.] als Paketdatenkommunikationssystem ausgebildet ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0014, 0018: [X.]; [X.]. 2 und Abs. 0023: data packet 6a, [X.]), wie es am [X.] als Weiterentwicklung des [X.]-Mobilfunkstandards aus dem Stand der Technik bekannt war ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0009: Verweis auf [X.] 96/03813 A1, im hiesigen [X.] als [X.] bezeichnet, dort [X.]uren 7 und 8; [X.] 847 147 [X.], Abs. 0011: Verweis auf eine IEICE-[X.]).

b) Nach den Angaben in der Patentschrift [X.] 847 147 [X.] kommuniziert die Basisstation einer Funkzelle mit den [X.]en über Funkkanäle (Abs. 0019: radio channels), welche in einem [X.]-System zumindest durch Frequenz, Chiprate und [X.] (= [X.]) gekennzeichnet sind ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0025, plurality of multiplexed channel signals … to be spectrum despread“; [X.]-A, [X.], [X.] 21 - 35: [X.]; [X.], [X.], [X.]. 2.2.2: [X.]. R _c , a RF channel (carrier frequency f _c ) and a DS spreading code.).

Der angesprochene Fachmann differenziert die in den Merkmalen 1 und 2 genannten mehreren Kanäle nicht nur nach der Kommunikationsrichtung (auf- bzw. abwärts), sondern auch danach, ob sie eine [X.] zwischen der Basisstation und einem einzigen mobilen Gerät herstellen oder ob sie der gleichzeitigen Kommunikation der Basisstation mit mehreren mobilen Geräten dienen. Im ersten Fall ist ein Kanal nur einem mobilen Endgerät zugeordnet, es handelt sich um einen dedizierten Kanal, während im zweiten Fall von einem gemeinsamen oder geteilten Kanal gesprochen wird.

aa) Die nur einem mobilen Gerät zugeordneten, d. h. dedizierten Kanäle werden im Streitpatent und im [X.]-Standard, von dem das Streitpatent unstreitig ausgeht ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0004, 0034), als Verkehrskanäle ([X.]) bezeichnet und dienen sowohl der Übertragung der eigentlichen Nutzerdaten zwischen Basisstation und einer [X.] als auch der für diese [X.] erforderlichen Steuersignale. Die dedizierten Kanäle treten stets als gepaarte Aufwärts- und Abwärtsverkehrskanäle auf ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0005, 0007, 0012, 0013: pair of an uplink [X.] and a downlink [X.] ; [X.]-A, [X.], [X.] 12 - 15: Traffic Channel . A communication path between a mobile station and a base station used for user and signaling traffic . The term Traffic Channel implies a Forward Traffic Channel and Reverse Traffic Channel pair ).

bb) Beispiele für die von allen oder zumindest mehreren mobilen [X.] in einer Funkzelle gemeinsam genutzten, d. h. geteilten Kanäle sind

- abwärtsgerichtete Rundsende-Kanäle, auf denen in einer Funkzelle die Basisstation Systeminformationen an die mobilen Endgeräte überträgt ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0021, 0039, 0040 und [X.]. 2: [X.]; [X.]-A, [X.], [X.] 7 – 14: [X.]; [X.], [X.] 29, 30: [X.] channel; [X.], [X.], [X.]. 2.9: [X.]: Broadcast channel),

- aufwärtsgerichtete Reservierungskanäle, auf denen die mobilen Endgeräte un[X.]hronisierte, wahlfreie Zugriffsversuche auf die Basisstation ausführen dürfen, um Verbindungswünsche zu signalisieren ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0021, 0022 und [X.]. 2: reservation channel; [X.]-A, [X.], [X.] 9 - 12: [X.]; [X.], [X.], [X.]. 2.9: [X.]: Random [X.]), und

- abwärtsgerichtete Anwort- bzw. Zuteilungskanäle, auf denen die Basisstation den mobilen Endgeräten jeweils einen aufwärtsgerichteten [X.] für die Nutzerdatenübertragung zuteilt, wobei diese Zuteilung entweder von der Basisstation selbst initiiert wird oder ihre Reaktion auf die über die Reservierungskanäle ausgeführten Zugriffsversuche der mobilen Endgeräte darstellt ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0021, 0022 und [X.]. 2: answer channel; [X.]-A: [X.]0, [X.] 28, 29: [X.] ([X.]); [X.], [X.], [X.]. 2.9: [X.] Access Grant Channel).

c) Bei der in Merkmal 2.1 genannten Zuordnung der ersten Kanäle zu den mobilen Geräten handelt es sich nach den nicht einschränkenden Ausführungsbeispielen insofern um eine feste [X.], als dass in einem „reservation based access system“ die Basisstation – als Reaktion auf eine Anfrage einer [X.] über den [X.] – der [X.] über den [X.] einen Kode bzw. Nummer für einen [X.] und einen Zeitabschnitt auf diesem zuweist ([X.] 847 147 [X.], [X.]. 2, ; [X.], [X.], re. [X.], Abschnitt Reservation Techniques).

Das Merkmal 2.1 und im Übrigen der gesamte Anspruch 1 schließt jedoch nicht aus, dass die [X.] auf andere Weise zustande gekommen ist, mithin ein anderer Mechanismus verwendet wurde. So kann beispielsweise bei einem sogenannten „[X.] with busy tone“-System ([X.] = Carrier Sense Multiple Access) eine [X.] über einen (von mehreren möglichen) wahlfreien [X.] einen Zugriffsversuch unternehmen, wobei im Erfolgsfall dieser Kanal von der Basisstation durch Aussenden eines Besetzt-Zeichens als belegt markiert wird. Dadurch werden Zugriffsversuche anderer [X.]en verhindert, so dass dieser [X.] der einen erfolgreichen [X.], jedenfalls für eine bestimmte Zeit, im Sinne des Merkmals 2.1 fest zugeordnet ist ([X.], [X.], li. [X.], Abschnitt Carrier Sense Multiple Access With a Busy Tone).

Bei den von den [X.]en an die Basisstation zu übertragenden Datenpaketen handelt es sich um Nutzerdaten, weshalb die ersten Kanäle nach Merkmal 2.1 als Aufwärts-Verkehrskanäle ausgestaltet sind ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0005: The uplink [X.] is a channel for transmitting data from a mobile terminal to the base station; Abs. 0016, 0022: uplink [X.]s).

d) Bei dem zweiten Kanal handelt es sich nach den Angaben in den Merkmalen 2.2 und 2.3 um einen geteilten Abwärts-Kanal, den die Basisstation gemäß den Merkmalen 3, 3.2, 3.3 und 3.4 jedenfalls dazu verwendet, Übertragungsleistungssteuerungssignale an die [X.]en zu übertragen. Dem Fachmann ist bewusst, dass die Zuordnung der jeweiligen Leistungssteuerungssignale zu den einzelnen mobilen Geräten zusätzliche Maßnahmen erfordert, etwa eine Adressierung und/oder eine bestimmte zeitliche Anordnung der einzelnen Leistungssteuerungssignale.

aa) Nach dem ersten Ausführungsbeispiel ([X.]. 3 - 9) der Patentschrift [X.] 847 147 [X.] ist der zweite Kanal der vorstehend erläuterte [X.] (answer channel), der so verändert wird, dass er zusätzlich zu seiner originären Aufgabe, der Übertragung der [X.] (answer packets) an die [X.]en ([X.]. 4), auch noch die an die einzelnen [X.]en gerichteten [X.] (transmission power control signal) transportiert. Diese werden in zwischen den [X.] (answer packets) vorhandene zeitliche Lücken eingefügt, wobei die die einzelnen [X.]en betreffenden Leistungssteuerungssignale (111a, 111b, …, 111n) aufeinander folgend übertragen werden.

bb) In dem zweiten Ausführungsbeispiel ([X.]. 10, 11) ist zusätzlich die Möglichkeit vorgesehen, zwischen der aus dem Stand der Technik ([X.]) bekannten Nutzung der jeweiligen dedizierten Abwärts-[X.] zur Übertragung der [X.] bei bidirektionaler Kommunikation und der (Doppel-)Nutzung des [X.]s bei unidirektionaler Kommunikation (vgl. erstes Ausführungsbeispiel) umzuschalten.

cc) Nach den Angaben in den Merkmalen 2.3 und 2.4 ist der zweite Kanal abweichend von den Ausführungsbeispielen weder als modifizierter [X.] noch als (wie aus dem Stand der Technik bekannt) dedizierter [X.], sondern als von den [X.]en geteilter Abwärts-Verkehrskanal ausgebildet. In der Patentschrift [X.] 847 147 [X.] wird diese Ausgestaltung nur einmal (Abs. 0014) – ohne irgendwelche Erläuterungen – genannt.

Mangels anderslautender Erläuterungen im Streitpatent geht der Fachmann davon aus, dass der beanspruchte [X.], wie der [X.] nach dem Ausführungsbeispiel, seine originäre Funktion beibehält, d. h. nach wie vor Nutzerdaten an eine einzige [X.] überträgt und insofern modifiziert wird, als dass er zusätzlich die Übertragungsleistungssteuerungssignale für mehrere [X.]en enthält. Dieses Verständnis des beanspruchten geteilten Abwärts-[X.]s – Beibehaltung der originären Funktion – hat auch der 5. Senat des [X.] seinem Urteil 5 [X.]/09 ([X.]) zugrunde gelegt (5 [X.]/09 ([X.]), die Seiten 38 und 39 übergreifender Absatz).

dd) Nach Auffassung der Beklagten ist insbesondere der im [X.] wiedergegebene letzte Absatz der Beschreibung der Patentschrift [X.] 847 147 [X.] für das fachmännische Verständnis des Merkmals 2.4 beachtlich:

Hier komme zum Ausdruck, dass abweichend von den Ausführungsbeispielen nicht nur der [X.] (answer channel), sondern auch ein anderer von den [X.]en geteilter Kanal, insbesondere ein für die Übertragungsleistungssteuerung bestimmter (dedizierter) Kanal (a channel dedicated to transmission power control), verwendet werden könne. Dem Fachmann dränge sich auf, dass es sich bei dem im letzten Satz des Absatzes 0062 genannten dedizierten Kanal um einen [X.] „sui generis“ handele, der im Gegensatz zu einem „kanonischen“, also herkömmlichen [X.] keine Nutzerdaten, sondern nur noch die [X.] für die [X.]en übertrage.

ee) Diese Auslegung der Patentschrift hält einer Überprüfung nicht stand. Denn im ersten Satz des Absatzes 0062 ist ausgeführt, dass die Erfindung gemäß den Ausführungsbeispielen auf ein Mobilkommunikationssystem mit einem reservierungsbasierten Zugriffssteuerungsschema angewendet werde, bei dem eine Basisstation ein Sendeleistungssteuerungssignal an jede [X.] unter Verwendung eines im System vorhandenen, nun modifizierten [X.]s sendet.

In den nächsten beiden Sätzen ist davon die Rede, dass bei einem (anderen oder demselben) Kommunikationssystem anstelle des [X.]s ein anderer Kanal verwendet werden könne (channel other than the answer channel), solange es sich um einen gemeinsamen Kanal handelt, der von den [X.]en geteilt wird (if it is a common channel shared by mobile terminals. [X.]). Dem entnimmt der Fachmann, dass ein im System bereits vorhandener geteilter Kanal, der nicht der [X.] ist, zusätzlich für die Übertragung der [X.] genutzt werden kann. Da ein [X.] nicht zu den geteilten Kanälen gehört, entnimmt der Fachmann diesen Sätzen gerade keinen [X.], sondern einen vom [X.] abweichenden, geteilten Abwärts-Steuerkanal, wie etwa den [X.] oder den [X.] bei [X.] ([X.]-A, [X.], [X.] 7 - 14: [X.]; [X.], [X.] 29, 30: [X.] channel) oder den [X.] gemäß der [X.] ([X.], [X.], [X.]. 2.9: [X.]: Broadcast channel).

In dem letzten Satz des Absatzes 0062 führt das Streitpatent abschließend aus, dass es offensichtlich auch möglich wäre, in einem Mobilkommunikationssystem einen neuen dedizierten Abwärts-(Steuer)Kanal (dedicated to transmission power control ) für die Übertragung der [X.] von der Basis- an die [X.]en vorzusehen. Auch hier liest der Fachmann keinen [X.] mit, denn ein solcher dient bestimmungsgemäß der Übertragung von Nutzerdaten und ist auch nicht geteilt, sondern realisiert eine [X.].

ff) Die Beklagte begründet ihre Auffassung, ein Fachmann verstehe unter dem im Absatz 0062 der Patentschrift [X.] 847 147 [X.] genannten dedizierten Kanal einen als [X.] ausgebildeten [X.], u. a. damit, dass in [X.] und in [X.] am [X.] ein von [X.] abweichendes [X.]rachverständnis des Begriffs „traffic“ (Verkehr) bestanden habe. Der Fachmann habe im Zusammenhang mit dem [X.] Mobilfunkstandard [X.] das Wort „traffic“ als eine Art Oberbegriff verstanden, das sowohl Nutzerdaten (primary traffic) als auch Steuerdaten (signalling traffic) umfasse.

Gemäß [X.] könne ein [X.] auch ausschließlich Steuerdaten übertragen. In den nachfolgend wiedergegebenen und vom Senat kolorierten Tabellen 7.1.3.5.11-1 und 7.1.3.5.11.1-1 zeige der [X.]-Standard, dass im sogenannten „[X.] Only“-Betrieb der „[X.] Option 1“ über einen [X.] ausschließlich Steuerdaten (168 bits/frame) und keine Nutzerdaten (0 bits/frame) übertragen würden:

gg) Der Beklagten ist zwar darin zuzustimmen, dass nach dem [X.]-Mobilfunkstandard ein [X.] in der Betriebsart „Multiplex Option 1“, [X.] „blank and burst“, keine Steuerdaten überträgt. Wie dem ersten Teil der Tabelle 7.1.3.5.11.1-1 zu entnehmen ist, wird in der Betriebsart „Multiplex Option 1“ für jeden Rahmen (frame), also einem Zeitabschnitt von 10 ms Dauer ([X.]-A, [X.], [X.] 1-3) mittels der Bits MM, [X.] und [X.] signalisiert, ob die restlichen Bits dieses Rahmens Nutzerdaten, Steuerdaten oder beides umfassen. Die ausschließliche Übertragung von Steuerdaten (blank and burst) ist nur für die Datenrate 9600 Bits/s möglich.

Der Mobilfunkstandard [X.] zeigt somit für die Betriebsart „Multiplex Option 1“ eine zeitlich variable Unterteilung der [X.] in Abschnitte mit mehr oder weniger Nutzer- bzw. Steuerdaten, wobei auch der Grenzfall der ausschließlichen Steuerdatenübertragung umfasst ist.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Übertragung von Nutzerdaten (information bits) der primäre Zweck eines [X.]s in [X.] ist, wie sich aus dem einleitenden [X.]itel 7.1.3.5 zum [X.] (forward [X.]) ergibt, das nachfolgend auszugsweise wiedergeben ist ([X.]A, [X.], [X.] 13 - 15; [X.]8, [X.] 12 - 15; [X.]9, oberster Teil der [X.]. 7.1.3.5.2-1):

Mithin entnimmt der Fachmann auch dem [X.]-Standard, dass ein [X.] primär zur Übertragung von Nutzerdaten (information bits) zwischen Basisstation und einer [X.] dient. Nur für einzelne Rahmen (blank and burst) einer besonderen Betriebsart (Multiplex Option 1) besteht die Möglichkeit, ausnahmsweise ausschließlich Steuerdaten zu übertragen.

hh) Nach alledem ist nicht ersichtlich, inwiefern der Fachmann – vor dem Hintergrund des [X.]-Mobilfunkstandards – aus dem Streitpatent ein abweichendes Verständnis des Begriffs „[X.]“ entwickeln sollte. Vielmehr versteht er unter einem geteilten [X.] nach den Merkmalen 2.3 und 2.4 einen Kanal zur Nutzerdatenübertragung von der Basisstation an eine [X.], der zusätzlich die [X.] für weitere [X.]en überträgt.

e) Der Fachmann entnimmt den Merkmalen 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 und 5, dass in der Aufwärtsrichtung (uplink) jede [X.] auf einem anderen [X.] Datenpakete an die Basisstation sendet, dass die Basisstation die Empfangsleistung für jeden der Aufwärts-Kanäle gesondert misst und entsprechende, den einzelnen [X.]en zugeordnete Übertragungsleistungssteuerungsignale erzeugt.

f) Ein [X.] nach Merkmal 3.2 kann mittels mehrerer Bits einen absoluten Leistungspegel für das mobile Gerät anweisen oder – wie aus [X.] bekannt und in der Patentschrift [X.] 847 147 [X.] für den Fall des [X.]s beschrieben – als differentiell wirkendes 1-Bit-Steuersignal ausgebildet sein, welches das mobile Gerät gemäß Merkmal 4 auf dem zweiten Kanal empfängt und seine Übertragungsleistung gemäß Merkmal 5 um einen bestimmten Betrag, z. B. 1 dB, erhöht oder verringert ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0006, 0033, 0034).

Für einen erfolgreichen Empfang des ihm zugedachten [X.]s nach Merkmal 4 muss dem mobilen Gerät zumindest Frequenz, Datenrate und Kanalisierungskode des zweiten Kanals bekannt sein.

g) Das im Merkmal 3.3 genannte Einfügen eines „gemeinsamen“ Signals in den zweiten Kanal, das die einzelnen Steuersignale „in ein für das System vorgegebenes Format hineingesammelt enthält“ bringt zum einen zum Ausdruck, dass die Werte der einzelnen Steuersignale unverändert bleiben. Zum anderen stehen die einzelnen Steuersignale in einer gewissen zeitlichen Nachbarschaft, wie dies auch die [X.]ur 7 der Patentschrift [X.] 847 147 [X.] zum Ausdruck bringt. Dabei müssen jedoch die [X.] eines einzelnen Übertragungsleistungssteuerungssignals nicht unmittelbar an die entsprechenden Bits benachbarter Übertragungsleistungssteuerungssignale angrenzen, denn der Fachmann zieht eine möglicherweise erforderliche Adressierung der einzelnen mobilen Geräte in Betracht, wie dies auch bei der herkömmlichen Nutzung des [X.]s bei den [X.]n der Fall ist ([X.] 847 147 [X.], [X.]. 4: [X.] ID in jedem Antwortpaket).

Zudem impliziert das „Einfügen“ des gemeinsamen [X.]s in den zweiten Kanal, also den anspruchsgemäßen [X.], dass dieser nicht vollständig für diesen Zweck zur Verfügung steht, sondern – wie zur Auslegung der Merkmale 2.3 und 2.4 dargelegt – auch noch solche zeitlichen Abschnitte umfasst, die zur Erfüllung seiner originären Funktion, der Übertragung von Nutzerdaten von der Basisstation an eine [X.], erforderlich sind.

II. Zur geltenden Fassung von Patentanspruch 1 (Hauptantrag)

1. Der allein angegriffene Patentanspruch 1 in der Fassung des Urteils des [X.] vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 [X.]/09 ([X.]) ist für nichtig zu erklären, weil er über den Inhalt der beim europäischen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ.

Der Senat bezieht sich im [X.] auf die im Verfahren ausschließlich diskutierte [X.] [X.] 847 147 [X.], die gegenüber den ursprünglich beim [X.] eingereichten Unterlagen Änderungen aufweist.

Der Fachmann konnte die Ausgestaltung des zweiten Kanals als Abwärts-Verkehrskanal (Merkmal 2.4) den ursprünglichen Unterlagen (mit Änderungen veröffentlicht als [X.] 847 147 [X.]) nicht unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen.

a) Der Begriff „[X.]“ ist nur einmal in der [X.] 847 147 [X.] genannt, [X.]alte 3, Zeilen 1 – 4 (Kolorierung vom Senat hinzugefügt):

Auch sonst findet sich in der [X.] 847 147 [X.] keine Stütze für die Ausbildung des zweiten Kanals als Abwärts-Verkehrskanal.

b) In dem sich an die einmalige Nennung des [X.]s unmittelbar anschließenden Beschreibungsteil wird dieser [X.]rachgebrauch nicht weitergeführt, sondern es ist lediglich von einem gemeinsamen Kanal die Rede ([X.] 847 147 [X.], [X.] 5, [X.] 6 - 14: using the common channel shared by the mobile terminals; nicht etwa „the common [X.]“ oder „the single [X.]“).

In einem ersten Ausführungsbeispiel ist dies der Antwort-/Zuweisungskanal, ein Abwärts-Steuerkanal, der nicht länger nur die [X.] und Zeitschlitz-[X.] für die einzelnen [X.]en, sondern zusätzlich die entsprechenden [X.] beinhalten soll ([X.] 847 147 [X.], [X.] 4, [X.] 53 - [X.] 9, [X.] 28; [X.]. 3 - 9).

In einem zweiten Ausführungsbeispiel wird der modifizierte [X.] des ersten Ausführungsbeispiels mit dem aus [X.] bekannten Einfügen der [X.] in die jeweiligen dedizierten Abwärts-[X.] kombiniert ([X.] 847 147 [X.], [X.] 9, [X.] 28 - [X.] 10, [X.] 57; [X.]. 10, 11).

In dem sich an die beiden Ausführungsbeispiele anschließenden, letzten Teil der Beschreibung führt die Anmeldung – wie zur Auslegung des Anspruchs 1 dargelegt – aus, dass die Erfindung auch auf einen anderen gemeinsamen [X.] angewendet werden könne, also nicht auf den [X.] beschränkt sei ([X.] 847 147 [X.], [X.] 11, [X.] 4 - 11: [X.] also appicable to a channel other than the answer channel if it is a common channel shared by mobile terminals ). Offensichtlich könne auch ein der Übertragungsleistungssteuerung gewidmeter Kanal vorgesehen werden ([X.] 847 147 [X.], [X.] 11, [X.] 11 - 16). Hätte die Anmeldung tatsächlich die Nutzung eines Abwärts-Verkehrskanals für die Übertragung des gemeinsamen Übertragungsleistungssteuerungsbefehls für den Fachmann erkennbar im Blick gehabt, so hätte dies – wenn schon nicht in den Ausführungsbeispielen – zumindest in dem verallgemeinernden, abschließenden Teil der Beschreibung erwähnt sein müssen. Dies ist nicht der Fall.

c) Eine Ausgestaltung des gemeinsamen [X.]s als Verkehrskanal entnimmt der Fachmann auch deshalb nicht der ursprünglichen Anmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung, weil in der Beschreibungseinleitung die Leistungsregelung nach dem [X.]-Standard mit Einfügung der [X.] in die Nutzerdaten der gepaarten Aufwärts- und Abwärts-Verkehrskanäle ausführlich dargelegt wird und sich die Erfindung gerade von der Nutzung der Verkehrskanäle zur Übertragung der [X.] absetzen will.

d) Nach alledem hat der Fachmann die einmalige bloße Nennung des Abwärts-Verkehrskanals in der ursprünglichen Anmeldung als „Fremdkörper“ im Sinne einer offensichtlichen Unrichtigkeit wahrgenommen, die er im Lichte dessen, was er der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) an technischer Lehre entnimmt, zu einem Abwärtssteuerkanal korrigiert hat.

e) Damit stellt die Ausgestaltung des gemeinsamen [X.]s als Verkehrskanal im Anspruch 1 in der Fassung des Urteils des [X.] vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 [X.]/09 ([X.]) keine Einschränkung, sondern ein Aliud dar. Somit liegt der [X.] der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen vor.

Ein bloßes Nicht-Herleiten von Rechten aus dem Merkmal 2.4 ([X.], Urteil vom 17. Februar 2015 - [X.], [X.], 573 – Wundbehandlungsvorrichtung; [X.], Urteil vom 21. Juni 2011 – [X.], [X.], 1003 – Integrationselement; [X.], Beschluss vom 21. Oktober 2010 – [X.], [X.], 40 - Winkelmesseinrichtung) kommt somit nicht in Betracht.

2. Den Klagen ist auch deshalb statt zu geben, weil die im angegriffenen Anspruch 1 angegebene Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ.

Die [X.]chrift [X.] 847 147 [X.] enthält, wie im Zusammenhang mit der Auslegung und dem [X.] der unzulässigen Erweiterung bereits ausgeführt, keinerlei Erläuterungen dazu, wie der beanspruchte geteilte [X.] ausgebildet sein muss, um anspruchsgemäß das gemeinsame [X.] von der Basisstation an die mehreren mobilen Geräte zu übertragen und zugleich bestimmungsgemäß eine [X.] zwischen der Basisstation und einer [X.] zur Übertragung von Nutzerdaten zu realisieren.

a) Aus dem im Streitpatent mehrfach zitierten [X.]-Mobilfunkstandard ist bekannt, dass sich die [X.] (pilot, [X.], [X.]) von den Abwärts-[X.]n (forward [X.]) nicht nur in den Schichten 2 und 3 des [X.]/[X.] voneinander unterscheiden ([X.]-A, [X.], [X.]. [X.]), sondern auch in der Schicht 1, dem „physical layer“ ([X.]-A, [X.], [X.]. 7.1.3.1-1):

Auch wenn einige Parameter der physikalischen Schicht für die Antwortkanäle ([X.]) und die Abwärts-[X.] ([X.]) gleich sein mögen (z. B. Frequenz, [X.] 20 ms, Abfolge der Schritte convolutional encoding, symbol repetition, block interleaving, [X.] function), gibt es dennoch signifikante Unterschiede. So umfassen nur die Abwärts-[X.] eingefügte [X.] (power control bits) und sind als dedizierte Kanäle selbst leistungsgeregelt ([X.]-A, S. 6-132, [X.] 4ff; S. 7-55, [X.] 12, 13), während die Antwortkanäle als gemeinsame Steuerkanäle mit fester Leistung von der Basisstation ausgesendet werden, um von allen [X.]en empfangbar zu sein ([X.]-A, [X.], [X.] 4, 5).

Der Fachmann kann dem Streitpatent nicht entnehmen, wie ein leistungsgeregelter dedizierter, d. h. einer [X.] zugeordneter [X.] zugleich als gemeinsamer Abwärts-(Steuer)Kanal mit fester Leistung ausgestrahlt werden soll. Denn das gemeinsame [X.] nach Merkmal 3.3 muss mit hoher Sendeleistung ausgestrahlt werden, um alle angesprochenen [X.]en sicher zu erreichen. Demgegenüber erfordert ein sich in der Nähe einer Basisstation befindliches mobiles Gerät eine ggfs. sehr geringe Sendeleistung der Basisstation, um Interferenzen zu vermeiden. Zwar erläutert das Streitpatent im Zusammenhang mit dem ersten Ausführungsbeispiel, dass die Sendeleistung auf dem [X.] für das gemeinsame [X.] größer als für die Antwortpakete sein kann ([X.] 847 147 [X.], Abs. 0035). Die dabei auftretende Leistungsdifferenz schätzt der Fachmann jedoch als wesentlich geringer ein als diejenige, die zwischen den gemeinsamen Signalanteilen und dem an nur eine [X.] gerichteten Signalanteil auftreten kann, wobei letztere Leistungsdifferenz erhebliche Umsetzungsprobleme zur Folge hat.

b) Nach Auffassung der Beklagten unterscheidet sich im [X.]-Standard ein [X.] ([X.]) auf der physikalischen Schicht von einem [X.] ([X.]) (nur) durch einen anderen [X.] ([X.]-A, [X.], [X.]. 7.1.3.1-2: Kodes W0 … [X.] für [X.], Kodes W8 … [X.] für [X.]). Zudem halte der [X.]-Standard für beide Kanaltypen gleiche Nachrichtenarten bereit ([X.]-A, S. 7-121: Order Message für [X.]; [X.]: Order Message für [X.]), so dass der Fachmann ohne größere Schwierigkeiten das gemeinsame [X.] in die Struktur eines [X.]s habe einbetten können.

Dies mag so sein, ändert jedoch nichts an den zuvor genannten Schwierigkeiten hinsichtlich der erforderlichen Leistungsregelung in der Basisstation für die dedizierte [X.] (Aspekt: Verkehrskanal) in Kombination mit der notwendigen konstanten (hohen) Sendeleistung für die Punkt-zu-Multipunkt-Übertragung des gemeinsamen Übertragungsleistungssteuerungssignals an mehrere [X.]en (Aspekt: geteilter Kanal).

Zudem bleibt offen, wie der geteilte [X.] im Vergleich zu den aus [X.] bekannten Kanälen in den höheren Übertragungsschichten (layer 2 aufwärts) zu realisieren ist.

c) Nach alledem war der Fachmann aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht in der Lage, ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten die Lehre des Patentanspruchs 1 so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.

3. Darüber hinaus besteht auch der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52 bis 57 EPÜ.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist nicht neu gegenüber der Lehre der Druckschrift [X.] 5 621 723 A ([X.]).

a) Der Inhalt dieser am 15. April 1997 veröffentlichten Druckschrift zählt zum Stand der Technik. Die [X.] fällt zwar in den [X.]. Das Streitpatent hat allerdings die Priorität aus der [X.] Anmeldung JP 32649396 vom 6. Dezember 1996 zu Unrecht in Anspruch genommen, so dass an die Stelle des Anmeldetages 4. Dezember 1997 nicht der [X.] nach Art. 89 EPÜ tritt. Denn das Prioritätsrecht kann nur für dieselbe Erfindung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ beansprucht werden. Bei der [X.] handelt es sich jedoch nicht um dieselbe Erfindung.

Denn wie sowohl der Übersetzung der [X.] [X.] durch die [X.] in die [X.] [X.]rache (Anlage [X.]) als auch der Übersetzung durch die öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin Frau C… in die [X.] [X.]rache entnommen werden kann, ist im Absatz 0012 der [X.] [X.] nicht von einem gemeinsamen Abwärts-[X.], sondern lediglich von einem gemeinsamen Abwärts-Kanal die Rede. Die am 17. Februar 1998 beim europäischen Patentamt eingereichte Übersetzung der [X.] Prioritätsanmeldung in die [X.] [X.]rache (Anlage [X.]), die im streitigen Absatz 0012 einen Abwärts-Verkehrskanal nennt, ist somit fehlerhaft.

Für die Beurteilung der identischen Offenbarung von [X.] und Nachanmeldung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den [X.] unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Bei der Ausschöpfung des [X.] sind zwar auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig (vgl. [X.], Urteil vom 7. November 2017, [X.]/15 – [X.], Rn. 30; Urteil vom 11. Februar 2014, [X.]/12 – Kommunikationskanal). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Der Fachmann hat die Ausgestaltung des gemeinsamen Kanals als [X.] den [X.] nicht unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnommen. Vielmehr hat er der Gesamtheit der Unterlagen der [X.] entnommen, dass der [X.] als gemeinsamer Abwärts-Steuerkanal ausgebildet ist ([X.], Anspr. 1, 2: common control channel; Anspr. 4, 5: same channel as a channel for transmitting another control channel; Abs. 0052), insbesondere als Antwort-/ Zuweisungskanal eines Mobilkommunikationssystem mit einem reservierungsbasierten Zugriffssteuerungsschema ([X.], Anspr. 12, Abs. 0042; [X.]. 2, 4, 7).

Nach Auffassung der Beklagten hat der Übersetzer, der die beim [X.] eingereichte Übersetzung ([X.]) angefertigt hat, den Begriff „[X.]“ im Absatz 0012 verwendet, weil sich dies aus dem technischen Sinnzusammenhang ergäbe. Diese Behauptung hält, wie vorstehend dargelegt, der Überprüfung durch den Fachmann nicht stand.

Da ein [X.] ein Aliud zu einem [X.] darstellt, kommt eine, bei einer Nicht-Herleitung von Rechten aus einem einschränkenden Merkmal möglicherweise zulässige, Inanspruchnahme der Priorität nicht in Betracht.

b) Aus [X.] ist ein Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren für ein spektrumerweiterndes System zur Kommunikation zwischen einer Basisstation und mehreren mobilen Geräten unter Verwendung mehrerer Kanäle gemäß den Merkmalen 1, 2 und 3 bekannt ([X.] 12, [X.] 14 – 17: [X.] employs [X.] for reverse link traffic; [X.] 4, [X.] 48 – 51: [X.]. [X.] reverse packet data channels; [X.] 5, [X.] 13 - 15: base station … mobiles).

[X.] möchte, auf dem [X.]-Standard basierend, die Paketdatenübertragung in Aufwärts-Richtung verbessern ([X.] 1, [X.] 11 – 16: [X.] based [X.] currently has very limited packet-switched data capabilities as disclosed in [X.]/EIA/[X.] [X.] by the reverse link) und führt hierzu neue Auf- und [X.] ein ([X.] 3, [X.] 7 - 14: [X.] … a forward and reverse packet data channel, [X.] and associated forward power control and channel status subchannels.).

Die neu geschaffenen [X.] (reverse packet data channels) sind in Abhängigkeit ihrer Datenrate jeweiligen Empfängern in der Basisstation zugeordnet ([X.] 3, [X.] 18 – 30: Several such receivers may exist within a cell, each serving a potentially different group of users), wobei ggfs. mehrere mobile Geräte die gleiche Uplink-Datenrate nutzen möchten und sich damit um einen bestimmten [X.] bewerben müssen ([X.] 3. [X.] 40 – 43: [X.]; [X.] 3, [X.] 47 – 56: „[X.]“). [X.] nutzt hierzu, wie auch die Beklagte mit Verweis auf [X.] zutreffend ausgeführt hat, ([X.], [X.], li. [X.], Abs. 2 ff.) ein „[X.]-Verfahren mit Besetzt-Zeichen“, um anderen mobilen Geräten zu signalisieren, dass (weitere) Zugriffsversuche nicht erfolgreich sein werden. In diesem Fall ist, wie zur Auslegung dargelegt, ein [X.] im Sinne des Merkmals 2.1 einer [X.] fest zugeordnet ([X.] 4, [X.] 42 – 44: status of acquisition can be conveyed to the mobile quickly, allowing mobiles to exit the channel rapidly if acquisition fails; [X.] 7, [X.] 23 – 31: busy/idle status; [X.] 8, [X.] 35 – 38: status bits; [X.] 9, [X.] 66 – [X.] 10, [X.] 1: busy/idle status flags conveyed on the [X.]). Die [X.] übertragen Nutzerdaten ([X.] 9, [X.] 32 – 36: voice and data users), so dass es sich um [X.] handelt.

Somit handelt es sich bei den aus [X.] bekannten [X.]n (reverse packet data channels) um erste Kanäle gemäß Merkmal 2.1.

Einem [X.] sind mehrere [X.] zugeordnet ([X.] 4, [X.] 63 – 67: multiple reverse packet data channels per [X.]). Ein [X.] wird von einem [X.] begleitet ([X.] 5, [X.] 64, 65: In [X.], a [X.] is also used. [X.] simultaneously.), der Leistungssteuerungssignale und Status-Kontrollbits von der Basisstation an mehrere mobile Geräte überträgt ([X.] 6, [X.] 1 – 6: The [X.] is used to convey timely information to mobiles. This information consists of … reverse packet data channel status (i. e. busy/idle ) and closed loop power control bits for all mobiles actively transmitting on the associated set of reverse packet data channels; [X.] 6, [X.] 17 – 19: multiple reverse packet data channels to be supported simultaneously by a single [X.]). Die [X.] werden als Inphase-Komponente und die Abwärts-Steuerdaten als Quadratur-Komponente des [X.] des [X.]s übertragen, womit beide Kanalanteile der selben Kanalcodierung unterliegen und somit einen einzigen [X.]-Abwärts-Kanal bilden ([X.] 6, [X.] 20 – 27: „utilize the quadrature channel of the [X.] . [X.], the in-phase component would carry the forward packet data and the quadrature channel would carry the forward packet data control information. The combination of the forward packet data and [X.]s would share a common Walsh code channel and be modulated using QPSK“).

Danach bildet der [X.] des [X.]s ([X.]) einen zweiten Kanal gemäß Merkmal 2.2, den sich entsprechend Merkmal 2.3 mehrere mobile Geräte teilen.

Der [X.] überträgt sowohl Nutzer- als auch Steuerdaten, womit der zweite Kanal, wie von Merkmal 2.4 gefordert, als Verkehrskanal ausgebildet ist ([X.] 4, [X.] 48 – 51: [X.]s are used to carry outbound traffic ; [X.] 5, [X.] 29 – 33: Information carried on the [X.] consists of global system parameters messages and data addressed to specific mobiles. This may include user data as well as status/control information … follow … [X.] operation).

Die Sendeleistungssteuerung der mobilen Geräte auf den [X.]n wird – wie bei [X.] üblich – mittels einer über die Basisstation geschlossenen Regelschleife durchgeführt ([X.] 4, [X.] 36, 37: „[X.]“). Hierzu misst die Basisstation gemäß Merkmal 3.1 den Empfangspegel (received power) eines jeweiligen Signals, das auf jedem der ersten Kanäle (reverse packet data channels) empfangen wird ([X.] 6, [X.] 50 – 52: „[X.] station forms an estimate of the received power by averaging over this interval“; [X.] 6, [X.] 58 – 60: same step size and power control rate; [X.]. 1: “Base acquires/interprets mobile transmission”) und erzeugt entsprechend Merkmal 3.2 ein Übertragungsleistungssteuerungssignal (power control bit) nach Maßgabe des von jedem ersten Kanal gemessenen [X.] ([X.] 6, [X.] 4 - 6: “[X.] bits for all mobiles actively transmitting on the associated set of reverse packet data channels”; [X.] 7, [X.] 9 - 12: „[X.] msec frame into 16 PCG slots gives a total of 12 control bits/PCG slot. [X.] power control subchannels is then assigned one of the available bits within the PCG slot “; [X.]. 1: “[X.]/transmits power control bits”).

Jedes mobile Gerät (mobile) empfängt entsprechend Merkmal 4 das ihm zugedachte Übertragungsleistungssteuerungssignal (power control bit) auf dem zweiten Kanal ([X.] mit [X.]) und steuert die Übertragungsleistung (mobile transmit power) für ein über einen entsprechenden der ersten Kanäle (reverse packet data channel) zu übertragendes Signal gemäß Merkmal 5 nach Maßgabe des empfangenen Übertragungsleistungssteuerungssignals (power control bit) ([X.] 7, [X.] 15 - 17: „[X.], the power control subchannel assigned is used to drive the mobile transmit power“).

Die Basisstation fügt entsprechend Merkmal 3.3 in den zweiten Kanal ein gemeinsames Übertragungsleistungssteuerungssignal ein (12 control bits/PCG slot). Dieses enthält hineingesammelt in ein für das System vorgegebenes Format (12 control bits/PCG slot; 16 PCG slots je frame) die [X.]e (power control bits) für die jeweiligen ersten Kanäle (uplink [X.]s). Von den 12 Kontrollbits stehen 6 für die Leistungssteuerung zur Verfügung (6 forward power control subchannels). Weiter überträgt die Basisstation, entsprechend Merkmal 3.4, das gemeinsame Übertragungsleistungssteuerungssignal, das die Übertragungsleistungssteuerungssignale für jeden der ersten Kanäle enthält, über den zweiten Kanal ([X.] 6, [X.] 57: use the power control subchannels on the [X.]s … power control rate … 800 bps; [X.] 7, [X.] 5 - 18: [X.] is operating at 9600 bps … 6 forward power control subchannels are supported and the remaining capacity is used to convey reverse packet data channel status. … [X.] msec frame into 16 PCG slots gives a total of 12 control bits/PCG slot. [X.] power control subchannels is then assigned one of the available bits within the PCG slot. [X.]/control channels.)

Damit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag aus der Druckschrift [X.] bekannt.

4. Bei dieser Sachlage war auf den von der der Klägerin zu 1.) geltend gemachten [X.] der Schutzbereichserweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. d) EPÜ) nicht mehr einzugehen. Damit kann offenbleiben, ob dieser erst in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2019 geltend gemachte Einwand verspätet und/oder nicht begründet ist.

III. Zu den Hilfsanträgen

[X.] war auch nicht nach Maßgabe eines der Hilfsanträge abzuweisen.

Die erst in der mündlichen Verhandlung eingeführten Hilfsanträge „Hauptantrag mit Disclaimer“, 2b, 2a, 3b, 3a, 4b, 4a und 1a, waren nicht als verspätet zurückzuweisen. Die Klägerinnen haben die Verspätung zwar gerügt, sich jedoch inhaltlich auf jeden dieser Hilfsanträge eingelassen Das Vorbringen konnte deshalb ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden, zumal das Streitpatent auch in den beschränkt verteidigten [X.] nach diesen [X.] für nichtig zu erklären war und eine Vertagung nicht notwendig wurde ([X.], Urteil vom 15. November 2011, [X.]. 3 Ni 27/10 (EP) - [X.] plastic laminate).

1. Hilfsantrag „Hauptantrag mit Disclaimer“ vom 13. November 2019

Der Disclaimer „mit der Maßgabe, dass aus dem Merkmal „wobei der zweite Kanal (140) ein [X.] ist“ keine Rechte hergeleitet werden.“ führt schon deshalb nicht aus dem [X.] der unzulässigen Erweiterung heraus, weil das genannte Merkmal nicht zu einer Einschränkung, sondern zu einem Aliud im Vergleich zu der ursprünglichen Anmeldung ([X.] 847 147 [X.]) führt. Denn wie zum Hauptantrag dargelegt, konkretisiert dieses Merkmal nicht lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist ([X.], a.a.O. – Winkelmesseinrichtung, Rn. 21, 22), sondern der [X.] ist etwas Anderes als ein gemeinsamer Abwärts-Steuer-Kanal.

2. Hilfsantrag 2b vom 13. November 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2b weist im Vergleich zum Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag das folgende, hinter das Merkmal 2.4 eingefügte Merkmal auf:

2.5wobei der zweite Kanal für Übertragungsleistungssteuerung dediziert ist

a) Der Fachmann versteht die Angabe „dediziert“ so, dass der zweite Kanal ausschließlich der Übertragung von [X.] dient, d. h. entsprechende Steuerbits, ggfs. ergänzt um notwendige Adressdaten o. ä., umfasst. Eine Übertragung von Nutzerdaten, selbst wenn sie nur zeitweise auftreten würde, ist jedenfalls ausgeschlossen. Denn „dediziert“ hat in der Technik die Bedeutung einer Zuweisung – im Sinne einer Limitierung – einer Sache (hier des zweiten Kanals) zu einer bestimmten Anwendung.

b) Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2b ist unzulässig, weil er die Anforderungen des Art. 84 EPÜ nicht erfüllt. Denn die aus Merkmal 2.4 resultierende Übertragung von Nutzerdaten (Verkehrskanal) steht im Widerspruch zu dem Merkmal 2.5

c) Auch ein ausschließlich zur Steuerdatenübertragung genutzter (Merkmal 2.5Verkehrskanal (Merkmal 2.4) muss in den höheren Schichten des [X.]/[X.] (layer 2 aufwärts) so eingerichtet sein, dass er grundsätzlich zur Übertragung von Nutzerdaten an eine einzige [X.] geeignet ist. Daher bestehen die zum Anspruch 1 nach Hauptantrag dargelegten diesbezüglichen Realisierungsschwierigkeiten auch für den Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2b, so dass das Streitpatent auch in dieser Fassung die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

d) Darüber hinaus ist der Anspruch 1 in dieser Fassung unzulässig, weil er den Gegenstand der Anmeldung erweitert. Denn der Fachmann entnimmt, wie zum Hauptantrag dargelegt, der ursprünglichen Anmeldung schon nicht die Ausgestaltung des zweiten Kanals als [X.] nach Merkmal 2.4 als eine mögliche Ausführungsform der Erfindung. Das gleiche gilt für die Kombination der Merkmale 2.4 und 2.5

3. Hilfsantrag 2 vom 16. September 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2b durch das Wort „reserviert“ statt „dediziert“:

2.5wobei der zweite Kanal für Übertragungsleistungssteuerung reserviert ist

Der Fachmann misst dem Begriff „reserviert“ in diesem Zusammenhang keine andere Bedeutung als dem Begriff „dediziert“ bei. Insofern gelten die vorstehenden Ausführungen zum Hilfsantrag 2b in gleicher Weise für den Hilfsantrag 2.

4. Hilfsantrag 2 ([X.] [X.]rachfassung) vom 16. September 2019

Hilfsantrag 2 in [X.]r [X.]rachfassung ist unzulässig, da der angegriffene Patentanspruch 1 des [X.] aus einer Verteidigung des zunächst in [X.]r [X.] erteilten Patentanspruchs in [X.] und nicht in [X.]r [X.]rache resultiert und eine weitere Einschränkung dieses Patentanspruchs nur in [X.] [X.]rache erfolgen kann.

Für das Hoheitsgebiet der [X.] ist das Streitpatent in der ursprünglich erteilten Fassung durch das mit Urteil des [X.] vom 9. Mai 2012 abgeschlossene Verfahren 5 [X.]/09 ([X.]) in der Weise teilweise für nichtig erklärt worden, dass an die Stelle der Patentansprüche 1 bis 21 in der [X.]n Fassung des ursprünglich erteilten [X.], veröffentlicht als [X.] 847 147 [X.], die neu gefassten Patentansprüche 1, 13, und 16 bis 18 in [X.] [X.]rache getreten sind, wobei Patentansprüche 7 bis 9 und 19 bis 21 unverändert in der [X.]n Fassung des ursprünglich erteilten [X.] erhalten geblieben sind. Die seinerzeitige beschränkte Verteidigung in teilweise [X.] [X.]rache war zulässig, da nach dem maßgeblichen nationalen [X.] Prozessrecht für das gerichtliche Verfahren die [X.] [X.]rache vorgesehen ist (§ 184 GVG) und für das [X.] nichts Anderes gilt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ, § 126 Satz 1 [X.]). Zwar ist nach Art. 70 EPÜ die bei der Anmeldung gewählte Amtssprache im Sinne des Art. 14 Abs. 3 EPÜ, vorliegend also die [X.] [X.]rache als [X.] des [X.], auch in [X.] die verbindliche Fassung. Das betrifft das [X.] jedoch nur eingeschränkt. Wie aus Art. 138 EPÜ folgt, ist dessen Regelung im Wesentlichen dem nationalen Gesetzgeber überlassen worden; das gilt gemäß Art. 138 Abs. 2 EPÜ insbesondere für die Form einer teilweisen Nichtigerklärung. Vor diesem Hintergrund ist Art. 70 EPÜ nur eine Regelung für das Erteilungsverfahren und dazu, welche Fassung als Grundlage eines etwa später folgenden weiteren Verfahrens auch im nationalen Bereich maßgebend ist. Art. 70 EPÜ enthält keine Regelung dazu, welche [X.]rache für Durchführung und Ergebnis eines das [X.] Patent betreffenden nationalen Verfahrens gelten soll. Auch die Regelung in Art. 70 Abs. 3 EPÜ zeigt, dass die grundsätzliche Verbindlichkeit des Wortlauts in der [X.] vor dem [X.] nicht der Möglichkeit widerspricht, dass das [X.] Patent für einen nationalen Bereich durch eine abweichende Fassung in der nationalen Amtssprache eingeschränkt sein kann (ständige Rechtsprechung des [X.]: Urteil vom 12. Mai 1992, [X.]; Urteil vom 7. Februar 1995 – [X.]; Urteil vom 16. Juni 2009, [X.]; Busse, [X.], 8. Aufl., Art. II § 6 [X.] Rn. 7).

Vor diesem Hintergrund liegt der angegriffenen Patentanspruch 1 des [X.] aufgrund der von der Beklagten im Verfahren 5 [X.]/09 ([X.]) getroffenen Entscheidung in seiner geänderten Fassung für das Hoheitsgebiet der [X.] nur auf [X.] vor. Die Frage, in welcher [X.]rache eine weitere Einschränkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erfolgen kann, ist gesetzlich nicht geregelt und soweit ersichtlich bislang auch nicht entschieden worden.

Für eine Wahlmöglichkeit der Patentinhaberin, entweder die [X.] zu verwenden oder die [X.] Prozesssprache, könnte sprechen, dass die Patentinhaberin ungeachtet der Bestimmung des § 184 GVG über die [X.] das Patent auch in der anderslautenden [X.] verteidigen kann, also ein Wahlrecht hat ([X.], Urteil vom 8. Juni 1993, [X.], - Schließvorrichtung/locking device; Urteil vom 16. Dezember 2003, [X.] - [X.]; a.A. noch [X.] München, Urteil vom 2. Oktober 1991 – 2 Ni 40/90 ([X.])).

Die besseren Gründe sprechen allerdings für die Annahme, dass es bei der einmal ausgeübten Wahl der [X.] Prozesssprache sein Bewenden haben muss und eine weitere Einschränkung in der [X.]rache zu erfolgen hat, in der die Einschränkung formuliert ist, vorliegend also in der [X.] [X.]rache. Der nochmalige Wechsel der [X.]rache führte nämlich in die Rechtsunsicherheit und trüge insbesondere das Risiko in sich, dass die Prüfung der Zulässigkeit der beschränkten Verteidigung im Hinblick auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der Schutzbereichserweiterung aufgrund von mit der Rückübertragung in die [X.] nicht zu vermeidenden Übersetzungsunschärfen mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten behaftet wäre. Es erscheint auch nicht unbillig, die Beklagte an der [X.] [X.]rache festzuhalten; denn sie hat im Vorverfahren die [X.] [X.]rache gewählt.

5. Hilfsantrag 2a vom 13. November 2019

Der Hilfsantrag 2a unterscheidet sich vom Hilfsantrag 2 durch die Maßgabe, dass aus Merkmal 2.4 keine Rechte hergeleitet werden sollen. Zum Hilfsantrag 2a gelten die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag „Hauptantrag mit Disclaimer“ in entsprechender Weise, d. h. Hilfsantrag 2a ist unzulässig.

6. Hilfsantrag 3b vom 13. November 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3b unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2b durch eine Ergänzung in dem Merkmal 2.1:

2.1wobei die ersten Kanäle Aufwärts ‐ Verkehrskanäle sind, und;

Wie zur Auslegung des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag dargelegt, versteht der Fachmann bereits die im Merkmal 2.1 genannten ersten Kanäle als Aufwärts-[X.], so dass das Merkmal 2.1

Damit ist der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3b inhaltlich identisch mit dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2b, so dass die dort getroffenen Aussagen auch für den Hilfsantrag 3b gelten.

7. Hilfsantrag 3 vom 16. September 2019

Die Ausführungen zum Hilfsantrag 2 gelten auch für den Hilfsantrag 3. Deshalb ist auch dieser Hilfsantrag unzulässig.

8. Hilfsantrag 3 ([X.] [X.]rachfassung) vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Es gelten die obigen Ausführungen zu Hilfsantrag 2 in [X.]r [X.]rachfassung.

9. Hilfsantrag 3a vom 13. November 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Es gelten die obigen Ausführungen zu Hilfsantrag 2a in entsprechender Weise.

10. Hilfsantrag 4b vom 13. November 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4b unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag durch die Merkmale 2.1

3.3so dass die Übertragungsleistungssteuerungssignale zeitlich unmittelbar hintereinander folgen, in den zweiten Kanal einfügt und

a) Der Fachmann versteht dieses Merkmal in der Weise, dass zwischen den einzelnen [X.]en keine anderen Steuerdaten oder Nutzerdaten eingefügt sind. Jedoch können die einzelnen Leistungssteuerungssignale außer den [X.] noch weitere Bits umfassen, die z. B. der Adressierung dienen.

b) Das Merkmal 3.3

Jedoch ist der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4b aus den zu Hilfsantrag 2b genannten Gründen unzulässig, da auch er die Merkmale 2.4 und 2.5

11. Hilfsantrag 4 vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Es gelten die Ausführungen zu den [X.] 2 und 3 in entsprechender Weise.

12. Hilfsantrag 4 ([X.] [X.]rachfassung) vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Es gelten die obigen Ausführungen zu Hilfsantrag 2 in [X.]r [X.]rachfassung.

13. Hilfsantrag 4a vom 13. November 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Es gelten die obigen Ausführungen zu Hilfsantrag 2a in entsprechender Weise.

14. Hilfsantrag 1 vom 16. September 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag durch das bereits zum Hilfsantrag 4b diskutierte Merkmal 3.3

Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 ist aus den zu Hauptantrag genannten Gründen unzulässig, da auch er das Merkmal 2.4 umfasst.

15. Hilfsantrag 1 ([X.] [X.]rachfassung) vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Es gelten die obigen Ausführungen zu Hilfsantrag 2 in [X.]r [X.]rachfassung.

16. Hilfsantrag 1a vom 13. November 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulässig. Es gelten die obigen Ausführungen zu Hilfsantrag 2a in entsprechender Weise.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] [X.] § 709 ZPO.