Bundespatentgericht, Urteil vom 13.12.2012, Az. 10 Ni 6/11

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 17. Juni 2002 angemeldeten und mit Beschluss des [X.] vom 2. März 2009 erteilten [X.] Patents 102 27 110 (Streitpatent). Das Streitpatent betrifft eine „Antriebsvorrichtung“ für [X.], Garagentore usw. und umfasst in der erteilten Fassung sechs Patentansprüche.

Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

dadurch gekennzeichnet, dass die Zuleitungsmittel einen an den Enden (7, 9) der Führungseinrichtung (3) in diese steckbaren ersten Einsatzkörper (8) umfassen, der mit einem Anschlusskabel (11) versehen, am Führungskörperende gehalten und derart ausgebildet ist, dass er seine Funktion sowohl an dem einen Ende (7) des Führungskörpers als auch am anderen Ende (9) der Führungskörper erfüllt.“

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die [X.] 102 27 110 B4 Bezug genommen.

Die Klägerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Er sei gegenüber dem Stand der Technik insbesondere nicht neu, jedenfalls beruhe er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus sei der Gegenstand des Patents nicht so hinreichend offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne.

Die Klägerin stützt ihre Klage unter anderem auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

([X.])

([X.])

([X.])

(D4).

([X.]), duo Standard, duo 650N De Luxe ([X.]) sowie anhand der Betriebsanleitungen [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] sowie [X.], 800 und 1100SL ([X.]) erläutert. Zum Beweis der Vorbenutzung hat sie Zeugenbeweis angeboten.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 102 27 110 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte, die der Nichtigkeitsklage frist- und ordnungsgemäß widersprochen hat,

beantragt,

die Nichtigkeitsklage insgesamt, hilfsweise nach Maßgabe des mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2012 eingereichten [X.], abzuweisen.

Die Beklagte hält die Nichtigkeitsklage unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen Treu und Glauben für unzulässig. Die Klägerin sei nichts anderes als der verlängerte Arm der Firma [X.], Ltd., die in [X.] [X.] antriebe, die das Streitpatent verletzten, produziere und diese Antriebe zwecks Veräußerung im [X.] Markt an die vorliegende [X.] liefere. Der [X.] ergebe sich aus dem Umstand, dass der Geschäftsführer der Firma [X.], Ltd., Herr J… R…,  der ehemalige Geschäftsführer der [X.] Vertriebsgesellschaft der Beklagten sei. Da Herr R… und damit auch die von ihm nunmehr geleitete Firma  vertraglich an der Erhebung der vorliegenden Nichtigkeitsklage gehindert gewesen seien, sei die [X.] vorgeschoben worden.

Auch in der Sache tritt die Beklagte der Nichtigkeitsklage in allen Punkten entgegen. Sie hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig. Er sei insbesondere gegenüber dem Stand der Technik neu und er beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit - zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassung. Die Vorbenutzung des Geräts „[X.]“, das einen Deckel auf dem Einstellteil aufgewiesen habe, hat sie nicht bestritten.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag der Beklagten, der sich vom erteilten Anspruch 1 nach Hauptantrag dadurch unterscheidet, dass er um die Merkmale des erteilten Unteranspruchs 3 und - bis auf die Bezugnahme auf den zweiten Einsatzkörper - auch um die Merkmale des erteilten Unteranspruchs 4 ergänzt wurde, lautet wie folgt (Änderungen sind unterstrichen):

dadurch gekennzeichnet, dass die Zuleitungsmittel einen an den Enden (7, 9) der Führungseinrichtung (3) in diese steckbaren ersten Einsatzkörper (8) umfassen, der mit einem Anschlusskabel (11) versehen, am Führungskörperende gehalten und derart ausgebildet ist, dass er seine Funktion sowohl an dem einen Ende (7) des Führungskörpers als auch am anderen Ende (9) der Führungskörper erfüllt, dass die Stromzuführungsmittel die Führungsschiene (3) selbst und ein Zugmittel (17) umfassen, die an einem Führungsschienenende (7 bzw. 9) über eine [X.] (13) mit einem Anschlusskabel (11) verbunden ist, wobei der erste Einsatzkörper (8) einen die Führungsschiene (3) berührenden Kontaktkörper (21) trägt, und dass der erste Einsatzkörper (8, 10) einen die [X.] (13) tragenden ersten Teil (18) und einen einen umlaufenden Anschlag (22) für das Führungsschienenende (7, 9) bildenden zweiten Teil (19) aufweist.“

Die sich anschließenden [X.], 3 und 4 gemäß Hilfsantrag entsprechen den erteilten [X.] 2, 5 und 6 gemäß Hauptantrag; hinsichtlich deren Wortlauts wird wiederum auf die [X.] 102 27 110 B4 verwiesen.

Darüber hinaus hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2012 neue [X.] bis 6 eines geänderten [X.] überreicht, der sich dadurch auszeichnete, dass an den erteilten Patentanspruch 1 der Nebensatz „wodurch zwei Betriebsfälle gegeben sind“ angefügt worden war. Diesen geänderten Hauptantrag hat der Senat in der mündlichen Verhandlung mit Beschluss als verspätet zurückgewiesen.

Die auf § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 und §§ 1, 4 [X.] sowie i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.] gestützte Nichtigkeitsklage ist zulässig und auch in vollem Umfang begründet.

[X.] bezieht sich auf eine Antriebsvorrichtung, insbesondere für [X.]. Die Beklagte hat hierzu die folgende, in zutreffender Weise gegliederte Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag vorgelegt:

M1.1 Antriebsvorrichtung, insbesondere für [X.], Garagentore usw.

[X.] mit einer in Bewegungsrichtung des [X.]s verlaufenden [X.] (3), insbesondere eine Schiene oder Führungsschiene,

M1.3 einem an dieser fahrenden, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten (4) zum Betätigen eines Torblattes (6) und

M1.4 mit Stromzuleitungsmitteln, die den Elektromotor mit einer Stromquelle (12) verbinden,

M1.5 deren Strom an einem Ende (7, 9) der Führungsschiene (3) eingespeist wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.6 die [X.] einen an den Enden (7, 9) der Führungseinrichtung (3) in diese steckbaren ersten Einsatzkörper (8) umfassen, der mit einem [X.]kabel (11) versehen, am Führungskörperende gehalten und

M1.7 derart ausgebildet ist, dass er seine Funktion sowohl an dem einen Ende (7) des Führungskörpers als auch am anderen Ende (9) der Führungskörper erfüllt.

Der Gegenstand des vorliegenden Streitpatents, wie er im Rahmen eines Patentnichtigkeitsverfahrens durch Auslegung zu ermitteln ist (vgl. [X.], 47 ff. - „[X.]“), ergibt sich anhand der Begriffe, wie sie in anmeldungsspezifischer Form verwendet werden, wie folgt:

Der Begriff „[X.]“ wird ausschließlich im Anspruch 1 eingesetzt, der Begriff „Führungskörper“ erscheint ebenfalls nur im Anspruch 1 und [X.] in der Beschreibung der Figur 1. Sonst wird in der Beschreibung und in den Ansprüchen durchgängig der Begriff „Führungsschiene“ verwendet und auch mit dem Bezugszeichen 3 versehen. Aus den gesamten Unterlagen und auch dem Vorbringen der Beklagten geht nichts hervor, das darauf schließen ließe, dass unter „[X.]“ oder „Führungskörper“ etwas anderes zu verstehen wäre als die Führungsschiene. Es ist somit ohne weiteres klar, dass diese drei Begriffe synonym verwendet werden.

Als „Stromzuleitungsmittel“ gilt alles, was dazu dient, den Elektromotor, der sich in dem Schlitten zum Betätigen des [X.] befindet, mit einer Stromquelle zu verbinden, wobei als „Stromquelle“ insbesondere eine Steckdose angesehen wird. Ein Bestandteil der Stromzuleitungsmittel ist der „[X.]“. Als Merkmale des „[X.]s“ sind im Anspruch 1 angegeben, dass er ein Teil der (Strom-)[X.] ist, mit einem [X.]kabel versehen und in die Führungsschiene an deren Enden steckbar ist. Als weitere Merkmale ist angegeben, dass der [X.] am Führungskörperende gehalten ist und dass er derart ausgebildet ist, dass er seine Funktion sowohl an dem einen Ende des Führungskörpers als auch am anderen Ende der Führungskörper erfüllt.

Als den hier einschlägigen [X.] legt der Senat in Übereinstimmung mit den Parteien [X.] auf dem Fachgebiet der Mechatronik zugrunde.

1. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage

Der Beklagten ist insoweit zu folgen, als ihr Vortrag, die Nichtigkeitsklage stelle sich als eine treuwidrige Rechtsausübung dar, einen rechtserheblichen Einwand darstellen kann. Zwar ist grundsätzlich jedermann zur Erhebung der Nichtigkeitsklage befugt; nach ständiger Rechtsprechung des [X.] kann sich aber eine Nichtigkeitsklage auch ohne eine ausdrückliche Nichtangriffsabrede dann als unzulässige Rechtsausübung erweisen, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen bestehen (z.B. aus Kauf-, Lizenz-, Anstellungs- oder Gesellschaftsvertrag), die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als einen Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) erscheinen lassen (vgl. [X.], 39, 41 - „Flächenentlüftung“; [X.], 900, 902 - „Entwässerungsanlage“; GRUR 1993, 895 - „Hartschaumplatten“; vgl. auch Schulte

Im vorliegenden Fall hat allerdings zwischen der Beklagten und der Klägerin nie eine vertragliche Bindung bestanden. Vorgetragen hat die Beklagte lediglich, dass ein Vertragsverhältnis, aus dem ein besonderes Vertrauensverhältnis folgen solle, nur zwischen ihr und einer Zulieferfirma der Klägerin - nämlich der Firma [X.], Ltd., bzw. deren Geschäftsführer [X.] be standen habe. In solchen Fällen, in denen ein Dritter - gegebenenfalls auch als sogenannter „Strohmann“ - klagt, gilt aber, dass dessen Nichtigkeitsklage dann nicht unzulässig sein kann, wenn er ein ins Gewicht fallendes eigenes gewerbliches Interesse an der Vernichtung des Streitpatents hat (vgl. [X.], 136, 137, Rz. 17 - „sealing lamina“). Vorliegend steht ein solches eigenes Interesse der Klägerin zur Seite. Es folgt bereits aus dem Umstand, dass die Klägerin von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents verklagt worden ist (vgl. [X.], Rz. 18).

2. Begründetheit der Nichtigkeitsklage

a) Die von der Beklagten erstmals in der mündlichen Verhandlung im Rahmen eines geänderten [X.] vorgelegten Patentansprüche 1 bis 6 waren gemäß § 83 Abs. 4 [X.] als verspätet zurückzuweisen. Der Beklagten war mit [X.] vom 22. August 2012 eine angemessene Äußerungsfrist im Sinne von § 83 Abs. 2 [X.] gesetzt worden, wobei die Beklagte am Ende des Bescheids auch über die Möglichkeit der Zurückweisung einer nach Fristablauf geänderten Verteidigung belehrt worden war. Die Zurückweisung des neuen [X.] rechtfertigt sich aus dem Umstand, dass die Einbeziehung der neuen Patentansprüche in die mündliche Verhandlung nicht ohne Vertagung und damit nicht ohne eine deutlichen Verzögerung des Verfahrens möglich gewesen wäre (vgl. zu dieser Tatbestandsvoraussetzung der Zurückweisung: Busse/

b) Der [X.] der unzureichenden Offenbarung (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.]) liegt nicht vor. Zwar werden in Patentanspruch 1 die Begriffe „Führungskörper“ und „Führungsschiene“ nebeneinander benutzt; es ist aber für den Fachmann eindeutig erkennbar, welches Teil der Antriebsvorrichtung damit gemeint ist (s. o. unter [X.]). Bei Merkmal 1.7 handelt es sich um ein funktionelles Merkmal, welches die eindeutige Anweisung gibt, einen (ersten) [X.] so zu gestalten, dass er die Funktion der Stromzuleitung sowohl an dem einen wie auch an dem anderen Ende des Führungskörpers erfüllt.

c) Die Klage ist jedoch unter dem Gesichtspunkt der mangelnden Patentfähigkeit (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 [X.]) in vollem Umfang begründet. [X.] hat weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung gemäß Hilfsantrag Bestand.

aa) Hauptantrag der Beklagten

Der druckschriftlich zitierte Stand der Technik steht der Antriebsvorrichtung gemäß dem erteilten Anspruch 1 nicht patenthindernd entgegen. Keine der [X.] zeigt einen [X.], der in eine Führungsschiene steckbar ist. Die [X.] zeigt lediglich einen Deckel (40), der auf das Ende einer Führungsschiene aufgeklipst wird. Der Deckel selbst ist zwar so gestaltet, dass er auch auf das gegenüberliegende Ende der Führungsschiene aufgeklipst werden könnte. Da dieser Deckel aber nicht in die Führungsschiene steckbar ist, kann der Entgegenhaltung keine Anregung entnommen werden, einen [X.] entsprechend zu gestalten.

Bei der Antriebsvorrichtung gemäß der [X.] sind an beiden Enden der Führungsschiene [X.] (16) vorgesehen. Beide [X.] sind gleichartig (Spalte 3, Zeilen 8 bis 10) und dienen zum Spannen der Kette und zur Befestigung der Führungsschiene an einer beliebigen Halterung oder Wandfläche. Aus der Entgegenhaltung ist nicht erkennbar, dass die [X.] in die Führungsschiene steckbar wären. In dieser Druckschrift findet sich auch kein Hinweis darauf, [X.] zur Stromzuleitung zu verwenden.

Die [X.] und die [X.] betreffen elektrische Antriebsvorrichtungen für [X.]; sie zeigen aber keine [X.] an der Führungsschiene. Diese Druckschriften können daher auch keine Anregung zur Ausgestaltung solcher [X.] geben.

Weiterhin wird die neuheitsschädliche Vorbenutzung der Antriebsvorrichtung für Garagentore „[X.]“ geltend gemacht. Hierzu hat die Beklagte die Vorbenutzung des in der mündlichen Verhandlung präsentierten Torantriebs „[X.]“ einschließlich der Tatsache, dass das Gerät einen Deckel auf dem in die Führungsschiene steckbaren Teil aufgewiesen habe (was von der Klägerin mit Nichtwissen bestritten wurde) zugestanden (§ 138 Abs. 3 ZPO).

Die Antriebsvorrichtung „[X.]“ ist für den Antrieb von Garagentoren bestimmt und umfasst eine in Bewegungsrichtung des [X.]s verlaufende Führungsschiene, einen an dieser fahrenden, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten zum Betätigen eines Torblattes und Stromzuleitungsmittel, die den Elektromotor mit einer Stromquelle verbinden. Der Strom für den Elektromotor wird an einem Ende der Führungsschiene eingespeist. Die Stromzuleitung erfolgt mittels eines [X.]kabels über ein [X.], das deshalb ein [X.] ist. Das [X.] als [X.] umfasst einen Körper, der in das eine Ende der Führungsschiene steckbar, also in die Führungsschiene einsetzbar ist und somit ein [X.] ist. Im eingesteckten Zustand ist dieser [X.] am Ende der Führungsschiene gehalten. Die vorgelegte Antriebsvorrichtung „[X.]“ wurde von Seiten der Beklagten durch einen Deckel ergänzt, der die sonst offene Seite des in die im Querschnitt [X.] Führungsschiene gesteckten [X.]s abdeckt und Teile aufweist, die über das lichte Innenprofil der Führungsschiene vorstehen. Der derart ausgerüstete [X.] lässt sich um eine Achse, die senkrecht auf der [X.] der Führungsschiene steht, um 180° drehen und dann in das andere Ende der Führungsschiene stecken. Dabei stört der auf dem [X.] angebrachte Deckel nicht, da bei dieser Art von Drehung der Deckel weiterhin auf der sonst offenen Seite der im Querschnitt [X.]n Führungsschiene zu liegen kommt.

Konsequenter Weise ist dann der [X.], der ursprünglich an dem Ende der Führungsschiene eingesetzt war, in dem nun der [X.] steckt, an dem gegenüberliegenden Ende einzusetzen. Die zwischen dem [X.] und dem Deckel gespannte Kette, die das [X.] ist, verläuft dann auch parallel zur Achse der Führungsschiene, also nicht schräg zu ihr, aber, bezogen auf die Ausgangssituation, in einer bezüglich der Symmetrieebene des Querschnitts der Führungsschiene gespiegelten Lage. Es ergibt sich daraus ohne weiteres, dass auch der Schlitten um 180° gewendet einzubauen ist. Dies ergibt sich aber bei der Montage von selbst, da sich die Montage des Schlittens immer an der Kette orientiert. Eine derart zusammengebaute Antriebsvorrichtung ist betriebsfähig, denn der Schlitten ist in der Führungsschiene verfahrbar und es kann damit [X.] bewegt werden. Dem widerspricht auch nicht, dass bei der vorbenutzten Antriebsvorrichtung die Öse zum [X.] der Stange, mit der der Schlitten mit [X.]blatt verbunden wird, auf der [X.] abgewandten Seite des Schlittens befindet, denn es kann von einem [X.] ohne Weiteres erwartet werden, zwei sich bewegende Teile in geeigneter Form zu verbinden. Außerdem ist die Ausbildung der Stange zum Verbinden des Schlittens mit [X.]blatt nicht Gegenstand des Anspruchs 1.

Die Antriebsvorrichtung „[X.]“ weist also sämtliche gegenständlichen Merkmale der Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 auf und der [X.] ist derart ausgebildet, dass er seine Funktion sowohl an dem einen als auch am anderen Ende der Führungsschiene erfüllt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also nicht neu.

bb) Hilfsantrag der Beklagten

Die Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 des [X.] umfasst gegenüber dem erteilten Anspruch 1 noch die Merkmale,

- dass die Stromzuführungsmittel die Führungsschiene selbst und ein [X.] umfassen,

- dass das [X.] an einem Führungsschienenende über die [X.]spannvorrichtung mit einem [X.]kabel verbunden ist,

- dass der erste [X.] einen die Führungsschiene berührenden Kontaktkörper trägt und

- dass der erste [X.] einen die [X.]spannvorrichtung tragenden ersten Teil und einen umlaufenden Anschlag für das Führungsschienenende bildenden zweiten Teil aufweist.

Bei der vorbenutzten Antriebsvorrichtung „[X.]“ erfolgt die Stromzuführung zu dem Elektromotor im Schlitten einerseits über die Führungsschiene selbst, andererseits über die als [X.] dienende Kette. Die Kette ist an einem Ende der Führungsschiene an einer Spannvorrichtung befestigt und die Spannvorrichtung ist mit einem der beiden [X.]kabel verbunden. Der von den [X.]n umfasste, in die Führungsschiene steckbare [X.] trägt eine die Führungsschiene berührende Feder, über die der Strom in die Führungsschiene eingeleitet wird. Der von den [X.]n umfasste [X.] trägt an einer seiner Seiten die [X.]spannvorrichtung und das Ende der Führungsschiene schlägt mit seinem gesamten Umfang an einer Wandung des [X.]s an, die somit einen umlaufenden Anschlag bildet.

Die vorbenutzte Antriebsvorrichtung weist also auch alle Merkmale der Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 des [X.] auf. Diese Antriebsvorrichtung ist somit ebenfalls nicht neu und somit nicht bestandsfähig. Auf die Patentfähigkeit der nicht gesondert verteidigten [X.] kommt es somit nicht an.

Als im vorliegenden [X.] in vollem Umfang unterlege Partei hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Dies folgt aus § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 [X.]. [X.] beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.