Bundesgerichtshof, Beschluss vom 09.07.2015, Az. I ZB 16/14

I. Für die Markeninhaberin ist die [X.] 087

[X.]er Wi[X.]prechende hat Wi[X.]pruch aus der am 29. September 2008 eingetragenen Wortmarke 30 2008 041 940

[X.]as [X.] hat den Wi[X.]pruch zurückgewiesen. Auf die Beschwerde des Wi[X.]prechenden hat das [X.] (Beschluss vom 28. Februar 2014 - 27 W (pat) 554/13, juris) die angegriffene Marke für sämtliche Waren und [X.]ienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie für die in [X.] eingetragenen [X.]ienstleistungen "Marketing, Werbung, Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke" gelöscht. [X.]agegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde. [X.]er Wi[X.]prechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. [X.]as [X.] hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe im Umfang der angeordneten Löschung [X.] im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. [X.]azu hat es ausgeführt:

[X.]ie Wi[X.]pruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. [X.]ie für die angegriffene Marke geschützten Waren und [X.]ienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie die näher bezeichneten [X.]ienstleistungen der [X.] seien mit den für die Wi[X.]pruchsmarke geschützten Waren und [X.]ienstleistungen hochgradig ähnlich oder identisch. Es bestehe eine überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. [X.]ie Abkürzung "[X.]" sei für den Gesamteindruck des Zeichens hinsichtlich sämtlicher Waren und [X.]ienstleistungen prägend, weil die Abkürzung durch ihre Exponierung, Größe und Schriftgestaltung dem Publikum als das dominierende Element nahegebracht werde. [X.]ies gelte sowohl für die [X.]ienstleistungen der Klassen 38 und 41, für die die Wortfolge "[X.]" und die Abkürzung "[X.]" beschreibend und daher schutzunfähig seien, als auch für die Waren und [X.]ienstleistungen der Klassen 16 und 35, für die die Wortbestandteile kennzeichnungskräftig seien. [X.]ie angegriffene Marke werde der angesprochene Verkehr, der dem Bildungssektor zuzuordnen sei, nicht vollständig benennen, sondern auf "[X.]" verkürzen. Für den [X.] seien daher die Buchstabenfolgen "[X.]" und "[X.]" gegenüberzustellen. Beide Zeichen hätten vom Klangbild eher schwächere und überdies als [X.]ental- und Labiallaut nicht leicht unterscheidbare Anlaute. [X.]ass "[X.]" und "B" aufgrund ihrer Stellung am Wortanfang vergleichsweise klar gesprochen würden, stehe deshalb der Annahme der klanglichen Ähnlichkeit nicht entgegen. [X.]er Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke wirke der [X.] nicht entgegen, weil er dem Publikum allenfalls nach zusätzlichen Überlegungen gegenwärtig sei.

III. [X.]ie zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. [X.]as [X.] hat rechtsfehlerfrei das Vorliegen von [X.] im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] angenommen.

1. [X.]ie Frage, ob [X.] im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] gegeben ist, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. [X.]abei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder [X.]ienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder [X.]ienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 24. Juni 2010 - [X.]/09, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 933 Rn. 32 f. - [X.]; [X.], Urteil vom 22. Januar 2014 - [X.], [X.], 382 Rn. 14 = [X.], 452 - [X.]; Beschluss vom 3. Juli 2014 - [X.], [X.], 176 Rn. 9 = [X.], 193 - ZOOM/ZOOM, jeweils mwN).

2. [X.]ie Erwägungen des [X.]s zur Waren- und [X.]ienstleistungsähnlichkeit sind nicht zu beanstanden; sie werden von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen. Somit ist von hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und [X.]ienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie der [X.]ienstleistungen der [X.] "Marketing, Werbung, Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke" mit den entsprechenden Waren und [X.]ienstleistungen der Wi[X.]pruchsmarke auszugehen.

3. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellung des [X.]s, die Wi[X.]pruchsmarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

a) [X.]ie originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und [X.]ienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und [X.]ienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. [X.], Urteil vom 21. Januar 2010 - [X.]/08, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 228 Rn. 33 - [X.]/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.], [X.], 382 Rn. 18 - [X.]; [X.], Beschluss vom 2. April 2015 - [X.], [X.], 1127 Rn. 10 = [X.], 1358 - [X.]/[X.]solar). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. [X.], Beschluss vom 8. Juni 2000 - [X.], [X.], 1031, 1032 = [X.], 1155 - [X.]; Beschluss vom 1. Juni 2011 - [X.], [X.], 64 Rn. 12 = [X.], 83 - Maalox/[X.]). [X.]ementsprechend hat der Senat angenommen, dass Buchstabenfolgen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus verfügen, wenn Anzeichen für eine abweichende Beurteilung auf dem jeweiligen Waren- und [X.]ienstleistungssektor fehlen (vgl. [X.], Urteil vom 20. Januar 2011 - [X.], [X.], 831 Rn. 18 = [X.], 1174 - [X.]; Urteil vom 2. Februar 2012 - [X.], [X.], 930 Rn. 27 = [X.], 1234 - [X.]/Barbie B jeweils mwN).

b) [X.]ie Beurteilung des [X.]s, wegen fehlender Anhaltspunkte für einen sachbezogenen oder sonst die Kennzeichnungskraft schwächenden Bedeutungsgehalt ergebe sich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Wi[X.]pruchsmarke, steht mit den vorgenannten Grundsätzen in Einklang. [X.]agegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, die Kennzeichnungskraft der Wi[X.]pruchsmarke sei unterdurchschnittlich, weil der Verkehr im hier betroffenen Bildungsbereich nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen eine größere Aufmerksamkeit widme. Im Rahmen der Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft ist regelmäßig nicht zwischen aussprechbaren und nicht aussprechbaren Buchstabenfolgen zu differenzieren. [X.]ie Frage der Aussprechbarkeit ist ohne Einfluss auf die Eignung einer nicht beschreibenden Buchstabenfolge, herkunftshinweisend zu wirken (vgl. [X.], Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, [X.], 626, 628 = [X.], 705 - IMS; Beschluss vom 8. Mai 2002 - [X.], [X.], 1067, 1068 f. = [X.], 1152 - [X.]KV/[X.]; [X.]/[X.]ittmer/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 [X.] Rn. 258). An[X.] als die Rechtsbeschwerde meint, folgt aus einer weit verbreiteten Verwendung abgekürzter Bezeichnungen von Einrichtungen im Bildungsbereich keine Kennzeichnungsschwäche von Buchstabenfolgen (vgl. [X.], [X.], 1067, 1068 - [X.]KV/[X.]).

4. [X.]ie Annahme des [X.]s, die zu vergleichenden Zeichen seien überdurchschnittlich klanglich ähnlich, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

a) [X.]ie Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im ([X.], im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. [X.]abei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten [X.]. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Besteht Ähnlichkeit zwischen jeweils prägenden Bestandteilen, so ist eine Zeichenähnlichkeit gegeben ([X.], Urteil vom 12. Juni 2007 - [X.]/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 700 Rn. 35 - Limoncello/[X.]; [X.], Urteil vom 3. April 2008 - [X.], [X.], 1002 Rn. 23 = [X.], 1434 - [X.]; [X.], [X.], 382 Rn. 14 und 25 - [X.]). [X.] Charakter hat ein [X.], wenn die weiteren Bestandteile des Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Weil sich der Verkehr gerade an den unterscheidungskräftigen Bestandteilen eines Zeichens orientiert, ist für die Prüfung des prägenden Charakters die Kennzeichnungskraft der [X.]e zu untersuchen (vgl. [X.], Urteil vom 26. Oktober 2006 - [X.], [X.]Z 169, 295 Rn. 24 - [X.]; Urteil vom 25. Oktober 2007 - [X.], [X.], 505 Rn. 32 = [X.], 797 - TUC-Salzcracker). [X.]ie Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im [X.] ist sie nur eingeschränkt darauf zu überprüfen, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssätze und [X.]enkgesetze verstößt und der Vortrag der Parteien berücksichtigt worden ist ([X.], Urteil vom 22. März 2012 - [X.], [X.], 635 Rn. 23 = [X.], 712 - [X.]/ROLLER’s Metro mwN).

b) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der vorliegend betroffenen Zeichen ist dem [X.] kein Rechtsfehler unterlaufen. Zu Recht hat es angenommen, bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sei der Wi[X.]pruchsmarke "[X.]" der Bestandteil "[X.]" der angegriffenen Marke gegenüberzustellen, weil dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt.

aa) [X.]as [X.] hat zu Recht angenommen, dass der Wortbestandteil der angegriffenen Marke "[X.]" die [X.]ienstleistungen der Klassen 38 und 41 beschreibt und deshalb schutzunfähig ist, weil er auf [X.]ienstleistungen einer [X.] akademischen Einrichtung mit Bildungsangeboten der Fachrichtung Sportmanagement hinweist. [X.]as [X.] ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die in der angegriffenen Marke enthaltene Abkürzung "[X.]" ebenfalls beschreibend ist, weil sie sich für das angesprochene Publikum erkennbar in den Anfangsbuchstaben der beschreibenden Wortfolge "[X.]" erschöpft (vgl. [X.], Urteil vom 15. März 2012 - [X.]/11 und [X.]/11, [X.], 616 - [X.]/Öko-Invest [Multi Markets Fund MMF; [X.] - [X.]er Natur-Aktien-Index]). Nicht zu beanstanden ist die Beurteilung des [X.]s, dass die in der angegriffenen Marke enthaltene Wortfolge und die Buchstabenfolge bezogen auf die Waren und [X.]ienstleistungen der Klassen 16 und 35 keinen beschreibenden Gehalt aufweisen.

bb) Soweit das [X.] eine Prägung der angegriffenen Marke angenommen hat, weil der Verkehr die Marke bei mündlicher Wiedergabe auf die Buchstabenfolge verkürze, unterliegt dies allerdings rechtlichen Bedenken. [X.]er sachliche Bezug zwischen Buchstabenfolge und Wortbestandteilen, der darin liegt, dass die Buchstabenfolge "[X.]" die Abkürzung der Wortbestandteile "[X.]" darstellt, spricht gegen eine verkürzende Wahrnehmung des Verkehrs. Angesichts der leichten Erfassbarkeit dieser Wortfolge ist nicht davon auszugehen, dass der Verkehr aufgrund von Schwierigkeiten bei der Einprägung der Wortbestandteile dazu neigt, die Wortfolge in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Ebensowenig bestehen Anhaltspunkte dafür, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf die Buchstabenfolge verkürzen, weil ihm die Abkürzung allgemein geläufig ist (vgl. [X.], [X.], 626, 628 - IMS; [X.], Beschluss vom 13. [X.]ezember 2007 - [X.], [X.], 719 Rn. 37 = [X.], 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

cc) [X.]as [X.] hat aber zu Recht deshalb eine Prägung der angegriffenen Marke durch die Buchstabenfolge "[X.]" angenommen, weil sie der Verkehr aufgrund der graphischen Hervorhebung durch Größe und Schriftgestaltung innerhalb des [X.] als das dominierende Element wahrnimmt.

(1) Allerdings ist es grundsätzlich ausgeschlossen, allein aus der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil eine zur [X.] führende Zeichenähnlichkeit anzunehmen (vgl. [X.], Beschluss vom 25. Oktober 1995 - [X.], [X.]Z 131, 122 - Innovadiclophlont; Versäumnisurteil vom 6. [X.]ezember 2001 - I ZR 136/99, [X.], 814 = [X.], 987 - Festspielhaus I). [X.]ieser Grundsatz, der auf der Erwägung beruht, dass einer Klage- oder Wi[X.]pruchsmarke allein aus schutzunfähigen Bestandteilen kein Schutz erwachsen darf (vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 9 Rn. 181, 383; [X.]/[X.]ittmer/[X.] aaO § 14 [X.] Rn. 440), ist aber nicht ohne weiteres und [X.] auf die Fallkonstellation übertragbar, in der der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil in der angegriffenen Marke enthalten ist und diese keine weiteren unterscheidungskräftigen Bestandteile aufweist. In dieser Konstellation droht nicht die Gefahr, einer Klage- oder Wi[X.]pruchsmarke aufgrund schutzunfähiger Bestandteile einen ungerechtfertigten Schutzumfang zuzubilligen. Ist der schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Wi[X.]pruchsmarke, sondern ausschließlich im angegriffenen Zeichen enthalten, kann die uneingeschränkte Anwendung des Grundsatzes, dass eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen keine [X.] begründen kann, zu einer unangebrachten Privilegierung der jüngeren Marke führen, in die ein schutzunfähiger Bestandteil aufgenommen worden ist (vgl. [X.], Festschrift [X.] [2014], [X.], 584; [X.]. in [X.]/[X.] aaO § 9 Rn. 344).

In der Entscheidung "[X.]" hat der [X.] die Verwendung einer schutzunfähigen Angabe im angegriffenen Zeichen als prägend und daher kollisionsbegründend anerkannt, weil die geographische Angabe "[X.]" von rechtlich beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise als Warenkennzeichnung und nicht lediglich als beschreibend aufgefasst wurde ([X.], Beschluss vom 28. Mai 1998 - [X.], [X.]Z 139, 59, 65 f. - [X.]). [X.]arüber hinaus ist es aber auch gerechtfertigt, die prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung eines schutzunfähigen Bestandteils einer angegriffenen Wort-Bild-Marke anzunehmen, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird und weitere schutzfähige Bestandteile in dem angegriffenen Zeichen nicht vorhanden sind (vgl. [X.], Beschluss vom 29. Oktober 2008 - 25 W (pat) 78/05, juris Rn. 30 f.).

(2) [X.]ie Beurteilung des [X.]s, dass die - für die in Rede stehenden Waren und [X.]ienstleistungen teilweise beschreibende (dazu vorstehend [X.] [X.]) - Buchstabenfolge "[X.]" aufgrund ihrer hervorgehobenen graphischen Anordnung für das [X.] prägend ist, hält danach der rechtlichen Nachprüfung stand. [X.]er Bestandteil "[X.]" wird dem angesprochenen Verkehr durch seine Größe und Schriftgestaltung als das dominierende Element der angegriffenen Marke nahegebracht.

(3) Soweit das [X.] einen beschreibenden Bezug der angegriffenen Marke zu den Waren der Klasse 16 und den [X.]ienstleistungen der [X.] verneint hat, ist seine Annahme, die Wi[X.]pruchsmarke werde durch die Buchstabenfolge "[X.]" geprägt, aus Rechtsgründen ebenfalls nicht zu beanstanden. [X.]as angesprochene Publikum erkennt auch in diesem Fall, dass die Buchstabenfolge "[X.]" aus den Anfangsbuchstaben der Wortfolge "[X.]" abgeleitet ist. Im Hinblick auf die optische Hervorhebung des [X.] wird es in "[X.]" auch in diesem Fall den prägenden Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens sehen.

c) [X.]ie Annahme des [X.]s, die sich gegenüberstehenden Zeichen "[X.]" und "[X.]" seien im Klang überdurchschnittlich ähnlich, weil sie über im Klangbild eher schwächere und überdies nicht leicht unterscheidbare Anlaute verfügten, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern.

5. [X.]ie vom [X.] abschließend vorgenommene Gesamtbetrachtung, die bei hoher Ähnlichkeit oder Identität der betroffenen Waren und [X.]ienstleistungen, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wi[X.]pruchsmarke und überdurchschnittlicher klanglicher Zeichenähnlichkeit zur Annahme von [X.] im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] geführt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand.

IV. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.] zurückzuweisen.