Bundesgerichtshof, EuGH-Vorlage vom 23.07.2020, Az. I ZR 56/19

A. Die Klägerin wurde im Jahr 1984 unter der Firma [X.] in das Handelsregister eingetragen. [X.] wurde die Firma in [X.] geändert. Seit einem Formwechsel im Jahr 2000 firmiert die Klägerin als [X.] AG. Sie ist [X.]nhaberin der am 18. März 1998 mit einer Seniorität vom 13. Juli 1991 angemeldeten und am 4. Juli 2005 eingetragenen Unionswortmarke "[X.]" Nr. 774331. Gegen die Löschung dieser Marke wegen Nichtbenutzung durch das [X.] ([X.]) mit Beschluss vom 5. Juni 2018 hat die Klägerin Beschwerde eingelegt. Die gegen die Entscheidung der [X.] vom 23. April 2019 gerichtete Klage ist beim Gericht der [X.] anhängig ([X.]/19).

Die [X.] zu 1, deren Geschäftsführer der [X.] zu 2 ist, wurde am 16. April 2003 unter der Firma [X.]H Promotion GmbH in das Handelsregister eingetragen und nutzt diese seither. Sie ist [X.]nhaberin der am 17. September 2002 angemeldeten und am 4. Februar 2003 eingetragenen [X.] Wort-Bild-Marke "[X.]H PROMOT[X.]ON" Nr. 30245984, die sie spätestens seit dem 29. November 2004 nutzt, und der am 6. Februar 2008 angemeldeten und am 20. November 2008 eingetragenen Unions-Wort-Bild-Marke "[X.]H" Nr. 006647432, die sie spätestens seit dem 6. Mai 2009 nutzt.

Mit Schreiben vom 29. November 2004 ließ die [X.] zu 1 bei den Klägervertretern anfragen, ob mit dem Abschluss einer Abgrenzungs- und [X.]orrechtsvereinbarung Einverständnis bestünde.

Durch ein Schreiben des [X.] für den Binnenmarkt vom 7. Juli 2008 erfuhr die Klägerin von der Anmeldung der Unionsmarke "[X.]H" der [X.]n zu 1. Mit Schreiben vom 22. April 2009 mahnte die Klägerin die [X.] zu 1 wegen der [X.]erwendung des Unternehmenskennzeichens und der Marke "[X.]H" ab. [X.]n ihrer Antwort vom 6. Mai 2009 schlug die [X.] zu 1 erneut den Abschluss einer Abgrenzungs- und [X.]orrechtsvereinbarung vor und führte aus, dass es bei der Nutzung der Marke zu Erweiterungen im Sortiment von Waren und Dienstleistungen gekommen sei.

Am 31. Dezember 2012 ging die auf den 15. Dezember 2012 datierte Klageschrift im vorliegenden Rechtsstreit per Fax beim [X.] ein. Mit [X.]erfügung vom 4. Januar 2013 forderte die [X.] die Klägerin zur Einzahlung eines Kostenvorschusses auf. Am 12. März 2013 wies das [X.] den Klägervertreter darauf hin, dass weder ein [X.]orschuss eingezahlt noch Originale der Klageschrift eingereicht worden seien.

Mit Schreiben vom 23. September 2013 lehnte die Klägerin gegenüber der [X.]n zu 1 den Abschluss einer Abgrenzungs- und [X.]orrechtsvereinbarung ab, bot den Abschluss einer Lizenzvereinbarung an und teilte mit, sie habe ein gerichtliches [X.]erfahren eingeleitet. Mit weiterem Schreiben vom 29. Dezember 2013 teilte die Klägerin der [X.]n zu 1 mit, sie stütze sich auf ihr Unternehmenskennzeichen und sei [X.]nhaberin der Unionsmarke; das Klageverfahren sei anhängig.

Am 30. Dezember 2013 ging beim [X.] ein auf den 12. Dezember 2013 datierter Schriftsatz der Klägervertreter mit einem [X.]errechnungsscheck für die Gerichtskosten sowie einer neuen, auf den 4. Oktober 2013 datierten Klageschrift ein. Mit [X.]erfügung vom 14. Januar 2014 wies das [X.] die Klägerin darauf hin, dass auch die Klageschrift vom 15. Dezember 2012 zugestellt werden müsste, weshalb um Einreichung der Originale für Gericht und [X.] gebeten würde. Diese Originale erreichten das Gericht am 22. Februar 2014. Mit [X.]erfügung vom 24. Februar 2014 wies das Gericht die Klägerin darauf hin, dass die Anträge in den am 22. Februar 2014 eingegangenen Originalen der Klage nicht mit den Anträgen der am 31. Dezember 2012 per Fax eingereichten Klageschrift übereinstimmten. Die Klägerin ließ mit am 21. Mai 2014 eingegangenem Schriftsatz die Originale nochmals übersenden. Bereits mit [X.]erfügung vom 16. Mai 2014 hatte das Gericht das schriftliche [X.]orverfahren eingeleitet und die Zustellung der bei Gericht gefertigten Abschriften der als Fax vorliegenden Klageschrift vom 15. Dezember 2012 veranlasst, die am 23. Mai 2014 erfolgte.

Die Klägerin verfolgt in erster Linie Ansprüche aus der [X.]erletzung ihres Unternehmenskennzeichens "[X.]" und hilfsweise auf die [X.]erletzung ihrer Unionsmarke gestützte Ansprüche.

Sie hat zuletzt beantragt, die [X.] zu 1 zur Unterlassung der Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs mit der Bezeichnung "[X.]H Promotion GmbH" (Antrag [X.]), der Anbringung der Zeichen "[X.]H PROMOT[X.]ON" und/oder "[X.]H" auf Waren, des Angebots von Waren und Dienstleistungen unter diesen Zeichen, der [X.]erwendung dieser Zeichen in Geschäftspapieren, auf [X.]nternetseiten oder in der Werbung (Antrag [X.][X.]), der [X.]erwendung oder Übertragung der geschäftlich genutzten [X.]nternet-Domain "heitech-promotion.de" (Antrag [X.][X.][X.]) und zur Einwilligung in die Löschung ihrer Firma im Handelsregister (Antrag [X.][X.][X.]) zu verurteilen. Ferner hat die Klägerin gegenüber beiden [X.]n Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatzfeststellung, [X.]ernichtung und Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 2.667,60 € nebst Zinsen geltend gemacht (Anträge [X.], [X.], [X.][X.], [X.][X.][X.][X.]).

Das [X.] hat der Klägerin gegenüber der [X.]n zu 1 einen Anspruch auf Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.353,80 € nebst Zinsen zuerkannt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die [X.]n beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

B. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung von Bestimmungen der Richtlinie 2008/95/[X.] vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie der [X.]erordnung ([X.]) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 über die [X.]smarke (nachfolgend: GM[X.]) ab. [X.]or einer Entscheidung über die Revision der Klägerin ist deshalb das [X.]erfahren auszusetzen und gemäß § 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 A[X.][X.] eine [X.]orabentscheidung des Gerichtshofs der [X.] einzuholen.

[X.]. Das Berufungsgericht hat die Klage - soweit für die Revision relevant - als unbegründet angesehen und hierzu ausgeführt, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche seien verwirkt. Die [X.] zu 1 habe ihre prioritätsjüngeren Kennzeichen mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen benutzt. Die Klägerin habe dies geduldet, weil sie in Kenntnis dieser Benutzung während eines fünfjährigen [X.]raums keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen habe, um die Benutzung zu unterbinden. Die vorliegende Klage habe den Duldungszeitraum nicht unterbrochen, weil sie den [X.]n erst zugestellt worden sei, nachdem bereits fünf Jahre seit der zuvor ausgesprochenen Abmahnung vergangen gewesen wären. Eine Rückwirkung des [X.] auf den [X.]punkt der Klageeinreichung komme nicht in Betracht, weil die Zustellung nicht alsbald danach erfolgt sei. Die [X.]n seien bei Erwerb der prioritätsjüngeren Kennzeichen nicht [X.] gewesen. Die [X.]erwirkung erfasse sämtliche geltend gemachten Ansprüche, ohne dass es auf eine Unterscheidung von Einzel- oder Dauerhandlungen ankomme.

[X.][X.]. Für den Erfolg der Revision kommt es darauf an, ob die von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeansprüche wegen [X.]erletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts gemäß § 15 Abs. 4 und 5 in [X.]erbindung mit §§ 18, 19 [X.] sowie wegen [X.]erletzung ihrer Unionsmarke gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst b GM[X.]/Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UM[X.] in [X.]erbindung mit § 125b Nr. 2, §§ 18, 19 [X.] nach § 21 Abs. 1 und 2 [X.] sowie Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GM[X.] verwirkt sind. Bei der Anwendung der [X.]erwirkungstatbestände stellen sich klärungsbedürftige Fragen zur Auslegung des Unionsrechts.

1. Die Revision ist zulässig. [X.]nsbesondere sind von den mit ihr erhobenen [X.] sämtliche streitgegenständlichen Ansprüche erfasst, so dass es - entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung - nicht an einer hinreichenden Revisionsbegründung im Sinne des § 551 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a ZPO fehlt.

2. [X.]n der Revisionsinstanz ist vom Entstehen der von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeansprüche wegen [X.]erletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts gemäß § 15 Abs. 4 und 5 in [X.]erbindung mit §§ 18, 19 [X.] sowie wegen [X.]erletzung ihrer Unionsmarke gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GM[X.]/Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der [X.]erordnung ([X.]) 2017/1001 über die Unionsmarke (nachfolgend: UM[X.]) in [X.]erbindung mit § 125b Nr. 2, §§ 18, 19 [X.] auszugehen, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen zu den [X.]oraussetzungen der jeweiligen Anspruchsgrundlagen getroffen hat. Gleichermaßen ist in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin zu unterstellen, dass diesen Ansprüchen - soweit sie auf die Unionsmarke der Klägerin gestützt sind - nicht die Einrede der Nichtbenutzung entgegensteht.

3. Bei der Prüfung, ob die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche verwirkt sind, stellen sich klärungsbedürftige Fragen zur Auslegung des Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/[X.] sowie der Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GM[X.].

a) Die [X.]erwirkung unterliegt im Streitfall je nach geltend gemachter Angriffsrichtung unterschiedlichen [X.]orschriften, die aber jeweils vergleichbare [X.]oraussetzungen aufweisen.

aa) Die [X.]erwirkung von Ansprüchen aus dem Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin gegenüber Handlungen, mit denen die [X.] zu 1 ihre [X.] Marke benutzt hat (Antrag [X.][X.] zum Zeichen "[X.]H PROMOT[X.]ON"), richtet sich nach § 21 Abs. 1 [X.].

Nach § 21 Abs. 1 [X.] hat der [X.]nhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem [X.]rang für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines [X.]raums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem [X.]rang [X.] vorgenommen worden ist. Mit § 21 Abs. 1 [X.] hat der Gesetzgeber die in Art. 9 der Richtlinie 2008/95/[X.] vorgesehene [X.]erwirkung von Ansprüchen aus Marken (Art. 9 Abs. 1) und aus sonstigen im geschäftlichen [X.]erkehr benutzten Zeichen (Art. 9 Abs. 2) - zu letzteren zählen Unternehmenskennzeichen nach § 5 [X.] (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/[X.], [X.], 12. Aufl., § 21 Rn. 4) - gegen die Benutzung einer eingetragenen Marke umgesetzt, so dass diese [X.]orschrift richtlinienkonform auszulegen ist (vgl. [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 21 [X.] Rn. 1; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 21 Rn. 3 f.). Auf die seit dem 12. Januar 2016 in [X.] befindliche Richtlinie 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, die in Art. 9 und Art. 18 inhaltlich entsprechende Regelungen enthält, ist nicht abzustellen, weil im Streitfall der Eintritt der [X.]erwirkung im Jahr 2014 in Rede steht.

bb) Soweit die Klägerin aus ihrem Unternehmenskennzeichenrecht gegen die geschäftliche Bezeichnung des Unternehmens der [X.]n zu 1 vorgeht (Anträge [X.], [X.][X.], [X.][X.][X.] und [X.][X.][X.]), richtet sich die [X.]erwirkung nach § 21 Abs. 2 [X.].

Nach § 21 Abs. 2 [X.] hat der [X.]nhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung mit jüngerem [X.]rang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines [X.]raums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der [X.]nhaber dieses Rechts im [X.]punkt des [X.] war. Mit Blick darauf, dass Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/[X.] lediglich die [X.]erwirkung von Ansprüchen im Fall des Angriffs gegen eingetragene Marken vorsieht, handelt es sich bei § 21 Abs. 2 [X.] nicht um eine Umsetzung der Bestimmung dieser Richtlinie, sondern eine über den Regelungsgehalt der Richtlinie hinausgehende [X.]orschrift nationalen Rechts (vgl. [X.], [X.], 15; [X.], Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Rn. 3018; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 21 Rn. 6; [X.], [X.], 157, 159). Es ist gleichwohl sachgerecht, § 21 Abs. 2 [X.] in Übereinstimmung mit der richtlinienkonformen Auslegung des § 21 Abs. 1 [X.] sowie den weiteren, nachfolgend genannten [X.]orschriften des Unionsrechts auszulegen (zum Grundsatz der einheitlichen Auslegung des nationalen Rechts vgl. [X.], Urteil vom 28. März 2019 - [X.] ZR 132/17, [X.], 950 Rn. 23 = [X.], 1191 - Testversion).

cc) Ob Ansprüche aus dem Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin gegenüber Handlungen der [X.]n zu 1 verwirkt sind, mit denen die [X.] zu 1 ihre Unionsmarke benutzt hat (Antrag [X.][X.] zum Zeichen "[X.]H"), ist nach den Art. 54 Abs. 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GM[X.]) zu beurteilen. Da im Streitfall der Eintritt der [X.]erwirkung im Jahr 2014, also die Beurteilung eines unter Geltung alten Rechts vollendeten Tatbestands, in Rede steht, kommt es auf die - allerdings insoweit keine Rechtsänderung herbeiführenden - [X.]orschriften der seit dem 1. Oktober 2017 an die Stelle der [X.]smarkenverordnung getretenen [X.]verordnung (siehe deren Art. 137 Abs. 1 Satz 2 in [X.]erbindung mit Art. 61 Abs. 2 und Art. 138 Abs. 2) nicht an.

Art. 54 Abs. 2 GM[X.] bestimmt, dass der [X.]nhaber eines in Art. 8 Abs. 4 GM[X.] genannten sonstigen älteren Kennzeichenrechts - hierzu zählen Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 [X.] (vgl. [X.] in Kur/v. [X.]/[X.], Markenrecht, Art. 8 UM[X.] Rn. 179) -, der die Benutzung einer jüngeren [X.]smarke in dem Mitgliedstaat, in dem diese ältere Marke oder dieses sonstige ältere Kennzeichenrecht geschützt ist, während eines [X.]raums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere [X.]smarke benutzt worden ist, aufgrund dieses sonstigen älteren Kennzeichenrechts weder die Nichtigerklärung der [X.]smarke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen kann, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren [X.]smarke [X.] vorgenommen worden ist. Nach Art. 110 Abs. 1 Satz 2 GM[X.] können Ansprüche nach dem Recht der Mitgliedstaaten wegen [X.]erletzung älterer Rechte im Sinne des Art. 8 Abs. 2 und 4 GM[X.], die gemäß Art. 110 Abs. 1 Satz 1 GM[X.] unberührt bleiben, nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der [X.]nhaber des älteren Rechts nach Art. 54 Abs. 2 GM[X.] nicht mehr die Nichtigerklärung der [X.]smarke verlangen kann. Nach Art. 111 Abs. 2 GM[X.] kann sich der [X.]nhaber eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung der Benutzung der [X.]smarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, nicht widersetzen, wenn der [X.]nhaber des älteren Rechts die Benutzung der [X.]smarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, während fünf aufeinander folgender Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der [X.]smarke [X.] vorgenommen worden ist.

dd) Soweit die Klägerin aus ihrer Unionsmarke gegen die geschäftliche Bezeichnung des Unternehmens der [X.]n zu 1 vorgeht (Anträge [X.], [X.][X.][X.] und [X.][X.][X.]), richtet sich die [X.]erwirkung nach § 21 Abs. 2 [X.]. Die [X.]erwirkung von Ansprüchen aus [X.] gegenüber Unternehmenskennzeichen ist in Art. 54 Abs. 1 GM[X.] nicht geregelt, so dass über die [X.]erweisungsnorm des Art. 101 Abs. 2 GM[X.] das nationale Recht - hier: § 21 Abs. 2 [X.] - zur Anwendung kommt (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 21 Rn. 10).

ee) Für die [X.]erwirkung von Ansprüchen aus der Unionsmarke der Klägerin gegenüber Handlungen, mit denen die [X.] zu 1 ihre [X.] Marke benutzt hat (Antrag [X.][X.] zum Zeichen "[X.]H PROMOT[X.]ON"), ist § 21 Abs. 1 [X.] gemäß § 125b Nr. 3 [X.] entsprechend anzuwenden.

ff) Ob Ansprüche aus der Unionsmarke der Klägerin gegenüber Handlungen der [X.]n zu 1 verwirkt sind, mit denen die [X.] zu 1 ihre Unionsmarke benutzt hat (Antrag [X.][X.] zum Zeichen "[X.]H"), ist nach Art. 54 Abs. 1 GM[X.] zu beurteilen.

Diese [X.]orschrift bestimmt, dass der [X.]nhaber einer [X.]smarke, der die Benutzung einer jüngeren [X.]smarke in der [X.] während eines [X.]raums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke weder die Nichtigerklärung dieser jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen kann, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren [X.]smarke [X.] vorgenommen worden ist.

gg) Sämtliche vorgenannten Regelungen sehen mithin die [X.]erwirkung unter der [X.]oraussetzung vor, dass der [X.]nhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens während eines [X.]raums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der [X.]nhaber des jüngeren Zeichens im [X.]punkt des [X.] war.

b) Eine Benutzung im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 [X.] sowie Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GM[X.] hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei jedenfalls für die [X.] ab dem 6. Mai 2009 angenommen.

aa) Benutzung des jüngeren Zeichens im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 [X.] sowie Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GM[X.] bedeutet [X.]erwendung innerhalb seines Schutzbereichs, weil [X.]erwirkung nach diesen [X.]orschriften nur im Umfang des Schutzbereichs des jüngeren Zeichens, nicht aber für Handlungen außerhalb seines Schutzbereichs eintreten kann. Eine geschäftliche Bezeichnung muss also zur Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebs, eine Marke in der eingetragenen Form für die Kennzeichnung der von ihrem Schutz umfassten Waren und Dienstleistungen benutzt werden (vgl. [X.]/[X.] aaO § 21 [X.] Rn. 6; [X.], [X.], 1040, 1044).

bb) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die [X.] zu 1 jedenfalls seit dem 6. Mai 2009 ihr Unternehmenskennzeichen zur Bezeichnung ihrer geschäftlichen Tätigkeit sowie ihre Marken im Umfang ihres jeweiligen Schutzbereichs in einer den geltend gemachten Anträgen entsprechenden Weise benutzt.

Auf die von der Revision aufgeworfene Frage, ob eine den Unternehmensgegenstand oder das Waren- oder Dienstleistungssortiment nicht unwesentlich erweiternde Benutzung den Lauf der fünfjährigen [X.]erwirkungsfrist erneut in Gang setzt, kommt es nicht an, weil das Berufungsgericht, ohne dass die Revision insoweit [X.] erhebt, festgestellt hat, dass sich die Erweiterung des Sortiments der [X.]n zu 1 aus ihrem Schreiben vom 6. Mai 2009 ergeben habe.

c) Die Klägerin hatte auch die für den Eintritt der [X.]erwirkung erforderliche Kenntnis von der Zeichennutzung durch die [X.] zu 1. Das Berufungsgericht hat von der Revision unangegriffen festgestellt, dass die Klägerin diese Kenntnis aus dem Schreiben der [X.]n zu 1 vom 6. Mai 2009 erlangt habe.

d) Eine Bösgläubigkeit der [X.]n zu 1 ist - wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat - weder dargetan noch unter Beweis gestellt.

e) Das Tatbestandsmerkmal der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/[X.] sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GM[X.] ist unionsrechtlich klärungsbedürftig.

aa) [X.] ist zunächst, ob die Duldung nach diesen [X.]orschriften nicht nur durch einen bei einer Behörde oder einem Gericht einzulegenden Rechtsbehelf, sondern auch durch ein [X.]erhalten ausgeschlossen werden kann, das ohne Einschaltung einer Behörde oder eines Gerichts erfolgt. Dazu ergeht [X.]orlagefrage 1.

(1) Nach der zur [X.]/[X.] ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] ist der im kodifizierten Unionsrecht nicht definierte Begriff der Duldung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der [X.]/[X.] ein autonomer, einheitlich auszulegender Begriff des Unionsrechts. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass das [X.]erb "dulden" nach dem gängigen Sprachgebrauch mehrere Bedeutungen hat, darunter "fortbestehen lassen" oder "nicht verhindern", und sich somit von der "Zustimmung" gemäß Art. 7 Abs. 1 der [X.]/[X.] unterscheidet, die auf eine Weise geäußert werden muss, die einen Willen zum [X.]erzicht auf ein Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Der [X.] verhalte sich passiv, indem er darauf verzichte, ihm zur [X.]erfügung stehende Maßnahmen zur Beendigung eines Zustands zu ergreifen, von dem er Kenntnis habe und der nicht zwangsläufig erwünscht sei. Der Begriff der "Duldung" setze voraus, dass der [X.] gegenüber einem Zustand untätig bleibe, dem er sich widersetzen könnte. Der Begriff der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der [X.]/[X.] sei somit dahin auszulegen, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass der [X.]nhaber einer älteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen [X.] geduldet habe, wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis, aber keine Möglichkeit gehabt habe, sich ihr zu widersetzen (vgl. [X.], Urteil vom 22. September 2011 - [X.]/09, [X.]. 2011, [X.]-8701 = [X.], 519 Rn. 37 und 42 bis 49 - [X.] [[X.]]). [X.]n der [X.] Übersetzung der vorgenannten Entscheidung heißt es weiter, dass jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf, der vom [X.]nhaber der älteren Marke während des in Art. 9 Abs. 1 der [X.]/[X.] vorgesehenen [X.]raums eingelegt worden sei, eine Unterbrechung der [X.]erwirkung durch Duldung bewirke. Nach [X.]m Sprachverständnis zählt zu außergerichtlichen Rechtsbehelfen auch ein [X.]erhalten, das ohne Einschaltung einer Behörde oder eines Gerichts erfolgt. [X.]on dieser Terminologie abweichend heißt es in der nach Art. 41 der [X.]erfahrensordnung des Gerichtshofs der [X.] maßgeblichen [X.]erfahrenssprache allerdings (vgl. [X.], [X.], 519 Rn. 49 - [X.] [[X.]] [Hervorhebung vom Senat]):

(2) Danach ist klärungsbedürftig, ob zu den Maßnahmen, die der Duldung entgegenstehen, nicht nur jeder bei einer Behörde oder einem Gericht einzulegende Rechtsbehelf ("administrative action or court action"), sondern auch ein [X.]erhalten zählen kann, das ohne Einschaltung eines Gerichts oder einer Behörde erfolgt.

bb) Für den Fall, dass Frage 1 bejaht wird, ist weiter klärungsbedürftig, ob eine Abmahnung, mit der der [X.]nhaber des älteren Zeichens vor Einleitung eines gerichtlichen [X.]erfahrens vom [X.]nhaber des jüngeren Zeichens Unterlassung der Zeichennutzung und den Abschluss einer [X.]ertragsstrafenverpflichtung für den Fall der Zuwiderhandlung verlangt sowie für den Fall des Nichtzustandekommens einer solchen [X.]ereinbarung die Einleitung gerichtlicher Schritte androht, ein der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/[X.] sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GM[X.] entgegenstehendes [X.]erhalten darstellt. Hierzu ergeht [X.]orlagefrage 2.

cc) Weiter ist klärungsbedürftig, ob es für die Berechnung des fünfjährigen Duldungszeitraums im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/[X.] sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der [X.]erordnung ([X.]) Nr. 207/2009 im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs auf die Einreichung des Rechtsbehelfs bei Gericht oder den Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner ankommt und ob in diesem Zusammenhang Bedeutung erlangt, dass sich der Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner aufgrund [X.]erschuldens des [X.]nhabers der älteren Marke bis über den Ablauf der [X.] hinaus verzögert. Hierzu ergeht [X.]orlagefrage 3.

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, wenn der [X.]nhaber des jüngeren Zeichens die Zeichennutzung auch nach Erhalt einer Abmahnung fortsetze, müsse der [X.]nhaber des älteren Zeichens sein Recht gerichtlich geltend machen, um eine Duldung auszuschließen. [X.]m Streitfall habe die Klägerin zwar nach der erfolglosen Abmahnung vom 22. April 2009 am 31. Dezember 2012 per Fax Klage eingereicht und dies den [X.]n in Schreiben vom 23. September 2013 und 29. Dezember 2013 mitgeteilt. [X.]nfolge der verspäteten, am 30. Dezember 2013 erfolgten Einreichung eines [X.]errechnungsschecks für die Zahlung des [X.] und des [X.]ersäumnisses, eine ordnungsgemäße Anzahl von Exemplaren der Klageschrift zwecks Zustellung einzureichen, sei den [X.]n die Klage aber erst am 23. Mai 2014 und damit nach Ablauf von mehr als fünf Jahren nach der Abmahnung zugestellt worden.

(2) Der Gerichtshof der [X.] hat ausgesprochen, dass jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf, der vom [X.]nhaber der älteren Marke während des in Art. 9 Abs. 1 der [X.]/[X.] vorgesehenen [X.]raums eingelegt wurde, eine Unterbrechung der [X.]erwirkung durch Duldung bewirkt ([X.], [X.], 519 Rn. 49 - [X.] [[X.]]). Danach verbleibt klärungsbedürftig, ob Einlegung des Rechtsbehelfs seinen Eingang beim Gericht oder den Zugang beim Anspruchsgegner meint und ob in diesem Zusammenhang Bedeutung erlangt, dass eine vom [X.]nhaber der älteren Marke verschuldete [X.]erzögerung dazu führt, dass der Zugang beim Anspruchsgegner erst nach Ablauf der [X.] erfolgt.

Nach Auffassung des Senats wirkt der Berechtigte nach einer erfolglosen vorgerichtlichen Abmahnung der Duldung nur entgegen, wenn er den Anspruch ernsthaft gerichtlich verfolgt und nach einer Abweisung der Klage auch Rechtsmittel einlegt, um einer Duldung zu entgehen (vgl. Ekey in Ekey/[X.]/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 21 Rn. 41; [X.]/[X.] aaO § 21 [X.] Rn. 14; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 21 Rn. 25). Andernfalls könnte sich der Berechtigte durch alle fünf Jahre erneut vorgenommene Abmahnungen der [X.]erwirkung seiner Ansprüche entziehen (vgl. [X.], [X.], 1040, 1046). Aus diesem Grund stehen nach Auffassung des Senats im Streitfall die auf die Abmahnung folgenden, an die [X.]n gerichteten Mitteilungen der Klägerin, sie halte an der Rechtsverfolgung fest und habe Klage eingereicht, der Duldung nicht entgegen.

Weiter sollte nach Auffassung des Senats in der vorliegenden Fallgestaltung, in der der Berechtigte zwar die Klage beim Gericht noch innerhalb von fünf Jahren nach der Abmahnung eingereicht hat, die Zustellung aufgrund schuldhafter [X.]erzögerung des Berechtigten jedoch erst nach Ablauf der [X.] erfolgt, das [X.]orliegen einer Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/[X.] sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GM[X.] bejaht werden.

dd) Schließlich ist klärungsbedürftig, auf welche Ansprüche des Berechtigten sich die [X.]erwirkung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/[X.] sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GM[X.] erstreckt. Hierzu ergeht [X.]orlagefrage 4.

Nach dem Wortlaut des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/[X.] und des Art. 54 Abs. 1 und 2 GM[X.] kann der [X.]nhaber des älteren Zeichens im Fall der [X.]erwirkung weder die Ungültigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch "sich ihrer Benutzung widersetzen". Damit sind in erster Linie Unterlassungsansprüche angesprochen. Es entspricht jedoch der einhelligen Ansicht im [X.] Schrifttum, dass darüber hinaus auch etwa auf Schadensersatz, Auskunft und [X.]ernichtung gerichtete markenrechtliche Folgeansprüche von der [X.]erwirkung erfasst werden (vgl. nur Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 21 [X.] Rn. 6; [X.]/[X.] aaO § 21 [X.] Rn. 40; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 21 Rn. 32). Nach Auffassung des Senats sollte diese Frage bejaht werden.