Bundesgerichtshof, Urteil vom 08.11.2018, Az. I ZR 126/15

Die Parteien sind gleichnamige, aber voneinander rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen der Bekleidungsbranche.

Die Klägerin ist Inhaberin der beiden unter den Nummern 648528 und 648526 eingetragenen [X.] Wort-Bild-Marken "PuC" mit Priorität aus dem [X.], die Schutz für Bekleidungsstücke beanspruchen.

Die Beklagte war Inhaberin der beiden unter den Nummern 966148 und 1027854 eingetragenen [X.] Wortmarken "[X.]", die 1978 und 1982 angemeldet und eingetragen wurden und für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchten.

Die Klägerin wies die Beklagte mit einem per Telefax am selben Tag übermittelten Schreiben vom 18. November 2004 darauf hin, dass deren [X.] Wortmarken "[X.]" wegen Verfalls löschungsreif seien, und forderte sie vergeblich zur freiwilligen Löschung auf. Die Klägerin erhob am 11. Februar 2005 Löschungsklage. Nachdem die Beklagte mit Schreiben vom 7. Juli 2005 beim [X.] die Löschung ihrer Marken beantragt hatte, erklärten die Parteien den Rechtstreit im Juli 2005 in der Hauptsache für erledigt. Die beiden Marken der [X.] wurden am 9. und am 31. August 2005 gelöscht.

Die Beklagte verfügt über eine für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchende, am 6. April 2001 unter der Nummer 242446 eingetragene Unionswortmarke "[X.]". Diese Marke nimmt für den Geltungsbereich der [X.] den Zeitrang (die Seniorität) der beiden gelöschten nationalen Marken der [X.] in Anspruch.

Mit ihrer am 12. März 2010 bei Gericht eingegangenen Klage verfolgt die Klägerin das Ziel, dass die Unionsmarke der [X.] nicht länger die Seniorität der bereits gelöschten nationalen Marken in Anspruch nehmen kann. Die Klägerin macht in erster Linie geltend, die nationalen Marken seien zu dem Zeitpunkt, zu dem sie aufgrund des Verzichts der [X.] gelöscht worden seien, bereits wegen Verfalls löschungsreif gewesen. Hilfsweise beruft sie sich darauf, die Marken hätten zu diesem Zeitpunkt wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin gelöscht werden können. Die Klägerin hat beantragt festzustellen, dass die [X.] Marken "[X.]" Nr. 966148 und Nr. 1027854 ungültig sind.

Das [X.] hat der Klage stattgegeben ([X.], Urteil vom 1. Dezember 2011 - 327 [X.], juris). Das Berufungsgericht hat die Berufung der [X.] zurückgewiesen (O[X.], [X.], 437 = [X.], 926).

Dagegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der [X.], deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

Der Senat hat mit Beschluss vom 23. Februar 2017 ([X.], 517 = [X.], 560 - [X.] I) dem [X.] folgende Fragen zur Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/[X.] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und des Art. 34 Abs. 2 der Verordnung ([X.]) Nr. 207/2009 über die Unionsmarke zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Der [X.] hat hierüber durch Urteil vom 19. April 2018 (C-148/17, [X.], 616 = [X.], 680 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf) wie folgt entschieden:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Feststellung der Ungültigkeit der [X.] Wortmarken "[X.]" der [X.] wegen Verfalls nach § 125c Abs. 1 und 2, § 49 Abs. 1 [X.] zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Die Klage sei zulässig, insbesondere bestehe das für eine Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse. Die Klage sei auch begründet. Die gelöschten [X.] Marken, deren [X.]rang die Unionsmarke der [X.] "[X.]" in Anspruch nehme, seien sowohl zum [X.]punkt ihrer Löschung [X.] als auch zum [X.]punkt der letzten mündlichen Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits im Jahr 2015 wegen Verfalls löschungsreif gewesen.

B. Die dagegen gerichtete Revision der [X.] hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die auf Feststellung der Ungültigkeit der beiden [X.] Marken "[X.]" gerichtete Klage zulässig ist. Das für eine Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben.

1. Zwar sind die beiden [X.] Wortmarken "[X.]" aufgrund des von der [X.] erklärten Verzichts bereits erloschen. Der Verzicht führt mit Abgabe der Erklärung zum unmittelbaren Erlöschen der eingetragenen Marke ex nunc, ohne dass es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedurfte ([X.], Beschluss vom 19. Oktober 2000 - [X.], [X.], 337, 339 [juris Rn. 23] = WRP 2001, 408 - [X.]; vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, [X.]). Nach der Eintragung der Löschung im Register gemäß § 48 Abs. 1 [X.] kann die Klägerin einen Angriff auf die nationalen Marken in Form einer [X.] nicht mehr führen.

2. Ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der begehrten Feststellung der Ungültigkeit der erloschenen Marken der [X.] ergibt sich aus dem Umstand, dass die Beklagte für ihre später eingetragene Unionsmarke "[X.]" nach Art. 34 oder 35 der Verordnung ([X.]) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke ([X.]) den [X.]rang ihrer gelöschten älteren nationalen Marken (sogenannte Seniorität) in Anspruch nimmt und die Vorschrift des § 125c [X.] eine Klage auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit dieser Marken ermöglicht.

a) Nach Art. 34 Abs. 1 [X.] kann der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedsstaat international registrierten älteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als Unionsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, für die Unionsmarke den [X.]rang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen. Art. 35 Abs. 1 [X.] eröffnet dieselbe Möglichkeit noch nach Eintragung der Unionsmarke. Nach Art. 34 Abs. 2 und Art. 35 Abs. 4 [X.] hat der [X.]rang die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Unionsmarke, falls er auf die ältere nationale Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre (Seniorität).

Diese Regelungen waren bei Einleitung des vorliegenden Verfahrens für die Zulässigkeit der Klage maßgeblich. Der Umstand, dass nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens im Jahr 2010 die [X.] zunächst durch die am 23. März 2016 in [X.] getretene Verordnung ([X.]) 2015/2424 novelliert, in "[X.]" umbenannt und seit dem 1. Oktober 2017 durch die Verordnung ([X.]) 2017/1001 über die Unionsmarke ([X.]) ersetzt worden ist, hat keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Feststellungsklage, über die im Streitfall zu entscheiden ist. Diese ist noch zur [X.] der Geltung der [X.] erhoben worden, so dass deren Regelungen anzuwenden sind.

b) Für den Fall, dass wie im Streitfall die ältere Marke durch Verzicht oder Nichtverlängerung bereits erloschen ist, verpflichtet Art. 14 der Richtlinie 2008/95/[X.] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken die Mitgliedstaaten zur Schaffung einer Regelung, die die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit oder des Verfalls der Marke erlaubt, soweit deren [X.]rang für eine Unionsmarke in Anspruch genommen worden ist. Die Vorschrift des § 125c [X.] setzt diese Vorgabe in nationales Recht um. Nach § 125c Abs. 1 [X.] kann, wenn für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der [X.]rang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 [X.] in Anspruch genommen worden und die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 [X.] oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 [X.] gelöscht worden ist, auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden.

Für die Beurteilung der Zulässigkeit der vorliegenden Klage ist noch auf § 125c Abs. 1 [X.] und auf Art. 14 der Richtlinie 2008/95/[X.] abzustellen, auch wenn am 12. Januar 2016 die Richtlinie ([X.]) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in [X.] getreten ist, mit der die Richtlinie 2008/95/[X.] neu gefasst worden ist und die Richtlinie 2008/95/[X.] nach Art. 55 Abs. 1 der Richtlinie ([X.]) 2015/2436 mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben wird.

II. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Klage begründet ist.

1. Nach § 125c Abs. 1 Satz 1 [X.] kann, wenn - wie im Streitfall - für eine eingetragene Unionsmarke der [X.]rang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 [X.] in Anspruch genommen worden und die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 [X.] gelöscht worden ist, auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls festgestellt werden. Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit (§ 125c Abs. 2 Satz 1 [X.]). Jedoch kann die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 [X.] nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon in dem [X.]punkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Verzichts gelöscht worden ist (§ 125c Abs. 2 Satz 2 [X.]). Das Verfahren zur Feststellung der Ungültigkeit richtet sich nach den Vorschriften, die für das Verfahren zur Löschung einer eingetragenen Marke gelten, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Löschung der Eintragung der Marke die Feststellung ihrer Ungültigkeit tritt (§ 125c Abs. 3 [X.]).

2. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Voraussetzungen für die Löschung der [X.] Wortmarken der [X.] wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 [X.] zu dem [X.]punkt gegeben waren, in dem diese Marken wegen Verzichts gelöscht worden sind.

a) Für die Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls ist, wenn die Marke - wie hier - wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 [X.] gelöscht worden ist, auf den [X.]punkt der Erklärung des Verzichts abzustellen. Zwar kann nach § 125c Abs. 2 Satz 2 [X.] die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 [X.] nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift - auch schon - in dem [X.]punkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Verzichts gelöscht worden ist. Der missverständliche Wortlaut dieser gesetzlichen Regelung ist dahin zu verstehen, dass es auf den [X.]punkt der Erklärung des Verzichts ankommt und nicht auf den [X.]punkt der Löschung im Register. Das Markenrecht erlischt bereits aufgrund der Erklärung des Verzichts, ohne dass es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedarf ([X.], [X.], 337, 339 [juris Rn. 22] - [X.]; [X.], [X.], 517 Rn. 13 - [X.] I; [X.] in [X.]/[X.]/[X.], [X.], 12. Aufl., § 48 Rn. 3; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 125c Rn. 8; v. Gamm in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 48 [X.] Rn. 7). Maßgeblicher [X.]punkt für die Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls ist danach im Streitfall der [X.]punkt der Erklärung des Verzichts am 7. Juli 2005 und nicht der [X.]punkt der Löschung im Register am 9. und am 31. August 2005.

b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die nationalen Marken der [X.] seien fünf Jahre nicht gemäß § 26 [X.] benutzt worden.

aa) Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 [X.] wird die Ungültigkeit einer Marke auf Antrag wegen Verfalls festgestellt, wenn die Marke nach dem [X.] innerhalb eines ununterbrochenen [X.]raums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 [X.] benutzt worden ist.

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die beiden nationalen Marken der [X.] seien über einen [X.]raum von fünf Jahren von Anfang November 1999 bis zum 18. November 2004 nicht benutzt worden. Die Beklagte habe erstinstanzlich lediglich vorgetragen, sie habe im Oktober 1999 insgesamt 2.156 mit der Kennzeichnung "[X.]" versehene Kleidungsstücke verkauft. Ferner habe sie vorgetragen, sie habe am 19. November 2004 etwa 5.000 mit der Kennzeichnung "[X.]" versehene Polo-Shirts in der [X.] bestellt. Dazwischen liegen etwas mehr als fünf Jahre.

cc) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler das tatsächliche Vorbringen der [X.] in der Berufungsinstanz zu [X.] in den Jahren 2000 und 2001 nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO als verspätet zurückgewiesen.

(1) Nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur zuzulassen, wenn sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. Der Ausschluss neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel im [X.] gilt, auch soweit sie im ersten Rechtszug aus Nachlässigkeit nicht geltend gemacht worden sind, nicht für unstreitige Tatsachen. Aus der die Zwecke des Zivilprozesses und der Präklusionsvorschriften berücksichtigenden Auslegung der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 ZPO ergibt sich, dass unter "neue Angriffs- und Verteidigungsmittel" im Sinne des § 531 ZPO lediglich streitiges und beweisbedürftiges Vorbringen fällt. Nicht beweisbedürftiges Vorbringen hat das Berufungsgericht gemäß § 529 Abs. 1 ZPO seiner Entscheidung ohne weiteres zugrunde zu legen ([X.], Urteil vom 20. Mai 2009 - [X.], [X.], 2532 Rn. 15).

(2) Grundsätzlich ist der [X.] darlegungs- und beweispflichtig für das Fehlen von [X.] in Bezug auf die angegriffene Marke. Da der Kläger jedoch im Regelfall keine genauen Kenntnisse von den konkreten [X.] des [X.] kann, trifft den [X.] eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich etwaiger [X.] im maßgeblichen [X.]raum ([X.], Beschluss vom 18. Mai 2017 - [X.], [X.] 2017, 551 Rn. 6, mwN). Genügt er dieser Darlegungslast nicht, ist der gegnerische Vortrag als zugestanden anzusehen. Die Revision stellt nicht in Abrede, dass es nach diesen Maßstäben im Streitfall an der [X.] war, zu [X.] vorzutragen.

(3) Entgegen der Ansicht der Revision war das Vorbringen der [X.] im Berufungsverfahren zu [X.] in den Jahren 2000 und 2001 neu. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Beklagte habe in dem von der Klägerin eingeleiteten Löschungsverfahren [X.], dessen Akte im Rechtsstreit beigezogen war, zu [X.] im Jahr 2000 und 2001 vorgetragen. Die Beklagte hat ihr Vorbringen aus dem [X.] erstinstanzlich nicht durch eine Bezugnahme in den vorliegenden Rechtsstreit eingeführt. Sie hat sich in der Klageerwiderung vielmehr ausschließlich auf [X.] [X.] und in den Folgejahren berufen. Die Klägerin hat sich in der Klageschrift zwar auf das Verteidigungsvorbringen der [X.] im Löschungsverfahren bezogen. Sie hat dabei aber die von der [X.] im Löschungsverfahren behaupteten [X.] bestritten. Die Beklagte kann sich insoweit nicht selektiv auf nur einen Teil des Vorbringens der Klägerin berufen, in dem diese auf Vortrag der [X.] aus dem vorangegangenen Verfahren Bezug nimmt. Die Beklagte hätte vielmehr mit Blick auf das Bestreiten der Klägerin substantiiert darlegen müssen, dass sie sich weiterhin auf ihren Vortrag im Löschungsverfahren beruft und hierzu näher erläutern müssen, auf welche [X.] sie ihr Verteidigungsvorbringen stützt.

(4) Das im Berufungsverfahren neue Vorbringen der [X.] war auch bestritten. Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Klägerin, die bereits erstinstanzlich unter Vorlage des entsprechenden Schriftsatzes der [X.] aus dem Löschungsverfahren das darin enthaltene Vorbringen bestritten hatte, das Bestreiten im Berufungsverfahren nicht wiederholen musste.

(5) Das Berufungsgericht ist weiter ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass das im Berufungsverfahren neue Vorbringen der [X.] nicht nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen war, weil es auf der Nachlässigkeit der [X.] beruhte, dass sie hierzu erstinstanzlich keinen Vortrag gehalten hatte. Gegenteiliges macht auch die Revision nicht geltend.

dd) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, es fehle an den Voraussetzungen des Verfalls, weil schon vor der Löschungsandrohung vom 18. November 2004 Vorbereitungen für die erneute Benutzung der streitgegenständlichen Marken stattgefunden hätten.

(1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] und des Senats setzt eine rechtserhaltende Benutzung der Marke eine Verwendung auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen voraus und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht ([X.], Urteil vom 11. März 2003 - [X.]/01, [X.]. 2003, [X.] = [X.], 425 Rn. 37 - [X.]/[X.]; vgl. [X.], Urteil vom 9. Juni 2011 - [X.], [X.], 180 Rn. 42 = [X.], 980 - Werbegeschenke).

(2) Im Schrifttum werden verschiedene Auffassungen zu der Frage vertreten, welche Anforderungen an die Vorbereitung für die erstmalige oder die erneute Benutzung zu stellen sind, damit sie als Beginn oder Wiederaufnahme der Nutzung im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] angesehen werden können. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, die Vorbereitungshandlungen müssten nach außen erkennbar geworden sein, um Manipulationen des Markeninhabers vorzubeugen ([X.] in [X.]/[X.], [X.], 11. Auflage, § 49 Rn. 19). Zum Teil werden betriebsinterne Vorbereitungsmaßnahmen als ausreichend angesehen, soweit sie über den bloßen Entschluss der Benutzungsaufnahme hinausgehen ([X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 49 Rn. 18; [X.], Markenrecht, 3. Aufl., § 49 Rn. 25; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 49 Rn. 24). Es braucht im Streitfall nicht entschieden zu werden, welcher Auffassung der Vorzug zu geben ist. Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass der alleinige Benutzungsentschluss nicht als Vorbereitung für den Beginn oder die Wiederaufnahme der Benutzung genügt.

(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, es liege kein ausreichender Vortrag der [X.] zu über den bloßen Entschluss einer Benutzung der [X.] Marken hinausgehenden Vorbereitungshandlungen vor. Soweit die Beklagte vorgetragen habe, einer ihrer Mitarbeiter habe im Juli 2004 eine Planungsliste erstellt, die eine Kollektion mit der Marke "[X.]" betroffen habe, sei nicht erkennbar, dass diese Handlungen das Stadium der Planung und Kalkulation überschritten hätten. Unterlagen, die entsprechende Planungen belegen könnten, habe die Beklagte nicht vorgelegt. Soweit die Beklagte behauptet habe, am 19. November 2004 knapp 5.000 Poloshirts mit der Marke "[X.]" geordert zu haben, sei dies nach Erlangung der Kenntnis von der Möglichkeit eines Löschungsantrags erfolgt und damit zu spät, um die Nichtbenutzung heilen zu können. Von dieser Bestellung könne nicht auf Vorbereitungshandlungen vor dem 18. November 2004 geschlossen werden. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

(4) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht den Vortrag der [X.] zu über den bloßen Entschluss hinausgehenden Vorbereitungshandlungen als nicht ausreichend angesehen. Da die beklagte Markeninhaberin Vorgänge behauptet hat, die allein in ihrem Verantwortungs- und Wahrnehmungsbereich liegen, hat sie substantiiert vorzutragen, welche Personen zu welchem [X.]punkt eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der Benutzung der Marken getroffen und welche Mitarbeiter in welcher Weise diese Entscheidung umzusetzen hatten. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Vortrag der [X.] zu Vorgängen in ihrem Unternehmen im [X.] 2004 diesen Anforderungen nicht entspricht.

Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Bestellung von 5.000 [X.] vom 19. November 2004, in die Etiketten mit den Marken der [X.] in den Kragen einzunähen waren, stelle keinen Nachweis für Vorbereitungshandlungen zur Markennutzung vor dem 18. November 2004 dar. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei den Vortrag der [X.], dass eine derartige Entscheidung nicht an einem Tag getroffen werden könne, insbesondere mit den Verantwortlichen im Unternehmen abgestimmt werden müsse und dass der zeitliche Zusammenhang mit der Löschungsaufforderung der Klägerin ein Zufall sei, als nicht hinreichend substantiiert angesehen. Die Beklagte hat nichts Konkretes zu den Umständen vorgetragen, die zur Auslösung dieser Bestellung geführt haben. Danach kann die Annahme des Berufungsgerichts, die Bestellung sei als Reaktion auf die Löschungsaufforderung vom Vortag anzusehen und angesichts der Art der bestellten Waren seien keine weiteren Vorbereitungshandlungen erforderlich gewesen, aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

c) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die von der [X.] vorgetragenen [X.] in der [X.] vom 18. November 2004 bis zum Verzicht auf die Marken am 7. Juli 2005 hätten gemäß § 49 Abs. 1 Satz 2 [X.] rechtserhaltend gewirkt. Das Berufungsgericht hat zu Recht diese [X.] der [X.] gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] außer Acht gelassen.

aa) Der Verfall einer Marke kann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende eines ununterbrochenen [X.]raums der Nichtbenutzung von fünf Jahren und vor Stellung des Löschungsantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 [X.] begonnen oder wieder aufgenommen worden ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 [X.]). Wird die Benutzung jedoch im [X.] an diesen [X.]raum innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, dass Antrag auf Löschung gestellt werden könnte (§ 49 Abs. 1 Satz 3 [X.]).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die von der [X.] vorgetragenen [X.] seien erst innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags oder nach dem Löschungsantrag erfolgt. Als Löschungsantrag im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] sei im Streitfall die Einreichung der [X.] durch die Klägerin am 11. Februar 2005 anzusehen. Es komme dagegen nicht in Betracht, auf den seitens der [X.] selbst gestellten Löschungsantrag vom 7. Juli 2005 abzustellen, der zur Löschung der Marken geführt habe. Die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] solle verhindern, dass ein Markeninhaber nach Kenntnis von der Absicht der Einleitung eines [X.] wegen Verfalls der [X.] durch neu aufgenommene [X.] die Grundlage entziehe. Entsprechendes gelte, wenn die Verfallsvoraussetzungen in einem Rechtsstreit nach § 125c [X.] zu prüfen seien. Der Umstand, dass die Parteien des [X.] übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt hätten, nachdem die Beklagte auf die beiden Marken "[X.]" verzichtet habe, rechtfertige keine andere Beurteilung. Die Klägerin habe die Leistungsklage für erledigt erklären müssen, weil sie anderenfalls aufgrund der auf dem Verzicht beruhenden Löschung der Marken hätte abgewiesen werden müssen. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.

cc) Das Berufungsgericht hat zu Recht für die Berechnung des Drei-Monats-[X.]raums, innerhalb dessen [X.] der [X.] nach § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] für eine geltungserhaltende Benutzung nach § 26 [X.] außer Betracht zu bleiben haben, auf die Erhebung der [X.] der Klägerin abgestellt.

Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht der [X.]punkt der von der [X.] abgegebenen Verzichtserklärung maßgeblich. Zwar beruht die Löschung der beiden Marken "[X.]" der [X.] auf ihrem Verzicht vom 7. Juli 2005. Dies hat im Streitfall jedoch nicht zur Folge, dass nach § 125c Abs. 1 [X.] in Verbindung mit § 49 Abs. 1 Satz 2 [X.] bis zu diesem [X.]punkt vorgenommene [X.] der [X.] als rechtserhaltend berücksichtigt werden müssten und die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] nicht anzuwenden wäre.

Vor dem Verzicht der [X.] hatte die Klägerin durch die Einreichung der Klage auf Löschung im Sinne von § 55 Abs. 1 [X.] einen Löschungsantrag gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 [X.] gestellt, der die in § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] geregelten Wirkungen ausgelöst hat. Der von der [X.] selbst erklärte Verzicht hat weder diese Wirkungen beseitigen noch zur Folge haben können, dass sich die Möglichkeit rechtserhaltender [X.] nach dem [X.]punkt ihres eigenen späteren Löschungsantrags richtet. Die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] knüpft ersichtlich an den Löschungsantrag eines Dritten wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 [X.] an und nicht an den eigenen Löschungsantrag des Markeninhabers wegen Verzichts auf die Marke. Danach war im Streitfall die Erhebung der [X.] durch die Klägerin am 11. Februar 2005 maßgeblich.

dd) Die Klägerin hatte die Beklagte am 18. November 2004 darauf hingewiesen, dass die Marken wegen Nichtbenutzung löschungsreif seien, so dass die Beklagte damit davon Kenntnis erhalten hatte, dass ein Antrag auf Löschung gestellt werden könnte. Soweit der Löschungsantrag im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] innerhalb von drei Monaten nach diesem [X.]punkt gestellt worden ist, könnten nach dem 18. November 2004 vorgenommene [X.] nicht berücksichtigt werden. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, mit der Erhebung der [X.] der Klägerin am 11. Februar 2005 sei innerhalb von drei Monaten ab Kenntniserlangung am 18. November 2004 ein Löschungsantrag gestellt worden.

ee) Die Rechtswirkungen des § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] sind nicht nachträglich deshalb wieder entfallen, weil die Parteien das Löschungsverfahren nach dem von der [X.] erklärten Verzicht auf ihre Marken gemäß § 91a ZPO übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt haben und dadurch die Rechtshängigkeit der [X.] beendet worden ist.

(1) Zwar war die Klägerin entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht gezwungen, das [X.] eingeleitete Löschungsverfahren nach dem Verzicht der [X.] für erledigt zu erklären. Sie hätte vielmehr ein besonderes Rechtsschutzinteresse dahingehend geltend machen können, dass der Verfall der Marken der [X.] festgestellt werde. Ein solcher Antrag wäre über die mit dem Verzicht der [X.] einhergehende Rechtsfolge des Erlöschens des Markenrechts am 7. Juli 2005 ex nunc hinausgegangen. Die Klägerin hätte auf diese Weise feststellen lassen können, dass die Wirkungen der Eintragung der Marken gemäß § 52 Abs. 1 [X.] als von dem [X.]punkt der Erhebung der Klage auf Löschung an nicht eingetreten galten (vgl. [X.], [X.], 337, 339 [juris Rn. 23] - [X.] zur Klage auf Feststellung der Nichtigkeit, die im Erfolgsfall dazu führt, dass die gesetzlichen Wirkungen der Eintragung ex tunc als nicht eingetreten gelten, § 52 Abs. 2 [X.]; [X.], [X.] 7/2017 [X.]. 1). Für die Klägerin hätte zudem angesichts der von der Unionsmarke der [X.] in Anspruch genommenen Seniorität der Marken die Möglichkeit bestanden, ihre Klage zu ändern und unmittelbar eine Feststellungsklage nach § 125c Abs. 2 [X.] zu erheben.

(2) Der Umstand, dass das Löschungsverfahren wegen des von der [X.] erklärten Verzichts auf die Marken und der übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien nicht mit einer rechtskräftigen Entscheidung über den Löschungsantrag der Klägerin abgeschlossen worden ist, ist jedoch für die im Rahmen von § 125c Abs. 2 Satz 2 [X.] zu entscheidende Frage, ob die Marken der [X.] im [X.]punkt des Verzichts wegen Verfalls löschungsreif waren, unerheblich. Maßgeblich ist allein, ob der Markeninhaber bis zum [X.]punkt des Verzichts am 7. Juli 2005 noch rechtserhaltende [X.] vornehmen konnte. Dies war angesichts der zum damaligen [X.]punkt noch rechtshängigen [X.] im Hinblick auf § 49 Abs. 1 Satz 3 [X.] nicht der Fall.

3. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht [X.] der [X.] nach dem Verzicht auf ihre [X.] Marken am 7. Juli 2005 nicht berücksichtigt.

a) Nach Ansicht des Berufungsgerichts müssen ungeachtet des Umstands, dass in der amtlichen Überschrift des § 125c [X.] sowie in dessen ersten Absatz von einer "nachträglichen" Feststellung der Ungültigkeit die Rede ist, nach dem Wortlaut des § 125c Abs. 2 [X.] die Verfallsvoraussetzungen auch zum [X.]punkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit noch vorliegen. Es hat angenommen, davon sei im Streitfall auszugehen, weil sämtliche [X.] der [X.] bis zur Eintragung der Löschung im Register im August 2005 nicht berücksichtigungsfähig seien und danach vorgenommenen [X.] keine Heilungswirkung zukomme. Da die angegriffenen Marken zum [X.]punkt des Verzichts der [X.] löschungsreif gewesen seien und ohne den Löschungsantrag der [X.] hätten gelöscht werden müssen, wirke dies im Hinblick auf die von der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommene Seniorität fort.

b) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist für den Erfolg einer Feststellungklage nach § 125c Abs. 2 [X.] nicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zum [X.]punkt des Erlöschens der [X.] Marken der [X.], sondern auch noch zum [X.]punkt der gerichtlichen Entscheidung über die auf nachträgliche Feststellung des Verfalls gerichtete Klage vorliegen. Vielmehr führt das Vorliegen der Voraussetzungen des Verfalls zum [X.]punkt des Erlöschens der [X.] Marken der [X.] dazu, dass die von der Klägerin begehrte Feststellung ihrer Ungültigkeit auszusprechen ist.

aa) Zwar spricht für die Auslegung des Berufungsgerichts der Wortlaut von § 125c Abs. 2 Satz 1 und 2 [X.] und seine Entstehungsgeschichte. Daraus ergibt sich, dass für den Erfolg einer Klage auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zu dem [X.]punkt vorliegen müssen, in dem auf die Marke verzichtet worden ist, sondern auch zu dem [X.]punkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit ([X.], [X.], 517 Rn. 17 - [X.] I).

bb) Diese Auslegung der Bestimmung des § 125c [X.], die der Umsetzung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/[X.] dient, steht jedoch mit dieser Richtlinie nicht in Einklang.

(1) Nach Art. 14 der Richtlinie 2008/95/[X.] kann die Ungültigkeit oder der Verfall der Marke nachträglich festgestellt werden, wenn bei einer Unionsmarke der [X.]rang einer älteren Marke in Anspruch genommen wird, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist.

(2) Diese Vorschrift regelt zwar nicht, auf welchen [X.]punkt genau für die Prüfung abzustellen ist, ob die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall erfüllt sind, doch ergibt sich aus ihrem Wortlaut und Zweck, dass mit der fraglichen Prüfung rückblickend festgestellt werden soll, ob diese Voraussetzungen zu dem [X.]punkt erfüllt waren, zu dem auf die ältere nationale Marke verzichtet wurde oder zu dem sie erlosch. Damit steht es nicht in Einklang, wenn verlangt wird, dass die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall der älteren nationalen Marke auch zu dem [X.]punkt erfüllt sein müssen, zu dem über den Antrag auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit oder des Verfalls entschieden wird ([X.], [X.], 616 Rn. 26 - [X.]/P & C Düsseldorf). Dies stünde auch im Widerspruch zu den Regelungen in Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/[X.], der durch § 49 Abs. 1 Satz 2 und 3 [X.] in das [X.] Recht umgesetzt worden ist, nach der eine Benutzung der Marke nur bis zum [X.]punkt der Stellung des Antrags auf Verfallserklärung oder gegebenenfalls bis drei Monate davor berücksichtigt wird ([X.], [X.], 616 Rn. 29 - [X.]/P & C Düsseldorf).

(3) Außerdem ist es weder nach der Richtlinie 2008/95/[X.] noch nach der Verordnung ([X.]) Nr. 207/2009 möglich, eine nationale Marke zu benutzen, auf die verzichtet wurde. Vielmehr existiert eine gelöschte Marke aus Sicht der Richtlinie 2008/95/[X.] nicht mehr ([X.], [X.], 616 Rn. 28 - [X.]/P & C Düsseldorf). Die Regelung in Art. 34 Abs. 2 [X.], dass der für eine Unionsmarke in Anspruch genommene [X.]rang einer älteren nationalen Marke die alleinige Wirkung hat, dass dem Inhaber der älteren nationalen Marke, der auf sie verzichtet oder sie erlöschen lassen hat, in dem Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen war, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn sie weiterhin eingetragen gewesen wäre, stellt eine Fiktion auf. Damit soll dem Inhaber der Unionsmarke ermöglicht werden, in diesem Mitgliedstaat weiter von dem Schutz zu profitieren, den die gelöschte ältere nationale Marke genoss. Nicht ermöglicht werden soll der Fortbestand der gelöschten älteren nationalen Marke als solche. Eine etwaige Benutzung des in Rede stehenden Zeichens nach der Löschung ist daher als Benutzung der Unionsmarke und nicht der gelöschten älteren nationalen Marke anzusehen ([X.], [X.], 616 Rn. 30 - [X.]/P & C Düsseldorf).

(4) Diese Auslegung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/[X.] stimmt mit Art. 6 der nach dem für den Streitfall entscheidungserheblichen [X.]punkt in [X.] getretenen Richtlinie ([X.]) 2015/2436 überein, der als einzige Voraussetzung für eine nachträgliche Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls der älteren nationalen Marke vorsieht, dass die Nichtigkeit oder der Verfall zum [X.]punkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens hätte erklärt werden können ([X.], [X.], 616 Rn. 31 - [X.]/P & C Düsseldorf).

cc) Danach muss § 125c Abs. 2 Satz 2 [X.] dahin ausgelegt werden, dass die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 [X.] nachträglich bereits dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall zum [X.]punkt des Verzichts auf die ältere nationale Marke oder ihres Erlöschens vorlagen. Unter Zugrundelegung dieser Auslegung von § 125c Abs. 2 Satz 2 [X.] hat das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht [X.] der [X.] nach dem Verzicht auf die Markenrechte am 7. Juli 2005 nicht mehr berücksichtigt.

4. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der mit der Klage geltend gemachte Anspruch sei weder nach § 21 [X.] noch nach § 242 BGB verwirkt.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Verwirkung aufgrund entsprechender Anwendung von § 21 Abs. 1 [X.] oder § 51 Abs. 2 Satz 1 [X.] liege nicht vor, da der dort jeweils genannte [X.]raum einer fünfjährigen Duldung bei Einreichung der Klage im vorliegenden Rechtsstreit am 12. März 2010 nicht abgelaufen gewesen sei. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

b) Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass auch keine Verwirkung nach § 242 BGB vorliegt.

aa) Nach § 21 Abs. 4 [X.] lassen die Absätze 1 bis 3 dieser Vorschrift die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt. Diese allgemeinen Verwirkungsgrundsätze sind danach neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 1 [X.] anwendbar.

bb) Der Gerichtshof der [X.] hat allerdings ausgesprochen, dass Art. 9 der [X.]/[X.] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt ([X.], Urteil vom 22. September 2011 - [X.]/09, [X.]. 2011, [X.] = [X.], 519 Rn. 33 - [X.]). Vor diesem Hintergrund wird der Standpunkt vertreten, aufgrund der mit Art. 9 der [X.]/[X.] angestrebten Vollharmonisierung sei für eine Anwendung der in § 21 Abs. 4 [X.] in Bezug genommenen allgemeinen Verwirkungsgrundsätze des [X.] Rechts kein Raum, soweit § 21 [X.] in Art. 9 der [X.]/[X.] vorgegebene Tatbestände umsetzt ([X.], Urteil vom 7. Juli 2015 - 20 U 24/07, juris Rn. 84; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 21 Rn. 88 bis 90; [X.]/[X.]/[X.] aaO § 21 [X.] Rn. 1; [X.], [X.], 1092, 1094 f.). Der [X.] hat diese Frage bisher offen gelassen ([X.], Urteil vom 5. November 2015 - [X.], [X.], 705 Rn. 48 f. = WRP 2016, 869 - [X.], mwN). Vorliegend bedarf sie ebenfalls keiner Entscheidung.

cc) Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 [X.] in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach [X.] und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der [X.] besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des [X.] in enger Wechselwirkung zueinander stehen ([X.], [X.], 705 Rn. 50 - [X.]). Ob eine Verwirkung eingetreten ist, hängt im Wesentlichen von den Umständen des Einzelfalls ab. Deren Würdigung ist Sache des Tatrichters und demgemäß in der Revisionsinstanz nur beschränkt nachprüfbar ([X.], Urteil vom 30. April 1993 - [X.], [X.]Z 122, 308, 314 [juris Rn. 19]). Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist hiernach nicht zu beanstanden.

dd) Im Streitfall ist jedenfalls das für die Annahme einer Verwirkung erforderliche Umstandsmoment nicht gegeben. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die bloße Untätigkeit der Klägerin zwischen dem Abschluss des [X.] und der Einleitung des vorliegenden Verfahrens ein berechtigtes Vertrauen der [X.] nicht rechtfertigt, die Klägerin werde gegen die Inanspruchnahme der Seniorität der Marken der [X.] durch ihre Unionsmarke nicht vorgehen. In der Abgabe der Erledigungserklärung durch die Klägerin liegt kein Verhalten, das ein derartiges Vertrauen rechtfertigen würde. Die Klägerin hat ihren Löschungsantrag auf die fehlende Benutzung der Marken der [X.] gestützt. Die Inanspruchnahme der Seniorität der Marken für die Unionsmarke war dagegen nicht Gegenstand des [X.].

C. Die Revision ist danach zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.