Bundesgerichtshof, Urteil vom 05.10.2016, Az. X ZR 78/14

Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 022 787 (Streitpatents), das auf einer Stammanmeldung vom 31. Mai 1989 beruht und ein [X.] sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung betrifft. Patentanspruch 1, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung:

Patentanspruch 7, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, ist auf den Schutz eines Opto-Bauelements mit entsprechenden Eigenschaften gerichtet.

Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Gegen diese Entscheidung wenden sich beide Parteien mit der Berufung. Die Klägerin begehrt weiterhin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents, die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in erster Linie in einer im Vergleich zum erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 abermals geänderten Fassung und in zweiter Linie in der Fassung des angefochtenen Urteils.

[X.]ie Rechtsmittel beider Parteien bleiben ohne [X.]rfolg.

I. [X.]as Streitpatent betrifft ein auf der Oberfläche einer Leiterplatte [X.] und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

1. In der [X.] wird ausgeführt, die Montage von unbedrahteten elektronischen Bauteilen ([X.], SM[X.]) auf der Oberfläche von Leiterplatten ermögliche im Vergleich zur herkömmlichen [X.]insteckmontage von bedrahteten Bauteilen eine [X.]rößenverringerung von bis zu 70 %, eine rationellere [X.]ertigung und eine höhere Zuverlässigkeit.

In der [X.] werden mehrere im Stand der Technik bekannte Bauelemente beschrieben, bei denen ein Halbleiterelement auf einen Leiterrahmen (Leadframe) montiert und in ein lichtdurchlässiges [X.] eingegossen ist. Hinsichtlich eines dieser Bauelemente wird als nachteilig bezeichnet, dass es nur für [X.]urchsteckmontage geeignet sei, hinsichtlich eines anderen, dass die externen [X.] seitlich aus dem [X.]ehäuse herausragten, was einen vergleichsweise hohen Platzbedarf mit sich bringe.

[X.]as in der [X.] [X.] 61-42939 offenbarte Bauelement, bei dem die [X.] seitlich aus dem [X.]verguss herausgeführt, deren Kontaktteile aber unter den [X.]verguss gebogen seien, wird in der Patentschrift hinsichtlich des Platzbedarfs als günstiger beurteilt. Als nachteilig wird aber der Umstand bezeichnet, dass die [X.] im Verlauf zur Rückseite des [X.]vergusses hin mehrere Biegungen aufwiesen, die ein [X.]edern in vertikaler und lateraler Richtung ermöglichten. [X.]as Herstellen dieser Biegungen führe zu einer starken Beanspruchung der Bauelemente und erfordere einen komplexen Herstellungsprozess.

2. [X.]as Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein verbessertes [X.] und ein Verfahren zu dessen Herstellung zur Verfügung zu stellen.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung eines [X.]s vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende [X.]liederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

3. Merkmal 2 [B] bedarf näherer [X.]rörterung.

a) [X.]er [X.]rundkörper (1) dient als Umhüllung für den elektrischen Leiterrahmen und zugleich als Aufnahme für das optische [X.]lement (8). [X.]ie Trennung zwischen [X.]rundkörper und Optik bietet nach der Beschreibung des Streitpatents den Vorteil, dass das optische [X.]lement hinsichtlich [X.]esign und Material je nach [X.]insatzzweck in vielfacher Weise variiert werden kann, ohne dass das [X.]ehäuse angepasst werden muss. [X.]ies ermöglicht es, ein kostengünstiges [X.]rundbauelement herzustellen und erst nach dem Montage- und [X.] mit einer dem jeweiligen Anwendungsfall angepassten Optik zu koppeln (Abs. 18-20).

b) [X.]ie Stärke und die Stabilität des [X.]rundkörpers sind in Patentanspruch 1 nicht ausdrücklich festgelegt.

Aus der in Merkmal 2 [B] definierten Anforderung, dass der [X.]rundkörper durch Umspritzen des Leiterrahmens auszubilden ist, ergibt sich allerdings, dass er den Leiterrahmen zumindest in einem bestimmten Bereich vollständig umgeben muss. Aus dem Zusammenhang mit [X.] 4 [Merkmale [X.], [X.] und [X.]] ist ferner abzuleiten, dass der [X.]rundkörper hinreichend stabil ausgebildet sein muss, um die beiden elektrischen Anschlüsse (6, 7) zusammenzuhalten. [X.]ies wird in der Beschreibung ausdrücklich hervorgehoben (Abs. 26).

Hieraus mag sich die Schlussfolgerung ergeben, dass der [X.]rundkörper hinreichend "massiv" ausgebildet sein muss. [X.]ntgegen der Auffassung der Beklagten stellt dies aber kein eigenständiges Merkmal dar. Wie "massiv" der [X.]rundkörper sein muss, ergibt sich vielmehr aus den Anforderungen, denen er genügen muss, damit er seine [X.]unktion als Umhüllung des Leiterrahmens und Aufnahme für das optische [X.]lement erfüllen kann.

c) [X.]ie Art und Weise, in der das optische [X.]lement (8) im [X.]rundkörper (1) angeordnet oder befestigt wird, ist in Patentanspruch 1 nur insoweit festgelegt, als die elektrische Verbindung zum Leiterrahmen mittels Bond-[X.]raht erfolgt.

In der Beschreibung wird ergänzend ausgeführt, die Vertiefung (5), in der das optische [X.]lement angeordnet sei, könne abschließend mit [X.]ießharz ausgegossen werden. Zwingend vorgesehen ist dies in Patentanspruch 2.

II. [X.]as Patentgericht hat seine [X.]ntscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

[X.]er [X.]egenstand des Streitpatents in der erteilten [X.]assung und in der [X.]assung von Hilfsantrag 1 sei dem [X.]achmann, einem mit der Herstellung von für die Oberflächenmontage geeigneten Bauelementen vertrauten [X.]iplom-Ingenieur der [X.]lektrotechnik mit [X.]achhochschulabschluss, durch den Stand der Technik nahegelegt.

Allerdings gehöre die [X.], aus der das Streitpatent hervorgegangen sein, selbst dann nicht zum Stand der Technik, wenn die dem Streitpatent zugrunde liegende Teilanmeldung mangels Anmelderidentität als unwirksam hätte behandelt werden müssen; ein diesbezüglicher Verfahrensfehler stelle keinen [X.] dar und sei durch die [X.]rteilung des Streitpatents geheilt.

[X.]er [X.]egenstand des Streitpatents sei aber durch die [X.] [X.] 62-213223 ([X.]) nahegelegt. In [X.] sei ein Verfahren zur Herstellung eines auf der Oberfläche montierbaren elektronischen Bauelements mit dem Merkmalen 2 [B] und der [X.] 4 [Merkmale [X.], [X.] und [X.]] offenbart. In der Beschreibung von [X.] werde darauf hingewiesen, dass das angegebene Verfahren nicht nur zur Herstellung von Kondensator-Bauelementen einsetzbar sei, sondern zur Herstellung beliebiger elektronischer Bauelemente. [X.]eshalb ziehe es der [X.]achmann auch zur Herstellung eines [X.]s in Betracht. [X.]azu passe er das Verfahren entsprechend den Merkmalen 2b und 3 [[X.] und [X.]] an. [X.]ie darin vorgesehene Bauform sei für Leuchtdioden üblich, was sich etwa aus dem [X.] [X.]eschmacksmuster 744802 ([X.]) ergebe.

[X.]ntsprechendes gelte für den [X.]egenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten [X.]assung. [X.]ie nach diesem Antrag zusätzlich vorgesehenen Merkmale stellten für Leuchtdioden übliche Maßnahmen dar, was sich etwa aus den [X.] [X.]-105388 ([X.]) und [X.] 63-300578 ([X.]) sowie der [X.] Offenlegungsschrift 23 09 586 ([X.]) ergebe.

[X.]er [X.]egenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 2 verteidigten [X.]assung beruhe hingegen auf erfinderischer Tätigkeit. [X.] und [X.] enthielten keine Angaben zur Materialwahl. [X.] und [X.] offenbarten als Material für den [X.]rundkörper [X.]poxidharz und damit einen duroplastischen Kunststoff. [X.]ie nach Hilfsantrag 2 stattdessen vorgesehenen thermoplastischen Materialien seien aus Sicht des [X.]achmanns nicht ohne weiteres als Alternative anzusehen, weil sie nur in begrenztem Umfang thermisch belastbar seien.

III. [X.]iese Beurteilung hält den [X.] beider Parteien stand.

1. Zu Recht hat das Patentgericht die unter der Nummer 400 176 ([X.]) veröffentlichte [X.] nicht als zum Stand der Technik gehörend angesehen.

[X.]er Senat hat bislang offen gelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen formelle oder materielle [X.]ehler einer Teilanmeldung dazu führen, dass dieser in einem [X.] nicht der in Art. 76 Abs. 1 Satz 2 [X.]PÜ (für [X.] Patente: § 39 Abs. 1 Satz 4 Pat[X.]) bestimmte Zeitrang zukommt, und ob dies gegebenenfalls zur [X.]olge haben kann, dass die in Bezug genommene [X.] im [X.]alle ihrer Veröffentlichung zum Stand der Technik zu zählen ist (B[X.]H, Beschluss vom 30. September 2002 - [X.], B[X.]HZ 152, 172, 176 ff. = [X.]RUR 2003, 47, 48 - Sammelhefter).

[X.]iese [X.]rage bedarf auch im Streitfall keiner [X.]ntscheidung. [X.]ie von der Beklagten eingereichte Teilanmeldung ist jedenfalls dadurch wirksam geworden, dass ein eventueller Verfahrensfehler nachträglich behoben wurde.

a) Nach der [X.]ntscheidungspraxis des [X.] steht das Recht zur Teilung einer Anmeldung nur dem Anmelder zu. Art. 76 [X.]PÜ sieht dies zwar nicht ausdrücklich vor. [X.]ie Vorschrift dient aber der Umsetzung von Art. 4[X.] PVÜ und ist deshalb im Lichte dieser Vorschrift auszulegen ([X.] ABl. 2005, 88 Rn. 2.4 - Teilanmeldung / The Trustees of [X.]artmourth [X.]ollege).

Ob hieraus folgt, dass eine Teilanmeldung im [X.]alle eines Rechtsübergangs entsprechend der allgemeinen Bestimmung in Regel 22 Abs. 3 [X.] (in der hier noch maßgeblichen [X.]assung: Regel 20 Abs. 3 [X.] a.[X.].) nur dann durch den neuen Rechtsinhaber erfolgen darf, wenn dieser den Rechtsübergang durch Vorlage von [X.]okumenten nachgewiesen hat, kann dahingestellt bleiben. Wenn diese Voraussetzungen bei der [X.]inreichung einer Teilanmeldung durch den materiell Berechtigten noch nicht vorliegen, begründet dies nur einen formellen Rechtsfehler, der im vorliegenden Zusammenhang nach dem Sinn und Zweck von Art. 76 [X.]PÜ jedenfalls dann nicht mehr beachtlich ist, wenn die sich aus Regel 22 Abs. 3 [X.] ergebenden Anforderungen zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt waren und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war.

Art. 76 [X.]PÜ sieht für die [X.]inreichung einer Teilanmeldung - anders als etwa Art. 87 Abs. 1 [X.]PÜ für die Inanspruchnahme eines [X.] - keine [X.]rist vor. Nach Regel 36 Abs. 1 [X.] in der bis 31. März 2010 und wieder seit 1. Januar 2014 geltenden [X.]assung ist eine Teilanmeldung zulässig, solange die [X.] anhängig ist. Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens kann eine Teilanmeldung durch eine neue Teilanmeldung ersetzt werden. Jedenfalls im Zusammenhang mit der [X.]rage, welcher Zeitrang einer Teilanmeldung im Rahmen eines [X.]s gegen ein darauf erteiltes Patent zukommt, kann es aber keinen Unterschied machen, ob der Anmelder einen formellen [X.]ehler dadurch behebt, dass er eine neue, fehlerfreie Teilanmeldung mit gleichem Inhalt einreicht, oder dadurch, dass er die bereits anhängige Teilanmeldung in einzelnen Punkten korrigiert. Im einen wie im anderen [X.]all hat er innerhalb des von Übereinkommen und [X.] vorgesehenen Zeitraums hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er für die Teilanmeldung den Zeitrang der [X.] beansprucht.

b) Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zu Recht zu dem [X.]rgebnis gelangt, dass der Teilanmeldung, auf der das Streitpatent beruht, der Zeitrang der [X.] zukommt. [X.]in möglicher Verstoß gegen Regel 20 Abs. 3 [X.] a.[X.]. wurde im Streitfall mit dem am 12. Mai 2000 eingereichten Antrag auf Berichtigung des Anmelders der Teilanmeldung behoben.

[X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob das [X.] diesem Antrag zu Recht entsprochen hat und ob diese [X.]ntscheidung der inhaltlichen Überprüfung im [X.] unterliegt. [X.]em Schreiben ist jedenfalls mit hinreichender [X.]eutlichkeit zu entnehmen, dass die im Register eingetragene Anmelderin die Teilanmeldung als von ihr stammend gelten lassen will. [X.]ie Teilanmeldung genügte mithin von diesem Zeitpunkt an - zu dem die [X.] noch anhängig war - den Anforderungen von Regel 20 Abs. 3 [X.] a.[X.].

2. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem [X.]rgebnis gelangt, dass der [X.]egenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten [X.]assung dem [X.]achmann durch die [X.] [X.] und [X.] nahegelegt war.

a) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass in [X.] ein Verfahren mit dem Merkmal 2 [B] und der [X.] 4 [Merkmale [X.], [X.] und [X.]] offenbart ist.

aa) [X.]ntgegen der Auffassung der Beklagten befasst sich [X.] nicht nur mit einem an der Oberfläche montierbaren Bauelement, sondern auch mit wesentlichen Verfahrensschritten zur Herstellung eines solchen [X.]lements. In der (in anderem Zusammenhang auch von der Beklagten zitierten) Beschreibung zu [X.]igur 1a wird ausgeführt, nach oben ragende Teile (2b) einer [X.] (2) würden auf eine Metallicon-[X.]lektrode (1a) aufgeschweißt. Anschließend erfolge eine Umhüllung mit [X.] mit einer [X.]icke von 0,5 mm. [X.]anach werde die [X.] an vorgegebenen Stellen geschnitten und ein Biegeprozess durchgeführt, um den in [X.]igur 1b dargestellten Kondensator zu erhalten ([X.]a S. 2 unten).

bb) Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, entspricht die in [X.] offenbarte [X.] (2) dem in Merkmal 2 [B] des Streitpatents vorgesehenen Leiterrahmen. Sie weist zwei elektrische Anschlüsse auf, die in der in [X.] 4 [Merkmale [X.], [X.] und [X.]] definierten Weise angeordnet und ausgestaltet sind.

cc) [X.]ntgegen der Auffassung der Beklagten stellt die in [X.] offenbarte Umhüllung (3) einen [X.]rundkörper im Sinne von Merkmal 2 [B] dar.

[X.]ie Beschreibung von [X.] enthält zwar keine Angaben zur Stabilität der Umhüllung. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber, dass die Umhüllung hinreichend stabil sein muss, um die in ihr angeordneten Bauteile zu halten. [X.]amit ist die in [X.] offenbarte Umhüllung in gleichem Sinne als "massiv" anzusehen wie der in Merkmal 2 [B] vorgesehene [X.]rundkörper. In welcher Weise die erforderliche Stabilität erreicht werden kann, bleibt - wie in der Beschreibung des Streitpatents - dem [X.]achmann überlassen.

b) [X.]benfalls zutreffend ist das Patentgericht zu der Auffassung gelangt, dass der [X.]achmann Veranlassung hatte, das in [X.] offenbarte Verfahren für die Herstellung eines [X.]s in Betracht zu ziehen, wie es etwa in [X.] offenbart ist.

aa) [X.]ntgegen der Auffassung der Beklagten hatte der mit der Aufgabenstellung des Streitpatents betraute [X.]achmann Anlass, [X.] als Ausgangspunkt heranzuziehen.

(1) Nach der Rechtsprechung des Senats bedarf die Wahl eines Ausgangspunkts für die Lösung eines technischen Problems einer Rechtfertigung.

[X.]ie - allenfalls aus rückschauender Sicht mögliche - [X.]inordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als "nächstkommender" Stand der Technik ist hierfür weder ausreichend (B[X.]H, Urteil vom 16. [X.]ezember 2008 - [X.], B[X.]HZ 179, 168 = [X.]RUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin) noch erforderlich (B[X.]H, Urteil vom 18. Juni 2009 - [X.], [X.]RUR 2009, 1039 Rn. 20 - [X.]ischbissanzeiger). Vielmehr bedarf es konkreter Umstände, die dem [X.]achmann im Prioritätszeitpunkt Veranlassung gaben, eine bestimmte [X.]ntgegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen. [X.]iese Rechtfertigung liegt in der Regel in dem Bemühen des [X.]achmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (B[X.]HZ 179, 168 = [X.]RUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin).

(2) An dieser Voraussetzung fehlt es im Streitfall im Hinblick auf [X.] nicht deshalb, weil diese [X.]ntgegenhaltung einen Kondensator offenbart, während [X.] ein [X.] betrifft.

[X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob [X.] wegen dieses Umstands aus rückschauender Sicht im Vergleich zu [X.] möglicherweise als "näherliegender" Stand der Technik angesehen werden könnte. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergäbe sich daraus nicht, dass [X.] oder sonstige [X.] als möglicher Ausgangspunkt ausscheiden.

Wenn für den [X.]achmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht kommen, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Hierbei ist grundsätzlich ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der [X.]achmann als erste in Betracht zöge (B[X.]H, Urteil vom 16. [X.]ebruar 2016 - [X.], [X.]RUR 2016, 1023 Rn. 36 - Anrufroutingverfahren). [X.]ementsprechend ist es für die [X.]rage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den [X.]achmann naheliegend war, grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kommen.

(3) Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zutreffend zu dem [X.]rgebnis gelangt, dass der [X.]achmann Anlass hatte, [X.] als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen.

Hierfür mag der in der Beschreibung [X.] enthaltene Hinweis, die dort offenbarte [X.]rfindung sei nicht nur für den als Ausführungsbeispiel dargestellten Kondensator, sondern für jede elektronische Komponente anwendbar, für sich genommen nicht ausreichen. [X.]ie in [X.] angestrebten Vorteile - insbesondere die Möglichkeit, eine höhere Zuverlässigkeit bei geringeren [X.]ertigungskosten zu erzielen ([X.]Ü S. 2) - decken sich aber weitgehend mit der Aufgabenstellung des Streitpatents. Zudem lässt die in [X.] vorgeschlagene Lösung keinen spezifischen Zusammenhang mit der [X.]unktion des elektronischen Bauteils erkennen. Sie betrifft vielmehr Aspekte, die sich bei einer Vielzahl von an der Oberfläche montierbaren elektronischen Bauteilen in vergleichbarer Weise stellen. Angesichts all dessen hatte der [X.]achmann Anlass, sich mit der [X.]rage zu befassen, ob die in [X.] offenbarte Lösung auch für die [X.]ertigung von an der Oberfläche montierbaren [X.]en herangezogen werden kann.

bb) [X.]as in [X.] offenbarte Verfahren kann für die Herstellung von [X.]en zwar nicht unverändert übernommen werden. [X.] Anregungen zu der [X.]rage, welche Maßnahmen für die insoweit erforderliche Anpassung in Betracht kommen, ergaben sich für den [X.]achmann aber aus bekannten [X.]en, wie sie etwa in [X.] dargestellt sind.

(1) In [X.] ist ein auf der Oberfläche [X.] in verschiedenen Ansichten dargestellt.

[X.]amit ist ein auf der Oberfläche [X.] offenbart, das die Merkmale 1 bis 4c [Merkmale A bis [X.] sowie einen Teil von Merkmal [X.]] aufweist und dessen Aufbau hinsichtlich der die Montierbarkeit auf der Oberfläche betreffenden Merkmale 2, 4a, 4b und 4c [Merkmale B, [X.], [X.] und [X.] sowie ein Teil von Merkmal [X.]] mit demjenigen des in [X.] offenbarten Bauelements übereinstimmt.

(2) [X.]araus ergab sich für den [X.]achmann eine Bestätigung des in [X.] enthaltenen Hinweises, der dort dargestellte Aufbau könne auch für andere Bauelemente als Kondensatoren eingesetzt werden, und eine Konkretisierung dieser Anregung dahin, dass dies insbesondere für [X.]e gilt.

(3) Als Ausgangspunkt für die Umsetzung dieser Anregung kamen für den [X.]achmann sowohl das in [X.] als auch das in [X.] offenbarte Bauelement in Betracht.

[X.] mag für den mit der Aufgabenstellung des Streitpatents betrauten [X.]achmann von besonderem Interesse gewesen sein, weil dort bereits ein [X.] offenbart ist. Andererseits konnte der [X.]achmann aus [X.] keine näheren Informationen zur [X.]unktion und zu den Vor- und Nachteilen der dort nur als [X.]esign beanspruchten Lösung entnehmen. Aus [X.] ergaben sich solche Informationen einschließlich des - durch [X.] bestätigten - Hinweises, dass diese auch für [X.]e genutzt werden können. [X.]amit hatte der [X.]achmann nicht nur Anlass, das in [X.] offenbarte Bauelement im Wesentlichen unverändert zu übernehmen. Vielmehr lag es ebenfalls nahe, die in [X.] offenbarte Lösung als Ausgangspunkt zu nehmen und auf ein [X.] zu übertragen.

(4) Ausgehend von der in [X.] offenbarten Lösung lag es nahe, die dort offenbarte Ausgestaltung der elektrischen Anschlüsse unverändert - also einschließlich des Merkmals 4d - zu übernehmen.

[X.]ie elektrischen Anschlüsse der in [X.] und [X.] offenbarten Bauelemente unterscheiden sich im Wesentlichen nur dadurch, dass in [X.] die Übergänge von den schmalen zu den breiten Bereichen - abweichend von Merkmal 4d - nicht an den Seiten des Bauelements, sondern an dessen Boden ausgebildet sind. Weder aus [X.] noch aus [X.] ergaben sich eindeutige Hinweise darauf, welche Vor- und Nachteile sich aus diesem Unterschied ergeben.

Angesichts dessen mag für den [X.]achmann kein Anlass bestanden haben, die in [X.] und [X.] beschriebenen Lösungen gerade in diesem [X.]etailpunkt zu ändern. [X.]araus und aus dem Umstand, dass für den [X.]achmann beide [X.] als Ausgangspunkt in Betracht kamen, ergibt sich jedoch, dass für den [X.]achmann beide Ausgestaltungen nahegelegen haben. Ausgehend von der in [X.] offenbarten Lösung mag Anlass bestanden haben, die Übergänge von den schmalen zu den breiteren Bereichen am Boden des Bauelements zu belassen. Ausgehend von [X.] bestand indes Anlass, die Übergänge an den Seiten des Bauelements anzuordnen.

3. Hinsichtlich des [X.]egenstands von Patentanspruch 7 ergibt sich, wovon auch beide Parteien ausgehen, keine abweichende Beurteilung. [X.]ie darin geschützte Vorrichtung ist aus denselben [X.]ründen nicht patentfähig wie das in Patentanspruch 1 geschützte Verfahren.

4. [X.]ür den [X.]egenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten [X.]assung gilt nichts anderes.

[X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob die nach diesem Hilfsantrag vorgesehene [X.]rsetzung des Ausdrucks "[X.]rundkörper" durch "massiver [X.]rundkörper" zu einer inhaltlichen Änderung führt. Wie bereits oben dargelegt wurde, kann dem Attribut "massiv" jedenfalls nicht mehr entnommen werden, als dass der [X.]rundkörper hinreichend stabil ausgestaltet sein muss, um seine [X.]unktion zu erfüllen. [X.]iese [X.]igenschaft ist auch in [X.] offenbart.

5. [X.]er [X.]egenstand von Patentanspruch 1 in der [X.]assung des angefochtenen Urteils erweist sich auf der [X.]rundlage der hierfür heranzuziehenden [X.] hingegen als patentfähig.

a) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem [X.]rgebnis gelangt, dass der nach dieser [X.]assung vorgesehene [X.]insatz von thermoplastischem Material zur Herstellung des [X.]rundkörpers dem [X.]achmann durch die in erster Instanz zu beurteilenden [X.] nicht nahegelegt war.

aa) Von diesen [X.] enthält nur [X.] nähere Hinweise auf das eingesetzte Material.

In [X.] wird der [X.]rundkörper aus [X.]poxidharz hergestellt. [X.]ies ist nach den nicht angefochtenen [X.]eststellungen des Patentgerichts ein duroplastisches Material. [X.]amit fehlt es an einer Anregung zum [X.]insatz eines thermoplastischen Materials.

[X.]ass in [X.] der Innenraum, in dem die Leuchtdiode angeordnet ist, mit einem thermoplastischen Material, nämlich Acrylharz ausgefüllt wird, führt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu einer abweichenden Beurteilung. [X.]er Umstand, dass für die beiden Bestandteile des [X.] Materialien mit unterschiedlichen [X.]igenschaften zum [X.]insatz kommen, spricht sogar eher dagegen, dass diese Materialien beliebig austauschbar sind.

bb) [X.]ntgegen der Auffassung der Klägerin ist der [X.]insatz von thermoplastischem anstelle von duroplastischem Material nicht schon deshalb nahegelegt, weil es nur diese beiden Arten von Kunststoffen gibt.

Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, sind thermoplastische und duroplastische Materialien nicht beliebig austauschbar. Ob sie für einen bestimmten [X.]insatzzweck geeignet sind, hängt vielmehr davon ab, welche Materialeigenschaften im konkreten Zusammenhang erforderlich sind. Mithin bedarf es für den [X.]achmann einer Anregung, um den [X.]rundkörper des nach dem geschützten Verfahren hergestellten Bauelements aus thermoplastischem Material anzufertigen.

Aus den in zweiter Instanz ergänzend vorgelegten Unterlagen zum allgemeinen [X.]achwissen ([X.] bis [X.]) ergeben sich keine weitergehenden [X.]rkenntnisse. [X.]ort werden nur allgemeine [X.]igenschaften bestimmter Kunststoffe beschrieben, nicht aber deren [X.]ignung zur Herstellung eines [X.]rundkörpers für ein [X.].

cc) [X.]ntgegen der Auffassung der Klägerin führt der Umstand, dass die [X.]rundkörper in [X.] durch [X.]ießen und in [X.] durch Spritzgießen hergestellt werden, ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, können auch duroplastische Materialien durch Spritzgießen verarbeitet werden. [X.]ass Spritzgießen von thermoplastischem Material in der Regel kostengünstiger ist, gibt allenfalls dann Anlass, diese Alternative in Betracht zu ziehen, wenn zu erwarten ist, dass dieses Material für den konkreten [X.]insatzzweck geeignet ist. [X.]iesbezügliche Hinweise ergeben sich aus [X.] und [X.] aus den bereits genannten [X.]ründen nicht.

b) [X.]ie in zweiter Instanz ergänzend vorgelegten [X.] 4 781 960 ([X.]) und 4 032 963 ([X.]) sind gemäß § 117 Pat[X.] und § 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berücksichtigen.

aa) [X.]ntgegen der Auffassung der Klägerin stellen die beiden [X.] und das darauf bezogene Vorbringen der Klägerin nicht lediglich eine Vertiefung und Konkretisierung des erstinstanzlichen Vortrags dar.

In erster Instanz hat die Klägerin im Wesentlichen geltend gemacht, für den [X.]achmann habe sich schon aufgrund seines allgemeinen [X.]achwissens über die [X.]igenschaften von thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen eine Anregung zum [X.]insatz vom thermoplastischem Material ergeben. Mit ihrem auf [X.] und [X.] bezogenen Vortrag macht sie hingegen geltend, thermoplastische Kunststoffe seien im Stand der Technik bereits für den hier in Rede stehenden Zweck eingesetzt worden. [X.]amit zeigt sie einen neuen [X.]esichtspunkt auf (vgl. B[X.]H, Urteil vom 28. August 2012 - [X.], B[X.]HZ 194, 290 Rn. 36 = [X.]RUR 2012, 1236 - [X.]ahrzeugwechselstromgenerator).

bb) [X.]ie Klägerin hatte bereits in erster Instanz Anlass, [X.] vorzulegen, aus denen sich eine Anregung zum [X.]insatz eines thermoplastischen Materials für die Herstellung eines [X.]rundkörpers im Sinne von Merkmal 2 [B] ergab.

Aus dem gemäß § 83 Abs. 1 Pat[X.] erteilten Hinweis des Patentgerichts, wonach unter anderem das in Patentanspruch 6 vorgesehene Merkmal - die Herstellung des [X.]rundkörpers aus thermoplastischem Material - aus den vorgelegten [X.]okumenten nicht bekannt sein dürfte, ergab sich für die Klägerin, dass das Patentgericht den [X.]egenstand dieses Anspruchs jedenfalls als potentiell patentfähig ansah. [X.]ie Klägerin war deshalb zu ergänzendem Vortrag innerhalb der gesetzten [X.]rist gehalten. Sie hat auch reagiert und unter Vorlage der [X.] [X.] bis [X.] ergänzend vorgetragen.

[X.]ie Klägerin hätte bei sorgfältiger Prozessführung erkennen können und müssen, dass dieser Vortrag für die Verneinung der Patentfähigkeit nicht ausreichend war. Aus dem Hinweis des Patentgerichts ergab sich zwar nicht im [X.]inzelnen, welche [X.]esichtspunkte insoweit von Bedeutung sein könnten. [X.]iesbezügliche Hinweise waren aber auch nicht veranlasst, weil es Aufgabe der Klägerin ist, die [X.]ründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfähigkeit zu verneinen ist. Aus dem erteilten Hinweis, das in Rede stehende Merkmal sei aus den vorgelegten [X.] "nicht bekannt", musste die Klägerin zudem entnehmen, dass ihr Begehren nur dann Aussicht auf [X.]rfolg haben würde, wenn sie [X.] aufzeigt, in denen der [X.]insatz von thermoplastischem Material für den in Rede stehenden Zweck offenbart ist oder die zumindest eine konkrete Anregung hierfür enthalten. [X.]ass sie bei einer hierauf gerichteten sorgfältigen Recherche die [X.] [X.] und 5 nicht hätte auffinden können, legt die Klägerin nicht dar.

IV. [X.]ie Kostenentscheidung ergibt sich aus § 121 Abs. 2 Pat[X.] sowie § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO.

Abweichend von der [X.]inschätzung des Patentgerichts vermag der Senat nicht zu erkennen, dass eine der beiden Parteien zu einem überwiegenden Teil obsiegt hat. [X.]in überwiegendes Obsiegen der Klägerin kann nicht schon daraus hergeleitet werden, dass die Beklagte nur mit ihrem zweiten Hilfsantrag erfolgreich war. Maßgeblich ist vielmehr, in welchem Umfang der [X.]egenstand des Streitpatents durch die teilweise Nichtigerklärung eingeschränkt worden ist. Insoweit vermag der Senat kein Überwiegen zugunsten der einen oder anderen Partei zu erkennen. [X.]eshalb erscheint es angemessen, die Kosten für beide Instanzen gegeneinander aufzuheben.