Bundespatentgericht, Urteil vom 05.08.2014, Az. 2 Ni 34/12 (EU)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in der [X.] angemeldeten und zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschenen [X.] EP 1 022 787 B2 ([X.]). Das Patent geht auf die Anmeldung 89 109 835.2 ([X.]) zurück, die unter der Nummer [X.] veröffentlicht worden ist. Die [X.] wurde am 31.05.1989 von der [X.] eingereicht. Diesen Anmeldetag nimmt auch das Klagepatent in Anspruch, dem eine am 10.12.1999 im Namen der [X.] eingereichte Teilanmeldung zugrunde liegt. Zu diesem Zeitpunkt war die [X.] noch als Inhaberin der [X.] eingetragen. Ausweislich einer von der Klägerin mit der Anlage [X.] vorgelegten Übertragungserklärung wurde die [X.] erst mit Wirkung vom 28.01.2000 auf die [X.] übertragen und am [X.] die Umschreibung der Rolle beantragt (Anlage [X.]). Am 12.05.2000 beantragte die [X.] gestützt auf Regel 88 EPÜ (aF) die Änderung des Anmelders der dem Klagepatent zugrundeliegenden Teilanmeldung in die [X.], die antragsgemäß am 02.06.2000 erfolgte.

Die aktuelle Fassung hat das [X.] im Rahmen eines [X.] Einspruchsverfahrens erhalten, in dem es beschränkt aufrechterhalten wurde. Danach umfasst das [X.] neben dem auf ein Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s gerichteten Anspruch 1 und den auf diesen rückbezogenen [X.]n 2 bis 6 einen auf ein [X.] gerichteten nebengeordneten Anspruch 7 sowie auf diesen rückbezogene [X.] 8 bis 12.

Der geltende unabhängige Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s, bei dem

- an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und nachfolgend ein optischer Sender oder Empfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden wird,

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,

- der Grundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen, und- die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesen angelegt werden."

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 7 lautet:

„7. Oberflächenmontierbares [X.]s (muß richtiggestellt „Bauelement“ heißen), bei dem

- an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet ist,

- in der Vertiefung (5) ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet ist, der mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden ist,

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,

-   der Grundkörper (1) derart ausgebildet ist, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen, und

-   die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen sind und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen sind und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesem anliegen."

Hinsichtlich des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen [X.]  2 bis 6 sowie der auf den Patentanspruch 7 direkt oder indirekt rückbezogenen [X.] 8 bis 12 wird auf die [X.]schrift Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des [X.]s sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Dazu macht sie unter Bezug auf die Druckschriften

[X.] Unterlagen aus dem Anmeldeverfahren des [X.]s und der zugrunde liegenden [X.][X.] [X.] A1[X.] [X.] Design Patent Nr. 744 802[X.]a [X.] Übersetzung der Anlage [X.] 62-213 223 A[X.]a [X.] Übersetzung der Anlage [X.] - 38 201 A[X.]a [X.] Übersetzung der Anlage [X.] vom 16.11.2004NK6 Entscheidung der [X.] in Sachen [X.]/08 undNK7 [X.] 01 - 108 753 A

zunächst geltend, dass die Teilanmeldung, auf der das [X.] beruhe, mangels Anmelderidentität unwirksam sei. Zum Zeitpunkt der Einreichung der dem [X.] zugrunde liegenden Teilanmeldung sei - wie die mit der Anlage [X.] vorgelegte Übertragungserklärung vom 28.01.2000 belege - noch die [X.] und nicht die [X.] registrierte Anmelderin gewesen. Da die unter dem 12. Mai 2000 von den Vertretern der Anmelderin beantragte und mit einem Versehen bei der Angabe der Anmelderin begründete Berichtigung der Anmelderangabe nach Regel 88 EPÜ (alte Fassung) in unzulässiger Weise erfolgt sei, könne daher als Zeitrang nur der Tag der Einreichung der Teilanmeldung und nicht der der [X.] beansprucht werden mit der Folge, dass dem [X.] die Veröffentlichung der [X.] gemäß Druckschrift [X.] neuheitsschädlich entgegenstehe (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 54 EPÜ).Außerdem beruhe das oberflächenmontierbare [X.] nach Anspruch 7 des [X.]s gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften [X.] und [X.] für sich genommen sowie einer Zusammenschau der Druckschriften [X.] und [X.] sowie [X.] und [X.] nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 56 S. 1 EPÜ). Der Verfahrensanspruch 1 des [X.]s weise alle Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 7 auf, so dass auch sein Gegenstand aus den vorgenannten Gründen nicht patentfähig sei.

Nachdem der Senat in seinem qualifizierten Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 [X.] vom 12. November 2013 darauf hingewiesen hat, dass die [X.] 3 und 9, 5 und 11 sowie 6 und 12 des [X.]s möglicherweise Bestand haben könnten, hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 31. Januar 2014 unter Bezug auf die weiteren Druckschriften

NK 8  [X.] 55 - 105 388  A mit [X.] 9  [X.] - 300 578 A mit Abstract[X.]0  DE 23 09 586 A

geltend gemacht, dass die Gegenstände der ([X.] 3 und 9 sowie 5 und 11 des [X.]s gegenüber einer Zusammenschau der Druckschrift [X.] mit je einer der Druckschriften [X.], [X.] oder [X.]0 nicht patentfähig seien und dass das Herstellen des Grundkörpers aus einem Thermoplasten gemäß den ([X.]n 6 und 12 für den Fachmann ausgehend vom Stand der Technik gemäß den Druckschriften [X.] bzw. [X.] oder [X.] auf der Hand liege.

Die Klägerin beantragt,

1) festzustellen, dass das [X.] Patent EP 1 022 787 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im gesamten Umfang von Anfang an nichtig war,

2)  der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt sie das [X.] mit einem der [X.], vorgelegt mit Schriftsatz vom 31.01.2014, oder 2, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung.

Die Ansprüche nach Hilfsantrag 1 umfassen drei selbständige Verfahrensansprüche 1, 2 und 3 und drei selbständige [X.] 6, 7 und 8 sowie die [X.] 4, 5, 9 und 10.

Die geltenden Ansprüche nach Hilfsantrag 1 lauten (inhaltliche Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruchssatz sind durch kursiven Fettdruck gekennzeichnet):

„1. Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s, bei dem

- an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und nachfolgend ein optischer Sender oder Empfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden wird,- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,- der Grundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen,

- die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesen angelegt werden, und- die Vertiefung als Reflektor ausgebildet wird und in dieser ein optischer Sender angeordnet wird.

2. Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s, bei dem

 - an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und nachfolgend ein optischer Sender oder Empfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden wird, - der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen, - der Grundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen, - die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesen angelegt werden, und

 - an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und nachfolgend einoptischer Sender oder Empfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden wird,

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,- der Grundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen,- die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesen angelegt werden, und

 - an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet ist, - in der Vertiefung (5) ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet ist, der mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden ist, - der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen, - der Grundkörper (1) derart ausgebildet ist, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen,

 - die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen sind und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen sind und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesem anliegen,

 - an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet ist, - in der Vertiefung (5) ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet ist, der mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden ist, - der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen, - der Grundkörper (1) derart ausgebildet ist, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen, - die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen sind und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen sind und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesem anliegen, und

 - in der Vertiefung (5) ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet ist, der mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden ist, - der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,

- der Grundkörper (1) derart ausgebildet ist, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen,

 - die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen sind und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen sind und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesem anliegen,

9. [X.] nach einem der Ansprüche 6 bis 8, bei dem die Vertiefung mit Gießharz vergossen ist.

Die Ansprüche nach Hilfsantrag 2 umfassen den selbständigen Verfahrensanspruch 3 und den selbständigen Vorrichtungsanspruch 8  nach Hilfsantrag 1  (nunmehr Patentansprüche 1 und 4 gemäß Hilfsantrag 2) sowie die [X.] 4, 5, 9 und 10 gemäß Hilfsantrag 1 (nunmehr Patentansprüche 2, 3, 5 und 6 gemäß Hilfsantrag 2 mit entsprechend geänderten Rückbezügen). Hinsichtlich des Wortlauts der nach Hilfsantrag 2 geltenden Patentansprüche wird auf den Tenor der Entscheidung Bezug genommen, wobei offensichtliche Fehler im Wortlaut korrigiert wurden.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie hält den Gegenstand des [X.]s für schutzfähig, jedenfalls in den Fassungen der Hilfsanträge. Die [X.] könne dem [X.] mangels wirksamer Teilanmeldung nicht als Stand der Technik entgegengehalten werden. Denn die Teilanmeldung sei wirksam erfolgt. Die Berichtigung des [X.] durch das [X.] sei zu Recht erfolgt, da die [X.] ausweislich des als Anlage [X.] zum Schriftsatz vom 08.04.2013 auszugsweise vorgelegten Patent-  und [X.] bereits am 23.12.1998 auf die Anmelderin der dem [X.] zugrunde liegenden Teilanmeldung übertragen worden sei. Abgesehen davon seien etwaige formale Fehler aus dem Erteilungsverfahren mit der Patenterteilung geheilt und darüber hinaus weder dem Einspruchs- noch dem [X.] zugänglich.

Auch ergäben sich die Gegenstände der Ansprüche des [X.]s in der erteilten Fassung bzw. in der Fassung der Hilfsanträge nicht in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik, so dass sie auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

Die Klägerin sieht demgegenüber den Gegenstand des [X.]s in den Fassungen der [X.] und 2 ebenfalls nicht als schutzfähig an. Im Hinblick auf den Hilfsantrag 2 hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung beantragt, ein Sachverständigengutachten einzuholen zum Beweis der Tatsache, dass die Verwendung von Thermoplastmaterialien in der SMD-Technik für [X.]e zum Prioritätszeitpunkt des [X.]s fachüblich war.

Die Klägerin sowie die [X.]., [X.] werden aus dem [X.] im Wege der [X.] in Anspruch genommen. Mit Urteil des [X.] vom 22. November 2012 ([X.].: I – 2 U 27/09) wurde die Berufung der Klägerin/[X.] sowie der [X.]. gegen das der [X.] stattgebende Urteil des [X.] vom 27. August 2009 ([X.].: 4b [X.]) zurückgewiesen mit der Klarstellung, dass der Unterlassungsanspruch nach Ziff. [X.] 1 des landgerichtlichen Tenors aufgrund der übereinstimmenden Erledigungserklärung im Hinblick auf den Ablauf der Schutzdauer des [X.]s gegenstandslos sei. Die Klägerin hat gegen dieses Urteil des [X.], in dem die Revision nicht zugelassen wurde, Nichtzulassungsbeschwerde beim [X.] eingelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

[X.]ie Klage ist in vorliegenden [X.]all trotz Ablaufs des Streitpatents zulässig, weil der gerichtlich aus dem Streitpatent in Anspruch genommenen Klägerin ein eigenes rechtliches Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des Streitpatents im angegriffenen Umfang und damit an der Nichtigerklärung zur Seite steht (st. Rspr., vgl. nur [X.], Urt. [X.] [X.], [X.], 309 – [X.]; v. 24.4.2007 - [X.], [X.], 90 - Verpackungsmaschine; v. 16.10.2007 - [X.], [X.], 60 - [X.]I). [X.]as [X.] ist auch noch anhängig. [X.]as [X.] hat zwar in seinem [X.]erufungsurteil vom 22. November 2012 die Revision nicht zugelassen. [X.]ie Klägerin bzw. die [X.] haben jedoch Nichtzulassungsbeschwerde zum [X.] erhoben, so dass die [X.]ntscheidung des [X.] nicht rechtskräftig geworden ist.

[X.]ie Klage, mit der der [X.] der fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.], Artikel 138 Abs. 1 lit a [X.]PÜ i. V. m. Artikel 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 [X.]PÜ geltend gemacht wird, ist auch insoweit begründet, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von der [X.]eklagten beschränkt verteidigte [X.]assung nach

1. [X.] betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s und ein [X.].

[X.]er [X.]egriff „Oberflächenmontierbare [X.]auelemente" bzw. „SM[X.]" (surface mounted devices) steht für [X.]auelemente, welche für eine Technik zum Aufbau von flachen [X.]augruppen, die Oberflächenmontage, geeignet sind. Hierfür wird eine neue [X.]eneration von [X.]auelementen benötigt, die zu dieser Technik passen müssen.Im [X.]egensatz zur herkömmlichen [X.]insteckmontage, bei der mit [X.]elementen versehene [X.]auelemente mit den Anschlüssen in [X.] in einer Leiterplatte oder einem ähnlichen Substrat eingesteckt und auf der Rückseite mit dieser bzw. diesen verlötet werden, werden bei der Oberflächenmontage unbedrahtete, lediglich mit [X.]flächen versehene [X.]auelemente auf das entsprechende Substrat aufgebracht und auf diesem verlötet. [X.]ies erlaubt sehr dichte und flache [X.]en, sogenannte [X.], und gestattet es außerdem, das jeweilige [X.] beidseitig mit [X.]auelementen zu versehen. Zudem wird die [X.]ertigung rationeller und die Zuverlässigkeit der [X.]en größer.

[X.]ine wirtschaftliche Herstellung solcher [X.]augruppen ist nur dann möglich, wenn die entsprechenden [X.]auelemente in herkömmlichen [X.] verarbeitet werden können. [X.]ie Vorteile der Oberflächenmontage sind umso größer, je besser [X.]auelemente, Leiterplatten-Layout, automatische [X.]estückungstechnik, Löttechnik und Prüfen der [X.] aufeinander abgestimmt werden können, vgl. die Abschnitte [0001] bis [0004] des Streitpatents.2. [X.]em Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s und ein verbessertes [X.] anzugeben. [X.]as Verfahren bzw. das [X.] soll kostengünstig sein und es ermöglichen, [X.]auelemente herzustellen, die auf den handelsüblichen [X.] der [X.] verarbeitbar sind, vgl. Abschnitt [0010] des Streitpatents.3. Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe gemäß dem durch eine Merkmalsgliederung ergänzten Anspruch 1 des Streitpatents gelöst durch ein

(A) „1. Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s, bei dem([X.]) an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein [X.]rundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und([X.]) mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und([X.]) nachfolgend ein optischer Sender oder [X.]mpfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels [X.]ond-[X.]raht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden wird,

([X.]) der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale [X.]ereiche und diesen nachgeordnete breitere [X.]ereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,([X.]) der [X.]rundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des [X.]rundkörpers (1) im Verlauf der schmalen [X.]ereiche aus dem [X.]rundkörper (1) herausragen, und([X.]) die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen [X.]ereichen zur Rückseite des [X.]rundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren [X.]ereichen auf Höhe der Rückseite des [X.]rundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des [X.]rundkörpers vollständig an diesen angelegt werden."

Hinsichtlich des oberflächenmontierbaren [X.]s wird die Aufgabe gemäß dem von dem Rechtschreibfehler „[X.]auelements“ bereinigten  nebengeordneten und ebenfalls durch eine Merkmalsgliederung ergänzten  Anspruch 7 des Streitpatents gelöst durch ein

(a) „7.  Oberflächenmontierbares [X.], bei dem[X.]) an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein [X.]rundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite(c) und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet ist,(d) in der Vertiefung (5) ein optischer Sender oder [X.]mpfänger (8) angeordnet ist, der mittels [X.]ond-[X.]raht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluß (6) des Leiterrahmens verbunden ist,(e) der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale [X.]ereiche und diesen nachgeordnete breitere [X.]ereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,(f) der [X.]rundkörper (1) derart ausgebildet ist, dass die elektrischen Anschlüsse (6,7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des [X.]rundkörpers (1) im Verlauf der schmalen [X.]ereiche aus dem [X.]rundkörper (1) herausragen, und(g) die elektrischen Anschlüsse (6,7) in den schmalen [X.]ereichen zur Rückseite des [X.]rundkörpers (1) hin gebogen sind und im weiteren Verlauf in den breiteren [X.]ereichen auf Höhe der Rückseite des [X.]rundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen sind und an der Rückseite des [X.]rundkörpers vollständig an diesem anliegen."

[X.]ie geltenden Ansprüche 1, 2 und 3 sowie 6, 7 und 8 nach Hilfsantrag 1 ergänzen die im erteilten Anspruch 1 gegebene Lehre durch ein jeweils ergänztes Merkmal, wonach

([X.]) „die Vertiefung als Reflektor ausgebildet wird und in dieser ein optischer Sender angeordnet wird“

bzw.   

(h1) „die Vertiefung als Reflektor ausgebildet ist und in dieser ein optischer Sender angeordnet ist.“bzw.(H2) „der [X.]rundkörper (1) aus einem reflektierenden Kunststoff hergestellt wird.“

bzw.

([X.]) „der [X.]rundkörper (1) aus einem reflektierenden Kunststoff hergestellt ist.“

bzw.

([X.]) „der [X.]rundkörper (1) aus einem Thermoplast hergestellt wird.“

 bzw.(h3) „der [X.]rundkörper (1) aus einem Thermoplast hergestellt ist.“

[X.]ie selbständigen Ansprüche 1 und 4 nach Hilfsantrag 2 entsprechen den selbständigen Ansprüchen 3 und 8 des [X.].

4. Als zuständiger [X.]achmann ist ein in der Halbleiterindustrie tätiger  berufserfahrener und mit der Herstellung von für die Oberflächenmontage geeigneten [X.]auelementen, insbesondere [X.]en befasster [X.]iplom-Ingenieur der [X.]lektrotechnik mit [X.]achhochschulabschluss anzusehen, der über  Kenntnisse der Aufbau- und Verbindungstechnik von SM[X.]-[X.]auelementen verfügt.

1. [X.] erweist sich sowohl in der erteilten [X.]assung als auch im Umfang des [X.] nicht als patentfähig.

Zwar steht entgegen der Auffassung der Klägerin die Veröffentlichung der [X.] dem Streitpatent weder in der

[X.]ies gilt entgegen der Auffassung der Klägerin auch dann, wenn die dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung mangels Anmelderidentität nicht als (wirksame) Teilanmeldung (i.S. von Art. 76 [X.]PÜ) zu der früheren [X.] hätte behandelt werden dürfen und auch dem [X.]erichtigungsantrag nicht hätte entsprochen werden dürfen. [X.]s bedarf daher letztlich auch keiner Klärung, ob die von der Klägerin geltend gemachten Verfahrensmängel im [X.]rteilungsverfahren überhaupt vorlagen.

Von einer fehlenden Anmelderidentität in [X.]ezug auf Stamm- und Teilanmeldung kann allerdings nicht ohne weiteres ausgegangen werden. [X.]afür spricht zwar die von der Klägerin mit Anlage [X.] vorgelegte Übertragungserklärung, wonach die [X.] erst am 28. Januar 2000 und damit nach erfolgter Teilanmeldung durch die O… [X.]mbH & [X.]o. oH[X.] (10.12.1999) auf diese übertragen worden ist.

Nach dem von der [X.]eklagten als Anlage N[X.]2 auszugsweise vorgelegten Patent und [X.] vom 23.12.1998 könnte die in der Anlage [X.] zu diesem Vertrag aufgeführte [X.] (internes Aktenzeichen 891446, [X.] 891 09 835.2) jedoch bereits vor der [X.]inreichung der Teilanmeldung auf die O… [X.]mbH & [X.]o. oH[X.] übertragen worden sein, so dass diese als materiell-rechtliche Inhaberin der Rechte an der [X.] auch berechtigt gewesen wäre, am 10. [X.]ezember 1999 die dem Streitpatent zugrunde liegende Teilanmeldung vorzunehmen; einer [X.]erichtigung hätte es daher nicht bedurft. Allerdings dokumentiert der als Anlage N[X.]2 vorgelegte Auszug eine Übertragung auch nicht zweifelsfrei, da in der im Auszug enthaltenen Ziff. 1.2. des Vertrages auf eine in § 3 Ziff. 1 des [X.] vereinbarte Übertragung [X.]ezug genommen wird, diese Vertragsbestimmung jedoch in dem Auszug nicht enthalten ist. Letztlich bedarf diese [X.]rage - wie bereits dargelegt -  aber auch keiner [X.]ntscheidung, da es auch bei einer ohne weitere Prüfung unterstellten Annahme der geltend gemachten Verfahrensmängel beim Anmeldetag der [X.] für die Teilanmeldung verbleibt.

Wie der [X.] mehrfach für das nationale Nichtigkeitsklageverfahren entschieden hat (vgl. [X.]RUR 1967, 543 (II 2c) - [X.]leiphosphit; [X.]RUR 1965, 473 ([X.] II 3) -[X.]auerwellen I; [X.]RUR 2003, 47, 48 – [X.]; s. auch [X.]Pat[X.] [X.]IPMZ 1984, 380 (I 2a)), ist der Katalog der Nichtigkeitsgründe abschließend in § 21 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 Pat[X.] i. V. m. § 22 Abs. 1 Pat[X.] aufgeführt. Weitere Nichtigkeitsgründe sieht das [X.]esetz nicht vor. Insbesondere stellt ein [X.]ehler im Patenterteilungsverfahren keinen mit einer Nichtigkeitsklage angreifbaren [X.] dar (vgl. [X.]usse/Keukenschrijver, [X.], 7. Aufl., § 21, Rdnr. 13; [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 21, Rdnr. 24 f.). Verfahrensmängel im [X.]rteilungsverfahren gelten vielmehr als durch die rechtskräftige Patenterteilung geheilt (vgl. dazu [X.] [X.]RUR 2003, 47, 48 – [X.]). [X.]ies gilt wegen des insoweit identischen Katalogs der Nichtigkeitsgründe gemäß Art. II § 6 Abs. 1 [X.] und Art. 138 Abs. 1 lit a bis d [X.]PÜ in gleicher Weise auch für vom [X.] mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.]undesrepublik [X.]eutschland erteilte Patente, auf die nach Art. 2 Abs. 2 [X.]PÜ nationales, also [X.] Recht anzuwenden ist. [X.]ine mögliche fehlerhafte [X.]ehandlung der Anmeldung als Teilanmeldung (i.S. von Art. 76 [X.]PÜ) zu der früheren [X.] bzw. eine mögliche rechtswidrige [X.]ewilligung eines Korrekturantrags durch die [X.] nach Regel 88 [X.]PÜ 1973 sind daher durch die Patenterteilung geheilt worden.

Auch wenn man berücksichtigt, dass mit der Heilung der Verfahrensmängel durch die Patenterteilung nicht notwendigerweise eine Aussage darüber verbunden ist, ob und ggf. in welchem Umfang formelle Mängel des [X.]rteilungsverfahrens durch die [X.]rteilung des Patents in dem Sinne geheilt werden, dass sie jeder Nachprüfung entzogen sind (vgl. [X.], [X.]RUR 2003, 47, 48 unter 3 b) – [X.]; [X.]usse/[X.], [X.], 7. Aufl., § 49 Rdnr. 21), bestimmt sich vorliegend aufgrund der mit der Patenterteilung verbundenen Heilungswirkung der Zeitrang der dem Streitpatent zugrunde liegenden Teilanmeldung allein nach dem Anmeldetag der [X.] gemäß Art. 76 Abs. 1 Satz 2, 2.  Halbsatz [X.]PÜ.

[X.]er Senat schließt sich insoweit der Auffassung der Technischen [X.]eschwerdekammer des [X.] in dem [X.]eschluss vom 17. November 2011 ([X.]) an, dass die Regelung in Art. 76 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz [X.]PÜ es ausschliesst, dass eine Teilanmeldung den Tag ihrer tatsächlichen [X.]inreichung beim [X.] als Anmeldetag erhält, so dass einer als Teilanmeldung eingereichten [X.] Patentanmeldung entweder – wenn sie wie vorliegend als Teilanmeldung behandelt wird –

Ist daher eine Teilanmeldung als solche behandelt und sind infolge der Patenterteilung etwaige Verfahrensfehler geheilt worden, verbleibt es beim Anmeldetag der [X.] für die Teilanmeldung (so auch [X.], Urteil v. 22.11.2012 – [X.]  [X.], Seite 21; vgl. auch [X.]usse/Keukenschrijver, [X.], 7. Aufl., § 39 Rdnr. 40). [X.]afür spricht auch,  dass die grundsätzlich außer Streit stehende und allgemein anerkannte Heilung von Verfahrensmängeln durch [X.]rteilung des Patents letztlich wirkungslos wäre, wenn die in einem auf einer Teilanmeldung beruhenden [X.]rteilungsverfahren aufgetretenen Mängel zur [X.]olge hätten, dass der Teilanmeldung kein früherer Zeitrang als der Tag der tatsächlichen Anmeldung zuerkannt würde. [X.]enn dies würde zwangsläufig dazu führen, dass die der Teilanmeldung zugrundeliegende [X.] dieser als neuheitsschädlicher Stand der Technik entgegengehalten werden könnte.

2. Jedoch beruhen die [X.]egenstände der selbständigen Ansprüche des erteilten Patents ebenso wie die [X.]egenstände der selbständigen Ansprüche nach dem Hilfsantrag 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des [X.]achmanns.

2.1 [X.]as Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s nach dem erteilten Anspruch 1 ergibt sich für den [X.]achmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

[X.]enn die [X.]ruckschrift [X.] offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines oberflächenmontierbaren elektronischen [X.]auelements, bei dem in Übereinstimmung mit den Merkmalen ([X.]), ([X.]), ([X.]) und ([X.]) des geltenden Anspruchs 1

- an einem Leiterrahmen

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (projecting out electrodes) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale [X.]ereiche ([X.]ereiche mit den [X.])  und diesen nachgeordnete breitere [X.]ereiche (an die [X.]ereiche mit den [X.] anschließende [X.]ereiche) aufweisen, die jeweils zusammenhängen,

- der [X.]rundkörper derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des [X.]rundkörpers im Verlauf der schmalen [X.]ereiche aus dem [X.]rundkörper herausragen, und- die elektrischen Anschlüsse in den schmalen [X.]ereichen zur Rückseite des [X.]rundkörpers hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren [X.]ereichen auf Höhe der Rückseite des [X.]rundkörpers zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des [X.]rundkörpers vollständig an diesen angelegt werden (As shown in [X.]ig. 1, parts of the [X.] are embedded in the external enclosure resin 3. Subsequently, the comb lead 2 is cut at predetermined locations, a bending process is performed, then a condenser shown in [X.]ig. 1b is obtained. [X.] 2a [X.]-60% of a width of the comb lead 2 / [X.]a, S. 2, Zeilen 6 bis 9 des letzten Textabsatzes iVm [X.]ig. 1a und 1b, wobei [X.]ig. 1a den [X.]rundkörper mit dem mit Kunststoff umspritzten Leiterrahmen und dem auf dem Leiterrahmen angeordneten Kondensator und [X.]ig. 1b das fertige oberflächenmontierbare [X.]auelement mit den auf die Rückseite des [X.]rundkörpers umgebogenen Anschlüssen „2“ mit den schmalen und den breiten, an der Rückseite des [X.]rundkörpers anliegenden [X.]ereichen zeigt).

[X.]ass das mit diesem Verfahren hergestellte elektronische [X.]auelement  oberflächenmontierbar ist, ergibt sich für den [X.]achmann bereits aus der für oberflächenmontierbare [X.]auelemente typischen Anordnung der [X.] in [X.] auf der Rückseite des [X.]rundkörpers

[X.]abei weist die [X.]ruckschrift [X.] ausdrücklich darauf hin, dass das angegebene Verfahren bei beliebigen  elektronischen [X.]auelementen und nicht nur zur Herstellung von Kondensator-[X.]auelementen einsetzbar ist, anhand derer das Verfahren lediglich beispielhaft erläutert wird

[X.]ie in dieser Zitatstelle angesprochene verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen das [X.]indringen von [X.]euchtigkeit geht auf die oben angegebene Ausbildung der Anschlüsse zurück, mit der die Nachteile herkömmlicher [X.]auelement-[X.]rundkörper vermieden werden. [X.]as Material des Leiterrahmens muss nämlich eine hohe [X.]lastizitätsgrenze aufweisen, damit die für die nachfolgenden Prozesse, d.h. bei der Oberflächenmontage notwendige [X.]ormstabilität des [X.]auelement-Körpers gegeben ist. [X.]ie hohe [X.]iegesteifigkeit führt jedoch bei herkömmlichen Anordnungen dazu, dass das [X.]iegen des Leiterrahmens hohen Kraftaufwand erfordert, so dass ein  entsprechend hoher [X.]iegestress auf die [X.]renzfläche zwischen dem [X.] und dem umgebenden Kunststoffmaterial ausgeübt wird

Angesichts des oben zitierten Hinweises auf die allgemeine Verwendbarkeit des Verfahrens zur Herstellung oberflächenmontierbarer elektronischer [X.]auelemente und der in der [X.]ruckschrift [X.] erläuterten Vorteile für das damit hergestellte oberflächenmontierbare elektronische [X.]auelement geht der [X.]achmann nach Auffassung des Senats bei der Lösung des dem Streitpatent zugrunde liegenden Problems, ein verbessertes und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung eines oberflächenmontierbaren

Zur Herstellung eines oberflächenmontierbaren

[X.]amit beruht das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des [X.]achmanns.

[X.]ie Patentinhaberin hat demgegenüber geltend gemacht, die Harzumhüllung des [X.]auelements nach der [X.]ruckschrift [X.] stelle keinen [X.]rundkörper im Sinne des Patents dar, da sie mit der in der [X.] angegebenen [X.]icke von 0,5 mm zu dünn sei und in einer solchen Umhüllung keine Vertiefung vorgesehen werden könne. Nach Auffassung des Senats zielt das Verfahren nach der [X.]ruckschrift [X.] aber gerade darauf ab, das [X.]auelement mit einem [X.]rundkörper zu versehen, ohne den es bei den in der [X.]ruckschrift [X.] erwähnten folgenden Prozessen

[X.]abei ist es für den [X.]achmann selbstverständlich, dass der [X.]rundkörper in seiner [X.]imensionierung und seiner [X.]ormgebung an das jeweilige elektronische [X.]auelement angepasst wird, dass also die Abmessungen und die [X.]orm des [X.]rundkörpers ebenso wie das [X.]rundkörpermaterial auf das jeweilige Halbleiterbauelement abgestimmt werden. Auch hierzu wird auf die [X.]ruckschrift [X.] verwiesen, deren [X.]iguren zeigen, dass bei einer oberflächenmontierbaren Leuchtdiode [X.]orm und Abmessungen des [X.]rundkörpers so gewählt werden, dass der [X.] der Leuchtdiode in eine Vertiefung des [X.]rundköpers eingesetzt werden kann.

Angesichts der oben bereits zitierten Hinweise in der [X.]ruckschrift [X.], dass durch die Verringerung der [X.]reite der Anschlüsse im [X.] aus dem Kunststoff die bisher durch das [X.]iegen verursachten Probleme behoben sind

2.2 Auch das [X.] nach dem erteilten Anspruch 7 des Streitpatents ergibt sich für den [X.]achmann ohne erfinderisches Zutun.

[X.]enn die vorangehenden [X.]arlegungen treffen auch für das oberflächenmontierbare [X.] zu, da die in diesem Anspruch angegebenen Merkmale inhaltlich mit den im Anspruch 1 genannten Verfahrensmerkmalen identisch sind.

2.3 [X.]ie [X.] 2 bis 6 und 8 bis 12 fallen wegen der Antragsbindung mit dem erteilten Anspruch 1 bzw. dem erteilten Anspruch 7. Im Übrigen können bis auf die erteilten [X.] 6 und 12 (deren Merkmale [X.]egenstände der selbständigen Ansprüche nach Hilfsantrag 2 sind) auch die in ihnen angegebenen Maßnahmen keinen Patentschutz begründen.

3. [X.]ie selbständigen Ansprüche 1, 2, 6 und 7 nach dem

3.1 [X.]ie neu in diese Ansprüche aufgenommenen Merkmale, dass

3.2 [X.]ie [X.]egenstände der selbständigen Ansprüche 1, 2, 6 und 7 nach dem Hilfsantrag 1 sind jedoch nicht patentfähig, da sie nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des [X.]achmanns beruhen.

[X.]enn die in Ansprüche 1 und 6 sowie 2 und 7 des [X.] zusätzlich aufgenommenen Merkmale stellen bei [X.]en in [X.]orm von Leuchtdioden übliche Maßnahmen dar. Wie die [X.]ruckschriften [X.] und [X.]0 zeigen, ist es fachüblich, die Vertiefung des [X.]rundkörpers, in der der optische Sender, nämlich die L[X.][X.] angeordnet ist, als Reflektor auszubilden, um das von der L[X.][X.] abgegebene Licht nach vorne zu richten bzw. zu bündeln

In gleicher Weise ist es bekannt, zum gleichen Zweck einen Teil des den [X.]s umgebenden [X.]rundkörpers aus einem reflektierenden Kunststoff herzustellen, wie die [X.]ruckschrift [X.] zeigt

[X.]erartige Maßnahmen bei der Herstellung eines oberflächenmontierbaren [X.]s bzw. bei einem oberflächenmontierbaren [X.] zu treffen, wie es sich für den [X.]achmann aus den [X.]ruckschriften [X.] und [X.] ergibt, beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des [X.]achmanns.

Mit den Ansprüchen 1 und 2 bzw. 6 und 7 fallen wegen der Antragsbindung auch die selbständigen Ansprüche 3 und 8 sowie die [X.] 4, 5, 9 und 10 nach dem Hilfsantrag 1.

4. Mit den Ansprüchen 1 bis 6 nach dem

4.1 [X.]ieser Anspruchssatz ist zulässig.

[X.]er Verfahrensanspruch 1 geht auf die erteilten Ansprüche 1 und 6 zurück, der selbständige Vorrichtungsanspruch 4 auf die erteilten Ansprüche 7 und 12. [X.]urch die Aufnahme der Merkmale der erteilten [X.] 6 und 12 wird der Schutzumfang der erteilten Ansprüche 1 und 7 eingeschränkt. In der [X.] ist die Herstellung des [X.]rundkörpers aus einem Thermoplast in [X.]. 4, Zeilen 23 bis 38 offenbart.

[X.]ie [X.] 2 und 3 sowie 5 und 6 gehen auf die erteilten [X.] 2 und 4 sowie 8 und 10 zurück. In der [X.] sind die entsprechenden Merkmale in [X.]. 4, Zeilen 34 bis 39 und in [X.]. 2, Zeilen 22 bis 24 offenbart.

4.2 [X.]as Verfahren nach Anspruch 1 und das [X.] beruhen außerdem auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des [X.]achmanns. [X.]enn das in die selbständigen Ansprüche 1 und 4 aufgenommene Merkmal, wonach der [X.]rundkörper aus einem Thermoplast hergestellt ist, ist durch den  nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt.

[X.]ie [X.]ruckschrift [X.] macht keine Angaben hinsichtlich der Materialwahl für den [X.]rundkörper und gibt lediglich an, dass ein Kunststoff

[X.]ie [X.]ruckschrift [X.] gibt an, dass für den [X.]rundkörper [X.]poxidharz als Material verwendet wird

[X.]uroplaste entstehen dadurch, dass fließfähige Vorprodukte unter [X.]indung chemisch eng vernetzter Makromoleküle miteinander reagieren und dabei einen irreversibel ausgehärteten Körper bilden. [X.]uroplaste können damit nur im flüssigen Zustand vor der Vernetzung der Ausgangsmaterialien ver- bzw. geformt werden. Thermoplasten erweichen hingegen (nach der Vernetzung) wiederholbar bei [X.]rwärmung bis zur [X.]ließfähigkeit und verfestigen sich bei Abkühlung wieder, so dass Thermoplaste warm umgeformt oder verschweißt werden können. Wegen ihrer [X.]rweichung bei höherer Temperatur sind Thermoplaste nur in begrenztem Umfang thermisch belastbar, weswegen der [X.]achmann sie nicht ohne weiteres als Material für den [X.]rundkörper einer Leuchtdiode in [X.]etracht zieht, die im [X.]etrieb Wärme entwickelt und an den [X.]rundkörper abgibt. Aus diesem [X.]rund können Thermoplaste bei der Herstellung von [X.]rundkörpern für [X.]e wie Leuchtdioden im [X.]egensatz zur Auffassung der Klägerin nicht einfach als Alternative zu [X.]uroplasten angesehen werden.

[X.]amit beruht die in den Ansprüchen 1 und 4 nach Hilfsantrag 2 angegebene Verwendung eines Thermoplasten als [X.]rundkörper-Material auf einer erfinderischen Tätigkeit des [X.]achmanns.

4.3 [X.]en Ansprüchen 1 und 4 können sich die [X.] 2 und 3 sowie 5 und 6 anschließen, die Weiterbildungen der [X.]egenstände der Ansprüche 1 bzw. 4 angeben.

4.4 [X.]er beantragten [X.]inholung eines Sachverständigengutachtens bedurfte es nicht. Ob die Verwendung von Thermoplastmaterialien in der [X.] für [X.]e zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents fachüblich war, betrifft den Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt. [X.]ie Klägerin hat jedoch weder [X.]ruckschriften/[X.]okumente vorgelegt noch Tatsachen (zu einer offenkundigen Vorbenutzung) vorgetragen und unter [X.]eweis gestellt, welche Rückschlüsse auf die von ihr geltend gemachte fachübliche Verwendung dieser Materialien in der [X.] für [X.]e zum maßgeblichen Zeitpunkt erlauben. [X.]ie  [X.] hat aber im Rahmen der ihr obliegenden materiellen [X.]arlegungslast (vgl. [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 81 Rdnr. 152) die zur [X.]egründung dienenden Tatsachen und [X.]eweismittel anzugeben (vgl. § 81 Abs. 5 Satz 2 Pat[X.]); d.h. insbesondere [X.]ruckschriften/[X.]okumente vorzulegen bzw. substantiiert und nachprüfbar konkrete Umstände vorzutragen (vgl. [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 81 Rdnr. 32) und unter (Zeugen-)[X.]eweis zu stellen, welche dem [X.]ericht eine [X.]eurteilung des Standes der Technik zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt erlauben. [X.] ist insoweit nicht zu erheben, da ein Sachverständigengutachten nicht dazu dient, im Wege der [X.]eweisermittlung relevanten Stand der Technik erst zu ermitteln bzw. aufzufinden. [X.]ies gilt grundsätzlich auch in [X.]ezug auf dargelegten bzw. nachgewiesenen Stand der Technik, da die sich in diesem Zusammenhang stellenden [X.]ragen zum einen regelmäßig auch rechtliche [X.]ewertungen betreffen und die Mitglieder des Senats außerdem fachkundig sind.

Zudem hat der Senat in seiner Zwischenverfügung vom 12. November 2013 bereits darauf hingewiesen, dass neben den in den erteilten [X.]n 3 und 9 sowie 5 und 11 auch die in den erteilten [X.]n 6 und 12 genannten Merkmale aus dem nachgewiesenen Stand der Technik nicht bekannt sind. [X.]ie Klägerin hat daraufhin mit [X.] vom 31. Januar 2014 neuen Stand der Technik gemäß den [X.]ruckschriften [X.] bis [X.]0 eingereicht und zu den Merkmalen der [X.] 6 und 12 ausgeführt, die Wahl eines Thermoplasten ergäbe sich ohne erfinderisches Zutun, da sie lediglich die Wahl einer von zwei möglichen Alternativen darstelle, wobei das [X.]ritzgießen mit Thermoplasten das am häufigsten verwendete Kunststoffverarbeitungsverfahren überhaupt sei, das noch dazu erheblich kostengünstiger sei als das [X.]uroplast-[X.]ritzgießen.

Abgesehen davon, dass die Klägerin angesichts des Hinweises des Senats damit rechnen musste, dass die [X.]eklagte ihr Patent mit einem durch die Aufnahme der Merkmale der [X.] 6 und 12 eingeschränkten Patentbegehren verteidigen würde, hatte die Klägerin ausreichend [X.]elegenheit, zu einem solchen Patentbegehren Stellung zu nehmen und Stand der Technik zu ermitteln. Auch deshalb bedarf es nicht der [X.]inholung eines Sachverständigengutachtens.

[X.]er für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemäß  § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKost[X.] i. V. m. § 63 [X.]K[X.] festzusetzende Streitwert ist gemäß § 51 Abs. 1 [X.]K[X.] nach billigem [X.]rmessen zu bestimmen. [X.]r bestimmt sich nach dem gemeinen Wert des Patents bei Klageerhebung zuzüglich des [X.]etrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen. Ist aber - wie vorliegend - das Streitpatent zum Zeitpunkt der Klageerhebung bereits erloschen, bemisst sich der [X.]egenstandswert nicht -  wie bei bestehenden Schutzrechten - nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Schutzrechtes, sondern allein nach dem Interesse der Klägerin an der Abwehr seiner Inanspruchnahme (vgl. [X.]usse-Keukenschrijver, [X.], 7. Aufl., § 84 Rdnr. 57; [X.], [X.], 9. Aufl., § 2 PatKost[X.] Rdnr. 38). Mangels anderweitiger Anhaltspunkte kann insoweit von dem Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten [X.] ausgegangen werden, welcher regelmäßig das Interesse des [X.] an der Abwehr seiner Inanspruchnahme durch Nichtigerklärung des Patents widerspiegelt (vgl. dazu [X.] [X.]RUR 2011, 757 – [X.]).

Nachdem im [X.] das [X.] den Streitwert mit 1.000.000,00 [X.]UR beziffert hat, ist es danach angemessen und geboten, den [X.]egenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens ebenfalls auf

festzusetzen.

[X.]ie Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Pat[X.] i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. [X.]ie [X.]ntscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 Pat[X.], § 709 Satz 1 und 2 ZPO.