Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.10.2016, Az. X ZR 78/14

[X.]:[X.]:[X.]:2016:051016UXZR78.14.0

BUN[X.]S[X.][X.]RI[X.]HTSHO[X.]
IM NAM[X.]N [X.]S VOLK[X.]S
URT[X.]IL
X [X.]
Verkündet am:

5. Oktober 2016

Hartmann

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der [X.]eschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.]PÜ Art. 76 Abs. 1 Satz 2; [X.] Regel 22; [X.]. II § 6 Abs. 1
[X.]er Umstand, dass eine vom materiell Berechtigten eingereichte Teilanmeldung formell [X.] war, steht der Zubilligung des in Art.
76 Abs.
1 Satz
2 [X.]PÜ vorgesehenen Zeitrangs in ei-nem [X.] jedenfalls dann nicht entgegen, wenn der [X.]ehler zu einem späteren Zeitpunkt behoben wurde und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war.
[X.]PÜ Art.
56; [X.] §
4
a)
[X.]ie Wahl einer bestimmten [X.]ntgegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt für die Lösung eines technischen Problems bedarf grundsätzlich der Rechtfertigung (Bestätigung von [X.], Urteil vom 16.
[X.]ezember 2008 -
X
ZR
89/07, [X.]Z 179, 168 = [X.], 382 Rn.
51 -
Olanzapin; Urteil vom 18.
Juni 2009 -
Xa
ZR
138/05, [X.], 1039 Rn.
20

[X.]ischbissanzeiger).
b)
[X.]ür die Beurteilung der [X.]rage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den [X.]achmann nahe-liegend war, ist grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kommen.
[X.] §
117; ZPO §
531 Abs.
2 Satz
1 Nr.
3
[X.]in gemäß §
83 Abs.
1 [X.] erteilter Hinweis des Patentgerichts, ein in einem Unteranspruch vorgesehenes Merkmal dürfte aus den vorgelegten [X.]okumenten nicht bekannt sein, gibt dem Nichtigkeitskläger regelmäßig Veranlassung, die [X.]ründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfä-higkeit für den [X.]egenstand dieses Unteranspruchs zu verneinen ist.
[X.], Urteil vom 5. Oktober 2016 -
X [X.] -
[X.]
-
2
-
[X.]er X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 5.
Oktober 2016 durch [X.]
[X.]r.
Meier-Beck
und
die Richter [X.]r.
[X.]rabinski,
[X.]r.
Bacher, [X.] und [X.]r.
[X.]eichfuß
für Recht erkannt:
[X.]ie Berufungen der Parteien gegen das Urteil des 2.
[X.]s ([X.]) des [X.] vom 5.
August 2014 werden mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Kosten des Rechtsstreits für beide Instanzen gegeneinander aufgehoben werden.
Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:
[X.]ie Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten europäischen Patents 1
022
787 (Streitpatents), das auf einer [X.] vom 31.
Mai 1989 beruht und ein oberflächenmontier-bares [X.] sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung betrifft. Patentanspruch
1, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten [X.]assung:
Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren [X.]s, bei dem
-
an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein [X.]rundkörper (1)
mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und nachfolgend ein optischer Sender oder [X.]mpfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-[X.]raht-Verbindung mit einem elektrischen [X.] (6) des Leiterrahmens verbunden wird,
-
der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6,
7) aufweist, die, gesehen von der [X.], schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,
-
der [X.]rundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen [X.] (6,
7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des [X.]rundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem [X.]rundkörper (1) herausragen, und
-
die elektrischen Anschlüsse (6,
7) in den schmalen Bereichen zur Rücksei-te des [X.]rundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des [X.]rundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des [X.]rundkörpers vollständig an diesen angelegt werden.
1
-
4
-
Patentanspruch
7, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, ist auf den Schutz eines [X.]s mit entsprechenden [X.]igen-schaften gerichtet.
[X.]ie Klägerin,
die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der [X.]egenstand des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
[X.]ie Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen in geän-derten [X.]assungen verteidigt.
[X.]as Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein [X.]egenstand
über die mit Hilfsantrag 2 verteidigte [X.]assung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. [X.]egen diese [X.]ntscheidung wenden sich beide Parteien mit der Berufung. [X.]ie Klägerin begehrt weiterhin die vollständige Nich-tigerklärung des Streitpatents, die Beklagte die vollständige Abweisung der [X.]. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in erster Linie in
einer im Vergleich zum erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 abermals geänderten [X.]assung
und in [X.] in der [X.]assung des angefochtenen Urteils.

2
3
4
-
5
-
[X.]ntscheidungsgründe:
[X.]ie Rechtsmittel beider Parteien bleiben
ohne [X.]rfolg.
I.
[X.]as Streitpatent betrifft ein auf der Oberfläche einer Leiterplatte mon-tierbares [X.] und ein Verfahren zu dessen Herstellung.
1.
In der [X.] wird ausgeführt, die Montage von unbedrah-teten elektronischen Bauteilen ([X.], SM[X.]) auf der Ober-fläche von Leiterplatten ermögliche im Vergleich zur herkömmlichen [X.] von bedrahteten Bauteilen eine [X.]rößenverringerung von bis zu 70
%, eine rationellere
[X.]ertigung und eine höhere Zuverlässigkeit.
In der [X.] werden mehrere im Stand der Technik bekannte Bauelemente beschrieben, bei denen ein Halbleiterelement auf einen Leiter-rahmen (Leadframe) montiert und in ein lichtdurchlässiges [X.] eingegossen ist. Hinsichtlich eines dieser Bauelemente wird als nachteilig bezeichnet, dass es nur für [X.]urchsteckmontage geeignet sei, hinsichtlich eines anderen, dass die externen [X.] seitlich aus dem [X.]ehäuse herausragten, was einen vergleichsweise hohen Platzbedarf mit sich bringe.
[X.]as in der [X.] Offenlegungsschrift Sh

61-42939 offenbarte Bauelement, bei dem die [X.] seitlich aus dem [X.]verguss her-ausgeführt, deren Kontaktteile aber unter den [X.]verguss gebogen seien, wird in der Patentschrift hinsichtlich des Platzbedarfs als günstiger beurteilt. Als nachteilig wird aber der Umstand bezeichnet, dass die [X.] im Verlauf zur Rückseite des [X.]vergusses hin mehrere Biegungen aufwiesen, die ein [X.]edern in vertikaler und lateraler Richtung ermöglichten. [X.]as Herstellen 5
6
7
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-
6
-
dieser Biegungen führe zu einer starken Beanspruchung der Bauelemente und erfordere einen komplexen Herstellungsprozess.
2.
[X.]as Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Prob-lem, ein verbessertes [X.] und ein Verfahren zu dessen Herstel-lung zur Verfügung zu stellen.
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentan-spruch
1 ein Verfahren zur Herstellung eines [X.]s vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende [X.]liederung des Pa-tentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):
1.
[X.]as Verfahren dient dem Herstellen eines auf der Oberfläche montierbaren [X.]s [A]
und umfasst folgende Schritte:
2.
An einem Leiterrahmen (Leadframe) wird durch Umspritzen mit Kunststoff ein [X.]rundkörper (1) ausgebildet [B], und zwar mit
a)
einer
Vorderseite
und
einer
Rückseite [B]
sowie

b)
einer
von der Vorderseite ausgehenden
Vertiefung (5) [[X.]].
3.
In der Vertiefung wird ein optischer
Sender oder [X.]mpfänger (8)
angeordnet und mittels Bond-[X.]raht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluss des Leiterrahmens (6) verbunden [[X.]].
4.
[X.]er Leiterrahmen weist zwei elektrische Anschlüsse
(6,
7) auf, die
a)
von der [X.] aus gesehen schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen [[X.]];
10
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-
7
-
b)
auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des
ent-sprechend ausgebildeten
[X.]rundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem [X.]rundkörper (1) herausragen
[[X.]];
c)
in den schmalen Bereichen zur Rückseite des [X.] (1) hin gebogen werden
[[X.]];
d)
im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des [X.]rundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden
[[X.]];
e)
an der Rückseite des [X.]rundkörpers (1) vollständig an [X.] angelegt werden
[[X.]].
3.
Merkmal 2 [B]
bedarf näherer [X.]rörterung.
a)
[X.]er [X.]rundkörper (1) dient als Umhüllung für den elektrischen Leiter-rahmen und zugleich als Aufnahme für das optische [X.]lement (8). [X.]ie Trennung zwischen [X.]rundkörper und Optik bietet nach der Beschreibung des Streitpa-tents den Vorteil, dass das optische [X.]lement hinsichtlich [X.]esign und Material je nach [X.]insatzzweck in vielfacher Weise variiert werden kann, ohne dass das [X.]ehäuse angepasst werden muss. [X.]ies ermöglicht es, ein kostengünstiges [X.]rundbauelement herzustellen und erst
nach dem Montage-
und [X.] mit einer dem jeweiligen Anwendungsfall angepassten Optik zu koppeln (Abs.
18-20).
b)
[X.]ie Stärke und die Stabilität des [X.]rundkörpers sind in Patent-anspruch
1 nicht ausdrücklich festgelegt.
Aus der in Merkmal 2 [B] definierten Anforderung, dass der [X.]rundkörper durch Umspritzen des Leiterrahmens auszubilden ist, ergibt sich
allerdings, dass er den Leiterrahmen zumindest in einem bestimmten Bereich vollständig umgeben muss. Aus dem Zusammenhang mit [X.] 4 [Merkmale [X.], 12
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-
8
-
[X.] und [X.]] ist ferner abzuleiten, dass der [X.]rundkörper hinreichend stabil ausge-bildet sein muss, um die beiden elektrischen Anschlüsse (6,
7) zusammenzu-halten. [X.]ies wird in der Beschreibung ausdrücklich hervorgehoben (Abs.
26).
Hieraus mag sich
die Schlussfolgerung ergeben, dass der [X.]rundkörper hinreichend "massiv" ausgebildet sein muss. [X.]ntgegen der Auffassung der [X.] stellt dies aber kein eigenständiges Merkmal dar. Wie "massiv" der [X.]rundkörper sein muss, ergibt sich vielmehr aus den Anforderungen, denen er genügen muss, damit er seine [X.]unktion als Umhüllung des Leiterrahmens und Aufnahme für das optische [X.]lement erfüllen kann.
c)
[X.]ie Art und Weise, in der das optische [X.]lement (8) im [X.]rundkörper (1) angeordnet oder befestigt wird, ist in Patentanspruch
1 nur insoweit festge-legt, als die elektrische Verbindung zum Leiterrahmen mittels Bond-[X.]raht er-folgt.
In der Beschreibung wird ergänzend ausgeführt, die Vertiefung (5), in der das optische [X.]lement angeordnet sei, könne abschließend mit [X.]ießharz aus-gegossen werden. Zwingend vorgesehen ist dies in Patentanspruch
2.
II.
[X.]as Patentgericht hat seine [X.]ntscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
[X.]er [X.]egenstand des Streitpatents in der erteilten [X.]assung und in der [X.]assung von Hilfsantrag 1 sei dem [X.]achmann, einem mit der Herstellung von für die Oberflächenmontage geeigneten Bauelementen vertrauten [X.]iplom-Ingenieur der [X.]lektrotechnik mit [X.]achhochschulabschluss, durch den Stand der Technik nahegelegt.
Allerdings gehöre die [X.], aus der das Streitpatent her-vorgegangen sein, selbst dann nicht zum Stand der Technik, wenn die dem 16
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21
-
9
-
Streitpatent zugrunde liegende Teilanmeldung mangels Anmelderidentität als unwirksam hätte behandelt werden müssen; ein diesbezüglicher Verfahrensfeh-ler stelle keinen [X.] dar
und sei durch die [X.]rteilung des Streitpa-tents geheilt.

[X.]er [X.]egenstand des Streitpatents sei aber durch die [X.] Offenle-gungsschrift Sh

62-213223 ([X.]) nahegelegt. In [X.] sei ein Verfahren zur Herstellung eines auf der Oberfläche
montierbaren elektronischen Bauelements mit dem
Merkmalen 2
[B] und der [X.] 4 [Merkmale [X.], [X.] und [X.]] offenbart. In der Beschreibung von [X.] werde darauf hingewiesen, dass das angegebene Verfahren nicht nur zur Herstellung von Kondensator-Bauelementen einsetzbar sei, sondern zur Herstellung beliebiger elektronischer Bauelemente.
[X.]eshalb ziehe es der [X.]achmann auch zur Herstellung eines [X.]s in
Betracht. [X.]azu passe er das Verfahren entsprechend den Merkmalen 2b und 3 [[X.] und [X.]]
an. [X.]ie darin vorgesehene Bauform sei für Leuchtdioden üblich, was sich etwa aus dem [X.] [X.]eschmacksmuster 744802 ([X.]) ergebe.
[X.]ntsprechendes gelte für den [X.]egenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten [X.]assung. [X.]ie nach diesem Antrag zusätzlich vorge-sehenen Merkmale stellten für Leuchtdioden übliche Maßnahmen dar, was sich etwa aus den [X.] Offenlegungsschriften Sh

55-105388 ([X.]) und Sh

63-300578 ([X.]) sowie der [X.] Offenlegungsschrift 23
09
586 ([X.]) ergebe.
[X.]er [X.]egenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 2 verteidigten [X.]assung beruhe hingegen auf erfinderischer Tätigkeit. [X.] und [X.] enthielten keine Angaben zur
Materialwahl. [X.] und [X.] offenbarten als Material für den [X.]rundkörper [X.]poxidharz und damit einen duroplastischen Kunststoff. [X.]ie nach Hilfsantrag 2 stattdessen vorgesehenen thermoplastischen Materialien 22
23
24
-
10
-
seien aus Sicht des [X.]achmanns nicht ohne weiteres als Alternative anzusehen, weil sie nur in begrenztem Umfang thermisch belastbar seien.
III.
[X.]iese Beurteilung hält den [X.] beider Parteien stand.
1.
Zu Recht hat das Patentgericht die unter der Nummer 400
176 ([X.]) veröffentlichte [X.] nicht als zum Stand der Technik gehörend angesehen.
[X.]er [X.] hat bislang offen gelassen, ob und unter welchen Vorausset-zungen formelle oder materielle [X.]ehler einer Teilanmeldung dazu führen, dass dieser in einem [X.] nicht
der in Art.
76 Abs.
1 Satz
2 [X.]PÜ (für [X.] Patente: §
39 Abs.
1 Satz
4 [X.]) bestimmte Zeitrang zukommt,
und ob dies gegebenenfalls zur [X.]olge haben kann, dass die in Bezug genommene [X.] im [X.]alle ihrer Veröffentlichung zum Stand der Technik zu zählen ist ([X.],
Beschluss vom 30.
September 2002 -
X
ZB
18/01, [X.]Z 152, 172, 176
ff. = [X.]RUR 2003, 47, 48 -
Sammelhefter).
[X.]iese [X.]rage bedarf auch im Streitfall keiner [X.]ntscheidung.
[X.]ie von der Beklagten eingereichte Teilanmeldung ist jedenfalls dadurch wirksam gewor[X.], dass ein eventueller Verfahrensfehler nachträglich behoben wurde.

a)
Nach der [X.]ntscheidungspraxis des [X.] steht das Recht zur Teilung einer Anmeldung nur dem Anmelder zu. Art.
76 [X.]PÜ sieht dies zwar nicht ausdrücklich vor. [X.]ie Vorschrift dient aber der Umsetzung von Art.
4[X.] PVÜ und ist deshalb im Lichte dieser Vorschrift auszulegen ([X.] ABl.
2005, 88 Rn.
2.4 -
Teilanmeldung / The Trustees of [X.]artmourth [X.]ollege).
Ob hieraus folgt, dass eine Teilanmeldung im
[X.]alle eines Rechtsüber-gangs entsprechend der allgemeinen Bestimmung
in Regel
22 Abs.
3 [X.] (in der hier noch maßgeblichen [X.]assung: Regel
20 Abs.
3 [X.] a.[X.].) nur 25
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-
11
-
dann durch den neuen Rechtsinhaber erfolgen darf, wenn dieser den Rechts-übergang durch Vorlage von [X.]okumenten nachgewiesen hat, kann [X.] bleiben. Wenn diese Voraussetzungen bei der [X.]inreichung einer [X.] durch den materiell Berechtigten noch nicht vorliegen, begründet dies nur einen formellen Rechtsfehler, der im vorliegenden
Zusammenhang nach dem Sinn und Zweck von Art.
76 [X.]PÜ jedenfalls dann nicht mehr beachtlich ist, wenn die sich aus Regel
22 Abs.
3 [X.] ergebenden Anforderungen zu ei-nem späteren Zeitpunkt erfüllt waren und eine Teilanmeldung zu diesem Zeit-punkt noch zulässig war.
Art.
76 [X.]PÜ sieht für die [X.]inreichung einer Teilanmeldung -
anders als etwa Art.
87 Abs.
1 [X.]PÜ für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts -
keine [X.]rist vor. Nach Regel
36 Abs.
1 [X.] in der bis 31.
März 2010 und wieder seit 1.
Januar 2014
geltenden [X.]assung ist eine Teilanmeldung
zulässig, solan-ge die [X.] anhängig ist. Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens kann eine Teilanmeldung
durch eine neue Teilanmeldung ersetzt werden. [X.] im Zusammenhang mit der [X.]rage, welcher Zeitrang einer Teilanmel-dung im Rahmen eines [X.]s gegen ein darauf erteiltes Patent zukommt, kann es aber keinen Unterschied machen, ob der Anmelder einen formellen
[X.]ehler dadurch behebt, dass er eine neue, fehlerfreie Teilanmeldung mit gleichem
Inhalt einreicht,
oder dadurch, dass er die bereits anhängige Teil-anmeldung in einzelnen Punkten korrigiert. Im einen wie im anderen [X.]all hat er innerhalb des von Übereinkommen und [X.] vorgesehenen Zeitraums hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er für die [X.] den Zeitrang der [X.] beansprucht.
b)
Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zu Recht zu dem [X.]r-gebnis gelangt, dass der Teilanmeldung, auf der das Streitpatent beruht, der Zeitrang der [X.] zukommt.
[X.]in möglicher Verstoß gegen Re-gel
20 Abs.
3 [X.] a.[X.]. wurde im Streitfall mit dem am 12.
Mai 2000 einge-reichten Antrag auf Berichtigung des Anmelders der Teilanmeldung behoben.
31
32
-
12
-
[X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob das [X.] diesem Antrag zu Recht entsprochen hat und ob diese [X.]ntscheidung der inhaltlichen Überprüfung im [X.] unterliegt. [X.]em Schreiben ist jedenfalls mit hinreichender [X.]eutlichkeit zu entnehmen, dass die im Register [X.] Anmelderin die Teilanmeldung als von ihr stammend gelten lassen will. [X.]ie Teilanmeldung genügte mithin von diesem Zeitpunkt an -
zu dem die [X.] noch anhängig war -
den Anforderungen von Regel
20 Abs.
3 [X.] a.[X.].
2.
Zu Recht ist das Patentgericht
zu dem [X.]rgebnis gelangt, dass der [X.]egenstand von Patentanspruch
1 in der erteilten [X.]assung dem [X.]achmann durch die [X.] [X.] und [X.] nahegelegt
war.
a)
Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass in [X.] ein Ver-fahren mit dem Merkmal 2 [B] und
der [X.] 4 [Merkmale [X.], [X.] und [X.]] offenbart ist.
aa)
[X.]ntgegen der Auffassung der Beklagten befasst sich [X.] nicht nur mit einem an der Oberfläche montierbaren Bauelement, sondern auch mit we-sentlichen Verfahrensschritten zur Herstellung eines solchen [X.]lements. In der (in anderem Zusammenhang auch von der Beklagten zitierten)
Beschreibung zu [X.]igur
1a
wird ausgeführt, nach oben ragende Teile (2b) einer Kammelektro-de (2) würden auf eine Metallicon-[X.]lektrode (1a) aufgeschweißt. Anschließend erfolge
eine Umhüllung mit [X.] mit einer [X.]icke von 0,5
mm. [X.]anach werde die [X.] an vorgegebenen Stellen geschnitten und ein Biegeprozess durchgeführt, um den in [X.]igur 1b dargestellten Kondensator zu erhalten
([X.]a S.
2 unten).
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36
-
13
-

bb)
Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, entspricht die in [X.] [X.] [X.] (2) dem in Merkmal 2 [B] des Streitpatents vorgese-henen Leiterrahmen. Sie weist zwei elektrische Anschlüsse auf, die in der in [X.] 4 [Merkmale [X.], [X.] und [X.]] definierten Weise angeordnet und ausgestaltet sind.
cc)
[X.]ntgegen der Auffassung der Beklagten stellt die in [X.] offenbarte Umhüllung (3) einen [X.]rundkörper im Sinne von Merkmal 2 [B] dar.
[X.]ie Beschreibung von [X.] enthält zwar keine Angaben zur Stabilität der Umhüllung. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber, dass die Umhüllung [X.] stabil sein muss, um die in ihr angeordneten Bauteile zu halten. [X.]amit ist die in [X.] offenbarte Umhüllung in gleichem Sinne als "massiv" anzusehen wie der in Merkmal 2 [B] vorgesehene [X.]rundkörper. In welcher Weise die erfor-derliche Stabilität erreicht werden kann, bleibt -
wie in der Beschreibung des Streitpatents -
dem [X.]achmann überlassen.
b)
[X.]benfalls zutreffend ist das Patentgericht zu der Auffassung
gelangt, dass der [X.]achmann Veranlassung
hatte, das in [X.] offenbarte Verfahren für 37
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-
14
-
die Herstellung eines [X.]s in Betracht zu ziehen, wie es etwa in [X.] offenbart ist.

aa)
[X.]ntgegen der Auffassung der Beklagten hatte der mit der [X.] betraute [X.]achmann Anlass, [X.] als Ausgangspunkt heranzuziehen.
(1)
Nach der Rechtsprechung des [X.]s bedarf die Wahl eines [X.] für die Lösung eines technischen Problems einer Rechtfertigung.
[X.]ie -
allenfalls aus rückschauender Sicht mögliche -
[X.]inordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als "nächstkommender"
Stand der Technik ist hierfür weder ausreichend ([X.], Urteil vom 16.
[X.]ezember 2008 -
X
ZR
89/07, [X.]Z 179, 168 = [X.], 382 Rn.
51 -
Olanzapin) noch erforderlich ([X.], Urteil vom 18.
Juni 2009 -
Xa
ZR
138/05, [X.], 1039 Rn.
20 -
[X.]ischbissanzeiger). Vielmehr bedarf es konkreter Umstände, die dem [X.]ach-mann im Prioritätszeitpunkt Veranlassung
gaben, eine bestimmte
[X.]ntgegenhal-tung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuzie-hen.
[X.]iese Rechtfertigung liegt in der Regel in dem Bemühen des [X.]achmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt ([X.]Z 179, 168 = [X.], 382 Rn.
51 -
Olanzapin).
(2)
An dieser
Voraussetzung fehlt es im Streitfall im Hinblick auf [X.] nicht deshalb, weil diese [X.]ntgegenhaltung einen Kondensator offenbart, wäh-rend [X.] ein [X.] betrifft.
[X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob [X.] wegen dieses Umstands aus rückschauender Sicht im Vergleich zu [X.] möglicherweise als "näherliegender" Stand der Technik angesehen werden könnte. Selbst wenn dies zu bejahen 41
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45
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15
-
wäre, ergäbe sich daraus nicht, dass [X.] oder sonstige [X.] als möglicher Ausgangspunkt ausscheiden.
Wenn für den [X.]achmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternati-ven in Betracht kommen, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Hierbei ist grundsätzlich ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der [X.]ach-mann als erste in Betracht zöge ([X.], Urteil vom 16.
[X.]ebruar 2016

X
ZR
5/14, [X.]RUR 2016, 1023 Rn.
36 -
Anrufroutingverfahren). [X.]ementspre-chend ist es für die [X.]rage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den [X.]achmann naheliegend war, grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kommen.
(3)
Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zutreffend zu dem [X.]r-gebnis gelangt, dass der [X.]achmann Anlass hatte, [X.] als Ausgangspunkt sei-ner Überlegungen heranzuziehen.
Hierfür mag der in der Beschreibung [X.] enthaltene Hinweis, die dort [X.] [X.]rfindung sei nicht nur für den als Ausführungsbeispiel dargestellten Kondensator, sondern für jede elektronische Komponente anwendbar, für sich genommen nicht ausreichen. [X.]ie in [X.] angestrebten
Vorteile -
insbesondere die Möglichkeit, eine höhere Zuverlässigkeit bei geringeren [X.]ertigungskosten zu erzielen ([X.]Ü S.
2) -
decken sich aber weitgehend mit der Aufgabenstellung des Streitpatents. Zudem lässt die in [X.] vorgeschlagene Lösung keinen spe-zifischen Zusammenhang mit der [X.]unktion des elektronischen Bauteils erken-nen. Sie betrifft vielmehr Aspekte, die sich bei einer Vielzahl von an der Ober-fläche
montierbaren elektronischen Bauteilen in vergleichbarer Weise stellen. Angesichts all dessen
hatte der [X.]achmann Anlass, sich mit der [X.]rage zu [X.], ob die in [X.] offenbarte Lösung auch für die [X.]ertigung von an der Ober-fläche
montierbaren [X.]en herangezogen werden kann.
46
47
48
-
16
-
bb)
[X.]as in [X.] offenbarte Verfahren kann für die Herstellung von [X.]en zwar nicht unverändert übernommen werden. [X.] zu der [X.]rage, welche Maßnahmen für die insoweit erforderliche An-passung in Betracht kommen, ergaben sich für den [X.]achmann aber aus be-kannten [X.]en, wie sie etwa in [X.] dargestellt sind.
(1)
In [X.] ist ein auf der Oberfläche montierbares [X.] in verschiedenen Ansichten dargestellt.

Vorderansicht
Seitenansicht
Schnitt A -
A
von oben
von unten
[X.]amit ist ein auf der Oberfläche montierbares [X.] offen-bart, das die Merkmale 1 bis 4c [Merkmale A bis [X.] sowie einen Teil von [X.] [X.]] aufweist und dessen Aufbau hinsichtlich der die Montierbarkeit auf der Oberfläche betreffenden Merkmale 2, 4a, 4b und 4c [Merkmale B, [X.], [X.] und [X.] sowie ein Teil von Merkmal [X.]] mit demjenigen des in [X.] offenbarten Bauele-ments übereinstimmt.
(2)
[X.]araus ergab sich für den [X.]achmann
eine Bestätigung des
in [X.] enthaltenen Hinweises, der dort dargestellte Aufbau könne auch für andere Bauelemente als Kondensatoren eingesetzt werden, und eine Konkretisierung dieser Anregung dahin, dass dies insbesondere für [X.]e gilt.

(3)
Als Ausgangspunkt für die Umsetzung dieser Anregung kamen für den [X.]achmann sowohl das in [X.] als auch das in [X.] offenbarte Bauelement in Betracht.
49
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-
17
-
[X.] mag für den mit der Aufgabenstellung des Streitpatents betrauten [X.]achmann von besonderem Interesse gewesen sein, weil dort bereits ein [X.] offenbart ist. Andererseits konnte der [X.]achmann aus [X.] keine näheren Informationen zur [X.]unktion und zu den Vor-
und Nachteilen der dort nur als [X.]esign beanspruchten Lösung entnehmen. Aus [X.] ergaben sich sol-che Informationen einschließlich des -
durch [X.] bestätigten -
Hinweises, dass diese auch für [X.]e genutzt werden können. [X.]amit hatte der [X.]achmann nicht nur Anlass, das in [X.] offenbarte Bauelement im [X.] unverändert zu übernehmen. Vielmehr lag es ebenfalls nahe, die in [X.] offenbarte Lösung als Ausgangspunkt zu nehmen und auf ein [X.] zu übertragen.
(4)
Ausgehend von der in [X.] offenbarten Lösung lag es nahe, die dort offenbarte Ausgestaltung der elektrischen Anschlüsse unverändert -
also ein-schließlich des Merkmals 4d -
zu übernehmen.
[X.]ie elektrischen Anschlüsse der in [X.] und [X.] offenbarten Bauele-mente unterscheiden sich im Wesentlichen nur dadurch, dass in [X.] die [X.] von den schmalen zu den breiten Bereichen -
abweichend von Merkmal 4d -
nicht an den Seiten des Bauelements, sondern an dessen Boden ausgebil-det sind. Weder aus [X.] noch aus [X.] ergaben sich eindeutige Hinweise [X.], welche Vor-
und Nachteile sich aus diesem Unterschied ergeben.
Angesichts dessen mag für den [X.]achmann kein Anlass bestanden ha-ben, die in [X.] und [X.] beschriebenen Lösungen gerade in diesem [X.]etail-punkt zu ändern. [X.]araus und aus dem Umstand, dass für den [X.]achmann beide [X.] als Ausgangspunkt in Betracht kamen, ergibt sich jedoch, dass für den [X.]achmann beide Ausgestaltungen nahegelegen haben. Ausge-hend von der in [X.] offenbarten
Lösung mag Anlass bestanden haben, die Übergänge von den schmalen zu den breiteren Bereichen
am Boden des Bau-54
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elements zu belassen.
Ausgehend von [X.] bestand indes Anlass, die [X.] an den Seiten des Bauelements anzuordnen.
3.
Hinsichtlich des [X.]egenstands von Patentanspruch
7 ergibt sich, wo-von auch beide Parteien ausgehen, keine abweichende Beurteilung. [X.]ie darin geschützte Vorrichtung ist aus denselben [X.]ründen nicht patentfähig wie das in Patentanspruch
1 geschützte Verfahren.
4.
[X.]ür den [X.]egenstand von Patentanspruch
1 in der mit Hilfsantrag
1 verteidigten [X.]assung gilt nichts anderes.
[X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob die nach diesem Hilfsantrag vorge-sehene [X.]rsetzung des Ausdrucks "[X.]rundkörper" durch "massiver [X.]rundkörper" zu einer inhaltlichen Änderung führt. Wie bereits oben dargelegt wurde, kann dem Attribut "massiv" jedenfalls nicht mehr entnommen werden, als dass der [X.]rundkörper hinreichend stabil ausgestaltet sein muss, um seine [X.]unktion zu erfüllen. [X.]iese [X.]igenschaft ist auch in [X.] offenbart.
5.
[X.]er [X.]egenstand von Patentanspruch
1 in der [X.]assung des [X.] erweist sich auf
der [X.]rundlage der hierfür heranzuziehenden [X.] hingegen als patentfähig.
a)
Zu Recht ist das Patentgericht zu dem [X.]rgebnis gelangt, dass der nach dieser [X.]assung vorgesehene [X.]insatz von thermoplastischem Material zur Herstellung des [X.]rundkörpers dem [X.]achmann durch die in erster Instanz zu beurteilenden [X.] nicht nahegelegt war.
aa)
Von diesen [X.] enthält nur [X.] nähere Hinweise auf das eingesetzte Material.
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In [X.] wird der [X.]rundkörper aus [X.]poxidharz hergestellt. [X.]ies ist nach den nicht angefochtenen [X.]eststellungen des Patentgerichts ein duroplastisches Material. [X.]amit fehlt es an einer Anregung zum [X.]insatz eines thermoplasti-schen Materials.
[X.]ass in [X.] der Innenraum, in dem die Leuchtdiode angeordnet ist, mit einem thermoplastischen Material, nämlich Acrylharz ausgefüllt wird, führt ent-gegen der Auffassung der Klägerin nicht zu einer abweichenden Beurteilung. [X.]er Umstand, dass für die beiden Bestandteile des [X.] Materialien mit unterschiedlichen [X.]igenschaften zum [X.]insatz kommen, spricht sogar eher dagegen, dass diese Materialien beliebig austauschbar sind.
bb)
[X.]ntgegen der Auffassung der Klägerin ist der [X.]insatz von [X.] anstelle von duroplastischem Material nicht schon deshalb nahege-legt, weil es nur diese beiden Arten von Kunststoffen gibt.
Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, sind thermoplastische und duroplastische Materialien nicht beliebig austauschbar. Ob sie für einen be-stimmten [X.]insatzzweck geeignet sind, hängt vielmehr davon ab, welche Materialeigenschaften im konkreten Zusammenhang erforderlich sind. Mithin bedarf es für den [X.]achmann einer Anregung, um den [X.]rundkörper des nach dem geschützten Verfahren hergestellten Bauelements aus thermoplastischem Material anzufertigen.
Aus den in zweiter Instanz ergänzend vorgelegten Unterlagen zum [X.] [X.]achwissen ([X.] bis [X.]) ergeben sich keine weitergehenden [X.]r-kenntnisse. [X.]ort werden nur allgemeine [X.]igenschaften bestimmter Kunststoffe beschrieben, nicht aber deren [X.]ignung zur Herstellung eines [X.]rundkörpers für ein [X.].
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cc)
[X.]ntgegen der Auffassung der Klägerin führt der Umstand, dass die [X.]rundkörper in [X.] durch [X.]ießen und in [X.] durch Spritzgießen hergestellt werden, ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, können auch duroplastische Materialien durch Spritzgießen verarbeitet werden. [X.]ass Spritzgießen von thermoplastischem Material in der Regel kostengünstiger ist, gibt allenfalls
dann Anlass, diese Alternative in Betracht zu ziehen, wenn zu erwarten ist, dass die-ses Material für den konkreten [X.]insatzzweck geeignet ist. [X.]iesbezügliche Hin-weise ergeben sich aus [X.] und [X.] aus den bereits genannten [X.]ründen nicht.
b)
[X.]ie in zweiter Instanz ergänzend vorgelegten [X.] 4
781
960 ([X.]) und 4
032
963 ([X.])
sind gemäß §
117 [X.] und §
531 Abs.
2 ZPO nicht zu berücksichtigen.

aa)
[X.]ntgegen der Auffassung der Klägerin stellen die beiden [X.]ntgegen-haltungen und das darauf bezogene Vorbringen der Klägerin nicht lediglich eine Vertiefung und Konkretisierung des erstinstanzlichen Vortrags dar.
In erster Instanz hat die Klägerin im Wesentlichen geltend gemacht, für den [X.]achmann habe sich schon aufgrund seines allgemeinen [X.]achwissens über die [X.]igenschaften von thermoplastischen und duroplastischen Kunststof-fen eine Anregung zum [X.]insatz vom thermoplastischem Material ergeben. Mit ihrem auf [X.] und [X.] bezogenen Vortrag macht sie hingegen geltend, ther-moplastische Kunststoffe seien im Stand der Technik bereits für den hier in [X.] stehenden Zweck eingesetzt worden. [X.]amit zeigt sie einen neuen [X.]esichts-punkt auf (vgl. [X.], Urteil vom 28.
August 2012

X
ZR
99/11, [X.]Z 194, 290 Rn.
36 =
[X.]RUR 2012, 1236
[X.]ahrzeugwechselstromgenerator).
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-
bb)
[X.]ie Klägerin hatte bereits
in erster Instanz Anlass, [X.]ntgegenhaltun-gen vorzulegen, aus denen sich eine Anregung zum [X.]insatz eines thermoplas-tischen Materials für die Herstellung eines [X.]rundkörpers im Sinne von Merkmal 2
[B] ergab.
Aus dem gemäß §
83 Abs.
1 [X.] erteilten Hinweis
des Patentgerichts, wonach unter anderem das in Patentanspruch
6 vorgesehene Merkmal -
die Herstellung des [X.]rundkörpers
aus thermoplastischem Material -
aus den vorge-legten [X.]okumenten nicht bekannt sein dürfte, ergab sich für die
Klägerin, dass das Patentgericht den [X.]egenstand dieses Anspruchs jedenfalls als potentiell patentfähig ansah. [X.]ie Klägerin war deshalb zu ergänzendem Vortrag innerhalb der gesetzten [X.]rist gehalten. Sie hat auch reagiert und unter Vorlage der [X.]nt-gegenhaltungen [X.] bis [X.]
ergänzend vorgetragen.
[X.]ie Klägerin hätte bei sorgfältiger Prozessführung erkennen können und müssen, dass dieser Vortrag für die Verneinung der Patentfähigkeit nicht aus-reichend war. Aus dem Hinweis des Patentgerichts ergab sich zwar nicht im [X.]inzelnen, welche [X.]esichtspunkte insoweit von Bedeutung sein könnten. [X.]ies-bezügliche Hinweise waren aber auch nicht veranlasst, weil es Aufgabe der Klägerin ist, die [X.]ründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfähigkeit zu vernei-nen ist. Aus dem erteilten Hinweis, das in Rede stehende Merkmal sei aus den vorgelegten [X.] "nicht bekannt", musste die Klägerin zudem entnehmen, dass ihr Begehren nur dann Aussicht auf [X.]rfolg haben würde, wenn sie [X.] aufzeigt, in denen der [X.]insatz von thermoplasti-schem
Material für den in Rede stehenden Zweck offenbart ist oder die zumin-dest eine konkrete Anregung hierfür enthalten. [X.]ass sie bei einer hierauf ge-richteten sorgfältigen Recherche die [X.] [X.] und 5 nicht hätte auffinden können, legt die Klägerin nicht dar.
IV.
[X.]ie Kostenentscheidung ergibt sich aus §
121 Abs.
2 [X.] sowie §
92
Abs.
1 und §
97 Abs.
1 ZPO.

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Abweichend von der [X.]inschätzung des Patentgerichts vermag der [X.] nicht zu erkennen, dass eine der beiden Parteien zu einem überwiegenden Teil obsiegt hat. [X.]in überwiegendes Obsiegen der Klägerin kann nicht schon daraus hergeleitet werden, dass die Beklagte nur mit ihrem zweiten Hilfsantrag erfolg-reich war. Maßgeblich ist vielmehr, in welchem Umfang der [X.]egenstand des Streitpatents durch die teilweise Nichtigerklärung eingeschränkt worden ist. In-soweit vermag der [X.] kein Überwiegen zugunsten der einen oder anderen Partei zu erkennen. [X.]eshalb erscheint es angemessen, die Kosten für beide Instanzen gegeneinander aufzuheben.
Meier-Beck
Bacher
[X.]rabinski

[X.]
[X.]eichfuß
Vorinstanz:
[X.], [X.]ntscheidung vom 05.08.2014 -
2 Ni 34/12 ([X.]P) -

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