Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 09.06.2015, Az. X ZR 101/13

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES [X.]OLKES
URTEIL
[X.] [[X.].]
[X.]erkündet am:
9.
Juni
2015
Wermes,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[[X.].]Z:
nein
[[X.].]R:
ja

[[X.].] II
[X.] § 38, § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1
a)
Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind.
b)
[X.]on der Bestimmung des [[X.].] kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet (im [[X.].] an [[X.].], Urteil vom 31.
März
2009

[X.]
ZR
95/05, [[X.].]Z
180, 215

Straßenbaumaschine).

[[X.].], Urteil vom 9. Juni 2015 -
[X.] [[X.].] -
[X.]

-
2
-
Der [X.].
Zivilsenat des [[X.].] hat auf die mündliche [X.]erhand-lung vom 28.
April
2015 durch [[X.].], die Richter [[X.].], [[X.].] und Dr.
Deichfuß sowie die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 26.
Februar
2013 verkündete Urteil des 3.
[[X.].]s ([[X.].]) des [[X.].] wird auf
Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
[X.]on Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [[X.].] erteilten [[X.].] Patents 1
102
809 ([[X.].]), das am 30.
Juli
1999 unter Inanspruchnahme einer [[X.].] Priorität vom 31.
Juli
1998 international angemeldet worden ist und [[X.].] enthal-tende Artikel sowie ein [X.]erfahren zu deren Herstellung betrifft. Das Streitpatent umfasst 38 Patentansprüche, von denen die Ansprüche
1 und 15 in der [[X.].] wie folgt lauten:
"1.
A method for preparing a polymer foam, said method compris-ing:
(a)
providing a plurality of expandable polymeric micro-spheres and a molten polymer composition containing less than 20 wt.% solvent, each expandable [[X.].]
-
3
-
sphere including a polymer shell and a core material in the form of a gas, liquid, or combination thereof, that expands upon heating, [[X.].], in turn, causing the shell to expand;
(b)
melt mixing the molten polymer composition and the plu-rality of expandable polymeric microspheres, under pro-cess conditions, including temperature and shear rate, se-lected to form an expandable extrudable composition;
(c)
[[X.].] die to form the polymer foam; and
(d)
at least partially expanding a plurality of the expandable polymeric microspheres before the expandable extrudable composition exits the die.
15.
An article comprising the polymer foam obtainable according to the method of claim
1."
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des [[X.].] ge-he über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und die Erfindung sei nicht so deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Ferner hat die Klägerin sich auf fehlende Patentfähigkeit berufen.
Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [[X.].] für nichtig erklärt. Auf die Berufung der [[X.].] hat der [[X.].] das Urteil des Patentgerichts aufgehoben und die Sache zu neuer [X.]erhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen (Urteil vom 17.
Juli
2012

[X.]
ZR
117/11, [[X.].]Z
194, 107 = GRUR
2012, 1124

[[X.].], nachfolgend: erstes Berufungsurteil).
Das Patentgericht hat das Streitpatent erneut für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhin die Abweisung der Klage anstrebt, soweit sie das Streitpatent verteidigt. Nach ihrem zuletzt gestell-ten Hauptantrag soll Patentanspruch
1, den sie vor dem Patentgericht noch in der erteilten Fassung verteidigt hat, folgende Fassung erhalten, auf die sich die 2
3
4
-
4
-
Unteransprüche 2 bis 14 rückbeziehen sollen
(Änderungen gegenüber der [[X.].] Fassung hervorgehoben):
"A method for preparing a polymer foam, said method comprising:
(a)
providing a plurality of expandable polymeric microspheres and a molten polymer composition containing less than 20 wt.% solvent in an extruder, each expandable polymeric mi-crosphere including a polymer shell and a core material in the form of a gas, liquid, or combination thereof, that expands up-on heating, [[X.].], in turn, causing the shell to expand;
(b)
melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable polymeric microspheres in the extruder,
under process conditions, including temperature and shear rate, se-lected to form an expandable extrudable composition;
(c)
[[X.].] die to form the polymer foam; and at least partially
expanding a plurality of the expandable polymeric microspheres before the expandable extrudable composition exits the die."
Der nebengeordnete Patentanspruch
15 soll nach dem Hauptantrag die bereits vor dem Patentgericht verteidigte Fassung erhalten, die wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben):
"An article comprising the polymer foam obtainable according to the method of claim
1, [[X.].] polymer foam is an [[X.].], [[X.].] polymer composition comprises an
acrylate or methacrylate adhesive polymer or copolymer."
Die hierauf rückbezogenen Patentansprüche 16 bis 23 und 25 bis 35 [[X.].] in der erteilten Fassung beibehalten werden. Der nach der erteilten Fassung nebengeordnete Patentanspruch
36 und die hierauf rückbezogenen Unteran-sprüche
37 und 38 sollen nach dem zuletzt gestellten Hauptantrag entfallen. Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in elf geänderten Fassungen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
5
6
-
5
-
Die Parteien haben eine Mehrzahl von Gutachten vorgelegt, die [[X.].]. F.

O.

, Hochschule

Maschinenbau & Produktion, für die Klägerin und Prof.
Dr.-Ing. M.

S.

, Inhaber des [[X.].]

, für die Beklagte erstattet haben.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist unbegründet.
A.
Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand des [[X.].] sei nicht patentfähig, und hat dies im Wesentlichen wie folgt begründet:
Patentanspruch 1 enthalte eine unzulässige Erweiterung gegenüber den [[X.].], die zwar nicht zur Nichtigerklärung, aber dazu führe, dass der Prüfung auf Patentfähigkeit ein um diese Erweiterung bereinigter Gegen-stand des [[X.].] zugrunde zu legen sei.
Gegenstand des [[X.].] seien Herstellungsverfahren, die sowohl stofflich als auch verfahrenstechnisch im Rahmen der [[X.].] unbegrenzt breit gestaltbar seien. Sofern in der [[X.].]eibung konkrete Anhaltspunkte zur Auslegung des Anspruchs fehlten, sei auf das Grundwissen des Fachmanns und vorveröffentlichte Fachliteratur zurückzugreifen. Der [[X.].] "molten polymer composition"
sei allein schon wegen der stofflichen Unbe-stimmtheit des Begriffs [[X.].] und den offen formulierten [X.]erfahrensbedingungen nicht durch einen eng festlegbaren [[X.].] gekennzeichnet. Ein Schmelzpunkt im herkömmlichen Sinne existiere für [[X.].] in der Regel nicht, erst recht nicht für komplexe Polymerzusammenset-7
8
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10
11
-
6
-
zungen. Der Übergang vom festen in den flüssigen Zustand findet nicht bei [[X.].] bestimmten, genau definierten Temperatur statt, sondern in einem von Fall zu Fall unterschiedlich breit ausgeprägten Erweichungsbereich vom festen über den viskosen,
schwerflüssigen hin zum verflüssigten Zustand. Der Übergang vom festen in den flüssigen bzw. vollständig geschmolzenen Bereich lasse sich nur durch verschiedene physikalische Parameter kennzeichnen. Der Schermo-dul sinke mit Beginn des Erweichungsbereichs über den [[X.].] Bereich in den mit der Fließtemperatur Tf
beginnenden Bereich einer Schmelze mit zunehmender Temperatur gegen Null. Die das Fließverhalten einer Poly-merschmelze besonders kennzeichnende Größe sei jedoch die [X.]iskosität, die mit steigender Temperatur abnehme. Die unter den Patentanspruch
1 subsu-mierbaren [[X.].] wiesen, von wenigen Ausnahmen ab-gesehen, mehr oder weniger ausgeprägt breite [[X.].]
bzw. [[X.].] auf, innerhalb deren sie zwar so weich
seien, dass sie im Extru-der relativ gut gemischt und verarbeitet werden könnten, bei denen ein ge-schmolzener Zustand jedoch noch nicht vorliege und für die [X.]erarbeitung auch nicht zwingend erforderlich sei. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt und bei wel-cher Temperatur eine [[X.].] als geschmolzen zu bezeich-nen sei, trete gegenüber diesen [X.]erarbeitungserfordernissen in den [[X.].] und sei aufgrund der Komplexität der Zusammensetzung der [[X.].] in vielen, wenn nicht in den meisten Fällen nicht oder nur schwer festzu-legen, im Streitfall letztlich aber ohne Bedeutung. Da das Streitpatent auch bis zu 20 Gewichtsprozent eines beliebigen Lösungsmittels zulasse, sei der Begriff "molten polymer composition"
nicht nur unbestimmt, sondern vielmehr zur Kennzeichnung und insbesondere zur Abgrenzung zum Stand der Technik un-geeignet und aufgabenhaft.
Die in der Formulierung "Bereitstellen einer geschmolzenen [[X.].]"
(providing a molten polymer composition) zum Ausdruck 12
-
7
-
kommende Reihenfolge der [X.]erfahrensschritte dergestalt, dass die [[X.].] vor Zugabe der [[X.].] geschmolzen sein müsse, werde in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (veröffentlicht als WO
00/06637) nicht offenbart. Weder die Ansprüche noch die [[X.].]eibung der Anmeldung enthielten den Begriff "molten polymer composition"
als solchen. Auch sonst fänden sich keine Anhaltspunkte in den Anmeldeunterlagen, dass die Polymer-zusammensetzung in geschmolzenem Zustand bereitzustellen und die [[X.].] ausschließlich der bereits geschmolzenen Polymermasse zuzugeben seien. Der auch in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen verwendete Fachbe-griff des [[X.].] (melt mixing) sage nichts darüber aus, in welchem Zustand die zu mischenden Komponenten vorgelegt würden. Insbesondere könne aus diesem Begriff nicht auf den Einsatz einer bereits vor der Zugabe der [[X.].] in den Extruder geschmolzenen Polymermischung geschlossen werden. Denn beim [[X.].] würden die zur Herstellung von Polymer-mischungen eingesetzten Polymere für gewöhnlich in ihrem Ist-Zustand bei Raumtemperatur in dem gegebenenfalls vorgeheizten [[X.].] vorgelegt und in der bei einer gewählten Temperatur entstehenden Schmelze gemischt, um eine möglichst homogene Schmelze zu erhalten. Dass
die Polymerzusam-mensetzung bei Zugabe der [[X.].] in geschmolzenem Zustand vorliegen müsse, werde auch nicht implizit durch die [[X.].]eibung des [[X.].] in den Ausführungsbeispielen offenbart, und zwar weder in den Beispielen, die sich auf [[X.].] beliebiger Art bezögen noch in den Beispielen, die die speziellen Hot-Melt-Zusammensetzungen beträfen. [[X.].] enthielten die allgemeine [[X.].]eibung der Anmeldung und die Ausfüh-rungsbeispiele keinen Hinweis darauf, dass zwischen dem [[X.].], Fließ-
und Schmelzverhalten der Zusammensetzung der [[X.].] und der Zu-gabe der [[X.].] ein Zusammenhang bestehe.

-
8
-
Damit enthalte Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung mit der [X.]orgabe, dass eine geschmolzene [[X.].] bereitzustellen sei, ein in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbar-tes Merkmal. Da die Zugabe der [[X.].] in eine zum Zeitpunkt der Zugabe bereits geschmolzene [[X.].] einer von vielen unter
die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarte Lehre subsumierbaren, mög-lichen [X.]erfahrensabläufen darstelle, stelle die im Erteilungsverfahren vorge-nommene Festlegung auf diese [X.]erfahrensgestaltung gegenüber dem Gegen-stand der ursprünglichen Anmeldung allerdings weder eine Erweiterung noch ein Aliud dar, so dass eine Nichtigerklärung des [[X.].] wegen unzulässi-ger Erweiterung nicht in Betracht komme.
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der mit dem Hauptantrag ver-teidigten Fassung sei nicht patentfähig. Dieser Beurteilung stehe nicht entge-gen, dass der [[X.].] den Gegenstand von Patentanspruch
1 im ersten Berufungsurteil für neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend erach-tet habe. Die Bindungswirkung des ersten Berufungsurteils beschränke sich auch nach dem reformierten [[X.].] auf den Fall, dass der zu beurteilende Sachverhalt gleich bleibe, mithin der zu berücksichti-gende Stand der Technik oder die zu beurteilende Fassung des [[X.].] sich nicht änderten. Im Streitfall habe sich die Beurteilungsgrundlage insofern geändert, als das nicht in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarte Merkmal bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht zu lassen sei und die Klägerin im Rahmen der neuen
[X.]erhandlung nach der Zurückverweisung des [X.]erfahrens neuen Stand der Technik eingeführt habe. Neues tatsächliches [X.]orbringen sei durch die Bindungswirkung des ersten Berufungsurteils nicht ausgeschlossen. Danach werde der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von
mehreren Entgegenhaltungen vorweggenommen.
13
14
-
9
-
B.
Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nur im Ergebnis stand.
I.
Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung [[X.].] enthaltende
Erzeugnisse und [X.]erfahren zu deren Herstellung in einem Extru-der.
1.
Solche Gegenstände waren im Prioritätszeitpunkt des [[X.].] bereits bekannt und finden in unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise in der Luftfahrt, im Fahrzeugbau und auf
medizinischem Gebiet [X.]erwendung.
[[X.].] zeichnet sich dadurch aus, dass er eine geringere [[X.].] aufweist als die in ihm enthaltende [[X.].]. Die Reduzierung der [[X.].] wird mit unterschiedlichen [X.]erfahrensweisen erreicht, so durch die [[X.].] in der [[X.].] (z.B. mit Hilfe eines Treibmit-tels) oder durch das Zusetzen polymerer, insbesondere expandierbarer [[X.].] oder nicht-polymerer wie gläserner [[X.].]. Die [[X.].]chrift verweist in diesem Zusammenhang auf die [[X.].] Offenlegungsschrift 195
31
631
([[X.].]), die ein [X.]erfahren zur Herstellung eines thermoplastischen [[X.].]s mittels Extrusions-
oder [[X.].]ritzgussmaschinen betrifft ([[X.].]. Abs.
2, 3).
In der [[X.].]chrift wird nicht ausdrücklich angegeben, welches technische Problem das Streitpatent betrifft. Es lässt sich allgemein dahin for-mulieren, ein [X.]erfahren zur [X.]erfügung zu stellen, bei dem das Aufschäumen mittels expandierbarer [[X.].] zuverlässig und ohne Zerstörung der [[X.].] möglich ist.

15
16
17
18
19
-
10
-
2.
Zur Lösung des Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag zuletzt verteidigten Fassung von Patentanspruch
1 ein [X.]erfahren mit folgenden Merkmalen vor:
1.
[X.]erfahren zur Herstellung eines [[X.].]s durch Bereitstellen
1.1
von mehreren expandierbaren polymeren [[X.].] und
1.2
einer geschmolzenen [[X.].] (molten polymer composition)
1.3
in einem Extruder.
2.
Die geschmolzene [[X.].] enthält [[X.].] als 20 Gewichtsprozent Lösungsmittel.
3.
Jede expandierbare polymere Mikrokugel umfasst eine [[X.].] und ein Kernmaterial, das
3.1
aus einem Gas, einer Flüssigkeit oder einer Kombi-nation davon besteht und
3.2
beim Erwärmen expandiert, was zur Expansion der [[X.].] führt.
4.
Die geschmolzene [[X.].] und die expandierbaren [[X.].] werden im Extruder schmelzgemischt (melt mixing the molten polymer compo-sition and the plurality of expandable polymeric microspheres in the extruder), wobei die Prozessbedin-gungen einschließlich Temperatur und [[X.].]
-
11
-
keit so gewählt werden, dass eine Zusammensetzung ge-bildet wird, die
4.1
extrudierbar und
4.2
expandierbar ist.
5.
Die expandierbare extrudierbare Zusammensetzung wird durch eine Düse extrudiert, um den [[X.].] zu bilden.
6.
Mehrere der expandierbaren polymeren [[X.].] [[X.].] zumindest teilweise, bevor die expandierbare, extrudierbare Zusammensetzung aus der Düse tritt.
Der mit dem Hauptantrag beanspruchte nebengeordnete Erzeugnisan-spruch
15 ist auch in seiner verteidigten Fassung als Product-by-Process-Anspruch ausgestaltet und dadurch definiert, dass die Erzeugnisse durch das [X.]erfahren nach Patentanspruch
1 erhältlich sind, wobei der [[X.].] ein Klebstoff ist und die [[X.].] ein adhäsives Acrylat-
oder Methacrylat-Polymer oder -Copolymer enthält.
3.
Für die Auslegung von Patentanspruch
1 ist der sowohl in Merkmal 1.2 als auch in Merkmal 4 verwendete Begriff der "molten polymer composition"
von zentraler Bedeutung.
a)
Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen dazu, unter welchen [X.]oraussetzungen eine [[X.].] im Sinne von Pa-tentanspruch
1 als "geschmolzen"
(molten) anzusehen ist. Die Beklagte knüpft an das Durchschreiten des Glasübergangstemperaturbereichs an, in dessen Mitte die Glasübergangstemperatur Tg
liegt, die durch das relative Maximum [[X.].]--Kurve gekennzeichnet ist. Sie ist der Ansicht, dass eine geschmolze-21
22
23
-
12
-
ne [[X.].] bereits dann vorliegt, wenn die

infolge der Er-wärmung der [[X.].] einsetzenden

Mikro-Brownschen-Bewegungen zu [[X.].] in der Weise führen, dass das Polymer elastisch ("gummi-elastisch") und in der Mitte dieses [[X.].] Bereichs das relative Minimum [[X.].]--Kurve durchschritten wird. Sie stützt sich dabei darauf, dass die [[X.].], wie auch das Patentge-richt ausgeführt hat, in diesem Stadium ihr mechanisches Struktur-
und rheolo-gisches Fließverhalten kontinuierlich infolge der steigenden Temperatur verän-dert
und verarbeitbar wird. Dagegen kann nach Ansicht der Klägerin von einer geschmolzenen [[X.].] erst dann die Rede sein, wenn die durch Steigerung der Temperatur stärker werdenden Brownschen Molekular-bewegungen den Zusammenhalt der Molekülketten weiter dadurch reduzieren, dass die [X.]erschlaufungen der Molekülketten gelöst und wieder neu gebildet würden. Erst dann sei das Polymer nicht mehr elastisch, sondern gehe in einen "geschmolzenen"
Zustand über.

b)
Das Patentgericht hat

insoweit von den Parteien unbeanstandet

festgestellt, dass für Polymere und erst recht für komplexe Polymerzusammen-setzungen kein Schmelzpunkt im herkömmlichen Sinn besteht (übereinstim-mend die von den Parteien vorgelegten Gutachten, s. nur Gutachten S.

[G9], S.
3-7, und Gutachten O.

[K4], S.
7-11). Es hat weiter angenom-
men, dass die unter Patentanspruch
1 subsumierbaren [[X.].](co)polymere mehr oder weniger breite [[X.].]
bzw. [X.]erflüssigungsbereiche aufwie-sen, innerhalb deren sie im Extruder mit anderen Zusatzstoffen gut gemischt und verarbeitet werden könnten. In dieser Phase seien die Polymere noch nicht geschmolzen, was für die [X.]erarbeitung aber auch nicht zwingend erforderlich sei. Zu welchem Zeitpunkt und bei welcher Temperatur die Polymerzusammen-setzung als geschmolzen zu bezeichnen sei, lasse sich letztlich nicht oder 24
-
13
-
kaum festlegen, weswegen das Merkmal unbestimmt und "zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet"
sei.
a)
Damit hat es das Patentgericht unterlassen, den Gegenstand des [[X.].] im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen, bevor es sich der Frage zuwandte, ob dieser Gegenstand gegenüber den ur-sprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert ist. Ein erteilter Patentanspruch hat Rechtsnormcharakter ([[X.].], Beschluss vom 8.
Juli 2008 -
[X.]
ZB
13/06, [[X.].], 887 Rn.
13

Momentanpol
II), und es ist
eine Rechtsfrage, was sich aus einem Patentanspruch als geschützter Gegenstand ergibt (st. Rspr. seit [[X.].], Urteil vom 18.
Mai 1999

[[X.].], [[X.].]Z 142, 7 -
Räumschild). Die verbindliche Beantwortung von Rechtsfragen ist Aufgabe des angerufenen Gerichts, von der es auch dann nicht entbunden ist, wenn die [[X.].] oder deren Auslegung schwierig ist. Ebenso wenig wie der [[X.].] sich darauf zurückziehen darf, den [[X.].] ganz oder [[X.].] nicht bestimmen zu können ([[X.].], Urteil vom 31.
März
2009

[X.]
ZR
95/05, [[X.].]Z
180, 215 Rn.
16

Straßenbaumaschine), kann das Patentgericht von der Bestimmung des [[X.].] mit der Begründung absehen, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur "Abgrenzung vom Stand der [[X.].]"
ungeeignet.
Der Sinngehalt eines Merkmals ist mit Blick darauf zu ermitteln, was mit dem Merkmal aus der Sicht des Fachmanns im Hinblick auf die Erfindung [[X.].] werden soll. Dabei können der allgemeine wie auch der übliche fachliche [[X.].]rachgebrauch
Anhaltspunkte für das [X.]erständnis des Fachmanns geben. Mit Rücksicht darauf, dass Begriffe in einer Patentbeschreibung abweichend vom allgemeinen [[X.].]rachgebrauch benutzt werden
können, ist letztlich aber der sich aus dem Gesamtzusammenhang der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgeblich. Für einen Rückgriff auf den allgemeinen [[X.].]rachgebrauch ist umso 25
26
-
14
-
weniger Raum, je mehr der Inhalt der Patentschrift auf ein abweichendes [X.]er-ständnis hindeutet
([[X.].], Urteil vom 2.
März
1999

[X.]
ZR
85/96, GRUR
1999, 909,
911
f.
-
[[X.].]annschraube).
Soweit es die Heranziehung der [[X.].]eibung in ihrer Gesamtheit für die Anspruchsauslegung betrifft, ist grundsätzlich ein [X.]er-ständnis des Anspruchs angezeigt, das im Einklang mit den Erläuterungen in der [[X.].]eibung insgesamt steht. Nur wenn und soweit sich daraus ein [X.]er-ständnis des Anspruchs ergeben würde, das eindeutig nicht dem entsprechen kann, was unter Schutz gestellt werden soll, ist der Schluss gerechtfertigt, dass aus Teilen
der [[X.].]eibung keine Schlussfolgerungen in Bezug auf den ge-schützten Gegenstand gezogen werden dürfen.
Eine Auslegung des Patentan-spruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausschei-den oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhalts-punkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der [[X.].]eibung abweicht ([[X.].], Urteil vom 14.
Oktober 2014

[X.]
ZR
35/11, GRUR
2015, 159 Rn.
26

Zugriffsrechte).
4.
Wann i.
S. der Lehre des [[X.].] von einer "geschmolzenen"
[[X.].] ("molten polymer composition") gesprochen werden kann, ist funktionell zu bestimmen. Die [[X.].] muss bei Zugabe der [[X.].] nicht im strengen Sinne geschmolzen, sondern ihre [X.]iskosität muss lediglich soweit herabgesetzt sein, dass sie in einem Extruder verarbeitbar ist.

Der [[X.].] hat im ersten Berufungsurteil ausgeführt, dass der sowohl in [[X.].] 1.2 als auch in Merkmal 4 verwendete Begriff der "molten polymer composi-tion"
eine Reihenfolge der [X.]erfahrensschritte zum Ausdruck bringt, nach
der die 27
28
-
15
-
expandierbaren [[X.].] einer bereits vor der Beimischung "geschmolze-nen"
[[X.].] zugesetzt werden. Dabei ist der [[X.].] davon ausgegangen, dass der Fachmann mit dem Begriff "molten polymer compositi-on"
einen eindeutigen Sinngehalt verbindet und dass demgemäß die Tempera-tur der zu extrudierenden [[X.].] "schon vor Zufügung der [[X.].] über dem Schmelzpunkt der [[X.].] liegen muss"
(so wörtlich Rn. 32 [[X.].] des ersten Berufungsurteils). Ferner hat er es für möglich gehalten und daher die Sache auch insoweit zur weiteren Prüfung durch das mit fachkundigen technischen Richtern besetzte Patentgericht zu-rückverwiesen, dass bei den Ausführungsbeispielen tatsächlich der Schmelz-punkt überschritten ist. An diesen Annahmen kann auf der Grundlage der Fest-stellungen im zweiten Urteil des Patentgerichts und des [X.]ortrags der Parteien zum Schmelzpunkt von amorphen Polymeren oder Polymerzusammensetzun-gen der in Rede stehenden Art und zum [X.]erständnis der Ausführungsbeispiele nicht festgehalten werden.
b)
Die [[X.].]chrift enthält, wie das Patentgericht insoweit zutref-fend ausführt, keine ausdrücklichen Angaben dazu, was im Hinblick darauf, dass bei [[X.].] kein exakt zu bestimmender Schmelz-punkt
existiert, unter einer erfindungsgemäßen geschmolzenen [[X.].] im Sinne der Merkmale 1.2 und 4 zu verstehen ist.
Nach dem allgemeinen fachlichen [X.]erständnis, von dem auch die Gutachter beider Parteien übereinstimmend ausgehen, werden bei
amorphen Polymeren die drei Aggregatzustände Glaszustand, gummi-elastischer Zustand und Schmelze unterschieden, wobei der Übergang von einem Aggregatzustand in den nächsten anders als bei kristallinen Stoffen bei Erhöhung der Temperatur nicht abrupt erfolgt. [X.]ielmehr liegen zwischen den Aggregatzuständen die Übergangsbereiche Erweichung und Fließtemperatur (vgl. [[X.].], Poly-29
30
-
16
-
mermechanik, [[X.].] 1990, S.
86-91; Gutachten O.

[K4],
S.
11-15; Gutachten S.

[G9], S.
2-7). In welchem Aggregatzustand sich
ein Polymer befindet, richtet sich nach dem [X.]erhältnis zwischen dem [[X.].]eicher-schermodul G'
und dem [[X.].] G''. Der [[X.].]eicherschermodul G'
be-zieht sich auf die Fähigkeit eines Werkstoffs, eine durch eine Belastung einge-tretene Deformation wieder rückgängig machen zu können, d.h. das reversible elastische [X.]erhalten (als Festkörpereigenschaft), während der [X.]erlustscher-modul G''
das "irreversible"
viskose [X.]erhalten eines Werkstoffs (als Flüssig-keitseigenschaft) beschreibt, bei dem die durch molekularen [X.]eränderungen eingetretenen Deformationen nicht mehr zurückgestellt werden. Der Quotient von G''
und G'
ergibt den [[X.].] tan

r-schermodul höher als der [[X.].]. Bei steigender Temperatur nimmt der [[X.].] stetig zu, während der [[X.].]eicherschermodul abnimmt. Im [[X.].] Zustand erreicht der [[X.].] ein lokales Minimum und steigt bei zunehmender Temperatur mit Abnahme des [[X.].]eicherschermoduls an (vgl. [[X.].], aaO, S.
90). Nach einer soweit ersichtlich allgemein anerkann-ten Definition markiert [[X.].]--Wert von
1, bei dem mithin [[X.].] und [[X.].] gleich groß sind, bei Polymeren den Übergang vom Festkörper zum "flüssigen", d.h. geschmolzenen, Zustand. Auch in [[X.].] der Beklagten (US
5
593
628, [[X.].]
17 Z.
35-39 und WO
98/46197, S.
5 Z.
12-15) wird von diesen Werten als Grenze für den Übergang zur Schmelze ausgegangen. Ebenso geht der [[X.].]
S.

von diesen
Grenzwerten aus, wenn er ausführt, dass die Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur, bei der [[X.].]eicher-
und [[X.].] gleich sind und der [[X.].] tan

e-zeichne, in der diese weniger elastisch und der viskose Anteil höher sei als bei der niedrigeren Temperatur, bei der der [[X.].] tan

betrage, der Werkstoff somit keine Formstabilität mehr besitze und von selbst -
17
-
verlaufe (G9 S.
5 Mitte; vgl. auch [[X.].] S.
2 oben: "formale Definition einer Schmelztemperatur über das Kriterium tan

").
Allerdings ist

worauf der [[X.].] S.

in Übereinstim-
mung mit den Ausführungen des Patentgerichts zu Recht hinweist

für die [[X.].] von schmelzenden Polymerwerkstoffen nicht der [[X.].] tan

vorliegende [X.]iskosität als Maß für den [[X.].] ([[X.].] S.
2 oben). Der Gutachter führt ferner aus, dass sich für die in seinem Gutachten vom 24.
Mai 2012 ([[X.].]) angegebene Grenzviskosität von 104
Pa.s für die unter-suchten Heißschmelzzusammensetzungen "Schmelztemperaturen"
ergäben, die praktisch mit denen zusammenfielen, die aus der Heranziehung des Mini-mums [[X.].]--Kurve resultierten ([[X.].] S.
5 oben), wobei zu beachten sei, dass die tatsächliche [X.]iskosität über der [[X.].] liege, da die Polymer-zusammensetzung im Extruder höheren Scherraten ausgesetzt sei ([[X.].] S.
10 Abs.
2).
Dafür, den Begriff "molten polymer composition"
in diesem Sinne
funktionell zu interpretieren, spricht der Gesamtinhalt der [[X.].]eibung des [[X.].].
Soweit das Extrusionsverfahren im Allgemeinen beschrieben wird, finden sich in der [[X.].]eibung keine Hinweise darauf, dass die expandierbaren [[X.].] erst dann zugesetzt werden sollen, wenn die [[X.].] ge-schmolzen ist. Als Parameter für die Temperatur wird lediglich die Expansion der [[X.].] genannt; die vorzugswürdige Temperatur soll unter derjenigen liegen, die zur Expansion der [[X.].] führt. Wird die Temperatur höher gewählt, was nach der [[X.].]eibung möglich ist, muss sie nach dem Mischen und vor dem Beifügen der [[X.].] wieder heruntergesetzt werden (S.
16 Z.
14-17). In jedem Fall sollen Temperaturen vermieden werden, die zu einer 31
32
33
-
18
-
unerwünschten vorzeitigen Expansion der [[X.].] während des [[X.].] führen (S.
16 Z.
29

S.
17 Z.
1). Zu der Frage, wie sich die Temperatur auf die Polymermischung auswirkt bzw. auswirken soll, nämlich ob diese bereits den Schmelzpunkt überschritten haben soll, enthält die [[X.].]eibung der [[X.].] an dieser Stelle keine Aussage.
Ebensowenig offenbart die [[X.].]eibung des [[X.].] in den die Hot-Melt-Zusammensetzungen 1 bis 10 betreffenden Ausführungsbeispielen eine solche technische Lehre. Der Fachmann kann diesen Beispielen nicht entnehmen, dass die [[X.].] bereits vollständig geschmolzen ist, wenn die [[X.].] zugegeben werden. Das Patentgericht hat nichts dafür festgestellt, dass der Fachmann der [[X.].] etwas [[X.].] entnimmt, als dasjenige, was es selbst als fachmännisches Wissen be-schreibt, dass es nämlich unerheblich ist, ob eine [[X.].] zu einem bestimmten Zeitpunkt des [[X.].] bereits vollständig geschmolzen ist, solange die [X.]iskosität hinreichend herabgesetzt
und eine gute Durchmischung, hier auch mit den expandierbaren [[X.].], gewährleistet ist, wobei die Temperaturen ohnehin nicht so hoch sein dürfen, dass die [[X.].] vorzeitig expandieren.
Allerdings ist das Patentgericht unzutreffend davon ausgegangen, dass der Extrusionsprozess in den Beispielen des [[X.].] über die gesamte Extruderstrecke bei 93,3°C durchgeführt wird. Diese Temperaturangabe bezieht sich lediglich auf den in einem ersten Extruder (Bonnot-Extruder) durch-geführten [X.]erfahrensabschnitt, bei dem die Heißschmelzzusammensetzung gemischt wird. Der gemischte Schmelzklebstoff wird anschließend in einen

zweiten

([[X.].] mit drei Einlassöffnungen (Pfleider-Extruder) eingespeist, in dem die Temperatur auf den in den [[X.].] jeweils angegebenen Wert eingestellt wird. Da die [[X.].] erst 34
35
-
19
-
in diesem zweiten Extruder über die dritte Öffnung zugegeben werden, kommt es für die Frage, ob die [[X.].] zu diesem Zeitpunkt geschmolzen ist, auf die Temperatur im zweiten Extruder
in
diesem Strecken-abschnitt an. Diese variiert von 82°C (Beispiele 10 und 11) bis 121°C (Beispiele 6, 7, 8, 9, 14, 15, 50, 51 und 52).
Gleichwohl ergeben die Beispiele nicht, dass die Heißschmelz-zusammensetzungen im Zeitpunkt der Zugabe der [[X.].] in einem vollständig geschmolzenen Zustand vorliegen, da ihre Schmelztemperatur (im Sinne eines [[X.].]s von 1)

wie der [[X.].] O.

dargelegt
hat (K4)

über den [[X.].] im Extruder liegt. Den Ausführungsbeispielen lässt sich damit lediglich entnehmen, wie die Beklagte mit dem Gutachten S.

([[X.].]) belegt hat, dass die [[X.].] der
[[X.].] zugegeben werden, wenn der [[X.].] tan

sein lokales Minimum durchschritten hat, also unter einem Wert von 1 liegt, und die [[X.].] sich damit im [[X.].], verarbeitbaren Zustand befindet.
Schließlich lässt sich auch dem beschriebenen apparativen Aufbau nicht ent-nehmen, dass die [[X.].] bereits geschmolzen ist, wenn die [[X.].] zugegeben werden. Die Zahnradpumpe
wird zur Steuerung der Fließgesschwindigkeit im ersten Extruder eingesetzt, in dem eine Temperatur von 93,3°C herrscht. Bei dieser Temperatur ist die [[X.].] nicht im strengen Sinne ([[X.].] tan

1) geschmolzen.
c) Der Umstand,
dass, wie auch das Patentgericht angenommen hat und die Klägerin unter Bezugnahme auf die Ausführungen ihres Gutachters geltend macht, keinem
der Beispiele zu entnehmen
ist, dass die Temperatur der [[X.].] bei Zufügung der [[X.].] über der Schmelztemperatur im 36
37
38
-
20
-
engeren, strengen Sinne liegt, sowie die funktionsorientierte Erwägung, dass es nur darauf ankommt, die [X.]iskosität so weit herabzusetzen, dass sich die Poly-merzusammensetzung gut im Extruder verarbeiten und mit den [[X.].] vermischen lässt, schließen ein [X.]erständnis
aus, nach dem [[X.].]eicherschermo-Wert von

1 annehmen muss, wenn von einer "molten polymer composition"
soll
gesprochen werden können.
5.
Ist danach der Begriff
"molten polymer composition"
in den [[X.].] 1.2 und 4 dahin zu verstehen, dass die [[X.].] bei Zu-gabe der [[X.].] nicht im strengen
Sinne geschmolzen sein muss, son-dern lediglich ihre
[X.]iskosität soweit herabgesetzt sein muss, dass sie in einem Extruder verarbeitbar ist, enthält der Gegenstand des [[X.].] insoweit keine unzulässige Erweiterung.
Dennoch hat die Berufung im Ergebnis keinen Erfolg. Denn der so verstandene Gegenstand des [[X.].] ist nicht patentfähig.
Die erneute Prüfung der Patentfähigkeit ist nicht deshalb entbehrlich, weil sie der [[X.].] im ersten Berufungsurteil bereits bejaht hat. Diese Bewertung beruh-te auf dem
am Ende der damaligen mündlichen Berufungsverhandlung gege-benen Sachstand
und den entsprechenden Erkenntnismöglichkeiten. Die tat-sächliche Grundlage der Beurteilung hat sich nunmehr jedoch geändert, weil nach dem ersten Berufungsurteil tatsächliche Erkenntnisse über die [X.]erarbei-tung amorpher Polymere im Extruder hinzugekommen sind, die,
wie ausgeführt, andere Schlussfolgerungen für das [X.]erständnis der "molten polymer compositi-on"
gebieten.
Das Patentgericht hat zur Patentfähigkeit ausgeführt:
39
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41
42
-
21
-
Die [[X.].] Offenlegungsschrift
195
31
631
([[X.].]) betreffe ein [X.]erfah-ren zur Herstellung thermoplastischer Kunststoffschäume mit syntaktischer Schaumstruktur. Danach werde ein Gemisch aus thermoplastischem Polymer bzw. einer thermoplastischen Zusammensetzung und expandierbaren polyme-ren [[X.].] ohne Zusatz von Lösemitteln in geschmolzenem Zustand im Extruder durch eine Düse extrudiert. Die von der Lehre der [[X.].] umfassten Aus-führungsformen des [[X.].] wiesen sämtliche Merkmale des streitpatentgemäßen [X.]erfahrens auf. Da aus dem Wortlaut des Patentan-spruchs
1 des [[X.].] in der erteilten Fassung nicht hervorgehe, wann genau im [X.]erfahrensablauf die im [X.]erfahrensschritt d vorgesehene mindestens teilweise Expansion der [[X.].] erfolge, erfasse das patentgemäße [X.]er-fahren sowohl Ausführungsformen, bei denen nahezu die gesamte Expansion bereits vor dem Austritt der Polymermasse aus der [[X.].] stattfinde, als auch Ausführungsformen, bei denen nur eine geringfügige Expansion vor dem Austritt aus der Düse und die vollständige Expansion erst nach dem Austritt aus der Düse erfolge. Da das Merkmal, dass die [[X.].] [[X.].] vollständig geschmolzen sein müsse, bevor die expandierbaren polyme-ren [[X.].] zugesetzt würden, nicht zu berücksichtigen sei, könne auch dahinstehen, dass die Temperaturführung in den Ausführungsbeispielen der [[X.].], in denen die Temperaturen im Extrusionszylinder bei 395 bis 405
K und damit jedenfalls oberhalb des Schmelz-
bzw. Erweichungsbereichs der einge-setzten Polyethylene lägen, sich nicht wesentlich von der Temperaturführung in den Ausführungsbeispielen des [[X.].] unterscheide.
Das [X.]erfahren gemäß Patentanspruch
1 sei auch gegenüber der Ab-handlung von [[X.].], [[X.].], Seminar-beitrag 19.
Februar
1998, [[X.].]. ([[X.].]), nicht neu. Diese Ab-handlung befasse sich mit dem Aufschäumen von Polymermassen mittels "Ex-43
44
-
22
-
pancel"-[[X.].]. Sie betreffe

wie sich bereits aus ihrem Titel ergebe

Produkte eines [X.]erfahrens mit den Kriterien der [[X.].] und 3 und offenbare auch die übrigen Merkmale von Patentanspruch
1. So expandierten die [[X.].] schon teilweise im Extruderzylinder und damit vor dem Austritt aus der [[X.].], womit auch die Merkmale 5 und 6 offenbart seien. Die aufgabenhaft gehaltenen Merkmale der Merkmalsgruppe 4, wonach das [[X.].] der geschmolzenen [[X.].] und der ex-pandierbaren polymeren [[X.].] hinsichtlich Temperatur und Scherge-schwindigkeit unter solchen Prozessbedingungen durchzuführen sei, dass eine expandierbare, extrudierbare Masse entstehe, stellten Selbstverständlichkeiten bei der Extrusion von Thermoplasten mit [[X.].] dar, die sich für den Fachmann auch aus den Temperaturangaben und den ihm geläufigen Erwei-chungs-
und [[X.].]en der in der [[X.].] verwendeten thermoplastischen Elastomere ergäben. Insoweit stünden fehlende Ausführungen in der [[X.].] hier-zu der Annahme der fehlenden Neuheit nicht entgegen. Entsprechendes gelte in Bezug auf Merkmal 2, das die [[X.].] ebenfalls nicht ausdrücklich erwähne.
Selbst wenn man mit der
Beklagten von der Neuheit des Gegenstands von Patentanspruch
1 ausginge, sei die Patentfähigkeit jedenfalls deshalb zu verneinen, weil die [[X.].] dem Fachmann das erfindungsgemäße [X.]erfahren [[X.].] habe. Die Entgegenhaltung [[X.].] gebe nicht nur die Anregung, Extru-date aus geeigneten thermoplastischen Zusammensetzungen als [[X.].] und expandierbaren und extrudierbaren polymeren [[X.].] [[X.].], sondern vermittle eine ausreichende technische Lehre, so dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres zu den für den [[X.].] mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 des [[X.].] habe gelangen können.
45
46
-
23
-
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei aber selbst bei Berücksichti-gung des Merkmals "geschmolzene [[X.].]"
im Hinblick auf die im Rahmen der erneuten [X.]erhandlung vor dem Patentgericht von der Klä-gerin als weitere Entgegenhaltung eingeführte internationale Anmeldung WO
97/47681 (E19) nicht patentfähig.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand.
Entgegen der Annahme des Patentgerichts wird der Gegenstand von Patentan-spruch
1 in der verteidigten Fassung zwar nicht durch die [[X.].] Offenle-gungsschrift 195
31
631 ([[X.].]) vorweggenommen.
Die Entgegenhaltung [[X.].] betrifft ein [X.]erfahren zur Herstellung von thermoplas-tischen Kunststoffschäumen mit syntaktischer Schaumstruktur, bei dem han-delsübliche Massenkunststoffe unter [X.]erwendung von mit Gas oder Flüssigkeit gefüllten, thermoplastischen, unter Wärmeeinwirkung expandierenden Mikrobal-lons in einem Extruder gemischt und aufgeschäumt werden ([[X.].]
1 Z.
1-12).
Die expandierbaren Mikroballons bestehen in den Ausführungsbeispielen aus einer Polyacrylnitrilhülle und ca. 18 Gewichtsprozent eingeschlossenem [[X.].]; dies entspricht den Merkmalen 1.1 und 3. Sie werden mit einer [[X.].], der kein Lösungsmittel zugesetzt wird, in einem Extruder ver-arbeitet (Merkmale 1.3 und 2).
Nach der [[X.].]eibung ist das [X.]erfahren nach der [[X.].] dadurch gekennzeich-net, dass den zu verarbeitenden [[X.].]kunststoffen mit hohen [[X.].]
oder Schmelztemperaturen Komponenten beigemischt werden, die bereits vor Erreichen der Temperaturen, bei denen die [[X.].] expandieren, [[X.].] bilden. Durch die früh gebildeten [[X.].] soll der Auf-47
48
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51
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24
-
bau von Druck noch vor dem (vollständigen) Schmelzen der [[X.].]polymere ermöglicht und die Expansion der Mikroballons im Extruder oder der [[X.].] während der Existenz fester, höherschmelzender [[X.].]kunst-stoffanteile wirksam verhindert und ferner die Einwirkung von [[X.].] auf die [[X.].] weitgehend vermieden werden ([[X.].]
4 Z.
22-39). Das Expansi-onsvermögen der [[X.].] soll so für das scherwirkungsfreie Stadium nach dem [X.]erlassen der
[[X.].] bewahrt und zur Ausbildung der angestrebten syntaktischen Schaumstrukturen nahezu vollständig nutzbar gemacht werden ([[X.].]
4 Z.
43-47). Damit sind auch die Merkmalsgruppe 4 und Merkmal 5 ver-wirklicht.
Entgegen der Auffassung der Beklagten offenbart die [[X.].] auch das Merkmal
6. Zwar besteht der Grundgedanke der [[X.].] darin, einer vorzeitig, d.h. vor dem [X.]erlassen der [[X.].], eintretenden Expansion der [[X.].] aufgrund der zum Aufschmelzen des Polymers erforderlichen Temperatur durch Druck-aufbau entgegenzuwirken. Wie sich jedoch insbesondere der [[X.].]eibung der Beispiele 2, 3 und 7 entnehmen lässt, ermöglicht das erfindungsgemäße [X.]er-fahren die nahezu vollständige
(Beispiele 2 und 3) oder hochgradige
(Beispiel 7) Nutzung des Expansionsvolumens der Mikroballons zur Bildung der syntakti-schen Schaumstruktur. Danach kann praktisch nicht ausgeschlossen werden, dass [[X.].] bereits vor dem Austritt aus der [[X.].] zumindest teil-weise expandieren. Bestätigt wird dies auch durch
die Ausführungen in
[[X.].] ([[X.].]. [[X.].] "Extrusion"
Abs. 2). Dort heißt es, dass die Expansion zwar [[X.].] hinter der Düse stattfinden solle, wenn der Druck abfalle. Die zum [[X.].] verschiedener Polymere geeigneten
Expancel-[[X.].]
begän-nen aber schon
im Extrusionszylinder ein wenig zu expandieren ("start to ex-pand a little already in the barrel"). Damit ist
Merkmal 6 verwirklicht. Denn es erlaubt, wie vom Patentgericht zutreffend ausgeführt, weder eine Quantifizie-rung des Anteils von [[X.].], die erfindungsgemäß bereits vor Austritt aus 52
-
25
-
der Düse expandiert sein sollen, noch eine Quantifizierung des Ausmaßes der Expansion.
Nicht offenbart ist jedoch Merkmal 1.2. In Beispiel 6 der [[X.].] werden zunächst die [[X.].] gemischt, die aus einem Polyethylenpulver mit einem Schmelzpunkt von ca. 380 K und einem Granulat bestehen, das sich zu glei-chen Teilen aus einem linearen Polyethylen niederer Dichte (LLD-PE) und ei-nem hochmolekularen Polyisobutylen zusammensetzt, das als unter Normalbe-dingungen bereits hochviskos fließfähig bezeichnet wird. Sodann werden [[X.].] homogen untergemischt und es erfolgt die [X.]erarbeitung auf dem Extruder, wie zu Beispiel 1 geschildert. Danach enthält die Polymerzusammen-setzung zwar bereits fließfähige Anteile. Sie
ist jedoch nicht insgesamt fließfä-hig in dem Sinn wie Merkmal 1.2 nach den vorstehenden Erörterungen zu [[X.].] ist.
Der Gegenstand der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentan-spruch
1 beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, sondern war dem Fachmann, dessen Definition durch das Patentgericht die Parteien nicht in Zweifel ziehen, durch die US-Patentschrift 5
100
728 ([[X.].]) nahegelegt.
Die [[X.].] beschreibt Haftklebebänder und ihre Herstellung und insbesondere geschäumte Haftklebebänder mit einer [[X.].] auf Acryl-
oder Kaut-schukbasis ([[X.].] 2 Z. 18-20), die extrudiert wird ([[X.].] 3 Z. 8-15). Genannt werden insbesondere [[X.].] aus [[X.].] unterschiedlich nied-riger Glasübergangstemperaturen ([[X.].] 5 Z. 5-19). Die Trägerschicht umfasst [[X.].] niedriger Dichte ([[X.].] 2 Z. 13-15), die aus Keramik, Polymer, Glas, Kohlenstoff oder einem anderen geeigneten Material bestehen und fest, hohl oder porös, starr oder elastisch und klebrig oder nicht klebrig sein können ([[X.].]
2 Z. 25-31, [[X.].] 6 Z. 31-50). Hohle [[X.].] werden bevorzugt, besonders 53
54
55
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26
-
bevorzugt werden hohle Keramikmikrokugeln, da sie hohe Bruchfestigkeit auf-wiesen und im Allgemeinen preisgünstiger seien als Glas-, Polymer-
und Koh-lenstoffmikrokugeln ([[X.].] 7 Z. 12-17). Es können

wie im Streitpatent (vgl. dort Abs.
12 der [[X.].]eibung)

zusätzliche Füllstoffe verwendet werden, und sämtliche Komponenten können gemischt in den Extruder gegeben werden. Es ist jedoch auch möglich, einen oder mehrere der Füllstoffe erst der bereits im Extrusionszylinder befindlichen [[X.].] zuzugeben. Enthält der Füllstoff zerbrechliche [[X.].] niedriger Dichte, wird es bevorzugt, ihn am hinteren Ende des Extruders ("at the downstream end") zuzugeben, um die Bruchgefahr zu vermindern ([[X.].] 10 Z. 62-67).
Die [[X.].] bezieht sich danach zwar nicht auf expandierbare [[X.].], offen-bart dem Fachmann aber ein [X.]erfahren, das für empfindliche, leicht zerbrechli-che Mikroglaskugeln die Bruchgefahr mindert, indem diese erst am
hinteren Ende des Extruders ("at the downstream end") zugegeben werden. Sie zeigt dem Fachmann überdies, dass [[X.].] unterschiedlicher Art, insbesondere auch Polymerhohlkugeln, verwendet werden können. Dies gab ihm Anlass, auch expandierbare Hohlkugeln in Betracht zu ziehen.
Der Fachmann, der anstelle von Mikroglaskugeln expandierbare [[X.].] verwenden will, wusste aus der Technischen Mitteilung Nr.
24 des [[X.].] ([[X.].]), dass ein Zusammenhang zwischen der Temperatur und der [X.]erweildauer im Extruder sowie dessen [[X.].] besteht und die Einstellung dieser Parameter das [X.]erhalten der [[X.].] beeinflusst (S.
4 lk. [[X.].] Abschnitt: "[[X.].]"
und "Other Process Parameters -
Extrusion"). So wird dem Fachmann in diesem Mitteilungsblatt geraten, am unteren Ende der empfohlenen Temperaturen zu arbeiten. Eine geringere Temperatur verlängere

so heißt es dort weiter

allerdings die [X.]er-weildauer im Extruder. Diese könne zwar verkürzt werden, wenn der Extruder 56
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-
27
-
bei höherer Geschwindigkeit arbeite. Eine hohe Geschwindigkeit erzeuge aber wiederum Reibungswärme und starke Scherkräfte, die die [[X.].] beschä-digen oder zerstören könnten. Da expandierbare [[X.].] damit in ähnlicher Weise wie Mikroglaskugeln empfindlich auf zu hohe Temperaturen oder zu starke Scherkräfte reagieren, hatte der Fachmann Anlass, das in der [[X.].] be-schriebene Extrusionsverfahren auch auf
die Extrusion von Polymerzusam-mensetzungen mit
expandierbaren [[X.].] anzuwenden, weil für ihn er-kennbar war, dass er durch spätere Zuführung der [[X.].] die geringere [X.]iskosität der bereits erwärmten [[X.].] vorteilhaft nutzen konnte. Zudem konnte er auf diese Weise einer zu starken Erwärmung der [[X.].] vorbeugen, woran ihm gerade bei expandierenden [[X.].] gele-gen sein musste.
Patentanspruch 15 ist nicht gesondert zu prüfen. Das Patentgericht führt unbe-anstandet von der Berufung aus, dass die Beklagte ihre Haupt-
und Hilfsanträ-ge als geschlossene Anspruchssätze verstanden wissen wolle.
Schließlich hat das Streitpatent auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand.
a)
Mit Hilfsantrag
I wird der [X.]erfahrensschritt a formal in zwei Abschnit-te aufgeteilt, wobei der Abschnitt a sich nunmehr ausschließlich auf die Poly-merzusammensetzung bezieht und Abschnitt b die Beschaffenheit der [[X.].] beschreibt und um den Zusatz "and adding the unexpanded polymeric microspheres to the molten polymer composition"
ergänzt wird. Damit wird die in den Merkmalen 1.2 und 4 der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung zum Ausdruck kommende Reihenfolge der [X.]erfahrensschritte ausdrücklich ge-nannt. Eine sachliche Änderung ist damit nicht verbunden. Ferner soll dem bis-herigen [X.]erfahrensschritt b, nunmehr c, das Merkmal "without causing
the ex-58
59
60
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28
-
pandable microspheres to expand or break"
hinzugefügt werden. Neu eingefügt werden soll [X.]erfahrensschritt d, der wie folgt lautet: "transferring the expandab-le extrudable composition to an extrusion die". Auch diese Merkmale enthalten keine Einschränkungen gegenüber dem Hauptantrag, sondern werden dort
vorausgesetzt, wenn nach den Merkmalen 4.1 und 4.2 eine extrudierbare und expandierbare Zusammensetzung gebildet werden soll, die nach Merkmal 5 durch eine Düse extrudiert wird. Mithin können auch sie
die Patentfähigkeit nicht begründen.
Schließlich soll der Gegenstand von Patentanspruch
1 (entsprechend Patentanspruch 15 des [[X.].]) auf die Herstellung eines klebenden Po-lymerschaums (adhesive polymer foam) beschränkt werden, wobei die Poly-merzusammensetzung ein "acrylate or methacrylate adhesive polymer or copo-lymer"
umfassen soll (Hinzufügung bei [X.]erfahrensschritt f).
Der Einsatz des [X.]erfahrens nach Patentanspruch 1 zur Herstellung eines klebenden [[X.].]s unter [X.]erwendung eines (Meth-)Acrylat-(Co-)Polymers war dem Fachmann jedoch ausgehend von der Entgegenhal-tung [[X.].] nahegelegt, die eine Haftklebepolymermatrix auf [[X.].]. Wie die Entgegenhaltung [[X.].] dokumentiert ([[X.].], S.
2 Tabelle
1), war dem Fachmann bekannt, dass entsprechende [X.]erfahren auch zur Herstellung eines klebenden [[X.].]s eingesetzt werden können.
b)
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der Fassung Hilfsantrags
II ist ebenfalls nicht patentfähig. Hilfsantrag
II entspricht im Wesentlichen Hilfsan-trag
I, wobei der Gegenstand von Patentanspruch
1 auf Hot-Melt-[[X.].] eingeschränkt ist und das in [X.]erfahrensschritt c mit Hilfsantrag
I aufgenommene Merkmal "without causing the expandable microspheres to expand or break"
wieder gestrichen werden soll. Die [X.]erwen-61
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63
-
29
-
dung von Hot-Melt-[[X.].] ist dem Fachmann beispiels-weise aus der [[X.].] bekannt. Dort wird u.a. das auch im Streitpatent als für die [[X.].] des Schaums brauchbar erachtetes Ethylenvinylacetat ([[X.].], vgl. [[X.].]. Abs.
48) als ein zur Extrusion mit Expancel-[[X.].] kompatib-les Polymer genannt. Ebenso ist dem Fachmann die [X.]erwendung von Hot-Melt-Zusammensetzungen aus der [[X.].] bekannt ([[X.].]
5 Z.
31; [[X.].]
14 Z.
23-28).
c)
Ebenso wenig ist der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der [[X.].] des Hilfsantrags
III patentfähig. Dieser Hilfsantrag setzt auf Hilfsantrag
II auf, wobei bei [X.]erfahrensschritt b am Ende das Merkmal "and adding the unex-panded
polymeric microspheres to the molten polymer composition"
durch das Merkmal "and adding the expandable
polymeric microspheres to the molten polymer composition"
ersetzt wird. Der Austausch der Begriffe "unexpanded"
und "expandable"
ist ohne sachliche Bedeutung. Ferner soll nach Hilfsantrag

III folgender [X.]erfahrensschritt d aufgenommen werden: "wherein the temperature during melt mixing is controlled to a value insufficient to cause expandable mi-crospheres to expand". Dass die [[X.].] möglichst nicht schon während des [[X.].] expandieren sollen, ergibt sich für den Fachmann bereits aus der [[X.].]
([[X.].]
4 Z.
22-39 und Z.
43-47).
Die Ersetzung des Begriffs "a plurality"
durch "most"
im letzten [[X.].] ("at least partially expanding most of

") kann die Patentfähigkeit ebenfalls nicht begründen. Abgesehen davon, dass es diesem Kriterium bereits an der erforderlichen Klarheit fehlen dürfte, ist es in der Praxis nicht ausge-schlossen, dass [[X.].] zum größeren Teil bereits vor dem Austritt aus der [[X.].] zumindest teilweise expandieren. So wird in der [[X.].] ([[X.].]. [[X.].] "Extrusion"
Abs.
2) ausgeführt, dass die Kugeln schon im Extrusionszylinder ein
wenig zu expandieren begännen ("start to expand a little already in the barrel").
64
65
-
30
-
d)
Hilfsantrag
[X.] übernimmt im Wesentlichen die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch
1 mit der Maßgabe, dass die [[X.].] stromabwärts in den Extruder gegeben werden ("feeding a polymer com-position comprising an acrylate or methacrylate adhesive polymer or copolymer and downstream adding a plurality of expandable polymeric microspheres"). Dieses Merkmal ist zu 3 b bereits abgehandelt.
e)
Hilfsantrag
[X.] entspricht Hilfsantrag [X.], ist im Unterschied zu diesem aber auf Hot-Melt-[[X.].] beschränkt. Die Ausführungen zu Hilfsantrag II, der ebenfalls Hot-Melt-[[X.].] zum [[X.].] hat, und zu Hilfsantrag [X.] gelten entsprechend.
f)
Hilfsantrag
[X.]I entspricht Hilfsantrag
I, wobei lediglich das Merkmal "wherein the polymer composition comprises an acrylate or methacrylate [[X.].] polymer or copolymer"
von [X.]erfahrensschritt f in den [X.]erfahrensschritt a verschoben werden soll. Da es sich hierbei lediglich um die [[X.].]eibung einer möglichen Zusammensetzung des verwendeten Polymers handelt, nicht aber um eine Änderung des [[X.].], unterscheidet sich Hilfsantrag
[X.]I damit in der Sache nicht von Hilfsantrag
I. Damit ist
die Patentfähigkeit des [[X.].]s von Patentanspruch
1 aus den
zu Hilfsantrag
I angeführten Gründen nicht gegeben.
g)
Hilfsantrag
[X.]II ergänzt Hilfsantrag
[X.]I um den [X.]erfahrensschritt d aus Hilfsantrag
III "wherein the temperature during melt mixing is controlled to a va-lue insufficient to cause expandable microspheres to expandden [X.]erfahrensschritt g -
wie schon Hilfsantrag
III -
weiter dahin, dass nicht eine Mehrzahl, sondern die meisten ("most"
statt "a plurality") der expandierbaren polymeren [[X.].] zumindest teilweise expandiert sind, bevor die expan-dierbare extrudierbare Zusammensetzung die Düse verlässt. Auch in dieser 66
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68
69
-
31
-
Fassung ist Patentanspruch 1 aus den zu den [[X.].] und III dargeleg-ten Gründen nicht rechtsbeständig.
h)
Hilfsantrag
[X.]III entspricht Hilfsantrag
[X.]II und sieht darüber hinaus ei-nen neuen [X.]erfahrensschritt h vor: "further comprising crosslinking the expand-able extrudable composition or the polymer adhesive foam". Die [X.]ernetzung der [[X.].] ist dem Fachmann aus der [[X.].] ([[X.].]
5 Z.
54-68) bekannt und stellt daher eine naheliegende Weiterbildung des [X.]erfahrens dar.
Die Hilfsanträge
I[X.], [X.] und [X.]I unterscheiden sich von den [X.], [X.] und [X.] nur durch den Wegfall der Erzeugnisansprüche und bedürfen daher nach dem [X.]orstehenden keiner gesonderten Erörterung.
70
71
-
32
-
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] in [X.]erbindung mit §
97 Abs.
1 ZPO.

Meier-Beck

[[X.].]

[[X.].]

Deichfuß

Kober-Dehm

[X.]orinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 26.02.2013 -
3 Ni 28/09 ([X.]) -

72