Bundespatentgericht, Urteil vom 09.05.2018, Az. 6 Ni 5/17 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der internationalen Anmeldung PCT/[X.]/00396 vom 20. Juli 2000, veröffentlicht als [X.] am 8. Februar 2001, unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Anmeldung [X.] 139499 vom 28. Juli 1999 erteilten [X.] Patents 1 200 853 (Streitpatent).

Das beim [X.] unter dem Aktenzeichen 500 01 460 geführte Streitpatent trägt die Bezeichnung

„[X.] ZUR BESTiMMUNG VON RÄUMLi[X.]EN [X.] UND ORiENTiERUNGEN“

und umfasst in der geltenden Fassung 13Patentansprüche. Mit ihrer mit Schriftsatz vom 16. März 2016 eingereichten Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang.

Die angegriffenen erteilten nebengeordneten Patentansprüche 1, 9 und 10 sowie die zum Verständnis der Patentansprüche 9 und 10 erforderlichen abhängigen Ansprüche 2 bis 6 lauten in der Verfahrenssprache:

1. Verfahren zur Bestimmung der Position und der räumlichen Orientierung eines Objekts (2), insbesondere eines bewegten Objektes (2), mit Hilfe eines Laserstrahls (5) aus einer im Wesentlichen stationären Quelle und mit einer einstellbaren Richtung und mit Hilfe eines am Objekt (2) angeordneten und einen einfallenden Laserstrahl (5) unabhängig vom Einfallswinkel parallel reflektierenden Reflektors (3), wobei der Laserstrahl (5) auf den Reflektor (3) ausgerichtet wird und den Reflektor (3) während einer Bewegung des Objektes (2) durch automatische Nachstellung der Laserstrahlrichtung verfolgt, wobei Messdaten bezüglich der Weglänge des reflektierten [X.] (5) und bezüglich der Richtung des [X.] (5) erzeugt werden und wobei die Position des Reflektors (3) und des Objektes (2) aus diesen Messdaten berechnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzliche Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des Laserstrahls (5) in den Reflektor (3) erzeugt werden und dass die Position und räumliche Orientierung des Objektes (2) anhand der Messdaten bezüglich der Richtung und Weglänge des [X.] (5) und anhand der zusätzlichen Messdaten berechnet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des [X.] (5) in den Reflektor (3) durch einen Positionssensor (12) erzeugt werden, welcher Positionssensor (12) relativ zum Reflektor (3) stationär derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine Austrittsfläche (11) oder Austrittsöffnung des Reflektors (3) austretender zentraler Teil des [X.] (5) auf den Positionssensor trifft und darauf ein Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel (α) korreliert ist.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt stationär angeordnet ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt (2) eine einstellbare Orientierung hat und dass zusätzliche Messdaten bezüglich der [X.] erzeugt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt (2) um mindestens eine Achse (x, y) senkrecht zu seiner optischen Achse (z) drehbar am Objekt (2) angeordnet ist und dass zusätzliche Messdaten bezüglich der [X.] relativ zum Objekt (2) erzeugt werden, indem mindestens ein Verdrehwinkel (ß) des Reflektors um diese mindestens eine Achse (x, y) gemessen wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor durch Einstellung seiner Orientierung relativ zum Objekt (2) grob auf den Laserstrahl (5) ausgerichtet wird und dass die Position und räumliche Orientierung des Objektes (2) anhand der Messdaten bezüglich der Richtung und der Weglänge des [X.] (5) und anhand der zusätzlichen Messdaten sowohl bezüglich des Einfallswinkels (α) als auch bezüglich der [X.] relativ zum Objekt (2) berechnet wird.

9. Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 3, welche Anordnung einen im wesentlichen stationären [X.] (i) mit einem Laser, mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den Laser erzeugten [X.] (5), mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Weglänge des reflektierten [X.] (5) und Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Richtung des [X.] (5) sowie einen am Objekt (2) angeordneten Reflektor (3), der den Laserstrahl (5) des [X.]s (1) parallel reflektiert, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (3) mit einer unveränderbaren Orientierung relativ zum Objekt an diesem angeordnet ist und dass die Anordnung zusätzlich Mittel zur Erzeugung von zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des [X.] (5) auf den Reflektor (3) und Mittel zur Berechnung der Position und räumlichen Orientierung des Objekts (2) anhand der Messdaten bezüglich der Richtung und der Weglänge des [X.] (5) und anhand der zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallwinkels (α) aufweist.

10. Anordnung zu Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 6, welche Anordnung einen im wesentlichen stationären [X.] (1) mit einem Laser mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den Laser erzeugten [X.] (5), mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Weglänge des reflektierten [X.] (5) und Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Richtung des [X.] (5) sowie einen am Objekt (2) angeordneten Reflektor (3), der den Laserstrahl (5) des [X.]s (1) parallel reflektiert, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (3) mit einer einstellbaren Orientierung relativ zum Objekt (2) an diesem angeordnet ist und dass die Anordnung zusätzlich Mittel zur Erzeugung von zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des [X.] auf den Reflektor (3) Mittel zur Erzeugung von zusätzlichen Messdaten bezüglich der einstellbaren Orientierung des Reflektors (3) relativ zum Objekt (2) und Mittel zur Berechnung der Position und räumlichen Orientierung des Objekts (2) anhand der Messdaten bezüglich der Richtung des [X.] (5) und anhand der zusätzlichen Messdaten aufweist.

Wegen des Wortlauts der jeweils auf einen oder mehrere der vorhergehenden Patentansprüche rückbezogenen abhängigen Ansprüche 7, 8 und 11 bis 13 wird auf die Akte Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären sei. Dies stützt sie zum einen auf die Schriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

[X.] [X.] 4,714,339 A

D2 DD 295 229 A

D3 [X.] 4,707,129 A

D4 [X.] 98/07012 [X.]

D5 [X.] 4,895,440 A

[X.] “Final report on a Next generation Laser Tracking Systems for Robot Position Measurement”, [X.] Phase ii SBiR, mit Datum 10.06.1998

[X.] Auszug aus Handbuch zu dem Abschlussbericht nach [X.]

D8 A…, [X.] Tracking System [X.] Version 1.1

Darüber hinaus macht sie mehrere offenkundige Vorbenutzungen geltend.

Hierzu behauptet sie zum einen, dass der in den Schriften [X.] und [X.] beschriebene Gegenstand von ihr im Auftrag der [X.] entwickelt und vor dem [X.] des Streitpatents der Öffentlichkeit – und zwar zum einen durch die Lieferung des von ihr entwickelten Geräts an die [X.] und zum anderen durch eine zuvorige öffentliche Vorführung und Präsentation an der [X.] im Frühling 1998 – zugänglich gemacht worden sei. Hierzu hat sie neben den bereits erwähnten Schriften [X.] und [X.] noch folgende Dokumente vorgelegt:

[X.] Eidesstattliche Versicherung des Herrn

C… mit Übersetzung ([X.]-Ü)

K7 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. L…

mit Übersetzung (K7-Ü)

K8 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. L1…

mit Übersetzung (K8-Ü)

K9 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. M…

mit Übersetzung (K9-Ü)

[X.] Technische Zeichnung („Exhibit B“)

K11 Ausdruck aus der [X.] Homepage o. D.

[X.] [X.]-Gesetz 97-219 vom 22.07.1982

K14 Auszug aus den [X.]-Kongress-Dokument S.2941

K15 Auszug aus der [X.] Homepage vom 25.11.2016

K16 [X.] der [X.] aus dem Jahr 2002

Zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung hat sie die Verfasser der eidesstattlichen Versicherungen nach [X.] bis K9 auch als Zeugen benannt.

Des Weiteren behauptet sie, [X.] seien bereits vor dem [X.] an die [X.] und an die [X.] verkauft worden. Hierzu legt sie Bilder der angeblich verkauften Gegenstände vor. Für den Verkauf an die [X.] beruft sie sich auf die

K17 Korrespondenz zwischen [X.]… und Herrn D…, [X.]

Für den Verkauf an die [X.] hat sie mit Schriftsatz vom 12. April 2018, der am selben Tag bei Gericht eingegangen ist, die Vernehmung des [X.] angeboten und sich zusätzlich auch auf die

[X.] Declaration Of Facts des Herrn Q… (ohne Datum) nebst Anlagen (Fotos und User Manual for The Single Beam Laser Tracking System [X.] Version 1.1)

berufen.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 1 200 853 mit Wirkung für die [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Patent mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrag 1 verteidigt wird.

Der Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung im Wesentlichen dadurch, dass gegenüber dieser der erteilte Patentanspruch 1 gestrichen ist.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin, dass das Streitpatent aufgrund der von dieser angeführten Dokumente [X.] bis [X.] nicht patentfähig sei, im Einzelnen entgegen. Darüber hinaus bestreitet sie auch die von der Klägerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen und macht hierzu u. a. geltend, die Lieferung eines von der Klägerin entwickelten Gerätes an ihre Auftraggeberin, die [X.], unterliege typischerweise der (expliziten oder impliziten) Geheimhaltung. Die angebliche Vorführung des Geräts in den Laboratorien des am Projekt beteiligten Mutterunternehmens der Klägerin (A…) könne nicht öffentlich gewesen sein und aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht, welcher Gegenstand bei den von der Klägerin behaupteten bzw. in der [X.] erwähnten Vorführungen wann, wie und durch [X.] gezeigt worden sei. Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Beklagte vorgelegt:

[X.] Internetauszug der allgemeinen Projektbedingungen der SBiR

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 16. Januar 2018 mit einer Stellungnahmefrist auf den Hinweis bis zum 1. März 2018, die auf Antrag der Klägerin bis zum 15. März 2018 verlängert wurde, und einer weiteren Frist zur Stellungnahme auf das Vorbringen der Gegenseite bis zum 12. April 2018 zugeleitet. Auf den Hinweis wird Bezug genommen.

Der Senat hat aufgrund des in der mündlichen Verhandlung vom 9. Mai 2018 verkündeten [X.] den nach § 273 ZPO zugeladenen [X.] vernommen sowie die von diesem mitgebrachten Unterlagen in Augenschein genommen; wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet; denn während das Streitpatent in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären ist, weil insoweit der mit ihr geltend gemachte [[[X.].].] der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ besteht, erweist es sich in der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 als schutzfähig, weil gegenüber dieser Fassung, mit welcher die Beklagte ihr Patent zulässig verteidigt, keine Nichtigkeitsgründe gegeben sind.

I. [[X.].]um Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Messtechnik und betrifft ein Verfahren und Anordnungen zur Bestimmung der räumlichen Position und Orientierung von Objekten, insbesondere von bewegten oder bewegbaren Objekten.

Das Streitpatent geht in den Absätzen 0002 bis 0009 von einem als bekannt beschriebenen Stand der Technik aus, wonach die räumliche Position eines bewegten Reflektors mit einem Laserstrahl aus einer im Wesentlichen stationären Quelle und mit einer auf den Reflektor einstellbaren und vermessbaren Richtung verfolgt und eine neue Position des Reflektors anhand einer erfassten Richtungsveränderung und einer interferometrisch bestimmten Abstandsveränderung bestimmt würde. Derartige Messmethoden würden beispielsweise verwendet, um Oberflächen auszumessen, über die ein Reflektor bewegt wird, oder um bewegte Objekte zu steuern, an denen ein Reflektor angeordnet ist. Die mit den vorgenannten Verfahren vermessbaren Bewegungen sind nach der Darstellung im Streitpatent aber dadurch eingeschränkt, dass der Reflektor üblicherweise eine beschränkte Frontfläche habe, auf die der Laserstrahl fallen muss, damit eine Reflexion gewährleistet ist. Das heiße nicht nur, dass sich zwischen Laser und Reflektor kein Hindernis befinden dürfe, sondern auch, dass die Frontfläche des Reflektors immer gegen den Laser gewandt sein müsse.

Wie das Streitpatent weiter ausführt, würden im Stand der Technik für den Fall, dass zusätzlich zur Position des Reflektors oder eines Objektes, an dem der Reflektor angeordnet ist, auch eine räumliche Orientierung des Reflektors oder Objekts bestimmt werden soll, auf dem Objekt oder auf einem entsprechend einsetzbaren Werkzeug zusätzlich zum oben genannten Reflektor weitere Reflektoren oder Lichtpunkte angeordnet und mit beispielsweise einer digitalen Kamera, deren optische Achse an die [[[X.].].] angepasst ist, die Anordnung der zusätzlichen und illuminierten Reflektoren oder der Lichtpunkte abgebildet. Aus einem Vergleich der effektiven Anordnung der Reflektoren oder Lichtpunkte und dem registrierten Bild dieser Anordnung könnten dann Parameter der räumlichen Orientierung des Objektes (z. B. [[[X.].].] bezüglich orthogonaler Achsen) berechnet werden.

[[[X.].].] genannt wird, und mit einem Reflektor verwendet, wobei das Messsystem gegebenenfalls auch ein Bildaufnahmegerät und eine Anordnung weiterer Reflektoren oder Lichtpunkte aufweisen kann. Als Beispiel für eine derartige Anordnung verweist das Streitpatent auf die Publikation WO 97/14015 [[X.].]. Die wesentlichen Bestandteile des angewendeten [[[X.].].]s seien ein Laser zur Erzeugung des Laserstrahls, eine einstellbare [[X.].]einrichtung zur Ausrichtung des [[[X.].].] auf den Reflektor und zur Verfolgung eines bewegten Reflektors und ein Interferometer. Mit [[[X.].].] kooperierende Reflektoren seien üblicherweise retroreflektierende Tripelprismen ([[[X.].].] mit Würfelecken-förmiger Spitze und beispielsweise runder Basis- oder Frontfläche, die senkrecht zur Symmetrieachse oder optischen Achse des [[[X.].].]s steht) oder gegebenenfalls [[[X.].].] (bestehend aus drei rechtwinklig zusammengebauten [[X.].]n, die eine hohle Würfelecke bilden). Derartige Reflektoren reflektierten ein einfallendes Parallelstrahlenbündel in sich und zwar unabhängig vom Einfallswinkel.

Einfallswinkel des Laserstrahls auf die Basisfläche des Tripelprismas auf einen Bereich von maximal ca. 20° zur Senkrechten beschränkt werde, in welchem Bereich die genannten Abhängigkeiten für gängige Messungen vernachlässigbar seien. Eine derartige Einfallswinkelbeschränkung werde beispielsweise realisiert, indem die Frontfläche des Tripelprismas derart versenkt angeordnet werde, dass ein Strahl mit einem größeren Einfallswinkel nicht mehr auf die Frontfläche trifft. Die genannte Einfallswinkelbeschränkung verschärfe die Messbedingungen, denn der Laserstrahl müsse für eine Messung in einem recht engen Winkelbereich auf diese Frontfläche des Reflektors fallen.

Um die genannten Beschränkungen insbesondere für interferometrische Distanzmessungen zu eliminieren, werde in der Publikation [[[X.].].]) vorgeschlagen, den Reflektor nicht fest auf dem bewegten Objekt anzubringen, sondern ihn um zwei senkrecht aufeinander stehende Achsen angetrieben verschwenkbar anzuordnen und ihn für die Messungen auf den durch den Tracker erzeugten Laserstrahl immer derart auszurichten, dass der Laserstrahl parallel zur optischen Achse in den Reflektor falle. Die Steuerung der Reflektorausrichtung solle dabei durch eine Ausgestaltung der Spitze des als Reflektor eingesetzten [[[X.].].]s in der Weise erfolgen, dass ein eigens dafür erzeugter Laserstrahl, der auf diesen Spitzenbereich gerichtet sei, nicht reflektiert werde, sondern durch den Reflektor durchtrete und auf einen hinter dem Reflektor angeordneten Positionsdetektor (z. [[[X.].].]: position sensitive diode) treffe. ln einem derart ausgerüsteten System existierten die oben genannten Anwendungsbeschränkungen nicht. Es könne aber nicht für die Bestimmung der räumlichen Orientierung eines Objektes herangezogen werden und es sei mit einem erheblichen apparativen und steuerungstechnischen Aufwand verbunden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent in Absatz 0010 die Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung von Position und Orientierung von insbesondere bewegten oder bewegbaren Objekten mit Hilfe eines im Wesentlichen stationären [[[X.].].]s und eines am Objekt angeordneten Reflektors zu schaffen. Hierfür sollten Verfahren und Vorrichtung einfach und in verschiedensten Anwendungen einsetzbar sein und die genannten Beschränkungen derartiger Bestimmungsmethoden möglichst mildern.

2. Als Lösung schlägt das Streitpatent in der erteilten und nach Hauptantrag verteidigten Fassung mit den nebengeordneten Ansprüchen 1, 9 und 10 ein Verfahren und zwei Anordnungen vor, die sich wie folgt gliedern lassen:

Erteilter Anspruch 1:

1A Verfahren zur Bestimmung der Position und der räumlichen Orientierung eines Objekts (2), insbesondere eines bewegten Objektes (2),

1B mit Hilfe eines Laserstrahls (5)

1C aus einer im Wesentlichen stationären Quelle

1D und mit einer einstellbaren Richtung

1E und mit Hilfe eines am Objekt (2) angeordneten und einen einfallenden Laserstrahl (5) unabhängig vom Einfallswinkel parallel reflektierenden Reflektors (3),

1F wobei der Laserstrahl (5) auf den Reflektor (3) ausgerichtet wird und den Reflektor (3) während einer Bewegung des Objektes (2) durch automatische Nachstellung der Laserstrahlrichtung verfolgt,

1G wobei Messdaten bezüglich der Weglänge des reflektierten [[[X.].].] (5) und bezüglich der Richtung des [[[X.].].] (5) erzeugt werden

1H und wobei die Position des Reflektors (3) und des Objektes (2) aus diesen Messdaten berechnet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1I zusätzliche Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des Laserstrahls (5) in den Reflektor (3) erzeugt werden

1J und dass die Position und räumliche Orientierung des Objektes (2) anhand der Messdaten bezüglich der Richtung und Weglänge des [[[X.].].] (5) und anhand der zusätzlichen Messdaten berechnet werden.

Erteilter nebengeordneter Anspruch 9:

9A Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 3,

9B welche Anordnung einen im wesentlichen stationären [[[X.].].] (1)

9C mit einem Laser

9D mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den Laser erzeugten [[[X.].].] (5),

9E mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Weglänge des reflektierten [[[X.].].] (5)

9F und Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Richtung des [[[X.].].] (5)

9G sowie einen am Objekt (2) angeordneten Reflektor (3), der den Laserstrahl (5) des [[[X.].].]s (1) parallel reflektiert, aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

9H der Reflektor (3) mit einer unveränderbaren Orientierung relativ zum Objekt an diesem angeordnet ist

[[[X.].].] und dass die Anordnung zusätzlich Mittel zur Erzeugung von zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des [[[X.].].] (5) auf den Reflektor (3)

9J und Mittel zur Berechnung der Position und räumlichen Orientierung des Objekts (2) anhand der Messdaten bezüglich der Richtung und der Weglänge des [[[X.].].] (5) und anhand der zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallwinkels (α) aufweist.

Erteilter nebengeordneter Anspruch 10:

10A Anordnung zu Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 6,

9B welche Anordnung einen im wesentlichen stationären [[[X.].].] (1)

9C mit einem Laser

9D mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den Laser erzeugten [[[X.].].] (5),

9E mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Weglänge des reflektierten [[[X.].].] (5)

9F und Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezüglich der Richtung des [[[X.].].] (5)

9G sowie einen am Objekt (2) angeordneten Reflektor (3), der den Laserstrahl (5) des [[[X.].].]s (1) parallel reflektiert, aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

10H der Reflektor (3) mit einer einstellbaren Orientierung relativ zum Objekt (2) an diesem angeordnet ist

[[[X.].].] und dass die Anordnung zusätzlich Mittel zur Erzeugung von zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des [[[X.].].] auf den Reflektor (3),

10J Mittel zur Erzeugung von zusätzlichen Messdaten bezüglich der einstellbaren Orientierung des Reflektors (3) relativ zum Objekt (2)

9J und Mittel zur Berechnung der Position und räumlichen Orientierung des Objekts (2) anhand der Messdaten bezüglich der Richtung des [[[X.].].] (5) und anhand der zusätzlichen Messdaten aufweist.

3. Der zuständige Fachmann, ein Physiker oder Elektrotechniker mit Universitätsabschluss und mehrjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von Lasermesssystemen, wird die Angaben im erteilten Anspruch 1 wie folgt verstehen:

Position eines Objekts (vgl. Merkmale 1A, 1J) erfordert die Bestimmung der Position des Objekts in drei Raumdimensionen, beispielsweise in Bezug auf die drei [[[X.].].] x, y und z. Die Bestimmung bzw. Berechnung der räumlichen Orientierung eines Objekts (vgl. Merkmale 1A, 1J) erfordert die Bestimmung der Drehlage des Objekts in drei Raumdimensionen, beispielsweise in Bezug die drei [[[X.].].] x, y und z (vgl. Streitpatentschrift Spalte 6 [[X.].]eilen 1, 2) oder in Bezug auf die [[[X.].].], [[[X.].].] und Rollachse des Objekts.

Die Position eines Objekts kann mit den im Merkmal 1G genannten Messdaten bestimmt werden, hingegen kann mit den im Merkmal 1I genannten zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des Laserstrahls (5) in den Reflektor (3) allenfalls die räumliche Orientierung des Objekts in Bezug auf zwei von drei [[[X.].].] bestimmt werden. Eine Bestimmung der Drehlage des Objekts um die durch den Laserstrahl aufgespannte Achse ist mit den im Anspruch 1 genannten Messdaten nicht möglich (vgl. [[[X.].].]). Die Bestimmung der Drehlage des Objekts um die durch den Laserstrahl aufgespannte Achse ordnet das Streitpatent offensichtlich den Fähigkeiten des Durchschnittsfachmanns zu, denn auch die Beschreibung enthält hierzu keine Anleitung.

eine im Wesentlichen stationäre Quelle vorzusehen (vgl. Merkmal 1C), liest der Fachmann im [[X.].]usammenhang mit der Anweisung im Merkmal 1D, wonach der Laserstrahl eine einstellbare Richtung haben soll. Demnach umfasst die Quelle sowohl ortsfeste als auch ortsveränderliche Bestandteile. In der Beschreibung des Streitpatents wird etwa auf eine einstellbare [[X.].]einrichtung am Ausgang der Quelle hingewiesen (vgl. Streitpatentschrift Absatz 0005).

Die Richtung des [[[X.].].] (5) (vgl. Merkmal 1G) bestimmt der Fachmann relativ zu der Quelle, beispielsweise als Horizontal- und Vertikalwinkel (Azimut und Elevation). Der Einfallswinkel (α) des Laserstrahls (5) in den Reflektor (3) (vgl. Merkmal 1I) ist der Winkel zwischen dem Laserstrahl und dem Lot auf den Reflektor.

Mit der Bezeichnung als „zusätzliche“ Messdaten wird hinreichend deutlich, dass die im Merkmal 1I genannten Messdaten zusätzlich zu den Messdaten im Merkmal 1G erzeugt werden sollen. Dem steht auch nicht entgegen, dass gemäß dem Ausführungsbeispiel des Streitpatents mit Hilfe des gemessenen Einfallswinkels des [[[X.].].] in den Reflektor die Winkelmessung zur Bestimmung der [[[X.].].] korrigiert werden kann (vgl. Streitpatentschrift Absatz 0034). Um eine Winkelmessung zur Bestimmung der [[[X.].].] mit dem gemessenen Einfallswinkel des Laserstrahls zu korrigieren, müssen beide Messungen ausgeführt werden.

Die Frage, ob das Erzeugen von Messdaten zum fortlaufenden Nachsteuern der Reflektorausrichtung unter den Sinngehalt des Merkmals 1I fällt oder nicht, ist nicht im Rahmen der Auslegung zu entscheiden. Denn Messdaten zum fortlaufenden Nachsteuern der Reflektorausrichtung können unterschiedliche technische Sachverhalte betreffen. Vielmehr wird bei der Betrachtung des Standes der Technik anhand des konkret vorliegenden Sachverhalts im Einzelfall gegebenenfalls zu entscheiden sein, ob Messdaten zum fortlaufenden Nachsteuern der Reflektorausrichtung auch Messdaten bezüglich des Einfallswinkels des Laserstrahls in den Reflektor gemäß Merkmal 1I beinhalten oder nicht.

II. [[X.].]ur erteilten Fassung des Streitpatents (Hauptantrag)

In der erteilten Fassung ist das Streitpatent für nichtig zu erklären, da ihm der [[[X.].].] der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ) entgegensteht, weil es in dieser Fassung gegenüber dem Stand der Technik nach dem von der Klägerin sowohl als Anlage [[[X.].].] als auch als Bestandteil der Anlage [[[X.].].] eingereichten Auszug (Deckblatt, die Seiten 1 bis 4 sowie die [[X.].]eichnungen Figur 1, Figur 6a, Figur 6b und Figur 7) aus dem Benutzerhandbuch „[[X.].]ER MANUAL FOR THE SINGLE BEAM LASER TRACKING S[[X.].]STEM LTS-610 VERSION 1.1“ nicht neu ist.

1. Aufgrund der Beweisaufnahme durch Einvernahme des [[X.].]eugen Q… sieht es der [X.] als erwiesen an, dass die [[[X.].].] vor dem Prioritätstag des Streitpatents, also vor dem 28. Juli 1999, der Öffentlichkeit zugänglich war.

1.1 [[[X.].].] hat ausgesagt, dass er im Oktober 1993 eine Tätigkeit in der Universität von Michigan aufgenommen und Ende 1993, d. h. November/Dezember 1993, oder früh im Jahr 1994, d. h. Januar/Februar 1994, erstmals den [[[X.].].] LTS-610 gesehen habe. Auch wenn er mit dem Ankauf selbst nicht befasst gewesen sei, wisse er aber, dass die Universität den Lasertracker gekauft habe, denn die Universität miete oder lease keine Forschungseinrichtungen. Das einzige Gerät, von dem er wisse, dass es geleast wurde, sei eine Kaffeemaschine.

An das Gerät könne er sich deshalb noch so gut erinnern, weil es ungewöhnlich aussehe, nämlich wie ein Roboter, rot und mit einem kleinen Roboterkopf. Als er den [[[X.].].] erstmals gesehen habe, sei ihm gesagt worden, dass er mit diesem Gerät arbeiten werde. Da viele Personen mit dem Equipment hätten arbeiten müssen, sei das Benutzerhandbuch mehrfach kopiert worden, und jeder, der eine Kopie brauchte, habe diese bekommen. Auch er habe wohl eine Kopie erhalten, welche er mitgebracht habe. Seiner Erinnerung nach habe es mindestens drei Kopien gegeben. Die heute noch vorhandenen Kopien habe er in einem Schrank im Lagerraum gefunden, zu welchem nur er [[X.].]utritt habe.

Dazu, dass auf den der Anlage [[[X.].].] beigefügten Fotos, welche der [[X.].]euge nach eigener Angabe selbst aufgenommen hatte, sich auf dem Typenschild des Geräts das Datum 24. Februar 1995 befindet, hat der [[X.].]euge ausgeführt, dass es sich bei dem noch im Lager des Instituts vorhandenen und von ihm fotografierten Gerät um eine aktualisierte Version handele, weil das erste Gerät, welches er Ende 1993 oder Anfang 1994 zunächst gesehen habe, ein fehlerhaftes Lasersystem gehabt habe, das später ausgetauscht worden sei, nachdem die Fehlerhaftigkeit des zunächst gelieferten Geräts bei der Lieferantin mehrfach gerügt worden sei. [[X.].]war könne er nicht mehr genau sagen, wann der Austausch erfolgt sei, er nehme aber an, dass dies im Frühling 1995 der Fall gewesen sei. Jedenfalls könne er ausschließen, dass der Austausch erst 1996, 1997 oder noch später erfolgt sei, weil die verbesserte Einrichtung für ein Projekt im Jahr 1995 verwendet worden sei.

₆ reduziert worden sei. [[[X.].].] hat dabei – was allerdings nicht protokolliert wurde – ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Lasertracker als bloßes Werkzeug – „wie ein Hammer“ – bei der Durchführung der Forschungsprojekte verwendet worden sei. Die Spitzenzeiten, in denen der [[[X.].].] verwendet wurde, seien dabei die Jahre 1995 bis 1997 gewesen. Vorher sei sehr selten, später praktisch nicht mehr mit dem Gerät gearbeitet worden, weil sich das Forschungsgebiet verändert habe. Ab ca. 1998 bis 2000 sei der [[[X.].].] veraltet gewesen.

1.2 [[[X.].].] hat in der mündlichen Verhandlung zwei von ihm noch aufgefundene Kopien vorgelegt. Durch [[[X.].].] hat der [X.] hierbei festgestellt, dass die Seite 6 der Anlage [[[X.].].], die unstreitig dem Deckblatt der Anlage [[[X.].].] entspricht, mit der ersten Seite des einen vom [[X.].]eugen vorgelegten Benutzerhandbuchs identisch ist. Die weitere Kopie enthält eine laut Aufdruck 1997 von der Firma A… gefaxte zusätzliche Figur 3 mit dem Thema „[[[X.].].]“, teilweise sind die Seiten auch in abweichender Reihenfolge geheftet, und in der zweiten Kopie fehlt eine Seite. Darüber hinaus unterscheiden sich beide Kopien darin, dass die erste einen farbigen Prospekt der Firma L… enthält.

1.3 Der [X.] hat keine Veranlassung, an der Richtigkeit dieser Angaben des [[X.].]eugen zu zweifeln. Er war ersichtlich darum bemüht, nur solche Angaben zu machen, die ihm angesichts des lange zurückliegenden [[X.].]eitraums noch erinnerlich waren, ohne dem etwas hinzuzufügen oder etwas zu verschweigen. An der Glaubwürdigkeit des [[X.].]eugen bestehen seitens des [X.] ebenso wenig Bedenken wie an der Glaubhaftigkeit seiner Aussage. Solche Bedenken sind auch von keiner der Parteien vorgebracht worden.

1.4 Aufgrund der Aussage des [[X.].]eugen steht zur Überzeugung des [X.] (§ 99 Abs. 1 [[[X.].].] i. V. m. § 286 [[X.].]PO) fest, dass ein [[[X.].].] mit den in der [[[X.].].] bzw. der identischen Anlage zur [[[X.].].] genannten Eigenschaften vor dem Prioritätstag des Streitpatents an die Universität Michigan geliefert worden ist. Dabei kann dahinstehen, wann die Lieferung genau erfolgte und wann der gelieferte Lasertracker später nochmals durch Austausch des Lasersystems verändert wurde. Denn aufgrund der glaubhaften Aussage des [[X.].]eugen, dass der [[[X.].].] im Wesentlichen nur in den Jahren 1995 bis 1997 für ein bestimmtes Projekt verwendet wurde und hierbei die in der [[[X.].].] genannten Eigenschaften aufwies, steht zur Überzeugung des [X.] zweifelsfrei fest, dass ein [[[X.].].] mit den Eigenschaften laut der [[[X.].].] auf jeden Fall vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Universität Michigan zur Verfügung stand.

1.5 Da technisch kundige Mitglieder der Universität Michigan als unbeteiligte Dritte von den technischen Eigenschaften des [[[X.].].]s somit jederzeit und unbeschränkt Kenntnis nehmen konnten, sind die der [[[X.].].] entnehmbaren technischen Informationen damit auch als öffentlich zugänglich i. S. d. Art. 54 Abs. 1 EPÜ anzusehen.

1.6 Soweit die Beklagte hiergegen eingewandt hat, es sei von einer konkludenten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen dem Verkäufer und der [[[X.].].] als Käuferin auszugehen, kann der [X.] dem nicht folgen. Denn weder sind aus den Umständen, welche der [[X.].]euge geschildert hat, Tatsachen entnehmbar, welche eine solche Annahme nahelegen könnten, noch hat die – insoweit darlegungs- und beweispflichtige – Beklagte hierfür anderweitige Umstände vorgetragen.

Aus dem bloßen Umstand, dass die [[[X.].].] den gelieferten [[[X.].].] zu Forschungszwecken verwendete, kann eine solche Geheimhaltungsvereinbarung nicht geschlossen werden. Denn nach Aussage des [[X.].]eugen war der [[[X.].].] nicht selbst Forschungsgegenstand, sondern wurde nur als Hilfsmittel bei Forschungen eingesetzt. Damit ist aber auszuschließen, dass – was für eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung vorauszusetzen wäre ‒ auch ohne ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung im Liefervertrag für die Vertragsparteien erkennbare Grundlage des Liefervertrages gewesen sei, dass die Kenntnis technischer Einzelheiten des [[[X.].].] von der [[[X.].].] bzw. ihren mit dem Lasertracker arbeitenden Mitarbeitern nicht an Dritte weitergegeben werden durften. Dass eine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen worden ist, hat die Beklagte weder vorgetragen noch nachgewiesen noch ist dies aufgrund der [[X.].]eugenaussage naheliegend; denn wenn eine solche ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen worden wäre, wäre wohl erforderlich gewesen, dass die [[[X.].].] die mit dem Lasertracker arbeitenden Mitarbeiter und Studenten hierüber unterrichtet hätte; zu einer solchen Unterrichtung hat der [[X.].]euge aber keine Angaben gemacht.

Auch aus der Angabe des [[X.].]eugen, dass es sich um ein damals auf dem Markt neues Gerät mit deutlich erweitertem Messumfang gehandelt habe, das zunächst ein fehlerhaftes, später ausgewechseltes Lasersystem hatte, kann eine stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung nicht gefolgert werden. Denn aus dem bloßen Austausch fehlerhafter Bauteile durch einen Hersteller ergibt sich noch keine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Käufer, da es sich hierbei nur um einen üblichen Gewährleistungsfall handelt, wie er sowohl bei technisch neuen, erstmals auf dem Markt befindlichen Geräten als auch bei solchen, die bereits seit längerem erhältlich sind, jederzeit vorkommen kann.

1.7 Im Ergebnis steht daher zur Überzeugung des [X.] fest, dass die [[[X.].].] zum relevanten Stand der Technik i. S. d. Art. 54 Abs. 1 EPÜ gehört und daher bei der Frage, ob sie der Patentfähigkeit des Streitpatents entgegenstehen kann, heranzuziehen ist.

2. Der Auszug aus dem Benutzerhandbuchs [[[X.].].] beschreibt den [[[X.].].] LTS-610 als 6D-Messgerät, das die Position eines sich bewegenden [[X.].]iels in sechs Freiheitsgraden verfolgt, nämlich in Bezug auf die x-, y-, [[[X.].].], [[[X.].].], [[[X.].].] und Rollachse. Der [[[X.].].] umfasst eine Steuerung (a. 486D[[X.].]-33 computer, b. system controller, c. tracker interface card), eine stationäre Verfolgungseinheit (d. tracking unit) und eine [[X.].]ieleinheit ([[[X.].].], vgl. [[[X.].].] Seite 1 erster Absatz und Figur 1).

Figur 1 aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].]

Der Auszug aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] offenbart alle Anweisungen in den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1. Aus dem Auszug [[[X.].].] ist dem Fachmann in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, nämlich Folgendes bekannt geworden: ein

1A Verfahren zur Bestimmung der Position ([[X.].], [[X.].], [[X.].]) und der räumlichen Orientierung (pitch, [[[X.].].], [[X.].]) eines Objekts (moving target)

(vgl. [[[X.].].] Seite 1 erster Satz: [[X.].] in six axes; namely the [[X.].], [[X.].], [[X.].], pitch, [[[X.].].], [[X.].].),

1B mit Hilfe eines Laserstrahls

(vgl. [[[X.].].] Seite 1 erster Satz: [[X.].])

1C aus einer im Wesentlichen stationären Quelle (tracking unit)

(Die in [[[X.].].] beschriebene Verfolgungseinheit umfasst einen Laser, der innerhalb eines Standzylinders, also stationär, angeordnet ist, vgl. [[[X.].].] Seite 3 drittletzter Absatz [[X.].]eile 6: [[X.].], vgl. Figur 1)

1D und mit einer einstellbaren Richtung

(Die Richtung des Laserstrahls (measuring beam) der Verfolgungseinheit ist mittels eines „tracking mirror device (gimbal)“ einstellbar, vgl. [[[X.].].] Seite 1 vorletzter Absatz: a dual-axis servo-controlled tracking mirror device (gimbal) …, vgl. Seite 3 drittletzter Absatz vierter Satz: [[X.].] … target unit by the gimbal mirror.)

1E und mit Hilfe eines am Objekt angeordneten und einen einfallenden Laserstrahl unabhängig vom Einfallswinkel parallel reflektierenden Reflektors

(vgl. [[[X.].].] Seite 2 dritter Absatz: [[X.].] retroreflector),

1F wobei der Laserstrahl auf den Reflektor ausgerichtet wird

(vgl. [[[X.].].] Seite 3 drittletzter Absatz vierter Satz: [[X.].] … target unit by the gimbal mirror.)

und den Reflektor während einer Bewegung des Objektes durch automatische Nachstellung der Laserstrahlrichtung verfolgt

(vgl. [[[X.].].] Seite 3 letzter Absatz zweiter Satz: [[X.].] in order to maintain the beam constantly lock-on to the target.),

1G wobei Messdaten bezüglich der Weglänge (change of radial distance of the target) des reflektierten [[[X.].].]

(vgl. [[[X.].].] Seite 3 drittletzte Absatz letzter Satz: [[X.].] radial distance of the target.)

und bezüglich der Richtung des [[[X.].].] ([[X.].]) erzeugt werden

(vgl. [[[X.].].] Seite 3 letzter Absatz zweiter und dritter Satz: [[X.].] in order to maintain the beam constantly lock-on to the target. [[X.].] information and the [[X.].] yield the [[X.].], [[X.].], [[X.].] positions of the target.;

Die Winkelstellung des [[X.].]s ([[X.].]) an der Verfolgungseinheit (for the tracking unit) hat einen Bezug zur Richtung des Laserstrahls.)

1H und wobei die Position des Reflektors und des Objektes aus diesen Messdaten ([[X.].], [[X.].]) berechnet wird,

(vgl. [[[X.].].] Seite 3 letzter Absatz vorletzter Satz: [[X.].] information and the [[X.].] yield the [[X.].], [[X.].], [[X.].] positions of the target.

Da der Reflektor am Objekt befestigt ist, gibt die Position des Objekts auch die Position des Reflektors an,

vgl. [[[X.].].] Seite 2 dritter Absatz letzter Satz: [[X.].])

wobei

1I zusätzliche Messdaten (auf Grund des [[X.].] tilt [[X.].]) bezüglich des Einfallswinkels des Laserstrahls in den Reflektor (incoming beam angles) erzeugt werden

(vgl. [[[X.].].] Seite 2 zweiter vollständiger Absatz: a [[X.].] ([[X.].]) tilt [[X.].];

vgl. Seite 3 vorletzter Absatz erster Satz: [[X.].], [[X.].] ([[X.].]) [[X.].] where the incoming beam angles are monitored. [[X.].] servo-system to rotate and maintain the retroreflector perpendicular to the incoming beam at all time.;

Dem Fachmann wird beim Lesen dieser Fundstellen auf Grund der Angabe “at the target“ eindeutig klar, dass der Einfallswinkel am Objekt, und da der Laserstrahl auf den Reflektor am Objekt gerichtet ist, der Einfallwinkel in den Reflektor überwacht werden soll.)

1J und dass die Position und räumliche Orientierung des Objektes

(vgl. [[[X.].].] Seite 1 erster Satz: [[X.].] in six axes; namely the [[X.].], [[X.].], [[X.].], pitch, [[[X.].].], [[X.].].)

anhand der Messdaten bezüglich der Richtung ([[X.].]) und Weglänge des [[[X.].].] ([[X.].])

(vgl. [[[X.].].] Seite 3 letzter Absatz vorletzter Satz: [[X.].] information and the [[X.].] yield the [[X.].], [[X.].], [[X.].] positions of the target.)

und anhand der zusätzlichen Messdaten (combinations of the … and the tilt [[X.].] on the target) berechnet werden

(Die [[[X.].].] lehrt, dass die Kombinationen der Daten der Winkelgeber und der Sensoren an der [[X.].]ieleinheit zu der gesuchten Orientierung des Objekts führt (pitch, [[[X.].].], [[X.].]), vgl. [[[X.].].] Seiten 3 und 4 übergreifender Satz: …the combinations of the encoders and the tilt [[X.].] on the target unit yield the pitch, [[[X.].].], [[X.].] of the target with respect to the tracking unit.).

Die Beklagte wendet sinngemäß ein, die Schrift [[[X.].].] stelle lediglich einen Auszug aus dem Benutzerhandbuch dar. Mangels Kenntnis der übrigen Teile des Benutzerhandbuchs sei ihr die Möglichkeit abgeschnitten, eventuell vorhandene Unterschiede zwischen der Lehre des Benutzerhandbuchs und dem Streitpatent zu erkennen und geltend zu machen. Die auf Seite 3 vorletzter Absatz angesprochene Überwachung der Einfallswinkel (incoming beam angles are monitored) erzeuge jedenfalls kein Messdatum bezüglich des Einfallswinkels, vielmehr werde lediglich die Intensität der eintretenden Strahlung betrachtet, allenfalls werde überwacht, ob ein Einfallswinkel von 0° vorliege oder nicht. Die [[[X.].].] offenbare somit nicht die Anweisungen in den Merkmalen 1I und 1J des erteilten [[X.].] Im Übrigen sei die Lehre aus dem Auszug [[[X.].].] unklar und lückenhaft. So bleibe unklar, wieviele [[X.].] die [[X.].]ieleinheit (target unit) trage und wo diese angeordnet seien. Weiterhin bleibe das Messprinzip unklar. So erwähne die [[[X.].].] auf Seite 3 drittletzter Absatz zweiter Satz polarisierte [[X.].] ([[X.].]). Wie mittels polarisierter Strahlen Einfallswinkel oder [[[X.].].] und Rollbewegungen gemessen werden könnten, lasse die [[[X.].].] offen.

Diese Einwände der Beklagten führen aus den nachfolgend genannten Gründen zu keiner anderen Beurteilung durch den [X.].

Falls diejenigen Teile des Benutzerhandbuchs, die nicht im Auszug [[[X.].].] enthalten sind, dem Fachmann eine andere, von der im Auszug [[[X.].].] abweichende Lehre vermitteln sollten, würde dies zu dem Fall führen, dass das Benutzerhandbuch zwei technische Lehren enthielte, die der Fachmann jeweils auch für sich allein in Betracht ziehen würde.

Der vorliegende Auszug aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] enthält jedenfalls eine hinreichend klare und konsistente Lehre zum technischen Handeln. Es trifft zu, dass die [[[X.].].] verschiedene Sensoren an der [[X.].]ieleinheit (target unit) offenbart:

- einen [[[X.].].] und Gier[[X.].] in Form eines [[X.].] (pitch and a [[[X.].].] [[X.].] (in the form of encoder)) und

- einen [[X.].]weiachsen-Neigungs[[X.].] für [[[X.].].] und Rollbewegungen (a [[X.].] ([[X.].]) tilt [[X.].], vgl. [[[X.].].] Seite 2 dritter Absatz erster Satz).

Merkmal 1I. Auf nähere Angaben zum inneren Aufbau des Neigungs[[X.].]s oder des [[X.].], auf Angaben zum Messprinzip oder auf Angaben zur genauen Anordnung der Sensoren an der [[X.].]ieleinheit kommt es nicht an, auch der erteilte Anspruch enthält hierzu keine Anweisungen.

Merkmal 1J des erteilten Anspruchs 1 genannten Messdaten in die Berechnung der Position und räumlichen Orientierung des Objektes ein. Die [[[X.].].] offenbart zwar keine Rechenvorschrift, wie aus den Messdaten die gesuchte Position und Orientierung berechnet werden kann, eine solche Rechenvorschrift ist jedoch dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns zuzurechnen, denn auch das Streitpatent schweigt hierzu.

3. Ob, nachdem sich der Gegenstand nach Anspruch 1 als nicht patentfähig erweist, die jeweiligen Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 9 und 10 für sich genommen schutzfähig sind, kann dahinstehen. Verteidigt ein Patentinhaber wie hier das Streitpatent, das in seiner erteilten Fassung mehrere nebengeordnete Ansprüche umfasst, die nicht nur wegen unterschiedlicher Anspruchskategorien in einem Nebenordnungsverhältnis stehen, sondern sachlich unterschiedliche Lösungen enthalten, neben der erteilten Fassung hilfsweise mit mehreren Anspruchsfassungen, ist aufzuklären, in welchem Verhältnis diese Hilfsanträge zu einem nicht ausdrücklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorrangigen Antrag auf Abweisung der das gesamte Streitpatent angreifenden Nichtigkeitsklage nur teilweise zu entsprechen, also bei fehlender Schutzfähigkeit des Gegenstandes eines einzigen nebengeordneten Anspruchs nicht bereits das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären, sondern nur jeweils hinsichtlich der einzelnen nebengeordneten Ansprüche, bei denen ein [[[X.].].] auch tatsächlich besteht (vgl. [[X.].], 57 [60] – Datengenerator). Vorliegend hat die Beklagte, welche das Streitpatent mit dem gestellten Hilfsantrag 1 im Wesentlichen in der sich bereits durch den erteilten Anspruch 2 geschützten Fassung beschränkt verteidigt, aber in der mündlichen Verhandlung zu erkennen gegeben, das Streitpatent, sofern sich der erteilte Anspruch 1, wie vorliegend der Fall, als nicht schutzfähig erweist, vorrangig nach Maßgabe des gestellten [[X.].] beschränkt zu verteidigen. Damit bedarf es keiner Erörterung mehr, ob auch die nebengeordneten Ansprüche 9 und 10 zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere nach der Schrift [[[X.].].], beruhen.

III. [[X.].]um Hilfsantrag 1

Die Beklagte kann aber, nachdem sich das Streitpatent in der erteilten Fassung als nicht patentfähig erweist, dieses in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 erfolgreich verteidigen, da diese zulässig ist und ihr keine Nichtigkeitsgründe entgegen stehen.

1. Gegenüber der erteilten Fassung weist die Fassung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 die zusätzlichen, zulässigerweise dem ursprünglich angemeldeten und erteilten (Unter-) Anspruch 2 entnommenen Anweisungen auf, dass

2A die zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels (α) des [[[X.].].] (5) in den Reflektor (3) durch einen Positions[[X.].] (12) erzeugt werden,

[[X.].] welcher Positions[[X.].] (12) relativ zum Reflektor (3) stationär derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine Austrittsfläche (11) oder Austrittsöffnung des Reflektors (3) austretender zentraler Teil des [[[X.].].] (5) auf den Positions[[X.].] trifft und darauf ein Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel (α) korreliert ist.

Auch die Klägerin hat nicht bestritten, dass die jeweiligen Merkmale der Ansprüche nach Hilfsantrag 1 in zulässiger Weise auf die ursprüngliche Offenbarung sowie auf die erteilte Fassung zurückgehen.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

3.1 Der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 steht der Stand der Technik nach dem Auszug aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] nicht entgegen.

3.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gilt gegenüber der [[[X.].].] als neu. Denn diese offenbart dem Fachmann, in Worten des Anspruchs 1 ausgedrückt, dass

_Teil die zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels des [[[X.].].] in den Reflektor durch einen zweiachsigen [[[X.].].] und Roll[[X.].] (a [[X.].] (pitch & roll) tilt [[X.].]) erzeugt werden

(vgl. [[[X.].].] Seite 3 vorletzter Absatz erster Satz: …[[X.].] ([[X.].]) [[X.].] where the incoming beam angles are monitored;

vgl. [[[X.].].] Seite 2 dritter Absatz erster Satz: a [[X.].] ([[X.].]) tilt [[X.].] (Figure 7)),

_Teil wobei ein reflektierter Teil des [[[X.].].] (part of the measuring beam is reflected) auf den [[[X.].].] und Roll[[X.].] trifft

(vgl. die vorstehend genannte Fundstelle [[[X.].].] Seite 3 vorletzter Absatz erster Satz).

([[X.].] 2A), noch dass dieser relativ zum Reflektor stationär derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine Austrittsfläche oder Austrittsöffnung des Reflektors austretender zentraler Teil des [[[X.].].] auf den Positions[[X.].] trifft und darauf ein Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel korreliert ist ([[X.].] [[X.].]).

Entgegen der Auffassung der Klägerin zeigt insbesondere die Figur 7 des Benutzerhandbuchs [[[X.].].] keine Austrittsfläche oder Austrittsöffnung des Reflektors. Denn in der Figur 7 sind die einzelnen Bestandteile der motorisierten [[X.].]ieleinheit ([[X.].]) – insbesondere der Retroreflektor – nicht einmal bezeichnet. Im zentralen Bereich der Figur 7 ist zwar u. a. ein Kreis und innerhalb des [[X.].] ein einzelner Punkt dargestellt und es mag sein, dass der Fachmann in diesem Kreis die Frontfläche eines [[X.].] in seiner Vorderansicht vermutet. Einzelheiten zum Aufbau des [[X.].] sind in der Figur 7 jedoch nicht zu erkennen. So sind weder die drei senkrecht zueinander stehenden Flächen eines Tripelprismas oder [[[X.].].]s oder die von diesen gebildeten Kanten noch andere Einzelheiten eines [[X.].] erkennbar. Dem Punkt innerhalb des [[X.].] in Figur 7 ordnet der Fachmann jedenfalls nicht mehr als die Kennzeichnung eines [[X.].] zu.

Ausschnitt aus Figur 7 im Benutzerhandbuch [[[X.].].]

Es trifft auch nicht zu – wie die Klägerin meint – dass der Einfallswinkel des [[[X.].].] in den Reflektor ausschließlich und nicht anders als anhand eines unreflektiert durch eine Austrittsfläche (11) oder Austrittsöffnung des Reflektors (3) austretenden zentralen Teil des [[[X.].].] bestimmt werden könnte. Denn die Richtungen des einfallenden und ausfallenden (reflektierten) Laserstrahls sind durch Grundgesetze der geometrischen Optik verknüpft, und der Auszug [[[X.].].] vermittelt gerade die Lehre, zur Überwachung der Einfallswinkel den reflektierten Teil des Laserstrahl zu verwenden (vgl. [[[X.].].] Seite 3 vorletzter Absatz erster Satz: … [[X.].] ([[X.].]) [[X.].] where the incoming beam angles are monitored.).

3.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ausgehend vom Stand der Technik nach dem Auszug aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Für den [X.] ist keine Veranlassung des Fachmanns erkennbar, von der Lehre aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] abzuweichen und nicht den reflektierten Teil des einfallenden [[[X.].].], sondern stattdessen einen unreflektiert durch eine Austrittsfläche oder Austrittsöffnung des Reflektors austretenden zentralen Teil des [[[X.].].] bei der Erzeugung von Messdaten zu verwenden ([[X.].] [[X.].]).

Entgegen der Auffassung der Klägerin hat der Fachmann insbesondere keine Veranlassung, ausgehend vom Benutzerhandbuch [[[X.].].] die [[X.].]/07012 [[X.].] (= [[X.].]) in Betracht zu ziehen. Denn die Schrift [[X.].] offenbart ein spezielles Verfahren zur Bestimmung der Position eines Objekts, bei dem im Unterschied zu dem Verfahren aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] nicht eine einzige (vgl. [[[X.].].] Seite 1 vorletzter Absatz: [[X.].]), sondern zwei separate Laserquellen 110, 123 und nach Strahlteilung insgesamt vier, durch ein System von komplexen Blenden 117, 118 räumlich voneinander getrennte [[X.].] 114, 116, 126, 131 zum Einsatz kommen (vgl. [[X.].] Figur 1).

Figur 1 aus Schrift [[X.].] mit Ergänzungen des [X.]

Warum der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik nach dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] überhaupt ein derart abweichendes Verfahren aus der Schrift [[X.].] in Betracht ziehen, gerade die Anweisungen zur speziellen Ausbildung des [[X.].] isoliert herauslösen und entgegen der expliziten Lehre bei dem Verfahren aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].] verwenden sollte, kann der [X.] nicht erkennen. Hierzu hat die Klägerin auch nichts vorgetragen.

3.2 Auch der Stand der Technik nach der Schrift [[X.].] 4 717 339 A (= [[X.].]) steht der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht entgegen. Denn gegenüber der [[X.].] gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

Die Schrift [[X.].] beschreibt verschiedene Ausgestaltungen von Laser-Messverfahren. In Verbindung mit Figur 1 der Schrift [[X.].] werden ein Verfahren und eine entsprechende Anordnung zur Bestimmung der Position und der räumlichen Orientierung eines Objekts beschrieben. Dabei wird sowohl ein Planspiegel am Laser (tracking mirror, vgl. Figur 1 Bezugszeichen 28) als auch ein Planspiegel am Objekt (target mirror, vgl. Figur 1 Bezugszeichen 24) entsprechend der [[X.].] nachgeführt.

Fig. 1 aus Schrift [[X.].]

Hingegen betrifft das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 6 der Schrift [[X.].] ein Verfahren und eine entsprechende Anordnung zur Bestimmung ausschließlich der Position eines Objekts. Die Orientierung des Objekts wird in diesem Ausführungsbeispiel nicht bestimmt. Lediglich der [[X.].] an der Quelle (vgl. [[X.].] Figur 6 Bezugszeichen 28) wird entsprechend der [[X.].] nachgeführt. Auf die Orientierung des [[X.].] am Objekt (vgl. [[X.].] Figur 6 Bezugszeichen 120) und damit die des Objekts kommt es nicht an, der Retroreflektor wird nicht nachgeführt (vgl. [[X.].] Spalte 8 [[X.].]eilen 42 bis 44 und Spalte 8 [[X.].]eilen 59 bis 63).

Figur 6 aus Schrift [[X.].]

Das in Verbindung mit Figur 1 der Schrift [[X.].] beschriebene Verfahren verwendet somit entgegen der Anweisung im Merkmal 1E weder einen

_Teil … unabhängig vom Einfallswinkel parallel reflektierenden Reflektor

noch zeigt es den Teil der Anweisungen im Merkmal [[X.].], wonach ein

_Teil … Positions[[X.].] … derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine Austrittsfläche oder Austrittsöffnung des Reflektors austretender zentraler Teil des [[[X.].].] auf den Positions[[X.].] trifft und darauf ein Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel korreliert ist.

Und das in Verbindung mit Figur 6 der Schrift [[X.].] beschriebene Verfahren ist entgegen der Anweisung im [[X.].] 1A kein

_Teil Verfahren zur Bestimmung … der räumlichen Orientierung eines Objekts (2),

noch werden bei dem Verfahren entsprechend den Anweisungen in den Merkmalen 1I, 2A und [[X.].] bzw. in dem [[X.].] 1J

1I zusätzliche Messdaten bezüglich des Einfallswinkels des Laserstrahls in den Reflektor erzeugt,

_Teil die … räumliche Orientierung des Objektes anhand der Messdaten bezüglich der Richtung und Weglänge des [[[X.].].] und anhand der zusätzlichen Messdaten berechnet,

2A die zusätzlichen Messdaten bezüglich des Einfallswinkels des [[[X.].].] in den Reflektor durch einen Positions[[X.].] erzeugt,

[[X.].] welcher Positions[[X.].] relativ zum Reflektor stationär derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine Austrittsfläche oder Austrittsöffnung des Reflektors austretender zentraler Teil des [[[X.].].] auf den Positions[[X.].] trifft und darauf ein Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel korreliert ist.

Daher offenbart keines der in der Schrift [[X.].] beschriebenen Ausführungsbeispiele – und im Übrigen auch nicht ihre [[X.].]usammenschau ‒ sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Es ist auch weder erkennbar noch seitens der Klägerin etwas hierzu vorgetragen, dass die fehlenden Merkmale in der [[X.].] aus dieser heraus oder in Kombination mit einem anderen Stand der Technik für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegen hätten.

3.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gilt auch gegenüber dem Stand der Technik nach der [[X.].]/07012 [[X.].] (= [[X.].]) als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

Die Schrift [[X.].] beschreibt ebenfalls verschiedene Laser-Messverfahren (vgl. [[X.].] Seite 4 [[X.].]eilen 7 bis 12 sowie Figuren 1, 2 und 3). Für die Beurteilung des Streitpatents ist das Verfahren relevant, welches mit der Anordnung gemäß Figur 3 durchgeführt wird.

Fig. 3 aus [[X.].] mit Ergänzungen des [X.]

Das typischerweise für eine Werkzeugmaschine vorgesehene Messsystem 300 umfasst einen Laser 102, der auf dem Maschinentisch montiert ist, sowie ein Sensorgehäuse 302, welches an dem Werkzeugkopf der Maschine montiert ist (vgl. [[X.].] Seite 8 [[X.].]eilen 27 bis 29 und Seite 9 [[X.].]eilen 3 bis 6). Das Messsystem kann Bewegungen des Werkzeugkopfs in sechs Achsen erfassen, nämlich Verschiebungen in x-, y- und [[[X.].].]Richtung ([[X.].], [[X.].], and [[X.].] displacements) sowie [[[X.].].], [[[X.].].] und Rollbewegungen (pitch, [[[X.].].], [X.], vgl. Seite 8 [[X.].]eilen 18 bis 21).

Das Ausführungsbeispiel in Figur 3 der Schrift [[X.].] zeigt entgegen der Anweisungen in den [[X.].]en 1F, 1G und 1J weder ein Verfahren,

_Teil wobei der Laserstrahl … den Reflektor während einer Bewegung des Objektes durch automatische Nachstellung der Laserstrahlrichtung verfolgt,

_Teil wobei Messdaten … bezüglich der Richtung des [[[X.].].] (5) erzeugt werden

_Teil und die Position und räumliche Orientierung des Objektes anhand der Messdaten bezüglich der Richtung … berechnet werden,

noch ist bei dem Verfahren entsprechend der Anweisungen im [[X.].] [[X.].] ein

_Teil Positions[[X.].] relativ zum Reflektor stationär derart angeordnet, dass ein unreflektiert durch eine Austrittsfläche oder Austrittsöffnung des Reflektors austretender zentraler Teil des [[[X.].].] auf den Positions[[X.].] trifft.

Daher offenbart das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 und im Übrigen keines der in der Schrift [[X.].] beschriebenen anderen Ausführungsbeispiele – auch nicht in ihrer [[X.].]usammenschau ‒ sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Es ist auch weder erkennbar noch seitens der Klägerin etwas hierzu vorgetragen worden, dass die fehlenden Merkmale in der [[X.].] aus dieser heraus oder in Kombination mit einem anderen Stand der Technik für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegen hätten.

3.5 Die Schrift [[X.].] liegt nach den vorstehenden Überlegungen weiter ab als der Auszug aus dem Benutzerhandbuch [[[X.].].]. Auch ausgehend vom Stand der Technik nach dieser Schrift gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend. Gegenteiliges hat auch die Klägerin nicht geltend gemacht.

3.6 Die von der Klägerin über die vorgenannten Schriften hinaus in Bezug genommenen weiteren Unterlagen und geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen bilden keinen Stand der Technik nach Art. 54 EPÜ und sind daher bei der Prüfung der Patentfähigkeit der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 nicht zu berücksichtigen.

3.6.1 [[X.].]um Abschlussbericht “Final report on a Next generation Laser Tracking Systems for Robot Position Measurement”, [X.] Phase II [X.]” (= [X.]) hat die Klägerin vorgetragen, der Abschlussbericht [X.] sei unmittelbar nach dem auf ihr angegebenen Datum (10. Juni 1998) in die Bibliothek der [X.] aufgenommen worden; diese sei öffentlich zugänglich. [[X.].]udem hätten Kopien des Abschlussberichts bei der [X.] angefordert werden können. Ferner sei eine [[X.].]usammenfassung des Projekts im [X.] (= [X.]) zugänglich gewesen.

Da die Beklagte diesen Vortrag bestritten hat, wäre es Sache der Klägerin aufgrund der ihr obliegenden erhöhten Mitwirkungspflicht, für ihre seitens des [X.] nicht ohne Weiteres überprüfbare Behauptung einen Nachweis – etwa durch eine Bestätigung der [X.]-Bibliothek – sowohl für das Einstellen der [X.] als auch für die öffentliche (d. h. für jedermann bestehende) [[X.].]ugänglichkeit der von der Klägerin nicht konkret bezeichneten [X.]-Bibliothek zu führen. Einen entsprechenden Nachweis hat die Klägerin nicht erbracht.

Soweit die Klägerin hierzu als Anlage K16 sogenannte [X.]-Regularien der [X.] aus dem Jahre 2002 vorgelegt und hierzu unter Verweis auf [X.] 5.8.3 die Auffassung vertreten hat, dass sich die [X.] („die Regierung“) zwar Verschwiegenheitsverpflichtungen für vier Jahre auferlegt habe, die allerdings lediglich einseitig gewesen seien, so dass eine Verschwiegenheitspflicht nicht bestehe, sobald der Vertragspartner selbst Inhalte des Projekts offenlege, und die Mitarbeiter der [X.], die eine Kopie des Abschlussberichts erhalten hätten, damit als Öffentlichkeit anzusehen seien, vermag sich der [X.] dieser Sichtweise schon aus logischen Gründen nicht anzuschließen. Denn auch falls, entgegen üblicher Gepflogenheiten, nur eine einseitige Verschwiegenheitspflicht der [X.] bestanden hätte, wären deren Mitarbeiter nicht als Teil der Öffentlichkeit anzusehen. Somit führt die Übermittlung von Informationen, wie vorliegend der Schrift [X.], an die [X.] nicht zu deren Offenkundigwerden.

Die behauptete Veröffentlichung der [[X.].]usammenfassung des Projekts [X.] in das [X.] kann dahinstehen, denn diese [[X.].]usammenfassung zeigt weder alle Merkmale des Anspruchs 1 nach [X.] noch legt sie diese nahe.

3.6.2 Ob der im Abschlussbericht [X.] beschriebene Gegenstand eines „Next generation Laser Tracking Systems“ ([X.]) an die [X.] geliefert wurde, kann dahinstehen, denn selbst im Fall einer Lieferung ist der gelieferte Gegenstand wegen einer zumindest konkludenten Geheimhaltungsvereinbarung der Vertragsparteien nicht der Öffentlichkeit zugänglich geworden.

öffentliche [[X.].]ugänglichkeit nicht aus. Denn bei Neuentwicklungen ist immer mit dem Entstehen gewerblicher Schutzrechte zu rechnen. Insofern ist eine Geheimhaltungsverpflichtung zwischen den Vertragsparteien jedenfalls implizit – wie auch die Beklagte zu Recht betont – üblich. Die Frage, welcher Vertragspartei in diesem Fall das Schutzrecht zusteht und unter welchen Voraussetzungen die andere Partei zur Weitergabe des technischen Wissens oder auch nur des möglichen Gegenstandes berechtigt ist, wird üblicherweise vertraglich geregelt. Dass der hier in Rede stehende konkrete Vertrag zwischen der [X.] und der A… geregelt haben sollte, dass keine Geheimhaltungsverpflichtung besteht, ist von der Klägerin nicht vorgetragen worden und mangels Vorlage des [X.] auch nicht beurteilbar. Das geht aber zu Lasten der Klägerin.

nicht am Projekt beteiligt sind. Dafür geben die vorgelegten Dokumente der Klägerin aber nichts her.

Hiergegen hat die Klägerin eingewandt, es habe sich um keine Auftragsarbeit gehandelt, vielmehr habe die [X.] nur ein grobes Thema vorgegeben, an dem sie derzeit arbeitet und für das Beiträge willkommen seien. Aus diesem Grund könne die Rechtsprechung für konkludente Geheimhaltungsvereinbarungen nicht angewandt werden.

vertragsrecht, so dass sich auch hierbei in der Regel eine (falls nicht ausdrücklich vereinbart, so jedenfalls vertragsnaturgemäß stillschweigende) Geheimhaltungsverpflichtung ergibt. Maßgeblich ist zudem nicht die Rechtsnatur des Vertrages selbst, sondern vielmehr allein, ob die Lieferung auf einem Vertrag beruht, der, sofern dies zwischen den Parteien nicht bereits ausdrücklich vereinbart worden ist, jedenfalls aufgrund der Interessenlagen der Vertragsparteien eine gegenseitige (dann konkludente) Geheimhaltungsverpflichtung der Vertragsparteien nahelegt. Es ist aber kaum vorstellbar, dass die [X.] Entwicklungen abruft und fördert, die ggf. patentrechtlich relevant wären, an denen die [X.] aber nicht nur zur Verwendung des entwickelten Gegenstandes durch sie selbst wie ein beliebiger Dritter um Lizenzierung bitten müsste, deren Vergabe im Belieben des Beauftragten stünde, sondern die von dem von ihr geförderten Unternehmen auch noch mangels Geheimhaltungsverpflichtung ohne Wissen und Wollen der [X.], die sich durch die Förderung zumindest einen [X.] vor sonstigen Institutionen und Unternehmen, wenn nicht sogar eine privilegierte Berechtigung am entwickelten Gegenstand (sei es als Mitberechtigte an einem den Gegenstand betreffenden Patent oder zumindest an einer exklusiven Lizenz an diesem) verspricht, an jeden [X.] weitergegeben werden darf. Vielmehr entspricht es gerade der Natur einer Förderung von (patentrechtlich später schützenswerten) Gegenständen, dass der Förderer Exklusivrechte an dem geförderten Gegenstand erwirbt. Das dürfte mit einer Berechtigung des Entwicklers zur Weitergabe seines Wissens an Dritte ohne [[X.].]ustimmung des Förderers kaum zu vereinbaren sein. [[X.].]umindest bei Gegenständen, denen auch eine militärische Bedeutung zukommen könnte, wird dies ausgeschlossen sein. Der sich aus dem Förderzweck ergebende Ausschluss einer solchen Weitergabe an beliebige Dritte wird juristisch aber als „Geheimhaltungsverpflichtung“ bezeichnet.

3.6.3 Die von der Klägerin behaupteten Vorführungen eines [X.] im Frühling 1998, die angeblich im Vorfeld der Lieferung an die [X.] erfolgt sein sollen, sind von ihr schon nicht hinreichend substantiiert dargelegt worden.

Wann die Vorführung genau stattfand, wurde von der Klägerin nicht konkretisiert (öffentliche Vorführung „im Vorfeld zu der Lieferung“; Präsentation an der [[[X.].].] Maryland „im Frühling 1998“). Es ist auch nicht vorgetragen, inwiefern die behaupteten Vorführungen öffentlich zugänglich waren. Auch die diesbezüglichen von der Klägerin vorgelegten Erklärungen (“[X.]“) geben hierfür nichts her:

- Die in der [X.] Nr. 23 hierzu gemachten Angaben sind viel zu vage, um einen genauen [[X.].]eitpunkt und Inhalt der Vorführungen zu belegen. Die Angabe, es habe sich um eine „öffentliche“ Vorführung in den Laborräumen des Vertragspartners gehandelt, gibt lediglich eine rechtliche Wertung wieder, ohne diese mit Tatsachen (wer war eingeladen? wer hat teilgenommen?) zu versehen.

- Die Ausführungen in der [X.], hier Nr. 38 bis 40, denen zu Folge die Vorführung in den [X.]-Laboren nur ein Treffen gewesen sei, wobei auch hier nähere Abgaben zu den Teilnehmern und dem Inhalt des Treffens fehlen, sprechen bereits gegen eine öffentliche [[X.].]ugänglichkeit i. S. d. Art. 54 EPÜ. Soweit dabei ohne weitere Darlegung behauptet wird, eine (weitere) Vorführung in den [X.]-Laboren sei „Mitgliedern der Öffentlichkeit“ vorgeführt worden, handelt es sich wiederum um eine rechtliche Wertung ohne sie belegende tatsächliche Angaben.

- Die Ausführungen in der [X.] und der K9 enthalten keinerlei Angaben zu den angeblichen Vorführungen, so dass sie von vornherein als Indiz für eine öffentliche [[X.].]ugänglichkeit ausscheiden.

Weder in Verbindung mit der behaupteten öffentlichen Vorführung noch der behaupteten Präsentation an der [[[X.].].] von Maryland ist für den [X.] erkennbar, was, insbesondere, dass dort der relevante Inhalt der Schrift [X.] der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. In den verschiedenen von der Klägerin vorgelegten Erklärungen ([X.] Nummer 23, [X.] Nummern 37 bis 40) ist diesbezüglich lediglich angegeben, dass das voll funktionsfähige [X.], also das Messsystem als solches, vorgeführt wurde. Ob und welche Einzelheiten des inneren Aufbaus des [X.] bei diesen Vorführungen gezeigt und damit für die Teilnehmer erkennbar waren, ist den verschiedenen Erklärungen nicht zu entnehmen. Eine Demonstration der Fähigkeiten (demonstrated the capabilities of the [X.]) bzw. eine Vorführung des kompletten Messsystems (demonstrated the complete [X.]) schließt nicht notwendigerweise ein, dass beispielsweise der innere Aufbau des Sensors gemäß Figur 3 aus der Schrift [X.] für die Öffentlichkeit bei diesen Vorführungen erkennbar war.

Die vorgelegten Erklärungen [X.] bis [X.] geben dem [X.] wegen der oben dargelegten Mängel auch keinen Anlass, die Erklärenden als [[X.].]eugen zu vernehmen. Denn ohne nähere Aufklärung seitens der Klägerin, was mit den Äußerungen in den eidesstattlichen Versicherungen gemeint sein soll, insbesondere ohne substantiierten Vortrag dazu, wann genau wo was demonstriert wurde und wer [[X.].]ugang zu den angeblichen Vorführungen hatte, wäre eine Vernehmung der [[X.].]eugen ein bloßer Ausforschungsbeweis. [[X.].]war ist der [X.] zur Amtsermittlung verpflichtet (§ 87 [[[X.].].]). Das kann aber nicht bedeuten, dass der [X.] das, was im vorliegenden [[X.].]usammenhang der Mitwirkungspflicht einer Partei obliegt, statt ihrer von sich aus ermittelt; denn dann würde er die Sache einer Partei (hier: der Klägerin) einseitig bevorzugen und den Gegner hierdurch einseitig benachteiligen; hierzu ist der [X.] aber nach der Rechtsprechung des [X.] weder berechtigt noch verpflichtet (vgl. [X.] GRUR 2013, 1272 – [X.]; GRUR 2015, 365 – [[X.].]wangsmischer).

Auch der Vortrag der Klägerin nach dem gerichtlichen Hinweis gibt für eine abweichende Beurteilung keine Veranlassung. [[X.].]war hat die Klägerin zu den Vorführungen weitere Ausführungen unter [X.] durch [[X.].]eugen gemacht und hierzu vorgetragen, der Vortrag sei im Rahmen eines bestimmten Programms erfolgt, dessen [[X.].]iel es gewesen sei, innovative Ideen aus den Laboratorien der [[[X.].].] von Maryland in Produkte zu wandeln und innovative Unternehmen der Region zu unterstützen. Beim Vortrag seien Mitglieder der [[[X.].].] und der am Programm teilnehmenden Partner anwesend gewesen. Da zwischen den Partnern keine Verträge bestanden hätten, sei die Präsentation öffentlich gewesen.

Da allerdings Unterlagen zu dem Vortrag, auf den sich die Klägerin beruft, von ihr nicht vorgelegt wurde, kann nicht überprüft werden, ob der angebliche Vortrag tatsächlich Merkmale der patentgemäßen Erfindung präsentierte. Damit erweist sich der klägerische Vortrag schon aus diesem Grund als nicht geeignet, den behaupteten Stand der Technik zu belegen.

öffentlicher Vortrag nicht vorgelegen haben kann. Denn zugangsberechtigt waren nach den Ausführungen der Klägerin gerade nicht beliebige Dritte, sondern nur die Angehörige der Universität und der am Programm teilnehmenden Partner (Unternehmen). Soweit im Schriftsatz vom 15. März 2018 behauptet wird, auch „andere interessierte Mitglieder der Öffentlichkeit“ hätten teilgenommen, ist dies eine unsubstantiierte Angabe unter Aufgreifen dessen, was eigentlich durch Sachvortrag belegt werden soll („Öffentlichkeit“); dieser Vortrag kann daher eine [[X.].]ugänglichkeit des Vortrags in der Öffentlichkeit nicht belegen. [[X.].]udem waren die Partner mit der den Vortrag durchführenden Universität vertraglich verbunden. Aus dem Programmziel ergibt sich – wie vorstehend bei der [X.] – aber eine stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung der teilnehmenden Universitätsangehörigen und der Programmteilnehmer (Partner). Dass zwischen den Partnern keine Verträge bestanden, spielt keine Rolle; denn ein Vortrag vor einem begrenzten Publikum (wofür es nicht auf die [[X.].]ahl der [[X.].]uhörer ankommt), das aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Vortragsveranstalter zur Geheimhaltung verpflichtet ist, ist aufgrund der Gesamtumstände nicht öffentlich. Insofern ist auch dieser Vortrag der Klägerin nicht geeignet, einen angeblichen Stand der Technik zu belegen; aus diesem Grund bedurfte es dazu auch keiner [[X.].]eugenvernehmung.

3.6.4 Der von der Klägerin schließlich noch behauptete Verkauf eines 6D-Systems an die [X.] ist nicht hinreichend substantiiert vorgetragen.

[[X.].]war kann dem [X.] [X.] die Lieferung einer „Tracker Unit“ entnommen werden, um welche es sich handelt und welche Eigenschaften diese aufwies, wird in der [X.] aber nicht spezifiziert. Unklar ist zudem, ob es sich bei der [[X.].]eichnung auf Seite 3 der [X.] tatsächlich um die „next page“ handelt, auf welche sich das auf Seite 2 der [X.] wiedergegebene Fax bezieht. Dagegen spricht, dass der Druck auf Seite 3 sehr viel klarer ist als der des Textes des Faxes auf Seite 2 der [X.]. [[X.].]udem fehlen Nachweise dazu, dass dieses Fax nebst Anlage „next page“ tatsächlich gesendet wurde. Insofern reichen die vorgelegten Unterlagen als Beleg für einen Verkauf an die [X.] nicht aus.

4. Auch die Gegenstände der auf den Anspruch 1 mittelbar rückbezogenen nebengeordneten Ansprüche 8 und 9 gemäß Hilfsantrag 1 sind offensichtlich gegenüber dem Stand der Technik neu und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

5. Den Unteransprüchen nach Hilfsantrag 1, welche vorteilhafte Ausgestaltungen des [X.] betreffen, begegnen ebenfalls keine Bedenken. Solche hat auch die Klägerin nicht geltend gemacht.

6. Auch sonstige Nichtigkeitsgründe, welche dem Bestand des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag 1 entgegenstehen könnten, sind weder erkennbar noch seitens der Klägerin geltend gemacht.

Da somit der mit Hilfsantrag 1 vorgelegte Anspruchssatz zulässig ist und ihm keine Nichtigkeitsgründe entgegenstehen, war das Streitpatent mit Wirkung für die [X.] nur insoweit teilweise für nichtig zu erklären, als es über die Fassung gemäß Hilfsantrag 1 hinausgeht, und die weitergehende Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [[[X.].].] i. V. m. § 92 Abs. 1 [[X.].]PO. Der [X.] hat dabei berücksichtigt, inwieweit sich die beschränkte Verteidigung des Streitpatents auf den wirtschaftlichen Wert des Streitpatents auswirkt. Da sich dieser nach Einschätzung des [X.] infolge der Beschränkung in etwa halbiert haben dürfte, ist es gerechtfertigt, die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufzuheben.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [[[X.].].] i. V. m. § 709 [[X.].]PO.