Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 06.02.2002, Az. X ZR 215/00

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]/00Verkündet am:6. Februar 2002WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]: jaDrahtinjektionseinrichtung[X.] § 16 Abs. 1 und 2; [X.] §§ 242, 259a)Macht der Arbeitgeber von einer Diensterfindung Gebrauch, so hat der [X.] gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf [X.], die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt habenkann, auch dann, wenn der Arbeitgeber dem [X.] leisten muß, weil er die Übe[X.]ragung des Schutzrechts nach § 16Abs. 1 [X.] pflichtwidrig schuldhaft vereitelt hat. Zur Berechnung des ihmzustehenden Schadensersatzanspruchs benötigt der [X.]im wesentlichen die gleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach§ 9 [X.].b)Der Arbeitgeber ist verpflichtet, während der dem [X.] nach§ 16 Abs. 2 [X.] zustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren [X.] zu treffen, um dem Arbeitnehmer das zu übe[X.]ragende Recht in [X.] zu erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung [X.] befunden [X.] -Der Arbeitgeber [X.] deshalb in einem Einspruchsverfahren und einemnachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht,alle ihm zu Gebote stehende Ve[X.]eidigungsmöglichkeiten zugunsten des [X.]s ausschöpfen. Wird in dem Verfahren offenkundige [X.] geltend gemacht, [X.] der Arbeitgeber durch Nachfrage bei denzustigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maûgeblichen Ve[X.]rags-unterlagen aufklren, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung besteht oder [X.] sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltungfolgt.[X.], [X.]. v. 6. Februar 2002 - [X.]/00 - [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die [X.] vom 6. Februar 2002 durch [X.] Melullis [X.], Scharen, [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der [X.] wird unter Zurckweisung des [X.] Rechtsmittels das am 26. Oktober 2000 ver[X.][X.]eil des 2. Zivilsenats des [X.] inso-weit aufgehoben, als das Berufungsgericht dem [X.] in bezug auf [X.] den Zeitraum ab dem 5. August 1996 zuerkannt hat.Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur erneuten Verhand-lung und Entscheidung, aucr die Kosten der Revision, an [X.] zurckverwiesen.Von Rechts [X.] -Der [X.] war vom 1. Oktober 1983 bis zum 31. Mrz 1995 bei der [X.]. Im Rahmen seiner Ttigkeit meldete er der [X.] einevon ihm gemachte Erfindung, die ein Verfahren zur Steuerung einer [X.], einen dazu verwendbaren [X.] und eine entspre-chende Drahtvo[X.]riebsmaschine betraf. Mit der Erfindung wird erreicht, [X.], mit deren Hilfe ein gefllter oder massiver Injektions-draht in eine Metallschmelze eingebracht wird, rechtzeitig vor dem Verbrauchdes [X.]s ein Signal erlt, damit das Drahtende nicht in die Maschine[X.]. Dies wird durch das Anbringen einer Markierung auf dem Draht bewirkt,die von einer Vorrichtung, z.B. einem [X.]sor erkannt wird, der die [X.] so rechtzeitig abschaltet, [X.] sie zum Stehen kommt, [X.] in sie eingezogen wird. Wegen der weiteren Einzelheiten wirdauf die Patentschrift Bezug genommen.Die [X.] nahm die Erfindung uneingeschrkt in Anspruch. Sie mel-dete sie am 14. April 1987 zum Patent an. Ihr wurde daraufhin das [X.] 1989 verffentlichte [X.] Patent 37 12 619 (Klagepatent) er-teilt.Noch vor der Anmeldung des Klagepatents unterbreitete die [X.]der [X.] mit Schreiben vom 1. und 27. Oktober 1986 ein Angebotzur Lieferung einer patentgemûen Drahtvo[X.]riebsvorrichtung, die im [X.] war. Dabei wies die [X.] darauf hin, [X.] das Angebot "unterZugrundelegung unserer Allgemeinen Gescftsbedingungen auf Basis der[X.]" erfolge. Unter Punkt [X.] der [X.] es u.a.:- 5 -"An [X.], Zeichnungen und anderen Unterlagen be-lt sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sirfenDritten nicht zlich gemacht werden. Der Lieferer ist [X.], vom Abnehmer als ve[X.]raulich bezeichnete Plr mitdessen Zustimmung Dritten zlich zu [X.] Schreiben vom 19. Dezember 1986 e[X.]eilte die [X.]unter Bezugnahme auf ihre Allgemeinen Einkaufsbedingungen der [X.]den Auftrag zur Lieferung und Montage der angebotenen Drahtinjektionsanla-ge. Nr. 9.1 ihrer "Allgemeinen Einkaufsbedingungenfl lautet:"Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestellung und die sich darausergebenden Arbeiten und smtliche damit zusammtechnischen und kaufmischen Unterlagen und [X.] zu betrachten und streng ve[X.]raulich zubehandeln. Er hat seine Unterlieferanten entsprechend zu ver-pflichten."Mit Schreiben vom 15. Januar 1987 beauftragte die [X.] die Maschi-nenfabrik [X.], die von der [X.] bestellte [X.] liefern und zu montieren. Dabei nahm sie Bezug auf die [X.] der [X.].Die [X.] liefe[X.]e die Anlage nach dem 14. April 1987aus.- 6 -Im November 1989 erhob die [X.] beim [X.] Einspruch gegen das Klagepatent. Gegen den das Klagepatent auf-rechterhaltenden [X.] legte sie Beschwerde ein, die sie u.a. damit [X.], die [X.] habe in den Angebotsschreiben die erfindungsgemûeDrahtinjektionsanlage ohne Geheimhaltungsvorbehalt beschrieben und so[X.] Gegenstand des Klagepatents offenkundig vorbenutzt.Mit Schreiben ihres Streithelfers vom 24. Oktober 1994, der sie als Pa-tentanwalt ve[X.]rat, [X.] die [X.] dem [X.] mitteilen, sie wolle das Be-schwerdeverfahren nicht weiterfren, sondern das Patent aufgeben. Gleich-zeitig wies sie den [X.] auf die Mlichkeit einer be[X.]ragung des Patentshin. Unter dem 9. November 1994 erkl[X.]e der [X.] sein Einverstis zurbe[X.]ragung. In der Folge forde[X.]e der [X.] die [X.] mehrfach auf, [X.] auf ihn z[X.]ragen.In dem Beschwerdeverfahren vor dem [X.] [X.] mit Schriftsatz ihres Streithelfers vom 23. Februar 1996 die [X.] offenkundige Vorbenutzung ein. Das [X.] widerrief mit[X.] vom 27. Juni 1996 das Klagepatent. Der [X.] forde[X.]e die [X.] Erfolg auf, Rechtsbeschwerde einzulegen. Der [X.] des Bundespa-tentgerichts wurde am 5. August 1996 rechtskrftig.Der [X.] nimmt die [X.] im Wege der Stufenklage auf [X.], Versicherung an Eides Statt, Zahlung einer angemessenen [X.], Schadensersatz und Herausgabe von Unterlagen in [X.]. Er meint, das Klagepatent sei zu Unrecht widerrufen worden. Sowohldie [X.] als auch die [X.] seien zur [X.] -tung verpflichtet gewesen. Die [X.] habe den zu Unrecht erfolgten Wider-ruf des Klagepatents verschuldet, so [X.] sie ihm fr die Zeit seit [X.] Anspruchs aus § 16 [X.] auf be[X.]ragung des Klagepatents [X.] verpflichtet sei. Fr die Zeit davor schulde ihm die [X.] angemessene Ve[X.]ung [X.], [X.] sie seine Erfindung genutzt habe.Das [X.] hat durch Teilu[X.]eil die [X.] unter Anordnung einesWi[X.]schaftsprfervorbehalts zur Rechnungslegung veru[X.]eilt. Hinsichtlich [X.] auf Herausgabe der das Klagepatent betreffenden Unterlagen [X.] die Klage abgewiesen. Die Berufung der [X.] blieb ohne Erfolg. [X.] zugelassenen Revision verfolgt die [X.] ihren Klageabweisungsan-trag weiter. Der [X.] bittet um Zurckweisung des Rechtsmittels.[X.]:Die zulssige Revision hat teilweise Erfolg. Soweit das Berufungsgerichtdem [X.] einen Rechnungslegungsanspruch fr Benutzungshandlungenr den 5. August 1996 hinaus zuerkannt hat, [X.] das Rechtsmittel der [X.] zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurckver-weisung der Sache an das Berufungsgericht. Im rigen ist die Revision zu-rckzuweisen.[X.] 1. Das Berufungsgericht hat dem [X.] einen Anspruch auf [X.] (§ 259 [X.]) in dem begeh[X.]en Umfange zuerkannt. Es hat aus-ge[X.], der [X.] kvon der [X.] Rechnungslegung verlangen, weiler die beanspruchten Atige, um seine [X.] gegendie [X.] beziffern zu k. Der [X.] habe jedenfalls fr die Zeit bis zur- 8 -Entstehung seines Anspruchs auf be[X.]ragung des Klagepatents, mlicher-weise auch bis zur Rechtskraft des Widerrufs (5. August 1996) gegen die [X.] einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Erfinderve[X.]ung,weil die [X.] die von ihm gemachte Diensterfindung un[X.] in [X.] genommen und benutzt habe. Ob die Erfindung des Klagepatents [X.] gewesen sei oder nicht, sei fr den Anspruch des [X.]sohne Bedeutung, nachdem die [X.] die Erfindung zum Patent angemeldethabe und ihr daraufhin auch [X.] ein Patent e[X.]eilt worden sei.[X.] dem Anspruch des [X.]s auf Zahlung einer Erfinderver-tung gemû § 9 [X.] kie [X.] auch nicht mit Erfolg einwenden,der [X.] habe im Zusammenhang mit der Anmeldung des Klagepatents miû-brchlich gehandelt, indem er ihm bekannte patenthindernde [X.] Erfindung verschwiegen habe. Selbst wenn insoweit offenkundige [X.]en der Erfindung vorgeltten, kvon einem pflichtwidrigenVerschweigen patenthindernder Umstrch den [X.] keine Rede [X.] nicht nur der [X.], sondern auch der damalige [X.] [X.], [X.], habe von den [X.] gehabt. [X.]sei an den damaligen Verhandlungen beteiligt gewesen, habe das [X.] vom 1. Oktober 1986 an die [X.] unterzeichnetund sei von Anfang an mit der Anmeldung der Diensterfindung [X.] gewe-sen.2. Gegen diese Wrdigung wendet sich die Revision ohne Erfolg.a) Nach [X.] Rechtsprechung des [X.]ats ([X.]Z 126, 109, 115- [X.]; [X.]. v. 13.11.1997 - [X.], [X.], 684, 685- 9 -- [X.]; [X.]Z 137, 162, 165 - [X.]I) hat der [X.] den Arbeitgeber, der von einer Diensterfindung Gebrauch macht, einenAnspruch auf Auskunftse[X.]eilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach§ 259 [X.] zum Inhalt haben kann, da der Erfinder ohne Kenntnis der mit [X.] erzielten [X.] und der Unterlagen, aufgrund derer die Ve[X.]ungvom Arbeitgeber berechnet worden ist, weder das Bestehen eines Ve[X.]ungs-anspruchs feststellen noch die [X.]. gezahlter Ve[X.]ungsbetrr-prfen und den Umfang seiner Ve[X.]ungsansprche berechnen kann. [X.] Anspruch besteht nicht nur im Falle des [X.] aus § 9[X.], sondern auch - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat -soweit der Arbeitgeber dem [X.] leisten [X.],weil die be[X.]ragung des Schutzrechts, zu der der Arbeitgeber nach § 16Abs. 1 [X.] verpflichtet ist, unmlich geworden ist und er dies zu [X.] (§ 280 Abs. 1 [X.] in der bis 31.12.2001 geltenden Fassung (nachfolgend:a.F.)). Auch insoweit dient die Rechnungslegung der Vorbereitung und Be-rechnung des dem [X.] zustehenden Anspruchs. Da [X.] im Ausfall von Ve[X.]ungsansprchen liegen kann (Busse, [X.] Aufl., § 16 [X.] Rdn. 26), tigt der [X.] zur Berech-nung des ihm zustehenden Schadensersatzanspruchs im wesentlichen diegleichen Angaben wie beim Ve[X.]ungsanspruch nach § 9 [X.].b) Mit Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, [X.] grund-stzlich jede A[X.] der Inanspruchnahme der Erfindung den Ve[X.]ungsanspruchdes [X.]s entstehen [X.], ohne [X.] sich der Arbeitgeber [X.] auf die mangelnde [X.] der Erfindung berufen kann ([X.].[X.]. 15.5.1990 - [X.], [X.], 667, 668 - [X.]). [X.] ster die Schutzunfigkeit der Diensterfindung heraus und wird das- 10 -Patent durch eine Patentrde widerrufen oder durch das Patentgericht frnichtig erkl[X.], [X.] rckwirkend jeder Schutz; der Ve[X.]ungsanspruch des[X.]s wird davon allerdings grundstzlich nur fr die Zukunftbetroffen; er bleibt fr die Vergangenheit unber[X.]. Der Arbeitgeber ist fr dieZeit bis zum [X.] Widerruf oder bis zur [X.] Nichtigerkl-rung des einmal erwir[X.]n Schutzrechts zur Zahlung der angemessenen Erfin-derve[X.]ung verpflichtet, weil er bis dahin faktisch eine Vorzugsstellung ge-r Mitbewerbern hatte ([X.].[X.]. v. [X.] - [X.], [X.] 1987,900, 902 - Entwsserungsanlage; vgl. auch [X.].[X.]. v. 23.6.1977 - [X.]/75,[X.] 1977, 784, 786 - Blitzlicht[X.]e).Demgemû steht dem [X.] fr die Zeit bis zur Rechtskraft des [X.] des [X.]s vom 27. Juni 1996, also bis zum5. August 1996, ein Ve[X.]ungsanspruch nach § 9 Abs. 1 [X.] zu, so [X.] erfr Benutzungshandlungen, die das Streitpatent betreffen, bis zu diesem Zeit-punkt auch Rechnungslegung (§ 259 [X.]) von der [X.] verlangen kann.Anhaltspun[X.] [X.], [X.] die Ve[X.]ungsverpflichtung der [X.] aus-nahmsweise schon [X.] entf[X.] ist, etwa weil das Schutzrecht schon vordem Widerruf von Mitbewerbern der [X.] nicht mehr beachtet wurde [X.] die aufgrund des Aussch[X.]ungsrechts erlangte [X.] ist, sind nicht ersichtlich. Sie werden von der [X.]auch nicht geltend gemacht.c) Diesem Anspruch kann die [X.] einen Rechtsmiûbrauch des [X.] nicht [X.] -Zwar kann die Geltendmachung von Ve[X.]ungsansprchen gegen [X.] wegen eines Rechtsmiûbrauchs ausgeschlossen sein, wenn der[X.] diese durch unredliches Verhalten erworben hat; ein sol-cher Rechtsmiûbrauch kann insbesondere vorliegen, wenn der Arbeitneh-mererfinder etwa als Patentsachbearbeiter trotz ihm bekannter offenkundigerVorbenutzungen ein Schutzrecht fr seine Diensterfindung zur Entstehungbringt ([X.].[X.]. v. 23.6.1977 - [X.]/75, [X.] 1977, 784, 787- Blitzlicht[X.]e). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht gegeben. [X.] hat ein vorstzliches Verhalten des [X.]s nicht festgestellt.Die Revision hat insoweit auch nicht [X.], das Berufungsgericht habe [X.] Sachvo[X.]rag der Beklagtrgangen. Soweit die [X.] dem[X.] vorwirft, er habe mit seinen Angeboten an die [X.] und die[X.] selbst dazu beigetragen, [X.] eine Neuheitssclichkeitentstanden sei, rechtfe[X.]igt dies allein nicht die Annahme eines Rechtsmiû-brauchs. Dem [X.] [X.] auf [X.]und seiner Mitwirkung an den Angeboten[X.]falls vorgeworfen werden, die Rechtslage vor der Anmeldung der Erfin-dung falsch eingesctzt zu haben. Dies reicht zur [X.] gegendie [X.]undstze von [X.] und Glauben verstoûenden Verhaltens nicht aus. Esist zudem nicht ersichtlich, [X.] durch die Mitwirkung des [X.]s bei der [X.] die Stellung der [X.] auf dem Markt in irgend einerWeise beeintrchtigt worden sein [X.]. [X.] die Mitbewerber das [X.] der [X.] nicht beachtet tten, wird auch von der Revision nichtbehauptet.d) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht habe beiseinen Erw Vo[X.]rag der [X.] zu weiteren Vorbenutzungs-handlungen sowie zur fehlenden Neuheit und erfinderischen Ttigkeit der- 12 -Diensterfindung nicht bercksichtigt. Die [X.] hat zwar als Anlage zur Be-rufungsbegrSchriftsatz der [X.] vom28. November 1989 aus dem Einspruchsverfahren vor dem [X.] vorgelegt, in dem weitere Vorbenutzungshandlungen und die mangelndePatentfigkeit der Erfindung behauptet werden. Entgegen der Auffassung [X.] war das Berufungsgericht aber nicht gehalten, sich mit diesem [X.] zu befassen. Die [X.] hat den genannten Schriftsatz mlich nurals Beleg [X.] vorgelegt, [X.] ihr Streithelfer von einer offenkundigen Vorbe-nutzung durch die Angebote an die [X.] und die [X.] GmbH rzeugt war. Mit den in diesem Schriftsatz aufge[X.]en weiteren [X.]shandlungen, der mangelnden Patentfigkeit und der nicht einmalim Zusammenhang stehenden Beweisangebote [X.] sich die Berufungsbe-grr [X.] hingegen nicht. Der Schriftsatz der [X.] GmbH vom 28. November 1989 im Einspruchsverfahren ist nicht schon [X.] Vorlage auch inhaltlich Gegenstand des Pa[X.]eivo[X.]rags der [X.] geworden. Zwar ist die Bezugnahme auf Schriftstze aus anderenVerfahren gemû § 137 Abs. 3 ZPO grundstzlich zulssig. Der Inhalt [X.] wird jedoch nur insoweit [X.], als sie einen von den [X.] vorgetragenen Sachverhalt betreffen ([X.], [X.]. v. [X.] ZR 125/93, NJW 1994, 3295, 3296 zu beigezogenen Ermittlungsa[X.]n;Zller/[X.]eger, ZPO, 22. Aufl., § 137 Rdn. 3 a). Hieran fehlt es. Aus diesem[X.]und geht auch die von der Revision erhobene Rfehlender [X.]ch§ 551 Nr. 7 ZPO fehl.II[X.] 1. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, [X.] dem [X.]stestens fr die Zeit nach dem ([X.]) Widerruf des [X.] gegen die [X.] zustehen. Die [X.] sei zum- 13 -Schadensersatz verpflichtet, weil durch den von ihr verschuldeten Widerruf [X.] die Erfllung ihrer aus § 16 [X.] folgenden Verpflichtung zurbe[X.]ragung des Klagepatents auf den [X.] unmlich geworden sei (§ 280[X.]); damit habe die [X.] zugleich gegen ihre dem [X.] r be-stehende Frsorgepflicht aus dessen mit ihm geschlossenen Arbeitsve[X.]ragverstoûen. Da § 16 [X.] ein den Schutz des [X.]s bezwek-kendes Gesetz sei, ergebe sich die Schadensersatzpflicht der [X.] auchaus § 823 Abs. 2 [X.], § 16 [X.].Das Klagepatent sei objektiv zu Unrecht widerrufen worden, weil seinGegenstand entgegen der Annahme des [X.]s nicht im Sinnedes § 3 Abs. 1 Satz 2 [X.] offenkundig vorbenutzt worden sei. Zwar sei in [X.], welche die [X.] zuerst der [X.] unddann der [X.] zugeleitet habe, die Diensterfindung [X.]. Sie sei aber nicht "der Öffentlichkeit zlich gemacht" worden. [X.] einer Benutzungshandlung sei mlich dann zu verneinen,wenn derjenige, demr die Benutzungshandlung vorgenommen werde,dem Benutzer r zur Geheimhaltung verpflichtet sei und sich [X.] der Schutzrechtsanmeldung an diese Verpflichtung halte.Dies sei hier der Fall. Die [X.] habe ihre "Allgemeinen Gescftsbedin-gungen auf Basis der [X.]" [X.] zum Inhalt ihrer [X.]r der [X.] gemacht. Die [X.] habesich durch schlssiges Verhalten mit der Geltung der [X.] erkl[X.]. Mit dem Verbot gemû Punkt [X.] [X.],Zeichnungen und andere Unterlagen Dritten zlich zu machen, solle si-chergestellt werden, [X.] der Inhalt geheim bleibe. Aufgrund der [X.] -Bedingungen sei die [X.] jedenfalls bis zur Anmeldung des [X.] zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen.Gleiches gelte fr die [X.]. Diese habe ihre Verpflich-tung bis zum Priorittstage des Klagepatents eingehalten, so [X.] es auch hieran einer offenkundigen Vorbenutzung fehle. Die [X.] habe in ihrem Auf-tragsschreiben an die [X.] vom 15. Januar 1987 unter ande-rem die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der [X.] einbezogen.Nach Nr. 9.1 dieser Bedingungen sei der Lieferant verpflichtet, die mit der Be-stellung zusammtechnischen Unterlagen als Gescftsgeheim-nis zu betrachten und streng ve[X.]raulich zu behandeln. Diese Bedingungenseien von der [X.] wie eigene Bedingungen der [X.] zubetrachten gewesen. Deshalb komme es nicht darauf an, ob der technischeInhalt der zur Bestellrenden Unterlagen ursprlich von der[X.] oder von der [X.] stamme.2. Diese Ausfrungen des Berufungsgerichts halten im Ergebnis derrevisionsrechtlichen Nachprfung nicht in vollem Umfang [X.]) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings in seinem rechtlichenAusgangspunkt davon ausgegangen, [X.] dem [X.] ein [X.] § 280 Abs. 1 [X.] a.F. gegen die [X.] zustehen kann, wenndie [X.] den Widerruf des Klagepatents zu ve[X.]reten hat. [X.] das Berufungsgericht angenommen, [X.] mit dem Zugang des [X.] 9. November 1994 beim Streithelfer der [X.], mit dem der [X.] diebe[X.]ragung des Klagepatents auf sich verlangt hat, ein schuldrechtlicher [X.] auf be[X.]ragung des Klagepatents gemû § 16 Abs. 1 [X.] entstand- 15 -(vgl. [X.]/[X.], [X.]gesetz, 3. Aufl., § 16 Rdn. 36, 37;[X.]/Gaul, [X.]gesetz, 2. Aufl., § 16 Rdn. 170). Von diesemZeitpunkt an war die [X.] verpflichtet, dem [X.] das Klagepatent durchAbtretung gemû §§ 413, 398 ff. [X.] (§ 15 Abs. 1 Satz 2 [X.]) unverzlichz[X.]ragen, da der Anspruch mit seiner Entstehung fllig wurde (§ 271 [X.])(Busse, aaO, § 16 [X.] Rdn. 19).b) Zu Recht hat das Berufungsgericht den Schadensersatzanspruch aufden Gedanken des § 280 Abs. 1 [X.] a.F. gesttzt. Zwar beruht der [X.] be[X.]ragungsanspruch des [X.]s gemû § 16Abs. 1 [X.] nicht auf einem Ve[X.]rag, da die be[X.]ragungsverpflichtung [X.] erst durch den Zugang der Erklrung des [X.]sbeim diesem ausgelst wird ([X.]/Gaul, aaO, § 16 [X.] Rdn. 170). § 16Abs. 1 und 2 [X.] beg[X.] aber ein gesetzliches Schuldverltnis zwi-schen dem [X.] und dem Arbeitgeber ([X.]/[X.], aaO,§ 16 [X.] Rdn. 70), das bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen dieschuldrechtliche Verpflichtung zur be[X.]ragung des Schutzrechts zur Entste-hung bringt. § 280 [X.] a. F. findet auf solche Schuldverltnisse ebenfallsAnwendung ([X.]. z. [X.]/[X.], 3. Aufl., § 280 Rdn. 2; Soergel/[X.], [X.], 12. Aufl., § 280 Rdn. 4).c) Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, [X.] der Ar-beitgeber dem Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Verpflichtungenaus § 16 [X.] grundstzlich die mangelnde [X.] der Erfindungentgegenhalten kann ([X.].[X.]. v. 14.7.1980 - [X.], [X.]. [X.], 11, nichtverffentlicht; vgl. auch [X.].[X.]. v. 8.12.1981 - [X.], [X.] 1982, 227,- 16 -229 - [X.]; Busse, aaO, § 16 [X.] Rdn. 24; [X.]/Schade/[X.], Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., § 16 Rdn. 10).Ohne Erfolg [X.] die Revision in diesem Zusammenhang, das [X.] habe sich verfahrensfehlerhaft mit den im Einspruchsverfahrengegen das Klagepatent gerichteten Angriffen der do[X.]igen Beschwerdefrerinnicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht war nicht gehalten, sich [X.] in ihrer Beschwerdebegrvon der [X.] vorgetrage-nen [X.]zu befassen. Die [X.] hat den Inhalt der als Anlage vorge-legten Beschwerdebegricht zum Gegenstand ihres Prozeûvo[X.]ragesgemacht. Die Bezugnahme auf [X.] aus anderen Verfahren ist [X.] § 137 Abs. 3 ZPO zulssig; deren Inhalt wird jedoch nur insoweit Pro-zeûstoff, als es einen von den Pa[X.]eien vorgetragenen Sachverhalt betrifft,woran es hier fehlt.d) Das Berufungsgericht hat seinen [X.] die [X.]und-stze zugrunde gelegt, die der erkennende [X.]at zum Tatbestand der offen-kundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 [X.] entwickelt hat.Besteht die Benutzungshandlung darin, [X.] der Gegenstand des [X.] an einen Dritten geliefe[X.] wird, kommt es darauf an, ob die Wei-terverbreitung der von dem Empfr der Lieferung erhaltenen Kenntnis anbeliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat ([X.].Beschl. v.5.3.1996 - [X.], [X.] 1996, 747, 752 - [X.]). Dies gilt auch bei einem einzigen Angebot oder Verkauf([X.].[X.]. v. 19.5.1999 - [X.]7/98, [X.] 1999, 976, 977 - Anschraub-scharnier). Einen gewichtigen Anhaltspunkt fr die Beantwo[X.]ung dieser Frageliefe[X.] dabei der Umstand, ob fr den Mitteilungsempfr eine Pflicht zur Ge-- 17 -heimhaltung bestanden hat oder wenigstens nach der Lebenserfahrung anzu-nehmen war, [X.] er die Benutzungshandlung, z.B. wegen eines eigenen ge-scftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses, tatschlich geheimhalten werde ([X.].Beschl. [X.], aaO; vgl. zur [X.]en Rechtslage[X.].[X.]. v. 13.12.1977 - [X.], [X.] 1978, 297, 298 - [X.]). Im allgemeinen ist die Offenkundigkeit zu verneinen, wenneine Geheimhaltungspflicht [X.] oder stillschweigend vereinba[X.] [X.] wenn sie sich sonstwie nach [X.] und Glauben aus den [X.] ergibt ([X.].Beschl. [X.], aaO). Eine [X.] verpflichteten Personen schadet jedenfalls dann nicht,wenn die Geheimhaltung gewah[X.] wird ([X.]Z 136, 40, 46- [X.]). Ist dagegen im Zusammenhang mit der Lieferung eineGeheimhaltungspflicht nicht vereinba[X.] worden und eine Geheimhaltung auchsonst nicht zu erwa[X.]en, ist umgekeh[X.] in der Regel davon auszugehen, [X.] mitder Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegebenund die jedenfalls nicht fernliegende Mlichkeit geschaffen worden ist, [X.]beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen k([X.].Beschl. [X.],aaO). Diese [X.]undstze gelten nicht nur in Fllen, in denen die Benutzungs-handlung in einer Lieferung besteht, sondern [X.], wenn - wie hier -ein krperlich noch nicht hergestellter Gegenstand angeboten wird, und [X.] alle technischen Einzelheiten [X.], die [X.] durchandere Fachleute notwendig sind ([X.], [X.]. v. 24.10.1961 - I ZR 92/58, [X.]1962, 86, 88 f. - [X.]; [X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.]1962, 518, 520 f. - Blitzlicht[X.]; [X.], [X.], 9. Aufl., § 3Rdn. 43).- 18 -aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler festgestellt, [X.] die[X.] aufgrund der Allgemeinen Gescftsbedingungen gegen-r der [X.] im maûgeblichen Zeitraum verpflichtet war, die in den [X.]sunterlagen beschriebene Diensterfindung geheim zu halten.(1) Nr. 9.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der [X.]verpflichtet den Lieferanten, die mit der Bestellung zusammen-Un-terlagen als Gescftsgeheimnis zu betrachten und streng ve[X.]raulich zu [X.]. Durch eine dera[X.]ige Klausel wird dem legitimen Interesse des [X.] daran, [X.] geheimhaltungsrftiges technisches Wissen auch [X.] geheimgehalten wird, Rechnung getragen [X.] v. Westphalen,Ve[X.]ragsrecht und AGB-Klauselwerke, Einkaufsbedingungen Rdn. 74). Die Ge-scftsbedingungen hat die [X.] durch [X.]en Hinweis in [X.] vom 15. Januar 1987 unter [X.] Exemplars wirksam [X.] ihres Ve[X.]rags mit der [X.] gemacht. Die [X.], welche dichstrichterliche Rechtsprechung (u.a. [X.]Z 102, 293,304; [X.]Z 117, 190, 194) an die Einbeziehung von Allgemeinen Gescftsbe-dingungen im kaufmischen Verkehr stellt, sind [X.]) Ohne Erfolg beanstandet die Revision, das Berufungsgericht weitedie Geheimhaltungspflicht gemû Nr. 9.1 in unzulssiger und unzutreffenderWeise aus, wenn es annehme, [X.] sich die Pflicht der [X.] nur auf die Unterlagen der [X.], sondern [X.] auf die Unterlagen der [X.] erstrecke.Das Berufungsgericht hat seine Feststellungen aufgrund einer Ausle-gung des zwischen der [X.] und der [X.] geschlossenen- 19 -Ve[X.]rags getroffen. Diese ist als tatrichterliche Wrdigung in der [X.] nur [X.] daraufhirprfbar, ob dabei gesetzliche oder allge-mein anerkannte Auslegungsregeln, die Denkgesetze oder allgemeine Erfah-rungsstze verletzt sind oder die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwaindem unter [X.] gegen Verfahrensvorschriften wesentliches Auslegungs-material auûer acht gelassen wurde (u.a. [X.].[X.]. v. 25.2.1992 - [X.] 1992, 1967, 1968). Solche Fehler zeigt die Revision nicht auf. Das [X.] hat entscheidend darauf abgehoben, [X.] die [X.] den [X.] in einer fr die [X.] eindeutig er-kennbaren Weise zum Gegenstand ihres eigenen Ve[X.]ragsangebots gemachthat, so [X.] die Bedingungen von dieser wie eigene der [X.] zu betrach-ten gewesen seien. Dies [X.] einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die in demmaûgeblichen Bestellschreiben gewlte Formulierung "alle ve[X.]raglichen [X.] zwischen der Fa. [X.] und der [X.] ... haben in gleicher Weise Gltigkeit fr den [X.] der Fa. [X.] und der [X.]"spricht fr das vom Berufungsgericht gefundene Auslegungsergebnis; durchdie gewlte Formulierung kommt zum Ausdruck, [X.] die Allgemeinen Ge-scftsbedingungen der [X.] in die ve[X.]ragliche Beziehung [X.] mit der [X.] Eingang finden sollten. Eine dahin ge-hende Auslegung verstût auch nicht - wie die Revision meint - gegen [X.]. Zwar mag es sein, [X.] die [X.] mit der Klausel inNr. 9.1 Satz 2 ihrer Einkaufsbedingungen ihre Ve[X.]ragspa[X.]ner verpflichtenwollte, ihrerseits Unterlieferanten zu verpflichten, ihre Unterlagen ve[X.]raulich zubehandeln. Mit der in dem Schreiben vom 15. Januar 1987 gewlten Formu-lierung hat sich die [X.] jedoch nicht auf eine entsprechende [X.] Unterlieferanten [X.]. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich nicht- 20 -auf die Unterlagen der [X.], sondern ganz allgemein auf die [X.]sunterlagen des [X.]) Erfolg hat die Revision jedoch, soweit das Berufungsgericht ange-nommen hat, auch die [X.] habe sicr der [X.]zur Geheimhaltung der Diensterfindung verpflichtet.Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht dessen Annah-me, die [X.] seien Bestandteil des zwischen der [X.] undder [X.] geschlossenen Ve[X.]rages geworden. Die Bezugnahmeauf die [X.] war zwar in den Schreiben der [X.] vom 1.und 27. Oktober 1986 enthalten, mit denen die [X.] der [X.]ein Angebot zur Lieferung der Drahtvo[X.]riebsvorrichtung unterbreitete. Aus [X.] der [X.] ergab sich jedoch ihr Widerspruch gegen dieVereinbarung der [X.] insgesamt, den das [X.] seinen Erwrcksichtigt gelassen hat. Die dem Bestellschrei-ben der [X.] vom 19. Dezember 1986 beigeften [X.] enthalten im zweiten Absatz eine Abwehrklausel mit [X.] lautende Bedingungen des Lieferanten gelten nur, wennsie von uns [X.] anerkannt und schriftlich besttigt wer-den".Damit [X.] die [X.] fr die [X.] unmiûverstlichzum Ausdruck gebracht haben, [X.] ihre Einkaufsbedingungen gelten sollenund fr die Allgemeinen Gescftsbedingungen der [X.] kein Raum sein- 21 -solle (vgl. [X.].[X.]. v. 24.10.2000 - [X.], NJW-RR 2001, 484, 485 [X.] auf [X.], [X.]. v. 19.6.1991 - VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633, 2634 f.).Durch eine solche allgemein gehaltene Abwehrklausel sollen grundstzlichnicht nur widersprechende, sondern auch zustzliche erzende Klauselnausgeschlossen werden ([X.].[X.]. v. 24.10.2000, aaO; [X.], [X.]. v. 20.3.1985- VIII ZR 327/83, NJW 1985, 1838, 1840). Die Bestellung der E. B. GmbH vom 19. Dezember 1986 enthielt mlicherweise ein modifizie[X.]es [X.] an die [X.]; die [X.] besttigte am 20. Februar 1987 den er-teilten Auftrag unter [X.], die [X.] weder ein Geheimhaltungsgebot noch eine Bezugnahme auf die [X.] enthielten.Bereits aus diesen [X.]ist das angefochtene [X.]eil insoweit [X.], als der [X.] Rechnungslr Benutzungshandlungen fr [X.] nach dem 5. August 1996 verlangt.[X.] 1. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, die [X.] sei dem[X.] zum Schadensersatz verpflichtet. Die [X.] habe in dem [X.] das Klagepatent die Behauptungen der Einspre-chenden zu offenkundigen Vorbenutzungen zu Unrecht zugestanden. Die [X.] habe auch schuldhaft gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erfor-derlichen Sorgfalt habe sie aus ihren Ve[X.]ragsunterlagen erkennen k,[X.] im Winter 1986/87 sowohl die [X.] als auch die [X.] GmbH zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen seien. Da dem Klagepa-tent keine patenthindernden offenkundigen Benutzungen entgegengestandentten, wre das Klagepatent nicht widerrufen worden, wenn entweder die [X.] es rig ve[X.]eidigt oder sie dem [X.] durch rechtzeitige be[X.]ra-- 22 -gung die Mlichkeit verschafft tte, es seinerseits rig zu ve[X.]eidigen.Auch auf eine etwaige stere Nichtigkeitsklage der [X.] hin wre [X.] nicht vernichtet worden. Der [X.] habe durch das [X.] Verhalten der [X.] einen Schaden erlitten, weil ihm [X.] die sonst gegebene Mlichkeit genommen worden sei, mit der [X.]einen Lizenzve[X.]rag zu sch[X.]en und Lizenzren zu verlangen.2. a) Soweit es um die Geheimhaltungsverpflichtung im [X.] zur[X.] geht, ist den Ausfrungen des Berufungsgerichts zum [X.] der [X.] die [X.]undlage entzogen, weil eine Geheimhaltungs-pflicht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt [X.]) Im rigen halten die Ausfrungen des Berufungsgerichts zum [X.] und zum Schaden im Ergebnis einer revisionsrechtlichen Nachpr-fung [X.]a) Allerdings [X.] die Revision zu Recht die Annahme des Berufungs-gerichts, die [X.] habe pflichtwidrig im patentgerichtlichen Verfahren [X.] einer Geheimhaltungsvereinbarung mit der [X.] zuge-standen. Die [X.] hat in ihrem an das [X.] gerichtetenSchriftsatz vom 23. Februar 1996 lediglich zur Geheimhaltungsvereinbarungmit der [X.] Stellung genommen. Das Fehlen einer entsprechen-den Vereinbarung mit der [X.] hat die [X.] dagegen nichtzugestanden. Insbesondere liegt ein Gestis im Sinne des § 288 ZPO mitder Rechtsfolge aus § 138 Abs. 3 ZPO auch nicht vor. In dem vom [X.] (§ 87 Abs. 1 [X.]) gep[X.]en Verfahren vor dem [X.] 23 -tentgericht findet diese Vorschrift keine Anwendung (Busse, aaO, § 87 [X.]Rdn. [X.]) Gleichwohl ist der vom Berufungsgericht der [X.] gemachteSchuldvorwurf gerechtfe[X.]igt. Nach den Feststellungen des [X.] die [X.] es pflichtwidrig unterlassen, die bestehende Geheimhaltungs-pflicht der [X.] im Beschwerdeverfahren vorzutragen, obwohlsie bei Durchsicht der Ve[X.]ragsunterltte erkennen kmssen,[X.] eine solche bestand. Es ist anerkannt ([X.]/[X.], aaO, § 16 [X.]Rdn. 41; [X.]/Gaul, aaO, § 16 [X.] Rdn. 60), [X.] der Arbeitgeber [X.] ist, wrend der dem [X.] nach § 16 Abs. 2 [X.]zustehenden berlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maûnahmen zu treffen, umdem Arbeitnehmer das z[X.]ragende Recht in dem ([X.] zu [X.], in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der Aufgabeabsicht [X.] hat. Dies gilt um so mehr, wenn der Arbeitnehmer durch sein be[X.]ra-gungsverlangen die Verpflichtung des Arbeitgebers zur be[X.]ragung [X.] nach § 16 Abs. 1 [X.] beg[X.] hat. Der Arbeitgeber hat [X.] zur wirksamen be[X.]ragung des Schutzrechts auf den [X.]mit [X.] ihm zur Verfstehenden Mitteln um die Aufrechterhaltung [X.] zu bem. Diese aus § 16 [X.] abzuleitende Obliegenheitbeinhaltet u.a., [X.] der Arbeitgeber in einem Einspruchsverfahren und beimnachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht,alle ihm zu Gebote stehende Ve[X.]eidigungsmlichkeiten zugunsten des [X.]s ausscfen [X.]. Daz[X.] es auch, wenn in [X.] offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht wird, durch [X.] den zustigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maûgeblichen Ver-tragsunterlagen aufzuklren, ob etwa eine Geheimhaltungsvereinbarung be-- 24 -steht oder tatschliche Umstkannt sind, aus denen eine Pflicht zur Ge-heimhaltung folgt. Dieser Verpflichtung zur Aufklrung des Sachverhalts ist die[X.] - soweit es um die Geheimhaltungsvereinbarung im [X.] zur[X.] geht - nicht in dem erforderlichen [X.] nachgekommen.Bei der gebotenen Durchsicht der Ve[X.]ragsunterltte die [X.] er-kennen kmssen, [X.] aufgrund der fr das Ve[X.]ragsverltnis gel-tenden Allgemeinen Gescftsbedingungen eine Geheimhaltungspflicht [X.]. Jedenfalls bei dieser Sachlage [X.]e dieser Sorgfaltspflichtverstoû [X.] dazu, [X.] sie es unter[X.], die Tatsache einer bestehenden Ge-heimhaltungsvereinbarung in das Beschwerdeverfahren vor dem [X.]) [X.], mit denen es einen Scha-den des [X.]s bejaht hat, begegnen keinen rechtlichen Bedenken. Bei einemVerfall des Schutzrechts kann der Schaden im Ausfall von Ve[X.]ungsanspr-chen liegen (Busse, aaO, § 16 [X.] Rdn. 26 m.w.N.). Die Revision kanndemr nicht mit Erfolg geltend machen, die Beklagttte im Falle derZurcknahme der Beschwerde durch die einsprechende [X.]ihrerseits eine Nichtigkeitsklage erhoben, die auch Erfolg gehabt tte. [X.] sttzt sich hier auf Vo[X.]rag im [X.] vom28. November 1989 an das [X.], der aus den oben genannten[X.]icht [X.] des gegenstlichen Verfahrens geworden ist. [X.] kommt es auch insoweit maûgeblich darauf an, ob eine Geheimhal-tungspflicht der [X.] bestand, die eine offenkundige Benutzungnach § 3 Abs. 1 Satz 2 [X.] aussch[X.]en kann.- 25 -V. 1. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das [X.] [X.] der von ihm [X.] offengelassenen Frage nach-zugehen haben, ig von der in den [X.] enthalte-nen Klausel aus tatschlichen [X.]ine Geheimhaltungspflicht der [X.] r der [X.] bestand. Dabei wird sich das Berufungs-gericht insbesondere mit der vom [X.] bejahten stillschweigenden Ge-heimhaltungspflicht (vgl. [X.], aaO, § 3 [X.] Rdn. 68 m.w.N.)befassen [X.] Sollte sich erweisen, [X.] eine Geheimhaltungspflicht auch der [X.] bestand, wird zu klren sein, ob die [X.] das Bestehen einersolchen Verpflichttte erkennen kmssen und ihr deshalb einVerschulden zur Last fllt. In diesem Zusammenhang wird das Berufungsge-richt die Rechtsprechung des [X.] zur Zurechnung des Wis-sens von Organve[X.]retern im [X.] zur juristischen Person zu beachtenhaben, da an den maûgeblichen Gesprchen der inzwischen verstorbene Ge-scftsfrer der [X.] [X.] beteiligt war. Nach diesen [X.]undst-zen [X.] sich die juristische Person das Wissen aller ihrer ve[X.]retungsberech-tigten [X.] zurechnen lassen, selbst wenn das "wissende" Organmit-glied an dem betreffenden [X.] nicht selbst mitgewirkt hat bzw.nichts davon gewuût hat. Auch das Ausscheiden aus dem Amt oder der- 26 -Tod des Organve[X.]reters steht dem Fo[X.]dauern der Wissenszurechnung nichtentgegen ([X.], [X.]. v. 17.5.1995 - VIII ZR 70/94, NJW 1995, 2159, 2160;[X.]Z 109, 327, 331; [X.], [X.]. v. 31.1.1996 - VIII ZR 297/94, [X.], 1206).MelullisJestaedtScharen[X.]Asendorf