Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 23.09.2015, Az. I ZR 15/14

BUN[X.]ESGERI[X.]H[X.]SHOF
IM NAMEN [X.]ES VOLKES
UR[X.]EIL
I
ZR
15/14
Verkündet am:

23. September 2015

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:

nein
[X.]R:

ja
Amplidect/ampliteq
[X.] § 4 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 2; [X.] 207/2009 Art. 55 Abs. 2, Art. 112 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3
Eine Verletzungshandlung, die während der Geltung einer später für nichtig er-klärten Gemeinschaftsmarke und noch vor der Eintragung der aus der [X.] im Wege der Umwandlung gemäß Art.
112 Abs.
1 Buchst.
b [X.] 207/2009 hervorgegangenen [X.] [X.] stattgefunden hat, löst weder Ansprüche wegen Verletzung der gemäß Art.
55 Abs.
2 [X.] 207/2009 mit Wirkung ex tunc für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche nach dem [X.] wegen Verletzung der zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetragenen [X.] [X.] aus.
[X.], Urteil vom 23. September 2015 -
I [X.] -
OLG [X.]üsseldorf

LG [X.]üsseldorf

-
2
-
[X.]er [X.]
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom
25. Juni 2015
durch den Vorsitzen[X.] Prof.
[X.]r.
Büscher,
die Richter
Prof. [X.]r.
Schaffert, [X.]r.
Löffler, die Richterin [X.]r. Schwonke
und [X.] Feddersen
für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.] wird das Urteil des
20. Zivilsenats des [X.] vom 3. [X.]ezember 2013 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der [X.] gegen die Feststellung der Schadensersatzpflicht ([X.]enor zu II des land-gerichtlichen Urteils) sowie gegen die
Verurteilung zur Aus-kunftserteilung ([X.]enor zu [X.] und [X.] des landgerichtlichen Urteils), zur Vernichtung ([X.]enor zu III des landgerichtlichen Urteils) und zur

des landge-richtlichen Urteils) zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-rufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen
-
3
-
[X.]atbestand:
[X.]ie Klägerin produziert und vertreibt weltweit technische Geräte für Men-schen mit Hör-
und Sehschwächen, darunter auch [X.]elefone. Sie war Inhaberin der am
9.
Januar 2004 angemeldeten und am
25.
Mai 2005 unter anderem für
Klasse 9: [X.]elekommunikationsapparate und -instrumente, [X.]elefone und [X.]elefonan-rufbeantworter, [X.]eile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren sowie Klasse 16: Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klas-sen enthalten ist, Handbücher, Faltbücher, Broschüren und Magazine
eingetragenen
Gemeinschaftsmarke Nr.
003603883 "[X.]". Unter die-ser Bezeichnung vertreibt
die Klägerin seit 2004 ein schnurloses [X.]elefon.
[X.]ie Beklagte ist ebenfalls auf dem Gebiet des Vertriebs von technischen Geräten für hör-
und sehbehinderte Menschen tätig. Während der [X.] verhandelten die Parteien über eine Zusammenarbeit in [X.]. Eine solche Zusammenarbeit kam nicht zustande. Am 28.
Februar 2008 [X.] die Beklagte die [X.] Wortmarke
Nr.
302008012983.2
"ampliteq"
und die [X.] Wort-Bild-Marke Nr.
302008012984.0

an. Beide Marken wurden am 15.
Mai 2008 für Waren der Klasse
9 sowie für
die [X.]ienstleistung
"[X.]elekommunikation"
eingetragen. [X.]ie
Zeichen sind für die Beklagte auch als Gemeinschaftsmarken mit Priorität vom 27.
Februar
2008 für die Warenklasse
9 eingetragen.
Seit
Mai 2008 vertrieb die Beklagte unter der Bezeichnung "[X.]"
ein schnurloses [X.]elefon für Menschen mit Hör-
und Sehschwächen. Ihr wurde 1
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4
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durch eine von der Klägerin erwirkte einstweilige
Verfügung des [X.] vom 16.
Juli 2008 untersagt, das
Wort-
und
das
Wort-Bild-Zeichen
"ampliteq"
für [X.]elefone zu benutzen. Nach Zustellung der einstweiligen Verfü-gung im August 2008 stellte die Beklagte die Benutzung der Bezeichnung
"ampliteq"
ein und vertrieb ihre Produkte seitdem
unter der Bezeichnung "Amplicom". [X.]ie Klägerin forderte die Beklagte auf, die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen. Eine solche Abschlusserklärung gab die Beklagte jedoch
nicht ab.
Bereits am 30.
Juli 2008 stellte
die Beklagte beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt einen Antrag auf Löschung der Gemeinschaftsmarke Nr.
003603883 "[X.]". Nachdem der Antrag zunächst zurückgewiesen worden war, erklärte
die Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt
am 20.
November 2009 die Marke "[X.]"
für die in Klasse
9 geschützten Waren wegen einer beschreibenden Bedeutung
des [X.]
in der [X.] für nichtig. [X.]ie dagegen gerichtete [X.] der Klägerin wies das Gericht der [X.] mit Entscheidung vom 23.
November 2011 zurück.
Auf den
daraufhin von der Klägerin gestellten
Antrag auf Umwandlung der Gemeinschaftsmarke
ist die Bezeichnung
"[X.]"
seit dem 9.
Juli 2012 als [X.] Wortmarke
Nr.
302012027194
(nachfolgend: [X.]) mit der Priorität
des Anmeldeta-ges der Gemeinschaftsmarke (9.
Januar 2004) für Waren der Klasse 9
[X.]elekommunikationsapparate und -instrumente, [X.]elefone und [X.]elefonanrufbeant-worter, [X.]eile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren
eingetragen.
[X.]ie Klägerin hat geltend gemacht, die Gemeinschaftsmarke und die infol-ge ihres [X.] eingetragene [X.]
stellten dasselbe 4
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Schutzrecht dar, so dass die ursprünglich auf die Gemeinschaftsmarke gestütz-ten Ansprüche nunmehr aus der [X.]
folgten.
[X.]ie Klägerin hat ihr Klagebegehren in erster Linie auf eine Verletzung der [X.] unter dem Gesichtspunkt der [X.] gestützt. [X.] hat sie Ansprüche aus Wettbewerbsrecht geltend gemacht. [X.]ie Klägerin hat insoweit vorgetragen, die Beklagte habe ihren guten Ruf sowie vertrauliche Informationen über den einschlägigen Markt und den Vertriebskanal ausge-nutzt, die der [X.] bei den Verhandlungen über eine Zusammenarbeit überlassen worden seien. Außerdem habe die Beklagte die Absatzmöglichkei-ten der Klägerin behindert und habe
eine wettbewerbsrechtliche Verwechs-lungsgefahr begründet.
[X.]ie Klägerin hat beantragt, der [X.] zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr
das Zeichen [X.] auch als Bildmarke

für [X.]elefone, insbesondere [X.]elefone zum besseren Hören und Sehen, zu benutzen, insbesondere das [X.] auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter dem Zeichen die ge-nannten Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren und in der [X.] zu benutzen.
[X.]ie Klägerin hat die Beklagte außerdem auf
Auskunftserteilung, Vernich-tung und Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.164,80

in Anspruch ge-nommen sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt.
[X.]ie Beklagte hat
im Hinblick auf die Gemeinschaftsmarke der Klägerin für die Waren der Klasse
16 eine fehlende Benutzung geltend gemacht und im
Wege der Widerklage beantragt, die Gemeinschaftsmarke [X.] ab dem 25.
Mai 2010 (dem Ablauf der Benutzungsschonfrist)
für verfallen zu erklären.
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6
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[X.]as Landgericht hat
die Beklagte
wegen Verletzung der [X.]
an-tragsgemäß verurteilt und die Gemeinschaftsmarke
der Klägerin auf die [X.] ab dem 25.
Mai 2010 für verfallen erklärt.
[X.]ie Berufung der [X.] ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.
Entscheidungsgründe:
A. [X.]as Berufungsgericht hat
angenommen, der Klägerin stünden die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung der [X.]
zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:
[X.]ie Beklagte habe die [X.] "[X.]"
durch Benutzung der Bezeichnung "[X.]"
für den Vertrieb eines [X.]elefons verletzt. Es bestehe [X.] im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.]. [X.]abei sei von einer Warenidentität, einem normalen Grad der Kennzeichnungskraft und von einem hohen Maß an Zeichenähnlichkeit auszugehen. [X.]er Umstand, dass die [X.] erst am 9.
Juli 2012 und damit nach der als Rechtsverletzung be-haupteten Benutzung der Bezeichnung [X.] durch die Beklagte im Jahr 2008
eingetragen worden sei, stehe den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen. [X.]as Wesen der nationalen Folgemarke erschöpfe sich nicht in der Inanspruchnahme der Priorität der [X.]. Vielmehr verkörperten
die angemeldete Gemeinschaftsmarke und die aus dieser im We-ge der Umwandlung entstandene nationale
Marke unbeschadet ihres
räumlich beschränkten Schutzbereichs dasselbe materielle Schutzrecht.
B. [X.]ie Revision ist uneingeschränkt zulässig. [X.]as Berufungsgericht hat die Zulassung der Revision im [X.]enor nicht beschränkt. Soweit es in den [X.] ausgeführt hat, die Revision werde im Hinblick auf die abwei-10
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chende Auffassung des 27. [X.]s des [X.] zur Frage der Identität des nationalen [X.]
mit der gelöschten
Gemeinschaftsmarke zugelassen,
hat das Berufungsgericht keine Beschränkung der Revision ausge-sprochen, sondern lediglich deutlich gemacht, welche Gründe für die [X.] Zulassung der Revision maßgeblich waren. Auf die von der Revisi-onserwiderung aufgeworfene Frage, ob die [X.]hematik der Identität des nationa-len [X.] mit der gelöschten Gemeinschaftsmarke und der Verlet-zungstatbestand als weiterer Entscheidungskomplex in einer Weise teilbar sei-en, dass die Zulassung der Revision auf den ersten Komplex wirksam be-schränkt werden
könne, kommt es nicht an.
[X.] [X.]ie gegen die
Beurteilung des Berufungsgerichts gerichtete Revision hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie gegen die Verurteilung zur Auskunftserteilung, zur Vernichtung und zur Zahlung von Abmahnkosten wendet. [X.]agegen bleibt die gegen
die Verurteilung der [X.] zur Unterlassung gerichtete Revision ohne Erfolg.
[X.] [X.]er Klägerin stehen keine auf die Verletzung der [X.] gestützten Ansprüche auf Schadensersatz
(§ 14 Abs. 6 [X.]), Vernichtung
(§ 18 Abs.
1 [X.]), Auskunftserteilung
(§ 242 BGB) und Erstattung der Abmahn-kosten
(§ 14 Abs. 6 [X.], § 683 Satz 1, §§ 677, 670 BGB) zu. Es fehlt an einer für diese Ansprüche erforderlichen Verletzung der [X.] durch die Beklagte.
1.
Im Streitfall besteht die Besonderheit, dass die von der Klägerin zur [X.], Auskunft, Vernichtung und Erstattung der Abmahnkosten
gerichteten
Annexanträge geltend gemachte Verletzungshand-lung im Mai 2008 und damit zwar während der Geltung der erst später
(23. No-vember 2011) durch rechtskräftige Entscheidung des Gerichts der Europäi-schen Union
im Hinblick auf die in Rede stehende
Ware "[X.]elefone"
mit Wirkung 14
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ex tunc gelöschten Gemeinschaftsmarke Nr. 003603883
stattgefunden hat, aber
noch vor der am 9. Juli 2012 erfolgten Eintragung der aus der [X.] im Wege der Umwandlung hervorgegangenen nationalen Klage-marke.
2.
In einer solchen Konstellation bestehen weder Ansprüche wegen [X.] der Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche wegen
Verletzung der natio-nalen Marke.
a) [X.]ie geltend gemachten [X.] stehen der Klägerin nicht ge-mäß § 125b Nr. 2 [X.] wegen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke zu. [X.]ie Gemeinschaftsmarke der Klägerin ist durch die Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt am 20.
November 2009 für die in Klasse
9 geschützten Waren wegen einer beschreibenden Bedeutung des [X.] in der [X.] für nichtig erklärt worden. [X.]ie dagegen gerichtete Klage der Klägerin hat das Gericht der [X.] mit [X.] Entscheidung vom 23.
November 2011 zurückgewiesen. Gemäß Art. 55 Abs. 2 [X.] gelten damit die Wirkungen der Gemeinschaftsmarke als von [X.] an nicht eingetreten.
b) [X.]ie Klägerin kann die geltend gemachten [X.] nicht auf
eine Verletzung der [X.] [X.] stützen.
[X.]) Gemäß § 4 Nr. 1 [X.] entsteht der Markenschutz durch die Ein-tragung der Marke in das vom Patentamt geführte Register. [X.]ie [X.] ist jedoch erst am 9.
Juli 2012 und damit nach der im Mai 2008 vorgenommenen Verletzungshandlung als [X.] Wortmarke Nr.
302012027194 unter ande-rem für die im Streitfall maßgebende Ware "[X.]elefone"
eingetragen worden.
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bb) [X.]ie Klägerin kann die geltend gemachten [X.] auch nicht deswegen auf eine Verletzung der
[X.] stützen, weil diese
Marke
im Wege der Umwandlung aus der Gemeinschaftsmarke hervorgegangen ist.
(1) Allerdings
kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art.
112 Abs.
1
Buchst.
b
[X.] beantragen, dass seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke umgewandelt wird, soweit die [X.] ihre Wirkung verliert. [X.]ie nationale Anmeldung, die aus der Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke hervorgeht, genießt in dem betreffen-den Mitgliedst[X.]t
den Anmeldetag oder den [X.] der Gemeinschafts-marke
sowie gegebenenfalls den nach Art.
34 oder Art.
35 [X.] beanspruchten Zeitrang einer Marke dieses St[X.]tes (Art.
112 Abs.
3 [X.]). [X.]ie Klägerin hat im Streitfall innerhalb der in Art. 112 Abs. 6 [X.] geregelten dreimonatigen Frist einen Antrag auf Umwandlung gestellt. Auf ihren Antrag auf Umwandlung der Gemeinschaftsmarke ist die Bezeichnung "[X.]"
seit dem 9.
Juli 2012 als [X.] Wortmarke Nr.
302012027194
mit der Priorität des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke (9.
Januar 2004) für die Ware "[X.]elefone"
eingetragen
worden.
(2) [X.]as Berufungsgericht hat aufgrund dieser Umwandlung eine Verlet-zung der [X.] angenommen.
[X.]er Umstand, dass die [X.] erst am 9.
Juli 2012 und damit nach der als Rechtsverletzung behaupteten Benut-zung der Bezeichnung [X.] durch die Beklagte im [X.] worden sei, stehe den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen. [X.]as Wesen der nationalen Folgemarke erschöpfe sich nicht in der [X.] der Priorität der [X.]. Vielmehr verkörperten die angemeldete Gemeinschaftsmarke und die aus dieser im Wege der Um-wandlung entstandene nationale Marke unbeschadet ihres räumlich beschränk-ten Schutzbereichs dasselbe materielle Schutzrecht.
[X.]iese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
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(3) Allerdings ist im Hinblick auf die Frage, ob die Umwandlung einer [X.]nanmeldung
Auswirkungen auf einen auf sie gestützten [X.] gegen eine Markenanmeldung hat, umstritten, welche Reichweite der
in Art.
112 Abs.
3 [X.] angeordneten
Wirkung
einer Umwandlung zukommt.
[X.]eilweise wird vertreten, die im
Wege der Umwandlung gemäß Art.
112 Abs.
1 [X.] entstehende nationale Marke sei ein von der Gemeinschaftsmarke
unabhängiges und eigenständiges Schutzrecht. [X.]ie Wirkung der Umwandlung im Sinne von Art.
112 Abs.
3 [X.] sei darauf beschränkt, dass die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke die zeitliche Priorität des [X.] in Anspruch nehmen
könne
(vgl. [X.], [X.] vom 9.
November 2004
27
W
(pat)
172/02, juris Rn.
22
[X.]AXI [X.]/[X.]).

Eine andere Auffassung, der sich das Berufungsgericht angeschlossen hat,
geht davon aus, dass sich die Wirkung der Umwandlung gemäß
Art.
112 Abs.
3 [X.] nicht darin erschöpft, dass die im Wege der Umwandlung entstan-dene nationale Marke die zeitliche Priorität des Anmeldetages der [X.] in Anspruch nehmen kann. [X.]ie [X.] und die im Wege der Umwandlung
entstandene nationale Marke seien vielmehr als dasselbe materielle Schutzrecht anzusehen ([X.], Beschluss vom 8.
August 2007
32
W
(pat)
272/03, [X.], 451, 452
[X.]; [X.], Beschluss vom 11.
Oktober 2007
26
W
(pat)
78/04, juris Rn.
33
[X.]HE [X.] [X.]LUB SU[X.]/[X.]; Fezer, [X.], 4.
Aufl., §
42 Rn.
71; [X.], [X.], 3.
Aufl., §
125b Rn.
7; [X.] in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2.
Aufl., Rn.
1253; [X.] in Ströbele/[X.], [X.], 11.
Aufl., §
125d Rn.
12; vgl. auch [X.] in BeckOK.[X.], Stand 1.
Mai 2015, §
42 Rn.
77).
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11
-
(4) Vorliegend kann dieser Meinungsstreit allerdings auf sich beruhen. Im Streitfall geht es nicht um die Frage, ob die Umwandlung einer Gemeinschafts-markenanmeldung
Auswirkungen auf einen auf sie gestützten Widerspruch ge-gen die Markenanmeldung
eines [X.]ritten
hat,
sondern darum, ob Ansprüche wegen Verletzung einer später
gemäß Art. 55 Abs. 2 [X.] ex tunc
für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke, die nach der in Frage kommenden Verlet-zungshandlung in eine nationale Marke umgewandelt wurde, über den Zeit-punkt der Eintragung dieser nationalen Marke hinaus zurückreichen. [X.]ies ist zu verneinen (ebenso Eisenführ,
Festschrift v.
Mühlendahl, 2005, S.
341, 357;
vgl. auch [X.] in BeckOK.[X.],
Stand 1.
Mai 2015, §
42 Rn.
77). Selbst wenn die Gemeinschaftsmarke und die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke als dasselbe materielle Schutzrecht anzusehen sein sollten, entsteht der nach Löschung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke allein noch bestehende Markenschutz aus der nationalen Marke nach dem eindeuti-gen Wortlaut des § 4 Nr. 1 [X.] erst durch die Eintragung der Marke. [X.]ie [X.] ist jedoch im Streitfall erst am 9. Juli 2012 und damit nach der gel-tend gemachten Verletzungshandlung eingetragen worden.
3. [X.]ie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf die [X.] zur Auskunftserteilung, zur Vernichtung und zur Zahlung von [X.] gerichtete Klage kann gleichwohl nicht insgesamt abgewiesen werden. [X.]ie Klägerin hat ihre Klage hilfsweise auch auf Verstöße gegen das Wettbewerbs-recht gestützt und insoweit vorgetragen, die Beklagte habe ihren guten Ruf so-wie vertrauliche Informationen über den einschlägigen Markt und den [X.] ausgenutzt, die der [X.] bei den Verhandlungen über eine [X.] überlassen worden seien. Außerdem habe die Beklagte die Absatz-möglichkeiten der Klägerin behindert und eine wettbewerbsrechtliche Ver-wechslungsgefahr begründet.
[X.]as Berufungsgericht hat -
von seinem Stand-punkt aus konsequent -
hierzu keine Feststellungen getroffen. Insoweit ist die 27
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Sache nach § 563 Abs. 1 ZPO an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist.
I[X.] [X.]ie Revision der [X.] hat
dagegen keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Unterlassung richtet. [X.]er
Klägerin steht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs.
5 [X.] ein Unterlassungsanspruch unter dem Ge-sichtspunkt der Erstbegehungsgefahr zu.
1. [X.]ie für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr ist gegeben.
Zwar fehlt es im Streitfall an einer Verletzungshandlung nach Eintra-gung der [X.] und damit an der für einen [X.] erforderlichen Wiederholungsgefahr.
Es liegt jedoch aufgrund der im Februar 2008 vorgenommenen Anmeldung der Marken ampliteq der [X.] eine für den
vorbeugenden Unterlassungsanspruch ausreichende Erstbege-hungsgefahr vor.
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.]s ist aufgrund der [X.] als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benut-zung des Zeichens für die eingetragenen Waren und [X.]ienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen ([X.], Urteil vom 22. Januar 2014

I
ZR
71/12, [X.], 382 Rn. 30 = [X.], 452 -
REAL [X.]hips, mwN).
b) Entgegen der Ansicht der Revision liegen im Streitfall keine besonderen Umstände vor, die der Annahme einer Erstbegehungsgefahr entgegenstehen.
[X.]) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Markenanmeldung der [X.] sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als die Klägerin über keine [X.] verfügt habe, weil die seinerzeit noch registrierte Gemeinschaftsmarke ex tunc weggefallen sei.
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[X.]ie Annahme einer Erstbegehungsgefahr
aufgrund einer Markenanmel-dung ist davon unabhängig, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung möglicherweise eine in [X.] stehende identische oder verwechslungsfähige Marke eines [X.]ritten besteht. Maßgeblich ist vielmehr allein die tatsächliche
Vermutung, dass eine Benutzung des als Marke angemeldeten Zeichens für die eingetragenen Waren und [X.]ienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Um-stände vorgetragen werden, die gegen eine solche Benutzungsabsicht spre-chen (vgl. [X.], [X.], 382 Rn. 30 -
REAL [X.]hips, mwN).
bb) [X.]ie Revision meint ferner, auf die [X.] [X.] könnten [X.] erst ab dem Zeitpunkt ihrer Registrierung gestützt wer-den. Zum Zeitpunkt der Eintragung der [X.] Marke hätten die [X.]
der [X.] bereits bestanden. Während des gesamten Zeitraums ha-be die Beklagte keine aktiven Handlungen vorgenommen, die eine Begehungs-gefahr begründen könnten.
[X.]amit kann die Revision ebenfalls nicht durchdringen. Sie berücksichtigt insoweit wiederum nicht, dass es für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr allein auf die Anmeldung und Eintragung der Marken der [X.]
und die dadurch begründete tatsächliche Erwartung einer
zukünftigen
Benutzungsauf-nahme, nicht aber auf das Bestehen von Markenrechten der Klägerin oder auf die bereits erfolgte Vornahme
aktiver Benutzungshandlungen durch die Beklag-te ankommt.
cc) Aus den gleichen Gründen kann auch dem
Einwand der Revision nicht zugestimmt werden, die Anmeldungen der Marken der [X.] seien in einer "schutzrechtsfreien Zeit"
erfolgt, der Streitfall sei deshalb nicht anders zu [X.] als eine Verletzungshandlung, die in bereits verjährtem Zeitraum [X.] habe. Soweit der [X.] angenommen hat, dass als Grundlage für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr keine Verletzungshandlung herangezo-34
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-
14
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gen
werden kann, die in [X.] begangen wurde, lag dem die im [X.] nicht einschlägige Erwägung zugrunde, dass anderenfalls die [X.] umgangen würden ([X.],
Urteil vom 31.
Mai 2001
I
ZR
106/99, [X.], 1174,
1176 = [X.], 1076 -
Berühmungsaufgabe; [X.]eplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., [X.]. 16 Rn. 31).
dd) [X.]ie Revision hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, es liege auch keine Erstbegehungsgefahr wegen des Unterlassens der Rückgängigma-chung der Markenanmeldung und -eintragung vor;
insbesondere könne aus dem "Registriertlassen"
der Marken nicht
auf die Bereitschaft der [X.]
ge-schlossen werden, Schutzrechte [X.]ritter zu verletzen. Im Streitfall liegt eine Erstbegehungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des aktiven [X.]uns, nämlich der Anmeldung der Marken "ampliteq"
durch die Beklagte vor. Für eine im Streitfall maßgebliche Begründung der Erstbegehungsgefahr durch die Anmeldungen der Marken ist
es auch nicht erforderlich, dass die Beklagte dadurch ihre [X.] zu erkennen gegeben hat, Schutzrechte [X.]ritter zu verletzen. [X.] ist vielmehr die Erwartung, dass derjenige, der ein Zeichen
als Marke anmeldet, dieses Zeichen für die eingetragenen Waren und [X.]ienstleistungen in naher Zukunft auch benutzen wird. [X.]ies gilt erst recht, wenn die Marke -
wie im Streitfall -
eingetragen wird.
c) [X.]er Annahme eines vorbeugenden
Unterlassungsanspruchs stehen auch keine prozessualen Gründe entgegen.
[X.]) Entgegen der Ansicht der Revision liegt keine in der Revisionsinstanz unzulässige Klageänderung vor. [X.]ie Klägerin hat nicht
zwei verschiedene
Streitgegenstände geltend gemacht.
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Wird im Prozess neben einem Verletzungsunterlassungsanspruch ein vor-beugender Unterlassungsanspruch geltend gemacht,
bestimmt sich die Frage, ob es sich um zwei verschiedene Streitgegenstände handelt, nach den allge-meinen Regeln
(Fezer/Büscher, UWG, 2. Aufl., § 8 Rn. 97).
Ist -
wie im Streitfall -
dem auf Unterlassung gerichteten Antrag nicht zu entnehmen, ob es sich um einen Verletzungsunterlassungsanspruch oder um einen vorbeugenden [X.] handelt, kommt es auf den Klagegrund, mithin darauf an, ob es sich um einen einheitlichen Sachverhalt oder um mehrere zur [X.] herangezogene Lebenssachverhalte handelt (vgl. [X.], Urteil vom 26. Januar 2006 -
I [X.], [X.], 429 Rn. 22 = [X.], 584

Schlank-[X.]seln; Fezer/Büscher [X.]O § 8 Rn. 97). So
liegen grundsätzlich un-terschiedliche Streitgegenstände vor, wenn ein Unterlassungsanspruch zum ei-nen wegen der vorprozessual begangenen Verletzungshandlung auf Wiederho-lungsgefahr und
zum anderen auf Erstbegehungsgefahr
wegen Erklärungen
gestützt
wird, die der in Anspruch Genommene erst später im gerichtlichen Ver-fahren abgibt ([X.], [X.], 429 Rn. 22
Schlank-[X.]seln; [X.], Urteil vom 23. Februar 2006 -
I [X.], [X.]Z 166, 253 Rn. 25 -
Markenparfüm-verkäufe). Hier liegt der Fall jedoch anders. [X.]ie Klägerin hat sich zur [X.] ihres Unterlassungsantrags sowohl auf
den Vertrieb eines schnurlosen
[X.]elefons
für Menschen mit Hör-
und Sehschwächen unter der Bezeichnung "ampliteq"
durch die Beklagte ab Mai 2008 als auch auf die im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang damit am 28.
Februar 2008 erfolgten Markenan-meldungen der [X.] gestützt.
Insoweit ist ein einheitlicher, bereits vor [X.]erhebung abgeschlossener
Lebenssachverhalt gegeben.
bb) [X.]ie
Klägerin hat zu den durch eine Bejahung der Erstbegehungsge-fahr
aufgeworfenen Fragen in ausreichendem Maße im Verfahren
Stellung nehmen können. [X.]er Gesichtspunkt ist
in der mündlichen Revisionsverhand-lung erörtert
worden. [X.]er [X.] hat zudem die von der Revision im nachge-41
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reichten Schriftsatz vom 14.
Juli 2015 vorgebrachten Argumente bei seiner Ent-scheidung
berücksichtigt. Sie geben zu einer anderen Beurteilung oder zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung keinen Anlass.
d) [X.]ie durch die Anmeldung der Marken der [X.] entstandene
Erst-begehungsgefahr ist nicht dadurch entfallen, dass die Beklagte die Benutzung der Marke "ampliteq"
nach Zustellung einer
durch die Klägerin erwirkten
einst-weiligen Verfügung
im August 2008 eingestellt
und ihre Produkte seitdem unter der Bezeichnung "Amplicom"
vertrieben hat. [X.]er Wegfall der durch eine Mar-kenanmeldung entstandenen Erstbegehungsgefahr setzt ein auf den Fortfall der rechtlichen Wirkungen der Anmeldung gerichtetes eindeutiges Verhalten

wie
die Rücknahme der Markenanmeldung oder den Verzicht auf die Eintragung der Marke

voraus (vgl. [X.], [X.],
382 Rn. 35 f. -
REAL [X.]hips).
2. [X.]as Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei eine [X.] zwischen der [X.] "[X.]"
und der
von der [X.] angemel-deten Marke "ampliteq"
bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]).
a) [X.]as Bestehen von [X.] im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. [X.]abei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder [X.]ienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder [X.]ienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gestei-gerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 18. September 2014 -
I [X.], [X.], 1101 Rn. 37 = [X.], 1214 -
Gelbe Wörterbücher, mwN).
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b) [X.]as Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass
von
Wareniden-tität, einer
für die Ware "[X.]elefone"
normalen
Kennzeichnungskraft der Klage-marke
und einem
hohen
Maß an Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.
[X.]) [X.]as Berufungsgericht hat zutreffend Warenidentität
angenommen. [X.]agegen erinnert die
Revision nichts.
bb) [X.]as Berufungsgericht hat
die Kennzeichnungskraft der [X.] zutreffend beurteilt.
(1) [X.]as Berufungsgericht hat angenommen, bei dem Wort "[X.]"
handele es sich in den Augen des angesprochenen inländischen Verkehrs um ein
reines Phantasiewort. Für eine zergliedernde Betrachtungsweise in die [X.]"
und "[X.]"
bestehe kein Anhaltspunkt. [X.]ie Bestandteile würden von den potentiellen Käufern der [X.]elefone nicht als solche erkannt. [X.]ie Bedeutung von "[X.]"
als Abkürzung für "[X.]"
möge [X.] bekannt sein, dem nor-malen Nutzer von [X.]elefonen sage sie hingegen nichts. Gleiches gelte für den Bestandteil "[X.]".
So könne schon kein Verständnis der [X.] Begriffe "amplification"
und "amplified"
bei nicht technikinteressierten Endverbrauchern vorausgesetzt werden. Zudem erfordere ein beschreibendes
Verständnis noch eine Übertragung des [X.] von "amplification"
und "amplified"
auf den Bestandteil
"[X.]". Eine [X.] von "[X.]"
als Kurzform der vorgenannten Begriffe könne aber weder für den [X.] noch für den [X.] Sprachraum festgestellt werden. Fundierte Kenntnisse der [X.] seien ohnehin nur bei einer Minderheit der inländischen [X.] vorhanden. Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.
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Soweit die Revision geltend macht, das Berufungsgericht habe den Vor-trag der [X.] nicht ausgeschöpft und nicht zutreffend erfasst, dass die [X.] Endabnehmer sowohl das Acronym "[X.]"
als auch die Abkürzung "[X.]"
verstehen
und daher auch in einem zusammengesetzten Begriff er-kennen
würden, kann sie keinen Erfolg haben. [X.]as Berufungsgericht hat sich mit dem Vortrag der [X.] auseinandergesetzt, allerdings eine abweichen-de tatrichterliche Beurteilung vorgenommen. [X.]iese
hält einer revisionsrechtli-chen Nachprüfung stand.
[X.]as Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision auch nicht den Vortrag der [X.] zum Verständnis der [X.] Verbraucher übergangen. Es hat vielmehr angenommen, dass fundierte Kenntnisse der [X.] nur bei einer Minderheit der im Streitfall maßgeblichen [X.] Verbraucher vorhanden seien. Gegen diese Feststellung hat die [X.] keine [X.] erhoben.
[X.]as Berufungsgericht war nicht gehalten, im Hinblick auf den Vortrag der [X.], dass die mit der [X.] Sprache vertrauten [X.] Endab-nehmer "[X.]"
als Abkürzung für "amplifier"
(= Verstärker) und für "to amplify"
(= verstärken) verstehen würden, den insoweit angebotenen [X.] zu erheben. [X.]ie Mitglieder des Berufungsgerichts gehören dem im Streitfall maßgeblichen allgemeinen Verkehr an. [X.]ie Zugehörigkeit der [X.]atrich-ter zum für die Beurteilung maßgeblichen Verkehrskreis führt dazu, dass es im Allgemeinen keines durch eine Meinungsumfrage untermauerten Sachverstän-digengutachtens zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses bedarf (vgl. [X.], Urteil vom 2.
Oktober
2003
I
ZR
150/01, [X.]Z 156, 250, 255
Marktführer-schaft; Urteil vom 9.
Juni 2011
I
ZR
113/10, [X.], 215 Rn.
14 = [X.], 75
Zertifizierter [X.]estamentsvollstrecker; Urteil vom 13.
September 2012

I
ZR
230/11, [X.]Z 194, 314 Rn.
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Biomineralwasser).
Soweit die Revision geltend macht, die Beklagte habe Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ergebe, 50
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dass der Begriff "amplifier"
als Synonym für Verstärker auch in [X.] verwendet und verstanden werde, ist nichts dafür ersichtlich, dass das [X.] diesen Vortrag nicht zur Kenntnis genommen hat. Es hat sich vielmehr ausdrücklich mit der Frage der [X.] des Bestandteils "[X.]"
als Kurzform für "amplification"
und "amplified" auseinandergesetzt. Mit ihrer abweichenden Beurteilung versucht die Revision in unzulässiger Weise, die tatrichterliche Beurteilung durch ihre eigene Sicht der [X.]inge zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.
(2) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Beklagte habe auf eine Vielzahl von Marken hingewiesen, die den Bestandteil "[X.]"
aufwiesen und für technische Geräte oder Komponenten verwendet
würden, und bei denen "[X.]"
als Hinweis auf einen Verstärker
diene oder dienen könne. [X.]araus folgt ebenfalls kein Rechtsfehler des Berufungsgerichts.
[X.]as Berufungsgericht hat sich mit diesem Vortrag der [X.] ausei-nandergesetzt. Es hat angenommen, dass die von der [X.] angeführten [X.] keine Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer
Kenn-zeichnungen im Ähnlichkeitsbereich bewirken könnten. [X.]ie von der [X.] vorgetragenen
Verwendungen richteten sich vorwiegend an technisch versierte Kunden
oder beträfen Nischenprodukte. Zudem zeigten sie nur die Existenz [X.] Reihe von Zeichen mit dem Bestandteil "Ampli". In der dritten Silbe [X.] sich diese Zeichen, zu denen die Marken "[X.][X.]HE[X.]K", "[X.]-SELE[X.][X.]", "[X.]FI[X.]", "[X.]FON", "[X.][X.]ON"
und "[X.]VISION"
gehör-ten, hingegen sowohl klanglich als auch schriftbildlich deutlich von der Klage-marke.
[X.]iese Beurteilung ist frei von [X.]. Mit ihrer Rüge, die [X.] seien mit Blick auf diese Marken mit der Verwendung des Bestandteils "[X.]"
vertraut und würden die Kombination von "[X.]"
und "[X.]"
ohne weiteren Hinweis auf die fraglichen Produkteigenschaften eines [X.]elefons [X.], und zwar als Hinweis, dass es sich um ein verstärktes [X.]-[X.]elefon 53
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handele, versucht die Revision erneut, die rechtsfehlerfrei getroffenen [X.] durch ihre eigene Ansicht zu ersetzen. Gleiches gilt, soweit die Revision geltend macht, die Bildung und Benutzung von [X.] und Akronymen sei gerade im technischen Bereich üblich.
Zudem sei es bei Spezialgeräten wie verstärkten [X.]elefonen üblich, dass sich Verbraucher über verschiedene
[X.]uellen
einschließlich des Internets
informierten, welche Produkte am Markt erhältlich seien. [X.]ies spreche dafür, dass Verbraucher in diesem Bereich die beschreibende Bedeutung von Begriffen wie "[X.]"
und "[X.]"
verstünden, auch wenn sie aus dem [X.] oder [X.] stammten.
cc) [X.]as Berufungsgericht hat zu Recht weiter angenommen, dass zwi-schen der [X.] und den Marken der [X.] ein hohes Maß an [X.]ähnlichkeit besteht.
(1) [X.]as Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass in schriftbildlicher und vor allem in klanglicher Hinsicht zwischen den in Rede stehenden Zeichen eine hochgradige Ähnlichkeit besteht. [X.]ie Wortlänge beider Zeichen sei [X.] gleich. [X.]as Fehlen eines Buchstabens in "ampliteq"
verkürze das [X.] gegenüber
"[X.]"
nur unwesentlich und falle nicht weiter auf. Gleiches gelte für die divergierenden Buchstaben "[X.]"
und "[X.]"
sowie "[X.][X.]"
und "[X.]". Noch ausgeprägter sei die Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht. Beide [X.] bestünden aus drei Silben, von denen die
ersten und die zweiten in jeder Hinsicht identisch und die dritten phonetisch hochgradig ähnlich seien. [X.]ie [X.] seien gering. [X.]ie Buchstabenkombinationen
"[X.]E"
und "[X.]E"
[X.] sich in der Aussprache kaum, das "[X.]"
ohne nachfolgendes "U"
werde im [X.]eutschen -
ebenso wie das "[X.]"
-
ohnehin wie ein "K"
gesprochen, das "[X.]"
am Wortende sei stumm.
Gegen diese rechtsfehlerfreie Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.
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(2) [X.]ie Revision macht geltend, in schriftbildlicher Hinsicht ergebe sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Endungen "[X.]"
und "[X.]E[X.]", weil "[X.]"
aus vier Buchstaben, "[X.]E[X.]"
nur aus drei Buchstaben bestehe, die Konsonanten [X.] und [X.] nur in dem Bestandteil "[X.]"
enthalten seien, der Kon-sonant "[X.]"
nur in dem Bestandteil "[X.]E[X.]", der übereinstimmende Konsonant "[X.]"
in "[X.]"
am Ende, in "[X.]E[X.]"
dagegen am Anfang der Silbe stehe und die En-dung "[X.]"
am Wortende ungewöhnlich sei. [X.]amit hat sie keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts dargelegt. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass das [X.] diese Umstände nicht zur Kenntnis genommen hat. Es hat den maßgeblichen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen vielmehr abweichend von der
Ansicht der [X.] gewürdigt. Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht insoweit nicht unterlaufen.
(3) Aus den gleichen Gründen bleibt die Revision
ohne Erfolg, soweit sie ausführt, die sich gegenüberstehenden Zeichen unterschieden sich auch klang-lich. [X.]er Bestandteil "[X.]"
zeichne sich durch eine weiche Aussprache des "[X.]"
am Anfang aus und ende hart und prägnant;
weil die Endung auf "[X.][X.]"
mar-kant betont werde, erfahre der Bestandteil
"[X.]E[X.]"
eine umgekehrte Betonung. Auch damit
hat sie keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts dargetan, son-dern lediglich Einzelheiten abweichend vom Berufungsgericht gewürdigt.
(4) Ohne Erfolg macht die Revision schließlich geltend, selbst bei unter-stellten Ähnlichkeiten würden Verwechslungen aufgrund des klaren Bedeu-tungsgehalts des Wortes "[X.]"
ausgeglichen. Mit dieser [X.] die Revision wiederum
vergeblich, ihre eigene Bewertung an die Stelle der abweichenden
Beurteilung des Berufungsgerichts zu setzen. [X.]as [X.] hat angenommen, die durch das hohe Maß an klanglicher [X.] begründete [X.] werde nicht durch einen abweichenden Sinngehalt der Bezeichnungen neutralisiert, weil sich in den Augen des inländi-schen Verkehrs zwei reine Phantasiebezeichnungen gegenüberstünden, die 57
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jeweils als einheitliche Zeichen wahrgenommen würden. [X.]iese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler
erkennen.
[X.]. [X.]ie Frage, ob die [X.] Marke, die im Wege der Umwandlung aus einer Gemeinschaftsmarke entsteht, ein von der Gemeinschaftsmarke unab-hängiges und eigenständiges Schutzrecht ist oder Gemeinschaftsmarke und [X.] Marke materiell
dasselbe Schutzrecht sind, ist nicht entscheidungser-heblich. Schon aus diesem Grund ist zu diesem [X.] kein Vorabent-scheidungsersuchen an den Gerichtshof der [X.] erforderlich. Es bedarf daher keiner Entscheidung, ob es sich nicht ohnehin um eine Frage handelt, deren Beurteilung in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedst[X.]ts fällt, dessen Recht die umgewandelte nationale Marke unterfällt. Jedenfalls kommt es auf die von der Revision zu diesem [X.] formulier-ten Vorlagefragen nicht an. Im Übrigen bestehen im Streitfall keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung des Unionsrechts, so dass ein Vorabentscheidungs-ersuchen an den Gerichtshof der [X.] gemäß Art. 267 AEUV nicht geboten ist (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 1982 -
Rs. 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258
[X.][X.]L.F.[X.][X.]).
E. [X.]a im Hinblick auf den geltend gemachten Unterlassungsanspruch wei-tere Feststellungen nicht zu treffen sind, kann der [X.] in der Sache selbst entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO). [X.]agegen ist die auf Feststellung der Scha-densersatzpflicht sowie auf die Verurteilung zur Auskunftserteilung, zur Vernich-tung und zur Zahlung von Abmahnkosten gerichtete Klage
zur Klärung der hilfsweise geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche
an das [X.] zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Im Hinblick auf den gel-tend gemachten Vernichtungsanspruch wird das Berufungsgericht im Rahmen des wiedereröffneten
Berufungsverfahrens
zu beachten haben, dass dieser nur unter strengeren Voraussetzungen zu bejahen ist
als im Markenrecht; er setzt

als ein Unterfall des Beseitigungsanspruchs -
voraus, dass die von den Ge-60
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genständen ausgehende Gefahr weiterer Rechtsverletzungen nicht auf andere

mildere
-
Weise beseitigt werden kann (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 21.
Februar 2002 -
I [X.], GRUR 2002, 709, 711 = [X.], 947 -
Ent-fernung der [X.], mwN).
Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen
Vorinstanzen:
LG [X.]üsseldorf, Entscheidung vom 17.10.2012 -
2a O 25/10 -

OLG [X.]üsseldorf, Entscheidung vom 03.12.2013 -
I-20 [X.] -