Bundespatentgericht, Beschluss vom 13.06.2023, Az. 26 W (pat) 5/21

Die Wortmarke

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ist am 9. Februar 2017 angemeldet und am 24. März 2017 unter der Nummer 30 2017 101 301 als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 32, 33, 35 und 43 eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 28. April 2017 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer Widerspruch erhoben

1. aus der Wort-/Bildmarke

2. aus der Wort-/Bildmarke

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 16. November 2017 die Einrede der Nichtbenutzung der – inzwischen gelöschten – Widerspruchsmarke zu 1.) erhoben und am 18. Dezember 2017 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2.) bestritten.

Mit [X.]uss vom 19. April 2018 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 33 des [X.] beide Widersprüche zurückgewiesen und Kosten weder auferlegt noch erstattet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Widersprechende habe auf die beiden zulässig erhobenen Nichtbenutzungseinreden trotz entsprechender Aufforderungen keine Benutzungsunterlagen vorgelegt. Dieser [X.]uss ist den Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden gegen [X.] am 27. Juli 2018 zugestellt worden. Mit Telefax vom 27. August 2018 haben sie gegen diesen [X.]uss Erinnerung eingelegt und darum gebeten, die beiden [X.]en in Höhe von je 150 € über die beiden beigefügten [X.] vom Kanzleikonto einzuziehen.

Mit Erinnerungsbeschluss vom 20. April 2020 hat die Markenstelle für Klasse 33 des [X.] die Erinnerung des Widersprechenden zurückgewiesen und ihm die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass er auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) keine Benutzungsunterlagen vorlegt habe. In Bezug auf die Widerspruchsmarke zu 2.) sei die Einrede zwar verfrüht erhoben worden und daher unzulässig, gleichwohl sei der Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr unbegründet. [X.] habe die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen, weil er seinen Widerspruch aus der älteren Marke zu 1.) trotz zulässiger Nichtbenutzungseinrede auch im Erinnerungsverfahren ohne jeglichen Glaubhaftmachungsversuch weiterverfolgt habe. Nachdem der erste Zustellungsversuch gegen [X.] fehlgeschlagen war, ist dieser [X.]uss den Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden als Übergabeeinschreiben übersandt worden. Die Aufgabe zur Post ist am 30. Juli 2020 erfolgt. Mit Schreiben vom 9. Juli 2020 hatte das [X.] von den Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden die Zahlung der beiden [X.]en angefordert und mit Schreiben vom 6. Oktober 2020 hat es an die Zahlungspflicht erneut erinnert.

Gegen den Erinnerungsbeschluss richtet sich die am 31. August 2020 per Telefax eingelegte Beschwerde des Widersprechenden. Er ist der Ansicht, der Erinnerungsbeschluss habe nicht erlassen werden dürfen, weil die ausgestellten [X.] erloschen gewesen seien, so dass die beiden [X.]en – unstreitig bis heute – nicht hätten eingezogen werden können, was das [X.] mit E-Mail vom 12. September 2018 auch mitgeteilt habe.

[X.] beantragt sinngemäß,

1. den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 33 des [X.] vom 20. April 2020 aufzuheben und

2. die Rückzahlung der beiden [X.]en anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Antrag gestellt und sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache eingelassen.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Hinweis vom 31. März 2023 darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Erinnerungsbeschluss vom 20. April 2020 ist mangels rechtzeitiger Zahlung der [X.] aufzuheben und die Feststellung zu treffen, dass die Erinnerung gegen den [X.] vom 19. April 2018 als nicht eingelegt gilt.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

a) Sie ist rechtzeitig erhoben worden.

aa) Gemäß § 66 Abs. 2 [X.] ist die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung des [X.]usses beim [X.] schriftlich einzulegen.

bb) Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Nachdem der erste Zustellungsversuch fehlgeschlagen war, ist der Erinnerungsbeschluss vom 20. April 2020 den Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden als Übergabeeinschreiben übersandt worden. Gemäß § 94 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz ([X.]) gilt ein mittels Einschreiben übersandtes Dokument am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Die Aufgabe zur Post ist am 30. Juli 2020 erfolgt. Ob die Zustellung bereits am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post, nämlich am Sonntag, dem 2. August 2020, als erfolgt gilt, oder entsprechend § 193 BGB eine Verschiebung des „dritten Tages“ auf den nächsten Werktag, nämlich Montag, den 3. August 2020, vorzunehmen ist, wie es teilweise in der Rechtsprechung und Literatur angenommen wird ([X.], 94 zur identischen Regelung in § 122 Abs. 2 Nr. 1 [X.]; [X.]. v. 5. Mai 2014 - [X.]/13 = BeckRS 2014, 95344; Schlatmann in: [X.]/App/Schlatmann, VwVG, [X.], 12. Aufl. 2021, § 4 [X.] Rdnr. 6 f.; [X.] in: [X.], [X.]/FGO, 174. Ergänzungslieferung, April 2023, § 4 [X.] Rdnr. 24; Schwarz in: [X.]/[X.]/[X.], [X.]/FGO, 273. Lieferung, April 2023, § 4 [X.] Rdnr. 27; [X.] in: Tipke/[X.], [X.]/FGO, 175. Lieferung, Mai 2023, § 4 [X.] Rdnr. 10; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 94 [X.] Rdnr. 6; a. A.: [X.], 1099, 1100 f.; [X.], 569, 570 – Zustellungszeitpunkt; [X.] 56, 22, 24; [X.] in: [X.] Markenrecht, Kur/v. [X.]/[X.], 33. Edition, Stand: 1. April 2023, § 94 [X.] Rdnr. 13 ff.), kann dahinstehen, weil der Widersprechende schon am 31. August 2020 per Telefax und damit noch vor dem frühestmöglichen Ablauf der Monatsfrist gemäß § 66 Abs. 2 [X.], dem 2. September 2020, Beschwerde eingelegt hat.

b) Die Beschwerde ist auch statthaft. Die Frage, ob eine wirksame Erinnerung eingelegt wurde und ein Erinnerungsbeschluss hätte erlassen werden dürfen, ist ohne Einfluss auf die Zulässigkeit der Beschwerde. Da der Erinnerungsbeschluss ergangen ist, konnte dieser auch gemäß § 66 Abs. 1 [X.] mit der Beschwerde angegriffen werden (BPatG 24 W (pat) 6/16 – Gartenglück).

c) [X.] hat am 1. September 2020 und damit ebenfalls innerhalb der einmonatigen Beschwerdefrist zwei [X.]en eingezahlt. Dabei hätte die Einzahlung einer [X.] ausgereicht. Auch wenn ein Widersprechender vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie ([X.]) 2015/2436 des [X.] und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – [X.], [X.] I 2018, [X.]) zum 14. Januar 2019 – wie hier – mehrere Widersprüche aus einer entsprechenden Anzahl an Widerspruchszeichen erhoben hat, die mit einem [X.]uss zurückgewiesen worden sind, hat er im anschließenden Beschwerdeverfahren nur eine [X.] zu zahlen, weil nur ein Verfahrensbeteiligter einen [X.]uss des [X.] angreift, auch wenn es sich grundsätzlich um mehrere Verfahren handelt (BPatG 27 W (pat) 6/15 – [X.]/Salvador [X.]; [X.]/Hacker/Thiering/[X.], [X.], 13. Aufl., § 66 Rdnr. 47; [X.]/[X.]/[X.]/Grabrucker, [X.], 4. Aufl., § 66 Rdnr. 55; [X.]/Fuchs-Wissemann, 4. Aufl., § 66 Rdnr. 5). Soweit in einem obiter dictum die Auffassung vertreten worden ist, dass in diesem Fall eine der Anzahl der Widerspruchszeichen entsprechende Anzahl von [X.]en zu zahlen sei (BPatG 27 W (pat) 15/18 – [X.] [X.]/[X.]), ist dieser Einzelmeinung bislang niemand gefolgt. Aber selbst wenn diese zutreffend wäre, hätte der Widersprechende auch diese Anforderung durch Einzahlung von zwei [X.]en erfüllt.

2. Die Beschwerde ist auch begründet. Der angegriffene Erinnerungsbeschluss vom 20. April 2020 hätte im Hinblick auf die Bestandskraft des [X.]es vom 19. April 2018 nicht mehr ergehen dürfen, weil der Widersprechende keine [X.] eingezahlt hat.

a) Nach § 64 Abs. 2 [X.] ist die Erinnerung innerhalb eines Monats nach Zustellung beim [X.] einzulegen. Gemäß § 64a [X.] i. V. m. §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Nr. 333 000 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG a. F. wird die [X.] in Höhe von 150 € mit der Einlegung der Erinnerung fällig und ist innerhalb der einmonatigen Erinnerungsfrist des § 64 Abs. 2 [X.] einzubezahlen. Obwohl der Widersprechende aus zwei Marken Widerspruch erhoben hat, wäre er aber nur zur Einzahlung einer einzigen [X.] verpflichtet gewesen, weil, wie bereits bei der [X.] erörtert, nur ein Verfahrensbeteiligter einen [X.]uss des [X.] angreift ([X.]/Hacker/Thiering/[X.], [X.], 13. Aufl., § 64 Rdnr. 6; [X.]/[X.]/[X.]-Schiffel, [X.], 4. Aufl., § 64 Rdnr. 5; [X.]/Fuchs-Wissemann, 4. Aufl., § 64 Rdnr. 3).

b) Der mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehene [X.] ist den Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden am 27. Juli 2018 gemäß § 94 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 4 [X.] gegen [X.] zugestellt worden. Die einmonatige Erinnerungsfrist des § 64 Abs. 2 [X.] hat mit der [X.]usszustellung zu laufen begonnen und ist am 27. August 2018 abgelaufen (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 [X.], 222 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB). Die am 27. August 2018 beim [X.] per Telefax eingegangene Erinnerung der Widersprechenden ist daher rechtzeitig erfolgt. Ebenfalls per Telefax sind am 27. August 2018 zwei [X.] über jeweils 150 € eingereicht worden. Da die [X.] jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen waren, konnte eine Abbuchung zugunsten der Bundeskasse nicht erfolgen. Dies wäre aber nach § 2 Nr. 4 der Verordnung über die Zahlung der Kosten des [X.]s und des [X.]s (Patentkostenzahlungsverordnung – PatKostZV) erforderlich gewesen, um von einer rechtzeitigen Zahlung ausgehen zu können. Der Kontoauszug zur Verfahrensakte zeigt die beiden [X.]en als „offen“ an. Selbst nach Erlass des [X.] hat das [X.] von den Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden mit Schreiben vom 9. Juli 2020 die Zahlung der beiden [X.]en angefordert und mit Schreiben vom 6. Oktober 2020 an die Zahlungspflicht erneut erinnert. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine [X.] eingezahlt worden.

c) Mangels Zahlung der [X.] innerhalb der einmonatigen Erinnerungsfrist hätte das [X.] die Feststellung treffen müssen, dass die Erinnerung gemäß § 64a [X.] i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht eingelegt gilt.

d) Da es sich bei der Frist zur Einzahlung der [X.] ebenso wie bei der Erinnerungsfrist um eine nicht verlängerbare Notfrist handelt, kommt eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 91 Abs. 1 [X.] zwar grundsätzlich in Betracht, eine solche hat der Widersprechende aber weder beantragt, noch kann sie stillschweigend durch bloße Weiterführung des Verfahrens gewährt werden.

e) Eine Wiedereinsetzung von Amts wegen gemäß § 91 Abs. 1 und 4 [X.] scheidet ebenfalls aus.

aa) Zuständig für die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag ist nach § 91 Abs. 6 [X.] zwar das [X.]. Das [X.] als Rechtsmittelgericht kann die Entscheidung aber ausnahmsweise an sich ziehen, wenn sich die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung ohne weiteres aus den Akten ergeben (vgl. BPatG 29 W (pat) 25/16 – [X.] IM LICHTE DER WAHRHEIT und 24 W (pat) 26/12 – [X.] jeweils unter Hinweis auf [X.], 1873, 1875). Diese Voraussetzungen zur Entscheidung über eine Wiedereinsetzung von Amts wegen liegen hier jedoch nicht vor.

bb) Eine Wiedereinsetzung scheitert schon daran, dass der Widersprechende die versäumte Handlung, nämlich die Einzahlung der [X.], nicht innerhalb der spätestens seit Oktober 2020 laufenden zweimonatigen Antragsfrist nach Wegfall des Hindernisses (§ 91 Abs. 2 [X.]) nachgeholt hat. Zudem ist ein Wiedereinsetzungsgrund weder ersichtlich, noch wurde ein solcher vom Widersprechenden geltend gemacht.

f) Daher gilt die Erinnerung des Widersprechenden gemäß § 64a [X.] i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG unmittelbar kraft Gesetzes als nicht eingelegt, so dass der Erinnerungsbeschluss aufzuheben ist. Eine Entscheidung in der Sache hätte nicht ergehen dürfen.

3. Der Senat sieht von einer Zurückverweisung des Verfahrens gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] ab.

a) Dem steht nicht entgegen, dass der Widersprechende durch das Absehen von einer Zurückverweisung eine Entscheidungsinstanz verliert. Zwar könnte sich der Widersprechende gegen einen [X.]uss des [X.], der die Feststellung der [X.] trifft, mit einer Beschwerde an das [X.] wenden, während eine entsprechende Entscheidung des [X.]s nur unter engen Voraussetzungen mit der Rechtsbeschwerde angreifbar ist. Allerdings handelt es sich nur um eine deklaratorische Feststellung der unmittelbar kraft Gesetzes eingetretenen Fiktion der [X.] der Erinnerung (vgl. [X.], 231 Rdnr. 16 – [X.] zu einer entsprechenden Feststellung des [X.] nach § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG), bei der auch das [X.] keinen Entscheidungsspielraum hat.

b) Der Senat konnte die Entscheidung daher selbst treffen (BPatG 24 W (pat) 6/16 – Gartenglück).

1. Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] sind nicht gegeben.

2. Die Rückzahlung der beiden [X.]en war anzuordnen.

a) Gemäß § 71 Abs. 3 [X.] ist die [X.] zu erstatten, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein [X.]. Es müssen auch hier besondere Umstände hinzukommen. Solche sind gegeben, wenn der Beschwerdeführer durch ein verfahrensfehlerhaftes Verhalten, wie [X.] die Verletzung rechtlichen Gehörs, oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des [X.], wie [X.] die Nichtbeachtung eindeutiger gesetzlicher Vorschriften oder einer gefestigten Amts- oder Rechtsprechungspraxis (BPatG 26 W (pat) 20/15 – Goldkehlchen; 30 W (pat) 20/08 - [X.] und Silber; [X.] 50, 54, 60 – Markenumschreibung), zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei korrekter Verfahrensweise und Rechtsanwendung vermieden worden wäre (vgl. BPatG 26 W (pat) 547/17 - [X.]/yogiMoon).

b) Solche besonderen Umstände liegen hier vor.

aa) Eine der beiden [X.]en ist schon deshalb zurückzuzahlen, weil nur eine Gebühr geschuldet war, wie bereits erörtert worden ist, so dass sie ohne Rechtsgrund entrichtet worden ist.

bb) Aber auch die mit Rechtsgrund eingezahlte [X.] ist zurückzuzahlen, weil von einem wesentlichen Verfahrensfehler des [X.] auszugehen ist. Mangels eingezahlter [X.] hätte das [X.] die Feststellung treffen müssen, dass die Erinnerung als nicht eingelegt gilt. Es hätte im Hinblick auf die Bestandskraft des [X.]es vom 19. April 2018 den Erinnerungsbeschluss vom 20. April 2020 nicht erlassen dürfen. Die unrichtige Sachbehandlung hat in ursächlicher Weise auch zur Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung geführt. Denn ohne den [X.] wäre lediglich deklaratorisch die Gesetzesfolge festgestellt worden, dass die Erinnerung als nicht eingelegt gilt. Es hätte keine Kostengrundentscheidung zu Lasten des Widersprechenden ergehen können und damit wäre auch der Anlass für eine Beschwerde des Widersprechenden entfallen.

cc) Dieser [X.] gälte auch für die andere eingezahlte [X.], wenn man der Einzelauffassung einer Zahlung mit Rechtsgrund folgte.