Bundespatentgericht, Beschluss vom 24.09.2018, Az. 26 W (pat) 547/17

[X.]“ hat der Widersprechende aus seiner prioritätsälteren Wortmarke „[X.]“ (30 2011 008 280) Widerspruch erhoben. Zur Begründung hat er ausgeführt, aufgrund der Identität bzw. der hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und der Identität der Markenwörter sei [X.] gegeben. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat das [X.] mit rechtskräftigem Beschluss vom 5. Juli 2016 (24 W (pat) 11/14) die Beschwerde des Widersprechenden gegen die mit Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 16. November 2012 angeordnete Löschung seiner Marke „[X.]“ (30 2011 008 280) wegen Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] sowie gegen die Kostenentscheidung zu seinen Lasten zurückgewiesen und ihm die Kosten des Löschungsbeschwerdeverfahrens auferlegt.

Daraufhin hat die Markenstelle für Klasse 20 des [X.] im vorliegenden Widerspruchsverfahren mit Beschluss vom 9. August 2017 den Widerspruch aus der Marke „[X.]“ (30 2011 008 280) als unzulässig zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, ein nach Widerspruchserhebung aber noch im Laufe des Widerspruchsverfahrens erfolgender Wegfall der Widerspruchsmarke führe zur (nachträglichen) Unzulässigkeit des Widerspruchs, weil das rangältere Recht nicht nur bei der Widerspruchserhebung, sondern auch noch im Zeitpunkt der letzten Entscheidung über den Widerspruch bestehen müsse. Eine Abweichung vom Grundsatz der eigenen Kostentragung sei weder beantragt worden, noch sei diese angezeigt.

Mit ihrer Beschwerde wenden sich die Inhaber der angegriffenen Marke gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle und sind der Ansicht, dass dem Widersprechenden die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen gewesen seien. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke wegen Bösgläubigkeit gelöscht worden sei, hätte bei der Kostenentscheidung des [X.] berücksichtigt werden müssen. Wenn der Widersprechende aus diesem Grund im Löschungsverfahren die Kosten des Verfahrens zu tragen habe, müsse dies erst recht in einem nachfolgenden Widerspruchsverfahren gelten, weil sich mit dem aktiven Angriff gegen ihre Marke dessen sittenwidrige Absicht intensiviere. Ein etwaiges Ermessen der Markenstelle im Rahmen der Kostenentscheidung sei auf Null reduziert gewesen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 27 des [X.] vom 2. Mai 2017 aufzuheben, soweit eine Abweichung vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abgelehnt worden ist, und die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen;

2. dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;

2. den [X.] zurückzuweisen;

3. den Inhabern der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er vertritt die Auffassung, bei der Kostenentscheidung der Markenstelle handele es sich um eine nur beschränkt überprüfbare Ermessensentscheidung. Es könne daher nur überprüft werden, ob die Grenzen des Ermessens eingehalten worden seien. Eine Aufhebung der Entscheidung komme im Wesentlichen nur in Betracht, wenn die Markenstelle den Sachverhalt verkannt oder willkürlich entschieden habe. Dies sei vorliegend nicht der Fall.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 5. Juli 2018 sind die Verfahrensbeteiligten über die Rechtsauffassung des Senats unterrichtet worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die von den beiden Inhabern der angegriffenen Marke eingelegte Beschwerde, für die nur eine [X.] eingezahlt worden ist, kann allein dem Beschwerdeführer zu 1.) zugerechnet werden.

a) Nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz werden bestimmte Gebühren, darunter die [X.], für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Hieraus ergibt sich, dass bei Einlegung einer Beschwerde von mehreren Personen die Gebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten ist ([X.], 1255 [X.]. 11 – [X.]; Beschluss vom 28. März 2017 – [X.] [X.]. 9).

b) In den Fällen, in denen mehrere Beteiligte Beschwerde erheben, jedoch nicht für jeden von ihnen eine Gebühr entrichtet wird, wie im vorliegenden Fall, ist nach der Rechtsprechung des [X.] ([X.] 2017, 1286 [X.]. 27 – Mehrschichtlager) zunächst zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem bestimmten Beteiligten zugeordnet werden kann. Eine solche Zuordnung kommt beispielsweise in Betracht, wenn nur der Name eines Beteiligten auf dem Überweisungsformular oder der Einzugsermächtigung angegeben ist ([X.] 2015, 1255 [X.]. 18 – [X.]). Da bei der Überweisung der [X.] als Verwendungszweck keiner der Markeninhaber, sondern nur ihr gemeinsamer Verfahrensbevollmächtigter angegeben worden ist, kann die [X.] keinem der Beschwerdeführer konkret zugeordnet werden.

c) Wenn – wie hier – die eingezahlte Gebühr einer Mehrzahl von Beteiligten, die gemeinsam eine Beschwerdeschrift eingereicht haben, nicht zugeordnet werden kann, ist ihre Erklärung im Zweifel dahin auszulegen, dass die Beschwerde von dem im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein soll ([X.] 2017, 1286 [X.]. 30 – Mehrschichtlager).

Im Rubrum des angefochtenen Beschlusses ist der Beschwerdeführer zu 1.) als erster aufgeführt, weshalb die Beschwerde nur als von ihm erhoben gilt.

2. Die Beschwerde der Markeninhaberin zu 2.) gilt als nicht eingelegt, weil sie ihrer nach dem Patentkostengesetz (PatKostG) obliegenden Verpflichtung zur Zahlung der [X.] nicht nachgekommen ist.

a) Nach § 82 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zum PatKostG ist die [X.] in Höhe von 200,00 € innerhalb der Beschwerdefrist von einem Monat nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle (§ 66 Abs. 2 [X.]) zu bezahlen.

b) Die Beschwerdeführerin zu 2.) hat keine eigene [X.] entrichtet. Die Rechtsfolge der ausgebliebenen Zahlung ist gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Darauf ist bereits in der Rechtsbehelfsbelehrung der Markenstelle hingewiesen worden.

c) Da mehrere Inhaber einer Marke eine Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741 ff. [X.] bilden, ist die Beschwerdeführerin zu 2.) als notwendige Streitgenossin anzusehen, die gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 62 Abs. 2 ZPO im Verfahren zuzuziehen ist ([X.] 2014, 1024 [X.]. 10 – [X.] [X.] / [X.]; für die entsprechende Problematik im Patentrecht: [X.] 1967, 655, 656 – Altix; [X.] [X.] 1979, 696 – Notwendige Streitgenossen; [X.]. 1999, 129 ff.).

3. Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 [X.] statthafte Beschwerde des Markeninhabers zu 1.) ist zulässig, insbesondere ist die isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung des [X.] nach § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthaft. Die Vorschrift des § 99 Abs. 1 ZPO, die ein Verbot der isolierten Anfechtung der Kostenentscheidung vorsieht und aufgrund der Verweisungsnorm in § 82 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 [X.] grundsätzlich Anwendung finden könnte, ist wegen der Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens vor dem Patentgericht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 [X.] nicht anwendbar. Da das [X.] die erste gerichtliche Instanz ist, die einen Verwaltungsakt des [X.] überprüft, handelt es sich beim markenrechtlichen Beschwerdeverfahren nicht um ein Rechtsmittel im Sinne von § 99 ZPO (vgl. [X.] 33 W (pat) 9/09 – [X.]/ [X.]; 24 W (pat) 47/13 – Macon Relax Vital).

4. [X.]) ist auch begründet, weil entgegen der Ansicht der Markenstelle der Widersprechende die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens zu tragen hat. Ferner sind ihm auch die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und sein eigener [X.] unbegründet. Die Rückzahlung der [X.] war ebenfalls anzuordnen.

a) Es entspricht der Billigkeit, die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 [X.], wonach das [X.] die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

bb) § 63 Abs. 1 Satz 3 [X.] geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände ([X.] 1972, 600, 601 – [X.]; [X.] 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem [X.] vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. [X.] 27 W (pat) 40/12 – [X.]/[X.]; [X.]E 12, 238, 240 – [X.]/ [X.]). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen ([X.] a. a. O. – [X.]; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise gegeben, wenn der Beschwerde führende Widersprechende ein für den Inhaber der angegriffenen Marke mit nicht unerheblichen Belastungen verbundenes Widerspruchsverfahren angestrengt hat, ohne für eine im Ansatz aussichtsreiche Erhebung seines Widerspruchs Sorge getragen zu haben (vgl. [X.] 27 W (pat) 14/13 – SOLITUDE RE[X.]L). Dies ist bei verspäteter Zahlung der [X.] zusammen mit schwerwiegenden Mängeln der Beschwerde ([X.] 24 W (pat) 87/14 – [X.]; 27 W (pat) 88/10 – fehlende Einzugsermächtigung) bereits angenommen worden. Die Belastung des Widersprechenden mit den Verfahrenskosten ist auch als gerechtfertigt angesehen worden, wenn der Widerspruch aus einer [X.], in ersichtlich wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldeten Marke erhoben worden ist ([X.]E 36, 272, 274 – [X.]; [X.] 24 W (pat) 37/07 – [X.]/[X.]).

cc) Derartige besondere Umstände liegen hier vor.

[X.] Nomen est Omen; 29 W (pat) 97/03 – [X.]/[X.]; 33 W (pat) 74/06 – [X.] netgic; [X.]/Fuchs-Wissemann, 3. Aufl., § 63 [X.]. 10; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 63 [X.]. 4; v. Schultz/[X.], [X.], 3. Aufl., § 63 [X.]. 8), oder ob sie wegen des justizförmigen Verfahrens vor dem [X.] in vollem Umfang gerichtlich überprüfbar ist ([X.] BlPMZ 1962, 46; [X.]E 10, 311, 312 – [X.]/[X.]; 46, 71, 73 – Token & Medaillen Manager; 25 W (pat) 4/01 – [X.] [X.]; 30 W (pat) 20/08 – [X.] und Silber; 30 W (pat) 94/11 – Gesundo/BIG gesund; 29 W (pat) 46/15 – [X.] [X.]; Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl., § 63 [X.]. 5, [X.] in Ströbele/[X.]/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 71 [X.]. 10; [X.], [X.]. 1968, 147, 149 f.). Denn nach beiden Auffassungen ist die Kostenentscheidung des [X.] aufzuheben, weil zumindest ein eindeutiger Ermessensfehlgebrauch vorliegt.

bbb) Die Markenstelle hat lediglich auf den bloßen Wegfall der Widerspruchsmarke infolge der Löschungsanordnung aufgrund des Beschlusses des [X.] vom 5. Juli 2016 (24 W (pat) 12/14) abgestellt und den Löschungsgrund der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] gar nicht in ihre Überlegungen einbezogen. Daher hat sie auch die bisherige patentgerichtliche Rechtsprechung außer [X.] gelassen, wonach es regelmäßig der Billigkeit entspricht, die Kosten des Widerspruchsverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen, wenn er seine Marke [X.], in ersichtlich wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet hat ([X.]E 36, 272, 274 – [X.]; [X.] 24 W (pat) 37/07 – [X.]/[X.]). Auch wenn die Gründe des Beschlusses vom 5. Juli 2016 (24 W (pat) 12/14) nicht in Rechtskraft erwachsen, hätte sich die Markenstelle mit ihnen befassen und sie bei ihrer Kostenentscheidung berücksichtigen müssen.

(1) Eine [X.]e Markenanmeldung wird angenommen, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit schutzwürdigen Besitzstandes ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung oder Unterbindung dieses Besitzstandes als Kennzeichen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als [X.]el des [X.] einsetzen will oder wenn sie die Markenanmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen ([X.] [X.] 2009, 763 [X.]. 44 – [X.]; [X.] 2016, 380 [X.]. 17 – [X.] m. w. N.; [X.] 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM).

(2) Nach dem im Beschluss des 24. Senats mitgeteilten Sachverhalt ist wesentlicher Beweggrund für die Anmeldung der Widerspruchsmarke im März 2011 gewesen, die Löschungsantragstellerin, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts der hiesigen Markeninhaber, systematisch in ihrer wirtschaftlichen Betätigung zu behindern. Denn sie ist Teilakt eines Bündels von Maßnahmen gewesen, die der Widersprechende und sein Strohmann ergriffen haben, um die Geschäftstätigkeit der Löschungsantragstellerin, seiner Konkurrentin im Online-Handel, die die angemeldete Bezeichnung für Yogakissen und –matten mit seinem Wissen vor ihm benutzt hatte, systematisch und in unlauterer Absicht zu behindern. Nach dem Scheitern von [X.] im Juni 2010 hatte sein anwaltlicher Vertreter geäußert, dass dann „wohl andere Saiten aufgezogen werden müssten“, was als Indiz für die Bereitschaft des Widersprechenden zu werten ist, weiteren Druck auf die Antragstellerin auszuüben. Danach haben er und sein Strohmann die Antragstellerin wegen unberechtigter Verwendung des [X.] und widerrechtlicher Nutzung von [X.] mit anwaltlichen Abmahnschreiben und Strafanzeigen überzogen. Ferner hat er versucht, ihren Warenlieferanten abzuwerben, und seinen Strohmann veranlasst, die Wortzeichen „Yogilotus“, yogiMerino“, „yogiChakra“, „yogiComfort“, „yogiZabuton“ und „[X.]“ anzumelden, die die Antragstellerin zeitnah vorher zur Kennzeichnung verschiedener Yoga-Artikel verwendet hatte.

(3) Bei sachgerechter Ermessensausübung hätte die Markenstelle den Inhalt dieses Beschlusses und die patentgerichtliche Rechtsprechung bei ihrer Kostenentscheidung berücksichtigt und die Kostentragung durch den Widersprechenden beschlossen.

b) Die Kostenentscheidung zugunsten des Beschwerdeführers zu 1.) und die Zurückweisung des [X.]es des Widersprechenden beruhen auf § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.]. Da der Beschwerdeführer zu 1.) in vollem Umfang obsiegt, erscheint es angemessen, dem unterliegenden Widersprechenden dessen Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

In [X.], zu denen auch Beschwerden gegen Kostenentscheidungen zählen, entspricht es in der Regel der Billigkeit, die entstandenen Kosten in Anlehnung an den Erfolg des Rechtsmittels zu verteilen. Nur auf diese Weise werden wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt, da ansonsten der in einem [X.] [X.] durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung und der Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte ([X.] 28 W (pat) 52/13; 33 W (pat) 74/06; [X.] 24 W (pat) 13/07; [X.] 27 W (pat) 68/02).

c) Die [X.] ist gemäß § 71 Abs. 3 [X.] zurückzuzahlen, weil deren Einbehaltung nach den Umständen des vorliegenden Falles unbillig wäre.

aa) Die Rückzahlung der [X.] ist anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Der Erfolg der Beschwerde als solcher ist kein Rückzahlungsgrund. Es müssen besondere Umstände hinzu kommen, die dazu führen, dass der Beschwerdeführer durch ein verfahrensfehlerhaftes und unzweckmäßiges Verhalten oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des [X.] ([X.]E 50, 54, 60 – Markenumschreibung) zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können. Solche Voraussetzungen liegen hier vor.

bb) Obwohl der Markenstelle im Zeitpunkt ihrer Entscheidung bekannt war, dass die Widerspruchsmarke aufgrund Bösgläubigkeit rechtskräftig gelöscht war, hat sie völlig unvertretbar, nämlich entgegen der gefestigten Rechtsprechung des [X.] und ohne nachvollziehbare Begründung, von einer aus Billigkeitsgründen gerechtfertigten Kostenentscheidung zu Lasten des Widersprechenden abgesehen. Hätte die Markenstelle ermessensfehlerfrei dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt, wäre die Beschwerde nicht eingelegt worden.