Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.07.2022, Az. 26 W (pat) 30/20

Die Wortmarke

Silberweide

ist am 5. Februar 2019 angemeldet und am 29. April 2019 unter der Nummer 30 2019 204 466 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 14: Schmuckwaren; Juwelierwaren, Schmuckwaren;

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke;

Klasse 26: Gürtelschnallen; Gürtelschließen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. Mai 2019 veröffentlicht worden ist, hat die Widersprechende am 2. September 2019 Widerspruch erhoben aus den beiden nicht registrierten Kennzeichen

1. „Benutzungsmarke (§§ 4 Nr. 2, 12 [X.])“

Silberweide

2. „Geschäftliche Bezeichnung, nämlich Unternehmenskennzeichen (§§ 5 Abs. 2, 12 [X.])“

Silberweide.

Zu beiden Widerspruchszeichen hat sie als Zeitrang jeweils „Verwendung d. d. Widersprechenden seit ca. 01.01.04“ angegeben. Als Gegenstand beider Kennzeichenrechte hat sie „Manschettenknöpfe seit ca. 01.01.2004; Klasse [X.]; Klasse [X.] 25; Klasse [X.] 26;“ genannt. Dem Widerspruch war ein [X.] über einen Betrag in Höhe von 250 € unter Angabe der [X.] 600 beigefügt.

Mit Bescheid vom 5. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 14 des [X.] die Widersprechende sowohl darauf hingewiesen, dass für das weitere Widerspruchskennzeichen die Zusatzgebühr von 50 € gemäß [X.] 610 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) zu zahlen sei, als auch darüber informiert, dass sie auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch klarstellen könne, für welche Widerspruchskennzeichen die geleistete Zahlung bestimmt sei, und ihr eine zweiwöchige [X.] gesetzt. Mit weiteren Bescheiden vom 4. Oktober 2019 und 28. Oktober 2019 ist die Widersprechende erneut unter entsprechender Fristsetzung aufgefordert worden anzugeben, für welches Widerspruchskennzeichen die Gebührenzahlung gelten solle.

Mit Beschluss vom 8. Januar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 14 des [X.] den Widerspruch gemäß §§ 42, 64a [X.] i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als unzulässig verworfen und die [X.] zurückerstattet, weil die [X.] nicht innerhalb der Frist des § 42 Abs. 1 [X.] vollständig gezahlt worden sei. Der Widerspruch gelte gemäß § 64a [X.] i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben. Da die Widersprechende aus der Benutzungsmarke „Silberweide“ und aus der gleichlautenden geschäftlichen Bezeichnung Widerspruch erhoben habe, wären sowohl die Grundgebühr von 250 € als auch der Zusatzbetrag von 50 € zu entrichten gewesen. Jedoch sei nur ein Betrag von 250 € gezahlt worden. Zwar habe die Widersprechende auch nach Fristablauf noch klarstellen können, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt sei, eine solche Klarstellung sei jedoch trotz mehrerer Aufforderungen nicht erfolgt und könne auch der [X.] nicht entnommen werden. Aufgrund seiner Neutralitätspflicht könne das [X.] in zweiseitigen Verfahren eine solche Zuordnung nicht vornehmen.

Gegen diesen ihr am 16. Januar 2020 zugestellten Beschluss hat die Widersprechende mit Telefax von demselben Tage beim [X.] zunächst Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und am 6. Februar 2020 Beschwerde jeweils mit der Begründung eingelegt, dass sie bereits mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2019, per Telefax eingereicht am 31. Oktober 2019, klargestellt habe, dass der Widerspruch als „aus der Wortmarke“ erhoben gelten solle. Das [X.] habe am 29. Januar 2020 telefonisch mitgeteilt, dass dieses Telefax inzwischen aufgefunden und von der [X.] zunächst nicht an die bearbeitende Stelle weitergeleitet worden sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des [X.] vom
8. Januar 2020 aufzuheben.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sind der Ansicht, die Widersprechende habe die vom [X.] mehrfach gesetzten Fristen zur Zuordnung der eingezahlten Gebühr zu den geltend gemachten Widerspruchskennzeichen verstreichen lassen. Zudem sei die inhaltlich unzureichende Antwort nach Fristablauf an eine falsche Faxnummer gesendet und erst mehrere Wochen später Bestandteil der Akte geworden. Unter diesen Umständen habe das [X.] nach Aktenlage entscheiden müssen. Die Verfahrensführung der Widersprechenden sei derart mangelhaft, dass an der Ernsthaftigkeit des Widerspruchsbegehrens Zweifel bestünden.

Der Senat hat den Beteiligten mit gerichtlichem Schreiben vom 23. November 2021 mitgeteilt, dass das Verfahren voraussichtlich unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das [X.] zurückverwiesen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

a) Sie ist rechtzeitig erhoben worden. Die einmonatige Frist zur Einlegung der Beschwerdegebühr gemäß § 66 Abs. 2 [X.] hat mit der Beschlusszustellung am 16. Januar 2020 zu laufen begonnen und, da das Ende der Frist auf Sonntag, den 16. Februar 2020, gefallen ist, erst am Montag, dem 17. Februar 2020, geendet (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 [X.], 222 ZPO i. V. m.§§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB). Die Beschwerdeschrift ist am 6. Februar 2020 per Telefax, also innerhalb dieser Monatsfrist und damit fristgemäß beim [X.] eingegangen.

b) Die Widersprechende hat zwar beim [X.] zunächst per Telefax vom 16. Januar 2020 einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt. Aus dem Inhalt der rechtzeitig eingereichten Beschwerdeschrift geht jedoch eindeutig hervor, dass sie dieses Rechtsmittel eingelegt hat, ohne es vom Ausgang eines [X.], das in der [X.] nicht mehr erwähnt wird, abhängig machen zu wollen. Es ist daher auch von einer unbedingt eingelegten Beschwerde auszugehen.

2. Die Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.] zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag der Widersprechenden bzw. zur Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens. Denn das Verfahren vor dem [X.] leidet an einem wesentlichen Mangel, weil der angefochtene Beschluss ohne Berücksichtigung des am 31. Oktober 2019 bei der [X.] des [X.] per Telefax eingegangenen Schriftsatzes der Widersprechenden vom 18. Oktober 2019 ergangen ist und damit auf einer falschen Tatsachengrundlage beruht.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des [X.] anzusehen ist ([X.], 86, 87 – [X.]). Ein solcher Fall liegt hier vor, weil das [X.] eine verfahrensbestimmende Erklärung der Widersprechenden bei der Beschlussfassung nicht berücksichtigt und deshalb eine für sie nachteilige Entscheidung getroffen hat.

b) Der am 31. Oktober 2019 beim [X.] eingegangene Schriftsatz der Widersprechenden vom 18. Oktober 2019 hat im angefochtenen Beschluss keine Berücksichtigung gefunden, obwohl die darin enthaltene, vom [X.] zuletzt mit Bescheid vom 28. Oktober 2019 angeforderte Erklärung über die Zuordnung der eingezahlten Widerspruchsgrundgebühr zu einem der beiden Widerspruchskennzeichen sogar noch innerhalb der zweiwöchigen Äußerungsfrist abgegeben worden ist.

aa) Die Widersprechende hat am 2. September 2019 gegen die angegriffene Marke aus zwei nicht registrierten Kennzeichen fristgemäß Widerspruch erhoben. Die dreimonatige Widerspruchsfrist gemäß § 42 Abs. 1 [X.] hat am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also am 31. Mai 2019, zu laufen begonnen (§ 187 Abs. 1 BGB) und hat mit Ablauf des 31. August 2019 geendet. Da der 31. August 2019 ein Samstag gewesen ist, hat sich das Fristende auf Montag, den 2. September 2019, verschoben (§§ 188 Abs. 2, 193 BGB).

bb) Die Widersprechende hat für ein Widerspruchskennzeichen innerhalb der Widerspruchsfrist, nämlich am 2. September 2019, per Telefax ein SEPA-Lastschriftmandat über den Grundbetrag von 250 € (Nr. 331 600 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) eingereicht, dessen Original sie am 5. September 2019 und damit innerhalb der Monatsfrist des § 2 Nr. 4 Satz 1 und 2 [X.] nachgereicht hat. Den für das zweite Widerspruchszeichen erforderlichen Zusatzbetrag von 50 € (Nr. 331 610 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) hat sie nicht entrichtet, so dass die gezahlte Gebühr nur für eines der beiden Widerspruchskennzeichen ausreicht. Ist bei [X.] aus mehreren Zeichen aber nur eine [X.] fristgerecht eingezahlt worden, so kann die Widersprechende auch noch nach Ablauf der Frist zur Gebühreneinzahlung klarstellen, für welchen Widerspruch die Gebühreneinzahlung bestimmt ist ([X.], 382 Rdnr. 10 – [X.], [X.] 1974, 279
– [X.]).

cc) Eine solche auf die Bestimmung des Widerspruchszeichens gerichtete Erklärung hat die Widersprechende in ihrem Schriftsatz vom 18. Oktober 2019, per Telefax beim [X.] eingegangen am 31. Oktober 2019, vorgenommen. Denn darin hat die Widersprechende erklärt,

„der Widerspruch soll aus der Wortmarke als erhoben gelten, da hiermit auch die Unternehmenskennzeichnung der Gegenseite unterbunden würde“.

Zwar wird darin nicht ausdrücklich erklärt, ob damit die Benutzungsmarke oder die geschäftliche Bezeichnung gemeint ist, zumal es sich bei beiden Widerspruchszeichen um [X.] handelt. Jedoch lässt der verwendete Begriff „Wortmarke“ zum einen die Auslegung dahingehend zu, dass sich die Erklärung auf die Benutzungsmarke im Sinne des § 4 Nr. 2 [X.] bezieht, weil geschäftliche Bezeichnungen im Sinne des § 5 [X.], insbesondere Unternehmenskennzeichen, weder im Gesetz noch im rechtlichen Sprachgebrauch als „Marken“ benannt werden. Zum anderen hätte das [X.] bei der Widersprechenden nachfragen können und müssen, wenn es in Kenntnis dieser Eingabe Zweifel gehabt hätte, für welches Widerspruchskennzeichen die Widersprechende die Gebühreneinzahlung bestimmen wollte.

dd) Diese Erklärung im Schriftsatz vom 18. Oktober 2019 ist nach den Angaben der Widersprechenden in ihrem Wiedereinsetzungsantrag und in ihrer Beschwerdeschrift sowie im Aktenvermerk des [X.] vom 29. Januar 2020 bei einem Fax-Gerät des [X.] eingegangen. Das Telefax weist auch am linken oberen Seitenrand die quer aufgedruckte, eingerahmte Angabe „[X.] 2019-10-31 19:37:20 AID: [X.]“ und damit einen [X.] auf, der nach seiner äußeren Form und seinem Inhalt den vom [X.] angebrachten [X.]n entspricht.

ee) Der Umstand, dass das Telefax laut Aktenvermerk vom 29. Januar 2020 an eine offenbar zur [X.] des [X.] gehörende Faxnummer „03641405731 ([X.] Zahlungsverkehr)“ gesendet und dort empfangen worden ist, kann an der Tatsache des Eingangs beim [X.] nichts ändern. Abgesehen davon, dass im vorgenannten Aktenvermerk eindeutig niedergelegt worden ist, dass die Erklärung innerhalb des [X.] versehentlich nicht weitergeleitet und daher nicht Aktenbestandteil geworden sei, muss das [X.], wenn es eine Faxnummer für Eingaben von Verfahrensbeteiligten betreibt und von diesen verwendet werden kann, darüber eingehende [X.] entgegennehmen, den jeweiligen Schutzrechtsvorgängen zuordnen und sie dort berücksichtigen. Eine Beschränkung auf bestimmte Annahmevorrichtungen, wie sie nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim [X.] (ERV[X.]V) für die Einreichung elektronisch übermittelter Dokumente vorgeschrieben ist, gibt es bei den für das Publikum zugänglichen Faxverbindungen des [X.] nicht. Ebenso wie bei jedem geöffneten körperlichen Briefkasten einer Behörde mit verschiedenen Dienststellen muss das [X.] alle [X.] entgegennehmen, die über eine für die Allgemeinheit zugängliche Faxverbindung eingereicht werden.

ff) Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdegegner ist die Erklärung der Widersprechenden auch nicht verfristet oder anderweitig verspätet eingegangen. Denn nach der Rechtsprechung des [X.] konnte die Erklärung, auf welches Widerspruchszeichen sich die Gebührenzahlung beziehen soll, auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist abgegeben werden ([X.] a. a. O. – [X.], a. a. O. – [X.]). Soweit das [X.] mit mehreren Bescheiden die Widersprechende unter Fristsetzung zur entsprechenden Klarstellung aufgefordert hat, diente dies der Gewährung rechtlichen Gehörs, um nach Fristablauf ohne Gehörsverstoß eine verfahrensabschließende Entscheidung treffen zu können. Bis zum Erlass eines solchen Beschlusses hat die Widersprechende die Zuordnungsbestimmung noch treffen können, was sie mit ihrer am 31. Oktober 2019 eingegangenen Erklärung sogar noch innerhalb der vom [X.] mit Bescheid vom 28. Oktober 2020 gesetzten [X.] getan hat. Auf den Zeitpunkt der [X.] vorzunehmenden Zuordnung der Eingabe zur betreffenden Schutzrechtsakte kommt es selbstverständlich nicht an, da ansonsten behördliche Zuordnungsfehler die bereits erfolgte Einreichung von Eingaben nachträglich vereiteln würden.

c) Damit ist die rechtzeitig noch vor Erlass des angefochtenen Beschlusses beim [X.] eingegangene Erklärung der Widersprechenden, welchem Widerspruchskennzeichen die fristgemäß eingezahlte Gebühr zugeordnet werden soll, bei der angegriffenen Entscheidung nicht berücksichtigt worden. Das [X.] hat damit auf einer falschen Tatsachengrundlage entschieden, worin ein schwerer Verfahrensfehler liegt.

d) Wegen dieses Verfahrensfehlers sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das [X.] zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der [X.] im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des [X.] gehören, in der Sache die dem [X.] obliegende Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag bzw. die Erstprüfung eines Widerspruchs zu übernehmen. Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen.

e) Die Markenstelle wird daher das Verfahren unter Berücksichtigung der Erklärung der Widersprechenden vom 18. Oktober 2019 fortzusetzen haben.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 [X.] anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, da die Beschwerde hätte vermieden werden können, wenn die Erklärung der Widersprechenden vom 18. Oktober 2020 vom [X.] berücksichtigt worden wäre.

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] ist nicht veranlasst.

1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.] gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] kann das [X.] die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände ([X.] [X.] 1972, 600, 601 – [X.]; [X.] 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem [X.] vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – [X.]/[X.]; [X.] 12, 238, 240 – [X.]/[X.]). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen ([X.] a. a. O. – [X.]; a. a. O. – Schutzverkleidung).

2. Ein Verstoß der Widersprechenden gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht ist entgegen der Ansicht der Beschwerdegegner, die ihr eine mangelhafte Verfahrensführung vorwerfen, weder dargelegt noch ersichtlich. Denn zum einen hat die Widersprechende, wie bereits eingehend erörtert, sogar noch innerhalb der vom [X.] zuletzt gesetzten Äußerungsfrist eine Zuordnungserklärung abgegeben. Zum anderen beruht der fehlerhafte Beschluss ausschließlich auf einem Versehen des [X.].