Bundesgerichtshof, Urteil vom 26.07.2022, Az. X ZR 1/21

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Implantats oder eines Zwischenprodukts eines solchen Implantats und entsprechende Erzeugnisse (Abs. 1).

1. Die [X.] schildert, dass bei der Fertigung von Implantaten, etwa Brustimplantaten, hohe Anforderungen an die genaue Formgebung und die Qualität gestellt werden.

Würden diese Anforderungen nicht erfüllt, drohten insbesondere gesundheitliche Risiken, etwa durch Ausbildung einer Kapselkontraktur (Abs. 2). Es werde angenommen, dass eine Kapselkontraktur unter anderem durch die Ablösung kleiner Teile vom Implantat verursacht werde. Man gehe davon aus, dass das diesbezügliche Risiko geringer sei, wenn das Implantat eine strukturierte oder texturierte Oberfläche aufweise (Abs. 3). Zur Erzielung einer texturierten Oberfläche könne ein Implantat mit einer Lage aus Polyurethanschaumstoff versehen werden. Dies sei seit Jahrzehnten bekannt. Dennoch würden die Bemühungen zur Erhöhung von Komfort und Sicherheit fortgesetzt (Abs. 7).

2. Zum Stand der Technik nimmt das Streitpatent auf verschiedene Dokumente Bezug.

a) Das [X.] Patent 5 296 069 ([X.]) beschäftigt sich mit der Frage, wie ein bereits mit Silikongel oder einem anderen geeigneten Material gefülltes Implantat, das zunächst eine glatte Oberfläche aufweise, mit einer amorphen Oberfläche versehen werden könne, die sich nicht ablöse.

Dazu schlägt [X.] vor, zunächst eine nicht-vulkanisierte [X.] auf eine [X.] zu legen. Dieser Verbund werde durch zwei parallele, voneinander beabstandete Rollen geführt, wodurch ein vorbestimmter Druck ausgeübt werde, und in einer Montagevorrichtung befestigt.

Ein bereits befülltes Implantat werde mit einer Seite auf die [X.] des Verbunds aufgelegt, ausgerichtet und durch Druckausübung angeheftet. Ein entsprechender Verbund werde sodann, wiederum mit der [X.], auf die andere Seite des Implantats aufgelegt. Der gesamte Verbund werde anschließend in eine Form gegeben, in der gleichmäßig Druck aufgebracht werden könne, um ein Anhaften der Schaumstoff- und Silikonschichten an dem Implantat zu bewirken.

[X.] sieht zudem die Möglichkeit vor, das beschichtete Implantat zu vulkanisieren ([X.]. 2 Z. 11-13 und Anspruch 2). Bei der Darstellung der [X.] in der [X.] ist dies nicht erwähnt.

Die [X.] sieht als Nachteil dieser Lösung an, dass im Bereich des Übergangs zwischen Vorder- und Rückseite des Implantats eine Naht entstehe, die vom Gewebe der Patientin nicht gut toleriert werde. Zudem sei nicht gewährleistet, dass keine Falten oder Blasen entstünden.

b) Die [X.] Patentanmeldung 2 675 049 sieht vor, eine Polyurethanschaumlage so mit einem bereits gefüllten Implantat aus Silikon zu verkleben, dass ein Ablösen verhindert wird.

c) Auch nach der [X.]n Patentanmeldung 2 677 539, die die nachstehend wiedergegebene Figur 1 enthält, werden [X.]n auf der Vorder- und Rückseite aufgeklebt (Abs. 6). Die Ränder der [X.] (3) im [X.] (4) des mit einem geeigneten Material (2) gefüllten Implantats (1) werden miteinander verschweißt.

d) Die internationale Patentanmeldung 90/00888 ([X.]) sieht vor, dass eine Schaumstoffschicht als [X.] (transition layer) mit einer Klebstoffschicht (adhesive layer) auf dem Implantat fixiert wird.

Dabei soll der Klebstoff in die Schaumstofflage eindringen, diese aber nicht völlig durchdringen. Dies soll es ermöglichen, dass das umgebende Gewebe in die Schaumstofflage einwächst (S. 9/10).

Wie in den nachstehend wiedergegebenen Figuren 4 bis 7 dargestellt, wird auf die [X.] (22) eine Klebstoffschicht (23) aufgebracht. Die [X.] (24) wird durch Auflegen zweier Bögen (25, 26) hergestellt ([X.] 6-10). Diese bestehen vorzugsweise aus offenzelligem Schaumstoff ([X.] 26-31). Die Ränder der Bögen (25, 26) werden miteinander verschweißt ([X.] 10-13).

3. Vor diesem Hintergrund kann das technische Problem dahin beschrieben werden, dass es um die Bereitstellung eines Verfahren geht, mit dem ein hochwertiges, mit einer Schaumstofflage beschichtetes Implantat sicher und effektiv hergestellt werden kann.

4. Diese Aufgabe soll nach Anspruch 1 des [X.], auf den 18 weitere Ansprüche zurückbezogen sind, durch ein Verfahren gelöst werden, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

Die Patentansprüche 20 und 21 schützen ein Implantat, das durch ein Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 19 erlangt wird.

5. Die Beschreibung hebt hervor, für das Verfahren nach der Erfindung sei es wesentlich, dass nicht ein bereits gefülltes Implantat mit einer Schaumstofflage versehen wird, sondern eine [X.] (Abs. 10).

a) Die [X.] kann eine oder mehrere Schichten aus nicht ausgehärtetem Silikon umfassen, die mit der [X.] in Kontakt gebracht werden. Die [X.] kann dann in die halbflüssige Silikonoberfläche des Implantats einschwimmen (Abs. 13).

b) Nach Anspruch 11 wird die erste [X.] vorzugsweise in einem Stück über die gesamte Vorderseite, mindestens einen Teil des Übergangsbereichs und mindestens einen Teil der Rückseite gelegt.

Vorzugsweise wird die [X.] in drei Dimensionen gezogen oder gedehnt, um eine Faltenbildung zu verhindern (Abs. 13). Die Beschreibung spricht auch die Möglichkeit an, dass die [X.] sich in einer Form befinde. In diesem Fall könne die [X.] auf die oberste Silikonschicht gepresst werden (Abs. 27 aE).

c) Durch eine Aushärtung gemäß Schritt d wird die [X.] fest mit der [X.] verbunden (Abs. 13) und bevorzugt zu einem integralen Bestandteil der [X.].

Damit soll erreicht werden, dass weder an der Vorderseite noch im Übergangsbereich oder an der Rückseite Nähte oder Falten auftreten (Anspruch 12, Abs. 27). Die feste Verbindung verhindert zudem, dass sich [X.] lösen.

Alternativ kann die [X.] zunächst einer Aushärtung durch Vulkanisieren unterzogen werden, auf die sodann zusätzliche Schichten aus nicht ausgehärtetem Silikon aufgetragen werden. Wie sich aus Anspruch 4 ergibt, kann dazu zwischen den Verfahrensschritten a und c ein Schritt b vorgesehen sein, in dem das Implantat ganz oder teilweise vulkanisiert und damit ausgehärtet und anschließend mit mindestens einer zusätzlichen nicht ausgehärteten Silikonschicht versehen wird. Diese umfasst die Vorderseite, den Übergangsbereich und optional einen Teil der Rückseite der [X.].

d) Nach Anspruch 6 kann im [X.] an Verfahrensschritt d und vor Schritt f ein weiterer Schritt e vorgesehen sein, in dem überflüssiger Schaumstoff, d.h. solcher, der in Schritt d nicht mit der Rückseite der [X.] verbunden wurde, entfernt wird.

e) Zu den Schritten f und h führt die Beschreibung aus, eine oder mehrere Lagen aus nicht ausgehärtetem Silikon könnten auf die Rückseite aufgebracht werden. Diese Lagen können jeweils einzeln nacheinander oder im Verbund durch [X.] gehärtet werden (Abs. 14).

f) Vorzugsweise umfasst die auf der Rückseite aufgebrachte Lage auch eine Schaumstofflage (zweite Schaumstofflage) als äußere Schicht eines Schichtverbunds (Abs. 15 und Anspruch 14).

g) Nach Schritt f und vor Schritt h kann ein weiterer Verfahrensschritt g durchgeführt werden, in dem die [X.] mit Gel oder dergleichen gefüllt wird (Abs. 16, Anspruch 2). Dazu kann die in Schritt f aufgebrachte Lage mit einer Nadel durchstochen werden. Anschließend wird die Lage vulkanisiert. Hierdurch wird die zweite Schaumstofflage fest mit der [X.] und diese fest mit der Rückseite der [X.] verbunden. Zugleich wird das Implantat dicht (Abs. 16).

h) Ferner können auf Schritt g oder h weitere Verfahrensschritte i und j folgen.

In Schritt i wird auf die Rückseite des Implantats eine dritte Schaumstofflage oder ein zweiter [X.] aufgebracht, der mindestens eine ausgehärtete oder nicht ausgehärtete Silikonschicht und eine Schaumstofflage als äußere Schicht umfasst.

In [X.] werden diese Schaumstofflage oder diese Schicht mit der Rückseite des Implantats verbunden (Abs. 18 und Anspruch 15).

i) Der erste [X.] kann etwa dadurch erlangt werden, dass eine Silikonschicht und eine Schaumstoffschicht aufeinandergepresst oder ausgehärtet werden, um sie miteinander zu verbinden (Abs. 20 und Anspruch 17). Der zweite [X.] kann am besten dadurch erreicht werden, dass die Schichten bei einer Temperatur, die kein Aushärten des Silikons bewirkt, zwischen Platten gepresst werden (Abs. 21 und Anspruch 17).

j) In einem weiteren Schritt k nach den Schritten g, h, i oder j kann das gefüllte Implantat einer Aushärtung unterzogen werden (Abs. 19 und Anspruch 18).

k) Die Aushärtung der Füllung und des zweiten [X.]s erfolgt vorzugsweise in einem Schritt (Abs. 22).

II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die Klage sei jedenfalls aufgrund einer nachträglichen Rechtswahl der [X.]en insgesamt nach [X.] Recht zu beurteilen.

Die Aktivlegitimation der Klägerin sei zweifelhaft, könne jedoch dahinstehen, weil die Klägerin weder einen [X.] ihrer als Erfinder bezeichneten Mitarbeiter noch die Mitteilung der Erfindung an die [X.] hinreichend dargetan habe.

Das Anliegen des [X.] sei es, ein Verfahren bereitzustellen, bei dem die Verbindung zwischen der [X.] und einer diese umgebenden Schaumstoffschicht ([X.]) ohne Verwendung von Klebstoff nur durch Vulkanisierung erreicht und zugleich eine Umfangsnaht vermieden werde. Gelöst werde diese Aufgabe durch eine genau aufeinander abgestimmte Abfolge von Verfahrensschritten, durch die unter Verzicht auf die Verwendung von Klebstoff sowie auf mechanische Verfahren wie Anpressen, Andrücken, Kompression oder Ähnliches eine feste Verbindung zwischen [X.] und Implantat ausschließlich durch Vulkanisieren bewirkt und die Naht an der Rückseite angebracht werde.

Die Klägerin habe nicht substantiiert dargetan, dass sie im Besitz dieser Erfindung gewesen sei. Soweit sie auf die Anlagen [X.] und [X.] Bezug nehme, ergebe sich daraus nicht, dass die Verbindung zwischen [X.] und [X.] allein durch [X.] erreicht werde.

Die Klägerin könne nicht verlangen, dass die [X.] die von ihr erstellte technische Dokumentation 2003 ([X.] 2003) [X.]. Eine Anordnung der [X.] nach § 142 ZPO sei nicht angezeigt. Die in der technischen Dokumentation 2007 ([X.] 2007) der [X.] enthaltene Aussage, die Prinzipien des Herstellungsverfahrens seien gegenüber der technischen Dokumentation 2003 unverändert, sei kein hinreichender Hinweis darauf, dass dort der [X.] beschrieben sei. Zudem sei das Interesse der [X.] an der Geheimhaltung in dieser Dokumentation enthaltener, nicht mit dem Herstellungsverfahren in Verbindung stehender Informationen zu berücksichtigen. Eine Vorlage nach §§ 425 ff. ZPO scheide aus, weil keine Vorlagepflicht nach §§ 422, 423 ZPO bestehe. Insbesondere biete § 810 BGB hierfür keine Grundlage, weil die [X.] 2003 nicht im Interesse der Klägerin, sondern im Interesse der [X.] erstellt worden sei. Zudem habe die Klägerin einen Wissenstransfer hinsichtlich der streitgegenständlichen Erfindung an die [X.] nicht dargetan.

Selbst wenn [X.] der Mitarbeiter der Klägerin und ein Wissenstransfer an Mitarbeiter der [X.] unterstellt würden, fehle es jedenfalls an einem schöpferischen Beitrag der Klägerin. Der behauptete Beitrag der Erfinder entspreche lediglich dem Durchschnittskönnen eines Fachmanns. Die Verlegung der Naht auf die Rückseite der [X.] sei bereits vor dem Anmeldetag des [X.] nicht nur in der Fachwelt, sondern auch der [X.] bekannt gewesen, da sie jahrelang entsprechende Produkte der Klägerin vertrieben habe.

III. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein Vindikationsanspruch der Klägerin nicht verneint werden.

1. Da das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob die Erfinder wirksam ihre Rechte an die Klägerin übertragen haben, ist revisionsrechtlich davon auszugehen, dass die Klägerin die Rechte an der behaupteten Erfindung ihrer Mitarbeiter erworben hat.

2. Das Berufungsgericht hat den Gegenstand des [X.] nicht zutreffend bestimmt.

a) Ob ein Berechtigter nach § 8 Satz 1 und 2 [X.] die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird.

Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen ([X.], Urteil vom 20. Oktober 2015 - [X.], [X.], 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil; Urteil vom 4. August 2020 - [X.], [X.], 1186 Rn. 41 - Mitralklappenprothese).

b) Der Auslegung des [X.] durch das Berufungsgericht, die auch im Vindikationsprozess der uneingeschränkten rechtlichen Nachprüfung durch das Revisionsgericht unterliegt ([X.] [X.], 265 Rn. 19 - Kfz-Stahlbauteil), kann nicht beigetreten werden.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sieht das Streitpatent nicht zwingend vor, dass die angestrebte feste Verbindung zwischen [X.] und Implantat unter Verzicht auf die Verwendung von Klebstoff oder mechanische Verfahren ausschließlich durch Vulkanisierung erfolgt.

aa) Nach der Lehre des [X.] wird eine [X.] auf die Vorderseite der [X.] aufgebracht. Die Hülle umfasst unausgehärtetes, also noch weiches Silikon. Durch [X.] wird das Silikon ausgehärtet und zugleich die [X.] fest mit der [X.] verbunden.

Das Streitpatent sucht sich damit von dem in der Beschreibung in Bezug genommenen Stand der Technik abzugrenzen, in dem etwa offenbart ist, dass die [X.] durch Kleben mit dem Implantat verbunden wird.

Wie sich aus der Beschreibung ergibt, kann die [X.], wenn sie auf der [X.] aufgebracht wird, in das nicht ausgehärtete, noch halbflüssige Silikon "einschwimmen". Vorzugsweise werde die [X.] gezogen, gedrückt oder gestreckt, um eine Blasen- oder Faltenbildung zu vermeiden (Abs. 13).

Danach wird zwar die Verbindung von [X.] und [X.] stets durch Vulkanisierung bewirkt. Das Streitpatent schließt aber nicht aus, dass vor dem Vulkanisieren die [X.] in das Silikon gedrückt wird. In der Beschreibung wird vielmehr ausgeführt, insbesondere dann, wenn die [X.] noch auf der Form liege, könne die [X.] gepresst und in engen Kontakt mit der obersten [X.] gebracht werden (Abs. 27 aE).

bb) In Bezug auf die Rückseite der [X.] sieht das Streitpatent bevorzugt vor, eine Anordnung aus nicht ausgehärtetem Silikon und einer [X.] aufzubringen (Abs. 14-16).

Diese Anordnung kann nach der Beschreibung dadurch hergestellt werden, dass die einzelnen Lagen zwischen Platten gepresst werden (Abs. 20 f.). Hinsichtlich der Verbindung dieser Anordnung mit der Rückseite der [X.] ist zwar nur die [X.] erwähnt (Abs. 14). Dem Streitpatent lassen sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass ein Anpressen eines solche [X.]s entsprechend den oben aufgezeigten Ausführungen ausgeschlossen wäre.

3. Das Berufungsgericht hat zudem die Anforderungen an die Darlegung des [X.]es der Klägerin und eines Wissenstransfers an die [X.] überspannt.

a) Ein Sachvortrag zur Begründung eines Anspruchs ist nach der Rechtsprechung des [X.] schlüssig und erheblich, wenn die [X.] Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht als in der Person der [X.] entstanden erscheinen zu lassen. Der Vortrag muss konkret genug sein, um die Erheblichkeit der Tatsachen beurteilen zu können und eine Stellungnahme des Gegners zu ermöglichen. Sind diese Anforderungen erfüllt und wird der Vortrag von der Gegenseite erheblich bestritten, ist es Sache des Tatrichters, in die Beweisaufnahme einzutreten ([X.], Urteil vom 8. Februar 2022 - [X.], NJW-RR 2022, 634 Rn. 10).

b) Gemessen hieran hat die Klägerin ihren [X.] schlüssig dargetan.

aa) Wie die Revision zu Recht geltend macht, hat die Klägerin in der Klageschrift unter Bezugnahme auf eigene Unterlagen über das Fertigungsverfahren ([X.] und [X.]) und unter Beweisantritt im Einzelnen dargelegt, sie habe bereits im Jahr 2000 Brustimplantate nach einem Verfahren hergestellt, das die Merkmale des [X.] aufweise.

Diesem Vorbringen zufolge haben Mitarbeiter der Klägerin ein Verfahren entwickelt, bei dem die [X.] in einem Stadium, in dem sie aus nicht vulkanisiertem Silikon bestehe und noch nicht befüllt sei, mit einer Lage aus Polyurethanschaum beschichtet werde, um eine texturierte Oberfläche zu erzielen. Dazu sei die Hülle auf eine Form gelegt und die [X.] so aufgezogen worden, dass sie bis auf die Rückseite der Hülle reiche. Die [X.] werde gespannt und angedrückt, um Faltenbildung zu vermeiden. Anschließend werde das Implantat mit der [X.] vulkanisiert. Schließlich werde auf der Rückseite eine Lage aus nicht ausgehärtetem Silikon und Schaumstoff aufgebracht, angedrückt und vulkanisiert.

bb) Diesem Vorbringen ist zu entnehmen, dass die Klägerin bereits im Jahr 2000 im Besitz der Erfindung war.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere unschädlich, dass die Verbindung zwischen den [X.]n und der [X.] nicht ausschließlich durch Vulkanisieren hergestellt wird, sondern zusätzlich durch Andrücken.

cc) Die Klägerin hat dieses Vorbringen im zweiten Rechtszug nicht aufgegeben. Vielmehr hat sie in ihrer Berufungsbegründung und in ihrer Replik hierauf ausdrücklich Bezug genommen.

Das Berufungsgericht hätte [X.] der Klägerin mithin nicht verneinen dürfen, ohne sich mit diesem Vorbringen auseinanderzusetzen und erforderlichenfalls die angebotenen Beweise zu erheben.

c) Die Klägerin hat darüber hinaus Anhaltspunkte vorgetragen, die die Schlussfolgerung zulassen, dass die [X.] ihre Kenntnisse bezüglich der Erfindung von der Klägerin erlangt hat.

aa) Die [X.] hat ihr Vorbringen, das im Streitpatent beschriebene Verfahren beruhe auf eigenen Entwicklungen, unter anderem auf das von ihr vorgelegte Dokument [X.] 2007 (Ergänzung zur Technischen Dokumentation für Mammaimplantate vom 5. August 2007) gestützt, aus dem sich nach ihrer Auffassung die Merkmale von Anspruch 1 und sämtlicher Unteransprüche des [X.] ergeben.

bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts bilden die in [X.] 2007 enthaltenen Ausführungen, wonach der Herstellungsprozess im Vergleich zu [X.] 2003 unverändert geblieben ist, ein starkes Indiz dafür, dass bereits [X.] 2003 die Erfindung vollständig beschreibt und diese Informationen von der Klägerin stammen.

(1) Der Umstand, dass [X.] 2007 als Ergänzung zu [X.] 2003 bezeichnet ist, deutet zwar darauf hin, dass das neuere Dokument weitergehende Informationen enthält als das ältere. Wie die Revision zu Recht geltend macht, sprechen die von der Klägerin hervorgehobenen Ausführungen zu Anlass und Gegenstand der Änderungen in [X.] 2007 aber dafür, dass diese Änderungen nicht das Herstellungsverfahren betreffen, sondern andere, für die Frage des [X.]es nicht relevante Aspekte.

Nach den von der Klägerin herangezogenen Ausführungen in [X.] 2007 ist die Ergänzung von [X.] 2003 notwendig geworden, weil beabsichtigt sei, Teile der Produktion von Brustimplantaten vom bisherigen Produktionsstandort - d.h. vom Sitz der Klägerin - zum Sitz der [X.] zu verlagern. Die Prinzipien und Techniken des Designs und Herstellungsverfahrens der Produkte blieben davon unberührt.

Diese Ausführungen deuten darauf hin, dass die im [X.] vorgenommenen Ergänzungen Aspekte der Organisation oder des [X.] betreffen, die mit dem geplanten Standortwechsel zusammenhängen, die wesentlichen Merkmale des Produkts und des Herstellungsprozesses aber unverändert geblieben sind. Da [X.] 2007 nach dem Vorbringen der [X.] die Erfindung vollständig beschreibt, sprechen mithin gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass dasselbe bereits für [X.] 2003 gilt.

(2) Damit sind zugleich Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass die [X.] das maßgebliche Wissen von der Klägerin erlangt hat.

Die Klägerin hat auch insoweit auf das Vorbringen der [X.] Bezug genommen. Diese hat geltend gemacht, sie habe ab dem [X.] mit der Entwicklung eines eigenen Brustimplantats begonnen. Wenn sie dennoch bereits im Jahr 2003 über ein Dokument verfügte, das die Erfindung vollständig beschreibt, deutet dies darauf hin, dass das entsprechende Wissen von der Klägerin stammt, die die [X.] damals mit Brustimplantaten beliefert hat.

Hätte das Berufungsgericht den Vortrag der Klägerin vollständig und unter zutreffender Bestimmung des Gegenstands des [X.] gewürdigt, hätte es erkennen müssen, dass die Klägerin schlüssig vorgetragen hat, dass sie bereits vor dem Zeitpunkt, in dem die [X.] mit der Entwicklung eines eigenen, mit einer [X.] versehenen Brustimplantats begonnen hat, im Besitz der Erfindung war und die [X.] die Kenntnis dieser Erfindung aus der Zusammenarbeit mit der Klägerin und der in diesem Rahmen erstellten [X.] 2003 erlangt hat.

cc) Das Berufungsgericht hätte mithin auch einen Wissenstransfer von der Klägerin an die [X.] nicht verneinen dürfen, ohne sich mit dem aufgezeigten Vorbringen der Klägerin auseinanderzusetzen.

IV. Eine Entscheidung in der Sache scheidet aus, weil noch tatsächliche Feststellungen erforderlich sind. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).

1. Im wieder eröffneten [X.] wird zu klären sein, ob die [X.] das Vorbringen der Klägerin erheblich bestreitet.

a) Nach den Regeln der gestuften Darlegungslast hängen die Anforderungen an die Substantiierungslast des [X.] davon ab, wie substantiiert der darlegungspflichtige Gegner vorgetragen hat. Liegt ein substantiierter Vortrag der darlegungspflichtigen [X.] vor, kann sich der Gegner nicht auf ein substanzloses Bestreiten zurückziehen, wenn ihm nach Lage der Dinge ein substantiiertes Bestreiten möglich und zumutbar ist ([X.], Urteil vom 16. Dezember 2021 - [X.], [X.], 229 Rn. 38 - [X.]). Ein Bestreiten mit Nichtwissen ist nach § 138 Abs. 4 ZPO unbeachtlich, soweit es um Tatsachen geht, die eigene Handlungen der [X.] betreffen.

b) Vor diesem Hintergrund wird sich im Streitfall insbesondere die Frage stellen, ob der Vortrag der Klägerin zu den von ihr zur Verfügung gestellten Informationen so konkret ist, dass die [X.] von ihr geltend gemachte Unterschiede zwischen [X.] 2003 und [X.] 2007 im Einzelnen darzulegen hat.

2. Sollte sich danach eine Beweisaufnahme als erforderlich erweisen, wird das Berufungsgericht erneut darüber zu entscheiden haben, ob es die Vorlage der [X.] 2003 durch die [X.] anordnet.

a) Zu Recht hat das Berufungsgericht allerdings eine Vorlagepflicht der [X.] nach § 423 ZPO verneint.

Nach § 423 ZPO ist der Gegner zur Vorlage einer Urkunde verpflichtet, auf die er im Prozess zur Beweisführung Bezug genommen hat.

Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfüllt.

Die [X.] hat auf [X.] 2003 allenfalls zur Erläuterung ihres Vorbringens Bezug genommen, nicht aber zu Beweiszwecken.

b) Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht eine Vorlagepflicht nach § 422 ZPO abgelehnt hat, halten einer rechtlichen Überprüfung hingegen nicht stand.

aa) Nach § 422 ZPO ist der Gegner zur Vorlegung der Urkunde verpflichtet, wenn der [X.] die Herausgabe oder Vorlegung nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts verlangen kann.

Eine solche Pflicht kann sich insbesondere aus § 810 BGB ergeben. Danach kann derjenige, der ein rechtliches Interesse daran hat, eine in fremdem Besitz befindliche Urkunde einzusehen, die Gestattung der Einsicht unter anderem dann verlangen, wenn die Urkunde in seinem Interesse errichtet ist.

bb) Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung auf die Erwägung gestützt, [X.] 2003 sei nicht im Interesse der Klägerin, sondern im Interesse der [X.] errichtet worden, die eine CE-Kennzeichnung habe erlangen wollen.

Hierbei hat das Berufungsgericht entscheidungserhebliches Vorbringen der Klägerin unberücksichtigt gelassen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Erstellung der [X.] 2003 sei geboten gewesen, um eine für den Vertrieb der von der Klägerin hergestellten Brustimplantate in [X.] erforderliche Zertifizierung zu erlangen.

Danach kommt in Betracht, dass die Errichtung der Technischen Dokumentation auch den Interessen der Klägerin diente, da sie Voraussetzung für einen erfolgreichen Vertrieb ihrer Produkte auf dem [X.] Markt darstellte.

Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung sind die diesbezüglichen Interessen der Klägerin gegebenenfalls nicht auf die Zertifizierung als solche beschränkt. Die Klägerin hat vielmehr ein erkennbares Interesse daran, bei Bedarf gegenüber [X.] belegen zu können, dass die Zertifizierung zu Recht erfolgt ist. Hierzu muss sie die Grundlagen für die Zertifizierungsentscheidung darlegen können.

cc) Bei der Beurteilung der Frage, ob die Klägerin ein rechtliches Interesse an der Einsicht in das Dokument hat, wird das Berufungsgericht gegebenenfalls neben eventuellen Geheimhaltungsinteressen der [X.] insbesondere in Erwägung ziehen müssen, ob sich aus den oben aufgezeigten Ausführungen in [X.] 2007 eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür ergibt, dass bereits [X.] 2003 die Erfindung vollständig beschreibt und dass die dafür maßgeblichen Informationen von der Klägerin stammen.

c) Sollten die Voraussetzungen einer Vorlagepflicht nach § 422 ZPO nicht erfüllt sein, wird das Berufungsgericht erneut über eine Anordnung nach § 142 Abs. 1 ZPO zu entscheiden haben.

aa) Nach § 142 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Vorlegung einer im Besitz einer [X.] oder eines [X.] befindlichen Urkunde anordnen, auf die sich eine [X.] bezogen hat.

Anders als nach § 423 ZPO reicht dazu die Bezugnahme der Klägerin auf eine Urkunde aus, die sich im Besitz der [X.] befindet.

Nach der Rechtsprechung des [X.] kann der nicht beweisbelasteten [X.] die Vorlage einer in ihrem Besitz befindlichen Urkunde nach § 142 Abs. 1 ZPO nicht nur unter den Voraussetzungen der §§ 422, 423 ZPO aufgegeben werden. Eine Anordnung der [X.] gemäß § 142 Abs. 1 ZPO steht im Ermessen des Gerichts, das dabei den möglichen Erkenntniswert und die Verhältnismäßigkeit einer Anordnung, aber auch berechtigte Belange des [X.] und Persönlichkeitsschutzes berücksichtigen kann, und setzt einen schlüssigen Vortrag der [X.] voraus ([X.], Urteil vom 26. Juni 2007 - [X.], [X.]Z 173, 23 Rn. 19 f.).

bb) Die Gründe, mit denen das Berufungsgericht eine Anordnung nach § 142 Abs. 1 ZPO abgelehnt hat, werden den sich daraus ergebenden Anforderungen nicht in jeder Hinsicht gerecht.

(1) Wie bereits dargelegt wurde, ist das Vorbringen der Klägerin entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts schlüssig.

(2) Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht zugrunde gelegt, dass bei der Ermessensentscheidung nach § 142 Abs. 1 ZPO auch die Belange des Geheimnisschutzes zu berücksichtigen sind (vgl. zu diesem Aspekt [X.], Urteil vom 17. Juli 2014 - [X.], [X.] 2014, 847 Rn. 26; [X.]Z 173, 23 Rn. 20; Urteil vom 1. August 2006 - [X.], [X.], 962 Rn. 42 - Restschadstoffentfernung).

(3) Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang jedoch auch die Interessen der Klägerin in Erwägung ziehen und sich gegebenenfalls mit der Frage befassen müssen, ob den Geheimhaltungsinteressen der [X.] dadurch ausreichend Rechnung getragen werden kann, dass ihr das Recht vorbehalten bleibt, diejenigen Passagen, die nicht das Verfahren zur Herstellung von Brustimplantaten betreffen, zu schwärzen. Nach dem Inkrafttreten von § 145a [X.] kommt zudem eine Schutzanordnung in entsprechender Anwendung von § 16 oder § 19 GeschGehG in Betracht.

3. Sollte sich der von der Klägerin in erster Linie verfolgte Anspruch auf Übertragung des [X.] als unbegründet erweisen, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob ihr ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung zusteht.

a) Sollte sich bestätigen, dass bereits die [X.] 2003 wesentliche Merkmale des Verfahrens nach dem Streitpatent enthielt und der [X.] entsprechende Kenntnisse von der Klägerin vermittelt wurden, rechtfertigte dies einen Anspruch der Klägerin auf Einräumung einer Mitberechtigung.

Anderenfalls bedürfte es konkreten Vorbringens der Klägerin dazu, wann und auf welchem Weg der [X.] welche Aspekte des beanspruchten Verfahrens vermittelt worden sein sollen.

b) Soweit die Klägerin geltend macht, die [X.] habe die Anordnung der Naht auf der Rückseite des Implantats von ihr übernommen, kann ein schöpferischer Beitrag nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneint werden.

aa) Das Berufungsgericht hat insoweit zugrunde gelegt, dass die Klägerin der [X.] im August 2001 im Rahmen ihrer vertraglichen Zusammenarbeit eine technische Zeichnung ([X.]) übermittelt hat, aus der sich ergibt, dass die Naht zwischen der ersten, auf der Vorderseite des Implantats aufgebrachten und bis auf die Rückseite reichenden [X.] und der zweiten, den verbleibenden Bereich der Rückseite bedeckenden [X.] auf der Rückseite des Implantats verläuft. Es hat angenommen, der darin liegende Beitrag zum Streitpatent sei nicht geeignet, eine Mitinhaberschaft der Klägerin zu begründen, weil er nicht schöpferisch gewesen sei. Dieser Beitrag entspreche lediglich dem Durchschnittskönnen eines Fachmanns und sei am Anmeldetag des [X.] bereits aus dem [X.] Patent 293 256 und einem Artikel in einer Fachzeitschrift für ästhetische Chirurgie aus dem [X.] bekannt gewesen. Zudem sei diese Anordnung der Naht bei den seit 2009 auf dem Markt erhältlichen Produkten der Klägerin ohne weiteres zu erkennen gewesen. Die Klägerin habe nicht dargelegt, dass ihr Beitrag über die bloße Mitteilung des Standes der Technik hinausgegangen sei.

bb) Wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend erkannt hat, ist es nach der Rechtsprechung des [X.] für einen schöpferischen Beitrag nicht erforderlich, dass er einen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweist ([X.], Urteil vom 17. Mai 2011 - [X.], [X.], 903 Rn. 14, 21 - Atemgasdrucksteuerung; Urteil vom 18. Juni 2013 - [X.], Rn. 8). Auch ist es verfehlt, die einzelnen Merkmale des Anspruchs darauf zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind ([X.] [X.], 903 Rn. 21 - Atemgasdrucksteuerung). [X.] sind nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben, also unwesentlich in Bezug auf die Lösung sind, ferner solche, die auf Weisung eines Erfinders oder eines [X.] geschaffen wurden ([X.] [X.], 1186 Rn. 39 - Mitralklappenprothese). Auf diese Weise wird gewährleistet, dass Gegenstand und Umfang der schöpferischen Beteiligung an einer Erfindung unabhängig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspruch formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in welchem Umfang ein breiter Anspruch gegebenenfalls durch spätere Entscheidungen in einem Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Beschränkungsverfahren beschränkt wird ([X.], Urteil vom 18. Juni 2013 - [X.] Rn. 11).

Danach kann ein schöpferischer Beitrag der Klägerin nicht mit der Begründung verneint werden, es sei im Stand der Technik aus einer bereits vor August 2001 veröffentlichten Patentschrift bekannt gewesen, die Naht auf der Rückseite des Brustimplantats anzubringen.

Der Annahme eines schöpferischen Beitrags der Klägerin steht zudem nicht entgegen, dass die [X.] zeitlich nach der Übermittlung der erwähnten technischen Zeichnung Brustimplantate aus der Produktion der Klägerin vertrieben hat, die eine Naht auf der Rückseite aufwiesen.