Bundespatentgericht, Beschluss vom 22.03.2010, Az. 27 W (pat) 146/08

Die am 7. August 2006 angemeldete und am 12. Januar 2007 eingetragene farbige (rot, weiß, schwarz) Wort-/Bildmarke 306 48 759

ist nach einer Teillöschung noch für folgende Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 eingetragen:

"Produktion von Shows, Dinnershows, Walk-Acts, Unterhaltung, Kartenverkauf; Verpflegung von Gästen in Restaurants und sonstigen Spielorten".

Widerspruch erhoben ist aus der am 1. April 1996 angemeldeten und am 5. November 1998 zu Gunsten der Widersprechenden eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 110 437

[X.] [X.]

die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 14, 18, 25, 32, 33 und 41 geschützt ist, nämlich für

"Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, [X.]el zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, [X.]; [X.] (Körperpflege), Pflege- und Schutzmittel für Haut, Haare, Kopfhaut und Körper; Nagelhärtungsmittel; Dusch-, Bräunungs-, Rasiermittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (ausgenommen Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Juwelierwaren, Edelsteine, Uhren und sonstige Zeitmeßinstrumente. Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, einschließlich Stiefel, Halbschuhe und Pantoffeln, Kopfbedeckungen, Strümpfe, Socken, Kittelschürzen, Bodies, Hosenträger, Unterhosen, Mützen, Gürtel (Bekleidung), Morgenmäntel, Hemden, Hemdblusen, Anzüge (Oberbekleidung und Unterbekleidung), Leibwäsche, Dessous (Unterbekleidung), Krawatten, Schals, Pelze, Röcke, Regenmäntel, Mäntel, Hosen, Kleider, Bademäntel, Schürzen, Jacken; Bier, [X.] und Porter, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Fruchtsäfte; Alkoholische Getränke, Weine, Spirituosen, Liköre, Apfelwein, Cocktails, Rotweine, Weißweine, Schaumweine, Schaumweine [X.] Herkunft, nämlich Champagner; Erziehung und Unterhaltung; Einrichtungen für Erziehung und Unterricht; Herausgabe von Büchern, Zeitschriften; Verleih von Büchern (Leihbücherei); Tierdressur; Veranstaltung von Shows; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Betrieb einer Künstleragentur; Vermietung von Filmen, Tonaufnahmen, Filmprojektionsgeräten und Zubehör, Theaterdekorationen; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben".

Der Widerspruch wird auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für [X.] des [X.] hat den Widerspruch mit Beschluss vom 27. August 2008 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Das ist damit begründet, die jeweils beanspruchten Dienstleistungen seien teilweise identisch. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei nichts ersichtlich. Zwar sei das [X.] in [X.] weltbekannt, doch gebe es inzwischen zahlreiche Etablissements dieses Namens, so dass der Begriff nicht mehr automatisch für das [X.] in [X.] stehe. Zudem nehme die Inhaberin eine erhöhte Kennzeichnungskraft für sich in Anspruch, gebe aber keinen Hinweis darauf, dass sie die Betreiberin des berühmten [X.] in [X.] sei. Den danach erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht aufgrund der Wortbestandteile "[X.]" ein. Der Verbraucher habe keinen Grund, diesen Bestandteil, der mit dem anderen Bestandteil eine Gesamtaussage bilde - im Sinne eines Mordes in einer Örtlichkeit namens [X.] - wegzulassen oder nicht zu beachten. Zu verneinen sei auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar. Neben der von der Markenstelle bejahten teilweisen Dienstleistungsidentität im Bereich der [X.] bestehe darüber hinaus eine Ähnlichkeit zwischen den zugunsten der jüngeren Marke in der Klasse 43 geschützten Dienstleistungen "Verpflegung von Gästen in Restaurants und sonstigen Spielorten" und den Widerspruchswaren der Klassen 32 und 33 "alkoholische und nichtalkoholische Getränke".

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Hierzu stützt sich die Widersprechende zum einen auf im Amtsverfahren eingereichte umfangreiche Unterlagen, nämlich einen Auszug aus der [X.]seite des [X.], einen [X.] , eine Google-Suchliste und in [X.] abgefasste Zeitungsartikel bzw. Prospekte zu dem [X.] sowie zum anderen auf weitere im Beschwerdeverfahren eingereichte umfangreiche Unterlagen, nämlich einen Nachweis über die in [X.] in den Jahren 2006 - 2008 über das [X.] getätigten Reservierungen sowie in [X.] abgefasste [X.] und Zeitungsartikel. Dass die Widersprechende Betreiberin des berühmten [X.] in [X.] sei, ergebe sich aus einer in [X.] abgefassten Eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 10. Oktober 2008, aus der hervorgehe, dass es sich bei der Widersprechenden um eine Tochtergesellschaft der Firma [X.] handle, der Betreiberin des [X.] in [X.].

Die Widersprechende hält die Marken schriftbildlich und klanglich für verwechselbar. Die angegriffene Marke werde von dem gemeinsamen Bestandteil " [X.] [X.] " geprägt, der eine erhöhte Kennzeichnungskraft habe. Dagegen sei der Bestandteil "[X.]" beschreibender Natur für die angemeldeten Dienstleistungen. Die angesprochenen Verbraucher würden dem Bestandteil ausschließlich den Hinweis entnehmen, dass unter der Kennzeichnung "[X.] [X.]" Veranstaltungen wie beispielsweise Dinnershows durchgeführt würden, bei denen den Gästen während des Essens ein gespielter Kriminalfall dargeboten werde. Aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke bestehe schließlich auch die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 27. August 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 43 und den Waren der Klassen 32 und 33 bestehe kein funktioneller Zusammenhang. Der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke für diese Waren sei gleich null. Von einem gesteigerten Schutzumfang der Widerspruchsmarke könne aufgrund der vorgelegten Unterlagen nicht ausgegangen werden. Wem der Verbraucher die Veranstaltungen des [X.]s "[X.]" zuordne, sei unerheblich, da die Betreiberin des [X.]s "[X.]" nicht identisch mit der Widersprechenden sei. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Markeninhaberin die Aktivlegitimation der Widersprechenden gerügt, da diese nicht die Betreiberin des [X.]s in [X.] sei.

Außerdem trägt sie vor, aus den millionenfachen Treffern in [X.]suchmaschinen für das Suchwort "[X.]" ergebe sich, dass der Markenschutz für diesen Begriff gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 [X.] verloren gegangen sei.

In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht seien die Marken aufgrund ihrer hinreichend deutlichen Unterschiede nicht zu verwechseln.

In der mündlichen Verhandlung haben die Parteien ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der [X.]n gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 [X.] kann entgegen der Auffassung der Markenstelle im Ergebnis nicht verneint werden.

1. Die Widersprechende ist gemäß § 42 Abs. 1 [X.] als materielle Inhaberin der Widerspruchsmarke widerspruchsberechtigt, wobei § 28 Abs. 1 [X.] eine Vermutung für den im Register Eingetragenen aufstellt. Einem Bestreiten der Aktivlegitimation des im Register eingetragenen Widersprechenden kann im Widerspruchsverfahren nur nachgegangen werden, wenn der Mangel der materiellen Rechtsinhaberschaft offensichtlich oder aus sonstigen Gründen eine vollständige und abschließende Klärung im Registerverfahren möglich ist ([X.]/ Hacker, [X.], 9. Aufl., § 42 Rn. 15).

Das Bestreiten der Aktivlegitimation der Widersprechenden durch die Markeninhaberin ist auch deshalb nicht erfolgreich, weil die Widersprechende durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Vertrags- und Firmenunterlagen sowie die Eidesstattliche Versicherung vom 15. März 2010 nachgewiesen hat, dass die im Register eingetragene Widersprechende zu Recht als Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen ist. Dafür sprechen insbesondere der [X.] vom 12. März 2003 (Anlage 19) zugunsten der Betreiberin des [X.]s in [X.], der Gesellschaft [X.], der [X.] vom 12. Dezember 2005 auf die [X.] (Anlage 22) sowie das Protokoll über die Hauptversammlung der vorgenannten Gesellschaft vom 13. Dezember 2005 (Anlage 21), auf der eine Änderung des Firmennamens der vorgenannten Gesellschaft beschlossen wurde, die den Namen der Widersprechenden erhielt.

2. Unbeachtlich ist das Vorbringen der Markeninhaberin, wonach die Widerspruchsmarke zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei und daher wegen Verfalls gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 [X.] schutzunfähig. Zu Recht hat die Widersprechende im Amtsverfahren darauf hingewiesen, dass diese Einrede nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens geltend gemacht werden kann, sondern nur Gegenstand eines Löschungsverfahrens sein kann ([X.]/Hacker, a. a. [X.], § 42 Rn. 46).

3. Die Marken unterliegen entgegen der Auffassung der Markenstelle einer Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des [X.] und des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. [X.] [X.], 237, 238, Nr. 18 f. - [X.] ; [X.] 2007, 321, 322 - [X.]). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die Dienstleistungen der jüngeren Marke "Produktion von Shows, Dinnershows, Walk-Acts, Unterhaltung" sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Veranstaltung von Shows; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Filmproduktion" teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Die Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in Restaurants und sonstigen Spielorten" ist mit den Widerspruchswaren "alkoholfreie und alkoholische Getränke[X.]/Stoppel, [X.], 14. Aufl., [X.] unter Hinweis auf die Rechtsprechung des [X.] und des [X.]). Dies gilt auch für das Verhältnis zwischen der zugunsten der jüngeren Marke geschützten Dienstleistung "Kartenvorverkauf" und der zugunsten der Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung "Veranstaltung von Shows".

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat aufgrund der im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen für erhöht. Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft spricht neben der vorgelegten umfangreichen Berichterstattung in [X.] Zeitungen und Zeitschriften insbesondere die als Anlage 11 vorgelegte Bekanntheitsumfrage in [X.] vom Oktober 2008, wonach von 1.000 Befragten über 14 Jahre 60,5 % das [X.] [X.] kannten. Aufgrund dieses hohen Bekanntheitsgrades kann von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

c) Die angegriffene Marke stimmt mit der Widerspruchsmarke in dem Bestandteil "[X.]" überein. Bei dieser Ausgangslage kann nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr u. a. bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. zu dieser sog. "Prägetheorie" [X.]/Hacker, a. a. [X.], § 9 Rn. 277 ff.). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich zwar grundsätzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d. h. ohne Rücksicht auf die [X.] ([X.] 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; [X.], 895, 896 - [X.]; GRUR 2002, 342, 343 - [X.]/[X.]). Nach der jüngeren Rechtsprechung des [X.] erfährt dieser Grundsatz jedoch eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Publikum auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (grdl. [X.] 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner [X.] 2005, 513, 514 - [X.]/[X.]; [X.], 60, 61, [X.] - coccodrillo; [X.], 859, 862, Nr. 31 - Malteserkreuz). Die Gefahr, dass der Verkehr in einem Bestandteil einer jüngeren Marke einen Herkunftshinweis auf den Inhaber der älteren Marke sieht und es zu Verwechslungen kommt, ist allerdings geringer, wenn sich das jüngere Zeichen als geschlossener Gesamtbegriff darstellt.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hängt somit in Fällen der vorliegenden Art von mehreren - gegenläufigen - Faktoren ab. Je stärker die Kennzeichnungskraft des isolierten älteren Zeichens infolge seiner tatsächlichen Benutzung ist, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch in der jüngeren [X.] als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefasst wird, also eine kollisionsbegründend-prägende Stellung im jüngeren [X.] einnimmt. Umgekehrt ist die Verwechslungsgefahr umso geringer einzustufen, je mehr sich der übereinstimmende Bestandteil in die jüngere Gesamtkombination integriert.

Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Der Widerspruchsmarke kommt wie ausgeführt im Bereich der Showveranstaltungen aufgrund ihrer hohen Bekanntheit eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Hinzu kommt, dass gerade die Wortelemente "[X.]" in der angegriffenen Marke graphisch hervorgehoben sind, da sie deutlich größer geschrieben sind als die Wortbestandteile "[X.]". Zu berücksichtigen ist auch, dass in einem Theater Kriminalvorführungen stattfinden können, bei denen es um einen gespielten Mord geht. Bei dieser Sachlage liegt es nahe, dass das Publikum in den Bestandteilen "[X.]" der angegriffenen Marke einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es zu [X.] kommt, wenn ihm diese Bezeichnung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der jüngeren Marke begegnet.

Eine Differenzierung zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke erscheint dem Senat nicht möglich, da zwischen allen Dienstleistungen ein enger Zusammenhang besteht und diese heutzutage jeweils anlässlich von Theateraufführungen angeboten werden.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 [X.] besteht kein Anlass.

5. Die Festsetzung des Gegenstandswertes beruht auf § 23 Abs. 2 und 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 und 8 [X.]. Danach ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen festzusetzen, wobei nach ständiger Rechtsprechung hierfür das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung der Marke maßgeblich ist (vgl. [X.] [X.] 2006, 282). In Widerspruchsverfahren beläuft sich bei fehlenden anderweitigen Anhaltspunkten der Regelwert dabei auf 50.000,-- Euro (vgl. [X.] 2006, 704 - Markenwert). Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswerts, welche der Senat vorliegend trotz § 33 Abs. 8 Satz 1 [X.] in voller Besetzung treffen konnte, weil sie mit der Hauptsacheentscheidung verbunden ist, ist unanfechtbar (§ 33 Abs. 4 Satz 3 [X.]).