Bundespatentgericht, Beschluss vom 11.01.2011, Az. 27 W (pat) 7/10

Die am 3. Mai 2005 angemeldete Wort-/Bildmarke

ist am 24. November 2005 unter der Nr. 305 26 035 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (Plakate), soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse (Bierdeckel, Briefpapier, Eintrittskarten, Farbdrucke); Buchbindeartikel; Papier- und Schreibwaren; Büroartikel, ausgenommen Möbel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Veröffentlichungen (Schriften); Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb einer Diskothek; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung); Betrieb von Nachtclubs; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Erstellen von Bildreportagen; Filmproduktion; Filmverleih; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Herausgabe von [X.] in elektrischer Form, auch im [X.]; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern auch in elektronischer Form, auch im [X.]; Produktion von Shows; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Betrieb einer Bar; Betrieb von Feriencamps; Betrieb von Hotels; Betrieb von Motels; Catering; Verpflegung von Gästen in [X.], in [X.], in Kantinen, Restaurants und Gaststätten; Verpflegung von Gästen in [X.] und in [X.]; Zimmerreservierung und Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)"

in das Markenregister des [X.] eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 30. Dezember 2005.

Widerspruch erhoben wurde aus der am 14. Mai 1997 angemeldeten [X.] 397 22 460 (Widerspruchsverfahren abgeschlossen am 5. Januar 2000)

die u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Werbung und Werbemittlung für gesunde Lebensweise, Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Freizeitgestaltung"

Schutz genießt. Der Widerspruch vom 29. März 2006 wird auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Mit [X.] vom 16. November 2007 hat die Markenstelle für Klasse 41 des [X.] den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Das ist damit begründet, den erforderlichen Abstand halte die angegriffene Marke aufgrund der in der Widerspruchsmarke nicht vorhandenen Wortbestandteile "[X.] von" ein. Die angegriffene Marke werde nicht von dem Bestandteil "[X.]" geprägt.

Die dagegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 23. Oktober 2009 zurückgewiesen. Auch die Erinnerungsprüferin hält die Marken für nicht verwechselbar. Sie hat dazu ausgeführt, ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweiser Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit werde der erforderliche Markenabstand wegen der nur in der jüngeren Marke vorhandenen Wortbestandteile "[X.] von" eingehalten. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch das Wort "[X.]" geprägt, da die Wortfolge "[X.] von [X.]" eine geschlossene Gesamtaussage darstelle. Daran scheitere auch die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke. Im Übrigen weiche die Wort-/Bildmarke der Widersprechenden durch ihre auffällige graphische Gestaltung deutlich von der angegriffenen Marke ab.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für unmittelbar und mittelbar verwechselbar. Zur Begründung der phonetischen Ähnlichkeit trägt sie vor, der zusätzliche Bestandteil "[X.] von" beziehe sich allein auf den übereinstimmenden Bestandteil "[X.]". [X.] werde der Verbraucher durch das Verhältniswort "von" auf das Kernwort "[X.]" gelenkt. Dieses stehe im Fokus. "[X.] von [X.]" stelle keinen eigenständigen Gesamtbegriff dar.

[X.] von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr bzw. einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen, da die Beschwerdeführerin Inhaberin einer Vielzahl von Markenrechten sei, welche den Bestandteil "[X.]" aufwiesen und für Druckereierzeugnisse und kulturelle Dienstleistungen registriert seien. [X.] verweist hierzu u. a. auf vier für sie eingetragene Wort-/Bildmarken mit dem Bestandteil "[X.]".

[X.] beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 16. November 2007 und vom 23. Oktober 2009 aufzuheben und die Marke 305 26 035 im angegriffenen Umfang zu löschen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt. Sie hat unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren lediglich darauf hingewiesen, dass die Parteien ein unterschiedliches Gewerbe betrieben.

1. Nachdem die Widersprechende ihren zunächst gestellten Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

2. Die statthafte und zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg; es besteht auch nach Auffassung des Senats keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.].

[X.] ist nach der Rechtsprechung des [X.] und des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. [X.] GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - [X.] ; [X.] 2007, 321, 322 - Cohiba). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

a) Die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke "Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Freizeitgestaltung" sind mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

b) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Den danach erforderlichen deutlichen Abstand halten die Marken ein. In schriftbildlicher Hinsicht scheitert eine Verwechslungsgefahr an den besonderen graphischen Ausgestaltungen der jeweils als Wort-/Bildmarke angemeldeten Marken und den nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteilen "[X.] von".

Auch der klangliche Abstand ist wegen der nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteile "[X.] von" ausreichend. Bei mündlicher Wiedergabe wird man diese Bestandteile nicht weglassen. Der Verbraucher hat hierfür - generell und im vorliegenden Einzelfall - keine ernsthafte Veranlassung, zumal "[X.] von [X.]" eine Gesamtaussage enthält.

Eine Verwechslungsgefahr kann auch im Hinblick darauf nicht aus einer Prägung der angegriffenen Marke durch den gemeinsamen Bestandteil "[X.]" abgeleitet werden. Dagegen spricht insbesondere die in der angegriffenen Marke zum Ausdruck kommende Gesamtaussage. Das Publikum wird die Wortfolge "[X.] von [X.]" als zusammengehörige Aussage verstehen. Weite Teile des inländischen Publikums werden bei dieser Wortfolge an den [X.] von [X.] bzw. an dessen bekannte Verfilmung mit [X.] denken. Jene Teile des Publikums, denen das Buch bzw. der Film unbekannt sind, werden der Wortfolge einen Hinweis auf eine Örtlichkeit entnehmen, die sich außerhalb des [X.] befindet. Dass es sich bei der Wortfolge um eine Gesamtaussage handelt, ergibt sich auch daraus, dass sich die vorangestellten Bestandteile "[X.] von" auf den nachgestellten Bestandteil "[X.]" beziehen und mit diesem eine Einheit bilden.

Die nur in der jüngeren Marke enthaltene Gesamtaussage führt dazu, dass zwischen den Marken entgegen der Auffassung der Widersprechenden keine begriffliche Ähnlichkeit besteht.

d) An der aufgezeigten Gesamtaussage der jüngeren Marke scheitert auch die von der Widersprechenden geltend gemachte mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke oder einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Hinzu kommt, dass sich die Marke von der Wortbildung und der graphischen Ausgestaltung deutlich von den zugunsten der Widersprechenden geschützten Wort-/Bildmarken unterscheidet, bei denen drei Marken jeweils ein Wappen enthalten.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 [X.] besteht kein Anlass.