Bundespatentgericht, Beschluss vom 04.12.2014, Az. 29 W (pat) 506/12

Die Wortmarke

[X.] Dancers

ist am 02. April 2009 angemeldet und am 29. Juli 2009 unter der Nummer 30 2009 020 396 als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen worden, und zwar für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung;

Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere Live-Veranstaltungen, Tanzveranstaltungen; Künstlervermittlung;

Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.

Gegen die Eintragung, die am 28. August 2009 veröffentlich wurde, hat die [X.]- … GmbH am 27. November 2009 aus ihrer am 14. Februar 2002 ein getragenen Wortmarke 301 38 947

[X.] [X.]

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 41: Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Parties und Performance-Shows in Diskotheken, Unterhaltungs-Centren und anderen gastronomischen Einrichtungen.

Mit Beschluss vom 15. November 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken könnten sich zum Teil auf identischen, zum Teil im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen begegnen. Der Widerspruchsmarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Den deshalb erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke jedoch ein. Die [X.] unterschieden sich für die angesprochenen breiten Verkehrskreise durch die jeweils voneinander abweichenden Bestandteile „dancers“ bzw. „[X.]“ hinreichend. Eine Prägung durch den Bestandteil „[X.]“ komme weder bei der jüngeren, noch bei der älteren Marke in Betracht. Denn in beiden [X.] bildeten die Wortfolgen jeweils einen Gesamtbegriff, sodass die zusätzlichen Bestandteile nicht vernachlässigt würden.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 13. Dezember 2011. Zur Begründung führt sie aus, die Widerspruchsmarke verfüge über mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Außerdem bestehe [X.], weil beide Marken in Klasse 41 bezüglich identischer bzw. ähnlicher Dienstleistungen eingetragen seien. Die Vergleichsmarken ähnelten sich, da sie beide am [X.] das Wort „[X.]“ enthielten. Nach den Grundsätzen des [X.] sei von einer Prägung durch „[X.]“ auszugehen. Da die Widersprechende eine Markenfamilie mit jeweils zwei Wortbestandteilen innehabe, welche allesamt das Wort „[X.]“ am Anfang führten, könnten die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, dass die unter der jüngeren Marke angebotenen Dienstleistungen aus dem Unternehmen der Widerspruchsführerin stammten. Aufgrund der Ähnlichkeit des prägenden [X.] „[X.]“ werde die jüngere Marke als Abwandlung der Widerspruchsmarke betrachtet und angenommen, dass die Dienstleistungen der jüngeren Marke aus demselben Unternehmen stammten.

Die Widerspruchsmarke ist mit Wirkung vom 15.08.2013 zunächst auf [X.] und sodann mit Wirkung vom 06.03.2014 auf die [X.]., die jetzige Beschwerdeführerin, umgeschrieben worden. Diese hat das Verfahren mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 17. April 2014 übernommen.

Sinngemäß beantragt sie,

den Beschluss des [X.]s vom 15. November 2011 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 301 38 947 anzuordnen.

In der Sache hat die neu in das Verfahren eingetretene Widersprechende keine Stellungnahme abgegeben, sondern beantragt, nach Aktenlage zu entscheiden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, von einer Prägung der [X.] durch den Bestandteil „[X.]“ könne nicht ausgegangen werden. Für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des [X.] fehle es an der erforderlichen Markenkenntnis des Verkehrs. Die bloße Anmeldung der Markenserie genüge dafür nicht. Es sei ihr auch nicht bekannt, dass die Beschwerdeführerin die Kennzeichen im Verkehr überhaupt verwende. Ein isolierter selbständiger Kennzeichenschutz an dem Begriff „[X.]“ bestehe jedenfalls nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Senat konnte eine Sachentscheidung im schriftlichen Verfahren treffen, weil die Beteiligten keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gemäß § 69 Nr. 1 [X.] gestellt haben und eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet wurde.

Die gem. § 66 Abs. 1 i.V.m. § 64 Abs. 6 S. 1 [X.] zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.].

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.] [X.], 1098 Rn. 44 – [X.]/ [X.]; [X.], 933 Rn. 32 – [X.]; [X.], 237 Rn. 18 – PICARO/[X.]; [X.] [X.], 1040 Rn. 25 – [X.]/pure; [X.], 235 Rn. 15 – [X.]/[X.]; [X.], 484 Rn. 23 – [X.]; [X.], 905 Rn. 12 – [X.]; [X.], 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 859 Rn. 16 – [X.]; [X.], 60 Rn. 12 – [X.].[X.]). Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren ([X.], a.a.[X.], [X.]/pure; [X.], 64 Rn. 9 – Maalox/[X.]). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. [X.] GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - [X.]/[X.] [[X.] [X.]]; [X.] GRUR 2014, 488 Rn. 9 - [X.]/[X.]; [X.], 1145 Rn. 34 - [X.]; [X.], 484 Rn. 25 - [X.]).

a) Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere Art, Beschaffenheit, Einsatz- und Verwendungszweck, wirtschaftliche Bedeutung der Waren und Dienstleistungen, der Nutzen für den angesprochenen Verkehr sowie dessen Vorstellung, dass die Waren und Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung hergestellt, erbracht und in Anspruch genommen werden oder hinsichtlich ihrer Eigenart als konkurrierende Angebote sich in sonstiger Weise ergänzen – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sind, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – unterstellt man dies – mit identischen Marken gekennzeichnet sind ([X.] [X.], 582 Rn. 85 – [X.]; [X.], 922 Rn. 22 ff. – [X.]; [X.] GRUR 2004, 241 – [X.]; [X.] GRUR 2001, 507 – [X.]/[X.]). Von [X.] kann nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. [X.], a.a.[X.] Rn. 12 – [X.]/[X.]; a.a.[X.] Rn. 34 – [X.]; [X.], 941 Rn. 13 - [X.] BLU).

Nach diesen Grundsätzen besteht Identität zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke „

Die Dienstleistung der jüngeren Marke „

Durchschnittliche Ähnlichkeit ist zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke in Klasse 43 „

Allenfalls im entfernten Ähnlichkeitsbereich liegen die Dienstleistungen der jüngeren Marke „

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. „[X.] [X.]“ wird auch vom inländischen Verbraucher im Sinne von „[X.] hässlich“ oder „hässlicher [X.]“ verstanden. „[X.]“ gehört zum Grundwortschatz der [X.]. Das ursprünglich wohl aus einem indianischen Dialekt stammende Wort „[X.]“ für einen [X.] ist im [X.] in der Schreibweise [X.] nicht nur eine Tierbezeichnung, sondern hat abwertend zudem die Bedeutung „Schuft“ (www.duden.de). Der „räudige [X.]“ ist zumindest älteren Verbrauchern aus der Wildwestliteratur und entsprechenden Verfilmungen nach [X.] bekannt, wo er als gängiges Schimpfwort gebraucht wird. In dieser Bedeutung wird der Begriff noch immer benutzt („wie ein räudiger [X.]“). Die Wortkombination wird deshalb trotz der grammatikalisch inkorrekten Wortfolge Substantiv – Adjektiv als Gesamtbegriff im Sinne von „hässlicher [X.]“ unmittelbar verstanden. In dieser Bedeutung, aber auch in der unmittelbaren Übersetzung „[X.] hässlich“ hat die Wortkombination keinerlei sachlichen Bezug zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen betreffend kulturelle Veranstaltungen und Partys. Bei den jüngeren Verbrauchern mag „[X.] [X.]“ Erinnerungen an die Bar in dem gleichnamigen Film des vom Regisseur[X.] in den Vereinigten Staaten gedrehten Films wecken. Eine derartig vage Assoziation führt aber nicht zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft.

Zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft ist nichts vorgetragen.

c) Wegen der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher – gewerbliche Kunden und private Endverbraucher – muss die jüngere Marke jedenfalls im Bereich der identischen Dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft einen deutlichen Abstand einhalten.

d) Diesen Abstand hält die jüngere Marke „[X.] Dancers“ aber selbst im Bereich der identischen Dienstleistungen ein.

aa) Beim unmittelbaren [X.] unterscheiden sich beide Wortkombinationen durch die zusätzlichen Begriffe „Dancers“ bzw. „[X.]“, die im anderen Zeichen jeweils keine Entsprechung haben. Im [X.] weichen sie dadurch klanglich, schriftbildlich und begrifflich deutlich voneinander ab.

Eine unmittelbare Ähnlichkeit wäre deshalb nur dann anzunehmen, wenn beide Zeichen durch den übereinstimmenden Bestandteil „[X.]“ geprägt würden, was jedoch nicht der Fall ist.

Es ist anerkannt, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können ([X.], [X.], 772 Rn. 57 – [X.]). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. [X.], [X.], 64,Rn. 15 - Maalox/[X.]; [X.], 729 Rn. 31 - [X.]; [X.], 1055 Rn. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken ist jedoch nicht nur ein Element einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen, sondern die fraglichen Marken müssen jeweils als Ganzes miteinander verglichen werden (vgl. [X.], [X.] 2014, 114 Rn. 43 – [X.]/ [X.] m.w.[X.]). Vorliegend wird keine der beiden Vergleichsmarken allein durch „[X.]“ geprägt.

In der Widerspruchsmarke tritt der weitere Bestandteil „[X.]“ nicht zurück. [X.] im Sinne von hässlich ist kein Adjektiv, das üblicherweise für kulturelle, Musik- oder Tanzveranstaltungen beschreibend oder werbend benutzt wird. Die angesprochenen [X.] werden es daher nicht isoliert als Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen verstehen, sondern auf das vorangestellte „[X.]“ beziehen und die Wortfolge im ganzen als Gesamtbegriff im Sinne von „hässlicher [X.]“ verstehen. Die grammatikalisch fehlerhafte Stellung des Adjektivs hinter dem Nomen ändert an dem Verständnis im Sinne eines Gesamtbegriffs nichts. Denn der Verbraucher ist an derartige Abweichungen von grammatikalischen Regeln gewöhnt ([X.]/[X.], [X.], 11. Aufl. 2014, § 8 Rn. 179).

Nichts anderes gilt für seine Stellung in der jüngeren Marke. Das [X.] Wort „Dancers“ gehört zum Grundwortschatz der [X.] und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen in der [X.] Bedeutung „Tänzer“ verstanden. Die Wortfolge „[X.] Dancers“ wird das inländische Publikum deshalb als Gesamtbegriff mit der Bedeutung „[X.] Tänzer“ oder „tanzende [X.]n“ wahrnehmen. Dies gilt auch insoweit, als das Wortelement „Dancers“ isoliert für Dienstleistungen als Hinweis auf Tanzveranstaltungen einen beschreibenden Anklang enthalten könnte. Das Publikum wird den Begriff Dancers gleichwohl auf „[X.]“ beziehen. [X.] tanzen zwar nicht. Als [X.]n können, wie bereits im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unter Ziffer 1b) ausgeführt, aber auch Menschen bezeichnet werden. Das angesprochene Publikum hat deshalb keinen Anlass, ein Element der Wortfolge „[X.] Dancers“ zu vernachlässigen.

bb) Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung scheidet aus. Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nur dann, wenn eine ältere Marke in ein jüngeres [X.] aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (vgl. [X.] GRUR 2005, 1042 Rn. 37 – [X.] LIFE; [X.] GRUR 2013, 833 Rn. 69 – Culinaria/[X.] m.w.[X.]; [X.], Beschluss vom 01.09.2014, 30 W (pat) 41/12; [X.] in [X.]/[X.], [X.] 11. Aufl. 2014 § 9 Rn. 452 ff.). Sie setzt neben der Identität oder hochgradigen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen und dem selbständigen Hervortreten des älteren Zeichens im Gesamtgefüge der jüngeren Marke auch die identische oder ähnliche Übernahme der älteren in die jüngere Marke voraus ([X.] in [X.]/[X.], a.a.[X.], § 9 Rn. 461 mit weiteren Nachweisen). Im vorliegenden Fall fehlt es aber bereits daran, dass die Widerspruchsmarke in identischer oder ähnlicher Form in die jüngere Marke übernommen worden ist. Die Widerspruchsmarke ist aus den Bestandteilen „[X.]” und „[X.]” zusammengesetzt. Keiner dieser Bestandteile dominiert oder prägt die Widerspruchsmarke. Der [X.] „[X.]” der älteren Marken kann, ohne dass er die Widerspruchsmarke dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten. Anderenfalls würde für die Widerspruchsmarke, die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen kann, ein selbstständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist ([X.], [X.], 903 Rn. 34 – SIERRA ANTIGUO).

cc) Schließlich besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des [X.]. Zwar ist für die Widersprechende und Beschwerdeführerin eine Reihe von Marken mit dem Bestandteil „[X.]“ eingetragen, die bereits bei Anmeldung der jüngeren Marke am 2. April 2009 existierten, nämlich [X.] [X.], [X.] Girls, [X.] Saloon, [X.] Nacht, [X.] Party, [X.], in die sich die angegriffene Marke „[X.] Dancers“ einreihen könnte. Die damalige Widersprechende und Inhaberin der Widerspruchsmarke war bei Anmeldung der jüngeren Marke bereits im Besitz dieser Markenserie; die Umschreibung auf die jetzige Markeninhaberin und Beschwerdeführerin erfolgte dagegen erst mit Wirkung zum 6. März 2014 ([X.]. 31 d.A.). Über die Benutzung der Markenserie bei Anmeldung der jüngeren Marke ist jedoch nichts bekannt. Voraussetzung für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des [X.] ist jedoch, dass die Markenserie bereits bei Anmeldung der jüngeren Marke in Benutzung war ([X.] [X.], 343 Rn. 64 – [X.]/[X.]). Denn nur tatsächlich benutzte und damit auf dem Markt vorhandene [X.] können in den angesprochenen Verkehrskreisen den irrtümlichen Eindruck erwecken, dass es sich bei dem [X.] um einen besonderen Hinweis auf das Unternehmen des Widersprechenden handelt. [X.] ist insoweit die Widersprechende, die zumindest ihre Rechtsbehauptung stützende Tatsachen hätte vortragen müssen ([X.] in [X.]/[X.], a.a.[X.], § 9 Rn. 492 ff., 169). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 24.08.2012 ([X.]. 23 d. A.) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der bloße Hinweis auf eine „Vielzahl von Marken“ nicht ausreichend ist.

2. Zu einer Kostenauferlegung auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 [X.] bot der Streitfall keinen Anlass.