Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 15.12.2015, Az. KZR 92/13

[X.]:[X.]:[X.]:2015:151215UKZR92.13.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
KZR 92/13
Verkündet am:

15. Dezember 2015

Bürk

Amtsinspektorin

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]can/[X.]
[X.] § 1; AEUV Art. 101 Abs. 1
a)
Dem Umstand, dass Unternehmen eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinba-rung abgeschlossen haben, kommt regelmäßig keine erhebliche Bedeutung für die Beurteilung der Frage zu, ob zwischen ihnen potentieller Wettbewerb besteht.
b)
Für die Frage, ob eine markenrechtliche [X.] den [X.] beschränkt, kommt es nicht auf den Schutzbereich der Marken der Parteien, sondern darauf an, ob sie nach allgemeinen Grundsätzen aktuelle oder potentielle Wettbewerber sind.
c)
Beschränkt eine markenrechtliche [X.] zwischen [X.] einen der Vertragspartner im Wettbewerb mit [X.], weil er eine auf den [X.] bereits benutzte Marke dort nicht weiter verwenden darf, bedarf die Feststellung der Spürbarkeit einer
solchen [X.]beschränkung sorgfäl-tiger Prüfung.
d)
Jedenfalls eine
kartellrechtlich nicht relevante [X.] wird nicht ohne weiteres schon mit der Löschung der Marke in entsprechendem Umfang un-wirksam.

[X.], Urteil vom 15. Dezember 2015 -
KZR 92/13 -
O[X.]

[X.]

-
2
-
Der Kartellsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 15.
Dezember
2015
durch die Präsidentin des [X.] [X.], den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck sowie [X.]
Kirchhoff, Dr.
Bacher und Dr.
Deichfuß
für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.]n und unter Zurückweisung der Re-vision
der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlan-desgerichts -
3. Zivilsenat -
vom 20. Juni 2013 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als es der Berufung der Klägerin stattgege-ben hat.
Die Berufung der Klägerin wird insgesamt zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittelverfahren.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die [X.] stellt Büroartikel, insbesondere Schreibgeräte und Drucker-zubehör sowie Artikel für den Schul-
und Bastelbedarf her. Sie ist
Inhaberin di-verser
Wort-
und
Wort-Bild-Marken
"[X.]", unter anderem:
-
der [X.] Wortmarke 677 564 "[X.]", eingetragen am 14. Juni 1955 unter anderem
für "Beleuchtungsapparate und
1
-
3
-
-utensilien"
sowie "Schusswaffen"
und international registriert am 21. Dezember 1955 unter der Nummer 189 548 unter an-derem für ""
sowie "Armes à feu",
-
der [X.] Wort-Bild-Marke 2
033
253,
eingetragen am 25.
März 1993 unter anderem für "Beleuchtungsapparate", "[X.] (Etuis, Futterale, Gehäuse, Staubschutzhauben), die den in die Klassen 9 und 16 fallenden Waren angepasst sind"
sowie für "Schusswaffen"
und international registriert am 18. Mai 1993 unter der Nummer 603 918 unter anderem für "Appareils d'éclairage", "récipients spéciaux ([X.], [X.], caisses, [X.]) adaptés aux produits compris dans cette classe [9]", "récipients spéciaux ([X.], [X.], caisses, [X.]) adaptés aux produits compris dans cette classe [16]"
sowie für "Armes à feu".
Die [X.] war darüber hinaus im Jahr 1994 Inhaberin von Marken mit dem Bestandteil "[X.]".
Die 1976 in [X.] gegründete Klägerin stellt unter anderem
für die [X.], [X.], Polizei und Industrie spezielle -
insbesondere wasserdichte -
mobile Sicherheits-
und Taschenlampen sowie wasser-
und bruchfeste [X.] für die Aufbewahrung und den Transport sensibler [X.] her, die sie auch
vertreibt. Die Klägerin eröffnete ihre erste
ausländi-sche
Filiale
1997
in [X.].
Ab 1988 erwirkte die [X.] gegen die Klägerin mehrere Unterlas-sungstitel wegen des Angebots und Vertriebs von Taschenlampen und [X.] unter den Bezeichnungen "[X.]can"
oder "PELI".
Eine
Vertragshändlerin der Klägerin, die J.

AG,
meldete
1990 in [X.] die Wortmarke 389020 "[X.]can Products,
Inc."
sowie 1991 2
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-
4
-
die nachstehend wiedergegebene Bildmarke
390135 für die Waren "schockabsorbierende und wasserdichte Plastikbehälter für elektronische, wissenschaftliche
Mess-
und Kommunikati-onsapparate sowie Jagdwaffen"
und "Taschenlampen für die Benutzung im Wasser und in explosiver Umgebung"
an, ließ diese Marken im [X.] international registrieren ([X.] 581 117 und 583 212) und beantragte Schutzerstreckung für Öster-reich, [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.]. Die [X.]
legte
gegen diese Markenanmeldungen Widerspruch in [X.], [X.] und [X.]
ein. Am 16. Dezember 1993
wurde den beiden Marken der Klägerin der Schutz für [X.] vollständig verweigert.
Im Februar 1994 schlossen die Parteien unter Beteiligung der J.

AG eine [X.], die unter anderem
folgenden
Inhalt hatte:
"Die Parteien sind übereingekommen, zur Lösung aller bestehenden und künfti-gen Streitigkeiten bezüglich der Verwendung des Firmennamens sowie der Wa-renzeichen und Marken der [X.]can Products sowie ihrer Abnehmer und Im-porteure, so insbesondere auch der J.

AG,
folgende Regelung
zu treffen:
1.
[X.]can Products verpflichtet sich, folgende Bezeichnungen und Bilder in-nerhalb [X.] weder zu benutzen noch zur Eintragung anzumelden bzw. benutzen zu lassen oder anmelden zu lassen:
Die Bezeichnung "[X.]can"
und/oder "[X.]"
und/oder hiermit verwech-selbar ähnliche Bezeichnungen in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Bezeichnungen;
Bilder mit der Darstellung eines "[X.]s"
oder damit verwechselbare Bil-der, auch in Verbindung mit anderen Worten oder Bildern, insbesondere wie aus der diesem Vertrag beigefügten Anlage ersichtlich.
Diese Unterlassungsverpflichtungen
beziehen sich auf jeglichen kennzei-chenmäßigen Gebrauch, einerlei ob als Warenzeichen, als Dienstleis-tungsmarke, als Firmenname, als Produktbezeichnung, Zeichen, Symbol oder jegliche andere Verwendungsform im Geschäfts-
oder Wirtschaftsver-kehr.

6
-
5
-
3.
[X.] wird keine Einwendungen erheben, wenn [X.]can Products -
wie beabsichtigt -
die Bezeichnung "[X.]"
in Alleinstellung oder in Verbindung mit "Products"
oder "Products, Inc."
als Firmenname benutzt. [X.] wird auch keine Einwendungen erheben, wenn [X.]can Products "[X.]"
in [X.] in Verbindung mit anderen Bezeichnungen warenzei-chenmäßig benutzt, soweit derart kombinierte Zeichen nicht verwechselbar ähnlich [X.]-Namen und -Zeichen nahekommen.
4.
[X.] verzichtet auf eine Eintragung des Wortes "[X.]"
und verpflichtet sich, gegen eine Anmeldung des Wortes "[X.]"
durch [X.]can Products [X.] zu erheben.
5.
[X.]can Products verpflichtet sich, alle in [X.] angemeldeten und/oder eingetragenen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken für die Bezeich-nungen "[X.]can"
und/oder "[X.]can Products, Inc."
und/oder damit ver-wechselbar ähnlicher Bezeichnungen und/oder Bildzeichen "[X.]", ins-besondere wie aus der diesem Vertrag beigefügten Kopie ersichtlichen Darstellung, zurückzunehmen

6.
Was die [X.] Marken Nr. 389020 sowie 390135 sowie die hierauf basierenden [X.] Nr. 581117 sowie 583212 anbetrifft, vereinbaren die Parteien unter Zustimmung und [X.] der Inhaberin J.

AG folgendes:
a.
[X.]can Products und J.

AG verpflichten sich, in die
Löschung sämtlicher [X.] Länderanteile der [X.] Nr.
581117 und 583212 einzuwilligen, insbesondere also auf den Schutz dieser Marken in den beanspruchten [X.] [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] zu verzichten.
b.
Um einen Verlust der außer[X.]n Länderanteile dieser Marken in [X.], [X.] sowie [X.] zu vermeiden, erklärt [X.] sich damit einverstanden, dass die jeweilige [X.] Basismarke Nr. 389020 sowie 390135 noch solange aufrechterhalten bleibt, bis die au-ßer[X.]n Länderanteile vom Bestand der Heimatmarke unab-hängig sind (5 Jahresfrist gemäß [X.]). [X.]can Products sowie J.

AG verpflichten sich bereits jetzt, nach Unabhängigwer-
den dieser außer[X.]n Länderanteile unverzüglich die Lö-schung der bezeichneten [X.] Basismarken herbeizuführen. Darüber hinaus verpflichten sich beide Unternehmen mit Wirkung zum 01.01.1994, auch diese [X.] Marken nicht mehr zu benut-zen/benutzen zu lassen.
c.
Eventuelle weitere [X.] Länderanteile dieser Marken wie auch anderer verwechselbar ähnlicher Marken und nationaler innereuropäi-scher Anmeldungen werden ebenfalls zurückgenommen bzw. in ihre Löschung wird unverzüglich eingewilligt.

12.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so sollen die restlichen Bestimmungen der Vereinbarung hiervon unberührt bleiben. Die Parteien ersetzen in diesem Fall in beider-seitigem Einvernehmen die ungültigen durch gültige Bestimmungen, die dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung am nächsten kommen. Im übri--
6
-
gen sollen alle Bestimmungen dieser Vereinbarung so ausgelegt werden, dass sie mit unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften im Einklang stehen."

Dem
Vertrag
ist als Anlage
eine Wiedergabe der [X.] 583
212 beigefügt.
In der Folgezeit nahm die Klägerin die Benutzung der Marke "[X.]"
bzw. "[X.] Products", die sie im [X.] als [X.]smarke eintragen ließ, für den Vertrieb
ihrer Produkte in [X.]
einschließlich
[X.] auf. In der restlichen Welt vermarktete sie ihre Produkte weiterhin unter den
Bezeichnun-gen
"[X.]can"
und
"[X.]can Products".
Am 1.
April 2008 meldete die Klägerin folgende [X.]smarken für Waren der Klassen
11 ("[X.]; battery operated lighting
devices") und 20
("Soft-sided and hard-sided cases for carrying, protecting and storing equipment") an:
-
Wortmarke
6 797 427
"PELICAN"
-
Bildmarke
6 797 501

-
Wort-Bild-Marke
6 797 534

Die Klägerin ist der Auffassung, die [X.]
verstoße
in den Nummern 1, 5 und 6
gegen
Kartellrecht
und
sei
daher insgesamt nichtig. Sie
hat beantragt
festzustellen, dass die [X.] von Anfang an unwirksam war. Außerdem hat sie die [X.] auf Schadensersatz in [X.] genommen.
Das [X.] hat die Klage abgewiesen und die Klägerin auf die Wi-derklage der [X.]n verurteilt,
es zu unterlassen, die Zeichen "[X.]can",
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-
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-
"[X.]can Products", "[X.]can Products, Inc."
oder die [X.] 6
797 501 in der [X.] sowie in [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] und Spezialbeleuchtungssysteme (insbesondere [X.], Stirnlampen, [X.], [X.]) oder [X.] zu benutzen oder sich dieser Zeichen im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeich-nung ihres Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit [X.] und Spe-zialbeleuchtungssystemen oder [X.]n zu bedienen.
Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht unter Zurückwei-sung des Rechtsmittels im Übrigen
festgestellt, dass die [X.] insoweit von Anfang an unwirksam sei, als sie
in den [X.] 1 und 5 über die Verpflichtung hinausgeht, die erfassten Zeichen nicht für [X.] und Spezialbeleuchtungssysteme oder [X.] oder schützen zu lassen.
Hiergegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassenen Revisio-nen beider Parteien, mit denen sie
ihre
jeweiligen Schlussanträge in der Beru-fungsinstanz weiterverfolgen. Beide Parteien treten der Revision der [X.] entgegen.
Entscheidungsgründe:
A.
Das Berufungsgericht
hat angenommen,
die Abgrenzungsvereinba-rung verstoße teilweise gegen
§ 1 [X.]
in der 1994 geltenden Fassung (§ 1 [X.]
aF)
und Art. 85
[X.] aF (heute: Art. 101 AEUV), sei aber im Üb-rigen wirksam. Dazu hat es ausgeführt:
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-
8
-
Die Beurteilung der kartellrechtlichen Wirksamkeit markenrechtlicher [X.]en richte sich nach der im Zeitpunkt ihres Abschlusses geltenden Rechtslage. Die [X.] verstoße, bezogen auf [X.],
gegen § 1 [X.]
aF, soweit
sich
die Klägerin ohne
Bezug auf [X.] Waren und Dienstleistungen allgemein zur Unterlassung der Marken-verwendung und
zur Markenlöschung verpflichtet habe. Die Parteien seien bei Abschluss der Vereinbarung
jedenfalls potentielle Wettbewerber gewesen.
[X.] dafür, dass
sie mit der [X.] eine über das kartellrechtlich billigenswerte Ziel der Beilegung
oder
Vermeidung eines Zei-chenkonflikts hinausgehende [X.]beschränkung bezweckt hätten,
[X.] nicht.
Die Vereinbarung sei jedoch nur insoweit wirksam, als sich die [X.] im Rahmen der bei objektiv vertretbarer Betrachtung
be-stehenden
markenrechtlichen Kollisionslage bewegt habe. Nach der bei [X.] der Vereinbarung bestehenden Rechtslage hätten der [X.]n gegen die Klägerin gemäß
§ 24 [X.]
wegen Verwechslungsgefahr und nach
§§ 823, 1004 BGB wegen Berühmtheit der Marke "[X.]"
Unterlassungsansprüche sowohl
gegen eine
markenmäßige Verwendung des
Wortzeichens
"[X.]can"
als auch im Hinblick auf das in der [X.]
dargestellte Bildzei-chen
für die von der Klägerin vertriebenen [X.] und [X.]. Gegen den firmenmäßigen Gebrauch der in der Abgrenzungsver-einbarung aufgeführten Wort-
und Bildzeichen "[X.]can"
habe
die [X.] ge-mäß
§ 16 Abs. 1
UWG aF ebenfalls Unterlassungsansprüche
geltend machen können, soweit die Kennzeichnung ein Unternehmen betraf, das mit dem [X.] von [X.] und [X.]n befasst war.
Die [X.] sei
gemäß
Art. 85 [X.] aF teil-weise unwirksam, soweit sie für sämtliche Länder [X.] jegliche Zeichennut-zung untersage
und
die Verpflichtung zur uneingeschränkten Markenlöschung vorsehe. Auch nach [X.]srecht sei die [X.] wie 15
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-
9
-
im [X.] Recht einer Prüfung auf
ihre Erforderlichkeit zu unterziehen. [X.] sei es zwar noch vertretbar, dass die Parteien die in [X.], [X.] und [X.] geführten gerichtlichen bzw. behördlichen Streitigkeiten sowie die in weiteren Ländern angemeldeten
oder
registrierten Markenrechte zum Anlass genommen hätten, ohne vertiefte Kollisionsprüfung nach dem jeweiligen nationalen Recht unter beiderseitigem Verzicht eine grobe Abgrenzungsverein-barung zu treffen, die beiden Seiten eine gemeinschaftsweite
Tätigkeit
ermög-licht habe. Insbesondere liege
keine spürbare Beeinträchtigung des [X.]s in der [X.] vor, soweit die Unterlassungsverpflichtung auch auf Länder erstreckt worden sei, in denen kein registermäßiger Zeichenkonflikt [X.] habe.
Es habe jedoch kein objektiv
vertretbarer Grund bestanden, die Klägerin ohne jeden Bezug zur konkret betroffenen [X.] einem umfassen-den [X.] zu unterwerfen.
Die [X.] sei nicht insgesamt nichtig, sondern kön-ne gemäß
§ 139 BGB
im Hinblick auf die
vereinbarte
Erhaltungsklausel
in ver-mindertem
Umfang aufrechterhalten werden. Soweit die Klägerin geänderte tatsächliche Umstände
behaupte
-
gewachsener Marktanteil sowie erhebliche Aufwendungen für die erforderliche Unterhaltung zweier Marken -, führe dies zu keiner anderen Beurteilung, da es an einem Wegfall der Geschäftsgrundlage fehle und die Klägerin
ein
ihr
eventuell
gemäß
§ 313 Abs. 3 BGB zustehendes
Rücktrittsrecht nicht ausgeübt habe.
Die Widerklage hat das Berufungsgericht für begründet erachtet. Der [X.] ergebe sich aus dem
nach
geltungserhal-tender Reduktion verbliebenen Umfang der [X.].
Die [X.] Begehungsgefahr folge
aus
den
aktuellen Markenanmeldungen der Klägerin und ihren
Angriffen
gegen die [X.].
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19
-
10
-
B.
Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der [X.]n führt zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, soweit dieses vom [X.] abgeändert worden ist.

I.
Das Berufungsgericht hat den auf Feststellung vollständiger anfäng-licher Unwirksamkeit der [X.] gerichteten Klageantrag
auch im Hinblick auf die von der [X.]n erhobene Widerklage zu Recht für zulässig gehalten. Seine Beurteilung, dieser Antrag sei teilweise begründet, hält rechtlicher Nachprüfung jedoch nicht stand. Die
[X.]
der Parteien
war und
ist
insgesamt
wirksam. Sie
verstieß bei ihrem Abschluss
nicht gegen § 1 [X.] aF
oder
Art. 85 [X.] aF
und ist auch nicht nachträg-lich unwirksam
geworden.
1.
Für die Frage, ob die Vereinbarung der Parteien im Jahr 1994
wirk-sam abgeschlossen werden konnte, kommt es auf die Rechtslage zu diesem Zeitpunkt an. Dafür sind § 1 [X.] in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung (§ 1 [X.] aF) sowie
Art. 85 [X.] aF (jetzt Art. 101 AEUV) maßgeblich. Das [X.] und das Kartellrecht der Mitgliedstaa-ten waren bis zum Inkrafttreten der [X.] am 1. Mai 2004 nebeneinander anzuwenden, sofern dadurch Verbote und Freistellungen des [X.]s-rechts nicht unterlaufen wurden ([X.], Urteil vom 7.
Dezember 2010
-
KZR 71/08, [X.]/E [X.]-R 3275
Rn. 17
-
Jette [X.]).
2.
Die [X.]
war zum Zeitpunkt ihres Abschlusses 1994
insgesamt
wirksam, weil sie keine spürbare [X.]beschränkung bewirkte.
a)
Derartige [X.]en waren nach der Rechtslage im Jahr 1994
nur
dann kartellrechtlich unzulässig, wenn sie entweder eine 20
21
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23
-
11
-
[X.]beschränkung bezweckten oder
eine solche deshalb bewirkten, weil
bei ihrem Abschluss kein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zu der Annahme bestand, dem begünstigten Vertragspartner stehe ein entsprechender Unterlassungsanspruch zu (vgl. [X.], [X.]/E [X.]-R 3275 Rn.
19 -
Jette [X.]; Urteil vom 15. Februar 1955 -
I [X.], [X.]Z 16,
296, 303
-
Herzwand-vasen; Urteil vom 22. Mai 1975 -
KZR 9/74, [X.]Z 65, 147, 151
f. -
Thermal-quelle; Urteil vom 21. April 1983 -
I [X.], [X.]/E [X.] 2003, 2005
-
Ver-tragsstrafenrückzahlung).

b)
Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass mit der [X.] eine [X.]beschränkung bezweckt worden ist. Dafür ist nach dem Sachvortrag der Parteien auch nichts ersichtlich. Soweit die Klä-gerin in ihrer Revisionsbegründung ausführt, die [X.] habe schon 1994 gewusst, dass sie künftig nicht (mehr) in den [X.] "Beleuchtungsap-parate und -utensilien"
sowie "[X.]"
tätig sein werde, so dass sie subjektiv in [X.] gehandelt habe, findet dies schon in den Feststellungen des Berufungsgerichts keine Grundlage, ohne dass die Klägerin insoweit revisionsrechtlich erhebliche [X.] erhoben hat. Zudem hätte eine schon anfängliche Absicht
der [X.]n, nicht auf den Pro-duktmärkten der Klägerin tätig zu werden, ein
aktuelles oder
potentielles
[X.]sverhältnis
zwischen den Parteien gerade ausgeschlossen. Für eine
mit der Vereinbarung gleichwohl
bezweckte [X.]beschränkung
hätte es dann
einer
Absicht der [X.]n bedurft, die Klägerin im Wettbewerb mit drit-ten Unternehmen zu beschränken.
Dazu ist
nichts festgestellt oder vorgetragen. Der [X.]n ging es vielmehr erkennbar
lediglich
darum, die Benutzung ihrer [X.]-Zeichen für die von ihr hergestellten Waren international dauerhaft ab-zusichern.
c)
Die [X.] bewirkte auch keine [X.]be-schränkung zwischen den Parteien. Ein aktuelles
[X.]verhältnis
der
24
25
-
12
-
Parteien bei Abschluss der Vereinbarung
hat
das
Berufungsgericht
zu Recht verneint. Anders als es angenommen hat,
waren
die Parteien
zu diesem Zeit-punkt jedoch auch keine
potentiellen
Wettbewerber.

aa)
Das Berufungsgericht hat ausgeführt, schon der
Abschluss der
[X.] spreche dafür, dass sich
die Parteien
zumindest als potentielle Wettbewerber wahrgenommen hätten. [X.] Wettbewerb [X.] auch durch die tatsächlichen Umstände bestätigt. Die [X.] habe in den Jahren 1986 und 1990 Transportkoffer und Staubschutzhüllen für Overhead-Projektoren angeboten. Der Abstand zwischen diesen Produkten und den von der Klägerin hergestellten [X.]n habe einen Eintritt auf den [X.] durchaus möglich erscheinen lassen. Auch sei die erst 1993 eingetragene Wort-Bild-Marke "[X.]"
unter anderem
für "Be-leuchtungsapparate"
und "[X.]"
geschützt
gewesen, was
ebenfalls
eine künftige Tätigkeit der [X.]n auf den Produktmärkten der Klägerin, nämlich Sicherheitslampen und [X.], habe ausreichend wahrscheinlich erscheinen lassen.
bb)
Mit diesen Erwägungen lässt sich ein potentielles [X.]ver-hältnis
zwischen den Parteien nicht begründen.
(1)
Auch durch § 1 [X.]
aF wird
potentieller Wettbewerb, also
die Mög-lichkeit künftigen Marktzutritts, geschützt
(vgl. bereits [X.],
Beschluss vom 27.
Januar 1966
[X.]/65,
juris Rn.
41

Klinker, insoweit nicht abgedruckt in [X.]St 21, 18). Dabei ist zwischen bloß theoretisch denkbarem und potentiel-lem Wettbewerb zu unterscheiden (vgl. [X.], Urteil vom 7.
Juni 1962

KZR 6/60, [X.]Z 37,
194, 200

[X.]; [X.]-Henneberg, [X.]s-kommentar, 4. Aufl., § 1 [X.] Rn.
61). Maßgeblich für die Bejahung potentiel-len [X.] ist, ob die Teilnahme eines bestimmten Unternehmens am 26
27
28
-
13
-
Markt wirtschaftlich zweckmäßig und kaufmännisch vernünftig ist (vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 1 Rn. 192 unter Hinweis auf [X.], Urteil vom 13. Dezember 1983

[X.], [X.]/E [X.] 2050

Bauvorhaben [X.]) und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann ([X.] in [X.]/[X.], Kommentar zum [X.] und [X.]n Kartell-recht, 7. Aufl., Einführung zum
[X.] Rn.
47). Ein Markteintritt muss aufgrund konkreter Tatsachen, wie
insbesondere einer
durch die
Tätigkeit in ähnlichen Produkt-
oder Dienstleistungsbereichen vermittelten
Marktnähe, objektiv nahe-liegen
(vgl. [X.], Urteil vom 24.
Juni 1980

KZR
22/79, [X.]/E [X.] 1732, 1733
f.
-
Fertigbeton
II; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
1 [X.] Rn.
193, 196).
Für das Kartellrecht der Europäischen [X.] gelten keine abwei-chenden Maßstäbe für die Feststellung potentiellen [X.] (vgl. [X.], Urteil vom
21. Februar 1973
-
6/72, Slg. 1973, 215 Rn. 35 f.

[X.]; [X.], Entscheidung vom
22.
Juli 1992,
ABl. 1992
Nr. L
356/1
Rn. 91

Nestlé/Perrier).

(2)
Konkrete Tatsachen, die es als
objektiv
naheliegend erscheinen lie-ßen, die [X.] werde auf den Märkten für Sicherheits-
und Taschenlampen oder wasser-
und bruchfeste [X.] für sensible Ausrüstung mit der Klä-gerin in Wettbewerb treten, hat das Berufungsgericht
für das Jahr 1994
nicht festgestellt.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kommt dem Umstand, dass die Parteien die [X.] abgeschlossen haben, keine
erhebliche
Bedeutung für die Frage zu, ob
zwischen ihnen
potentieller
[X.]
bestand.
Ein ausreichender
Grund für eine [X.] liegt vor, wenn zumindest eine der Parteien berechtigten Anlass zu der Annahme hat, der anderen Partei stehe gegen sie ein markenrechtlicher Unterlassungs-29
30
31
-
14
-
anspruch zu. Das hat das Berufungsgericht im Streitfall angenommen. Dieser Umstand sagt jedoch nichts darüber aus, ob die Parteien Wettbewerber im Sin-ne des Kartellrechts sind.
Der Schutzumfang der Marke wird durch die Eintragung bestimmt und umfasst insbesondere die Benutzung eines Zeichens für ähnliche (vgl. § 14 Abs. 2 [X.]) bzw. -
nach der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden [X.] des § 24 Abs. 1 [X.] -
gleichartige Waren, die [X.].
Demgegenüber ist
für die Frage,
ob zwischen den Herstellern [X.]r Erzeugnisse Wettbewerb besteht, das Bedarfsmarktkonzept maßgeb-lich. Danach sind dem relevanten [X.] alle Produkte und Dienstleis-tungen zuzurechnen, die aus der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft, Ver-wendungszweck und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs
geeig-net und miteinander
austauschbar sind (vgl.
für die Zeit bis 1994
nur [X.], [X.] vom 25.
Juni 1985

KVR
3/84, [X.]/E [X.] 2150,
2153

Edelstahl-bestecke; aus
jüngerer
Zeit [X.], Beschluss vom 6.
Dezember 2011

KVR 95/10, [X.]Z 192, 18 Rn. 27

Total/[X.]; Urteil vom 30.
März 2011

KZR
6/09, [X.]/E [X.]-R 3303 Rn.
12

MAN-Vertragswerkstatt, mwN).
Unter-nehmen, die auf unterschiedlichen Produktmärkten tätig sind, sind keine [X.]er. Anders liegt es nur, soweit
unterschiedliche Produkte
im Hinblick auf ihren Verwendungszweck austauschbar sind, so dass
zwischen ihnen
ein [X.] besteht.
(3)
Nach
diesen
schon
seinerzeit anerkannten
Grundsätzen standen die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung 1994 nicht in potentiellem [X.]. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts produzierte
und vertrieb
die Klägerin
damals wie noch heute -
wasserdichte mobile Sicherheits-
und Taschenlampen
für die [X.], [X.], Polizei und Industrie
sowie wasser-
und bruchfeste [X.] für die Aufbewahrung und den Transport sensibler Ausrüstung. Die [X.] stellte und stellt
dagegen
Büroar-32
33
-
15
-
tikel, insbesondere Schreibgeräte und Druckerzubehör sowie Artikel für den Schul-
und Bastelbedarf her.
Zwischen diesen von 1994 bis heute grundsätzlich unverändert gebliebenen Produktsortimenten der Parteien besteht keine Aus-tauschbarkeit. Gemeinsamkeiten im
Verwendungszweck
oder
auch
beim
Her-stellungsprozess oder
Vertrieb
der beiderseitigen Waren
hat das Berufungsge-richt nicht festgestellt und liegen fern.
Es
gab daher 1994 so wenig wie heute
einen Anhaltspunkt für die An-nahme, ein Hersteller mit dem hochspezialisierten Sortiment der Klägerin werde künftig auf den allgemeinen Bürobedarfs-
und Schreibwarenmärkten tätig, die von der [X.]n
bedient wurden und werden. Umgekehrt, also hinsichtlich einer Tätigkeit der [X.]n auf den Märkten der Klägerin, gilt dasselbe.
Es fehlt damit an der für die Annahme potentiellen [X.] erforderlichen Möglichkeit der Parteien, wechselseitig
die Marktverhältnisse auf ihren jeweili-gen Märkten zu beeinflussen (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO Einführung
zum
[X.] Rn.
47; [X.], [X.], 1. Aufl., § 22
Rn.
21), also ihr Marktverhalten mittels [X.]vorstößen oder anderer [X.]handlungen zu kon-trollieren ([X.], Beschluss vom 19. Juni 2012 -
KVR 15/11, [X.]/E [X.]-R 3695 Rn. 28 f.

[X.] Tagblatt).
(4)
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ergibt sich nichts [X.] daraus, dass die Wort-Bild-Marke "[X.]"
seinerzeit unter ande-rem eingetragen war
für "Beleuchtungsapparate"
gemäß Klasse 11, in die auch die von der Klägerin vertriebenen [X.] fallen, sowie für

nach Ansicht des Berufungsgerichts -
mit den [X.]n der Klägerin gleichartige "Spezi-albehälter (Etuis, Futterale, Gehäuse, Staubschutzhauben), die den in die [X.] 9 und 16 fallenden Waren angepasst sind". Zwar legt eine solche Marken-eintragung nach der markenrechtlichen Rechtsprechung in der Regel
die An-nahme nahe, der Markeninhaber wolle
in naher Zukunft
in diesem Produktbe-reich tätig werden, wenn keine Umstände
vorliegen, die gegen eine
solche Be-34
35
-
16
-
nutzungsabsicht sprechen
(vgl. [X.],
Urteil vom 13. März 2008

I ZR 151/05, [X.], 912 = [X.], 1353 Rn. 30 -
Metrosex).
Daraus ergibt sich aber nichts für die kartellrechtlich
allein relevante
Frage, ob ernsthaft
zu erwar-ten ist, der Markeninhaber
werde
eine solche
Tätigkeit
gerade mit Produkten aufnehmen, die nach dem Bedarfsmarktkonzept
mit den Waren eines bestimm-ten anderen Herstellers austauschbar sind.
So umfasst der von der [X.]n bei der Warenzeichenanmeldung benutzte Begriff der "[X.]"
eine Vielzahl ganz verschiedener Gestaltungen für sehr unterschiedliche Verwen-dungszwecke, die jedenfalls zum größten Teil nicht mit den von der Klägerin hergestellten wasser-
und bruchfesten [X.]n für die Aufbewahrung und den Transport sensibler Ausrüstung austauschbar sind. Nicht anders liegt es bei dem allgemeinen Begriff der
"Beleuchtungsapparate"
im Verhältnis zu den von der Klägerin hergestellten mobilen Sicherheitslampen für Marine, [X.], Polizei und Industrie.

(5)
Anders als das Berufungsgericht
annimmt, lässt sich ein potentieller Wettbewerb der Parteien auf dem Markt für [X.] auch nicht mit
der Er-wägung
begründen, dass die [X.] in den Jahren 1986 und 1990 als [X.] für ihre Overhead-Projektoren auch Transportkoffer in Aluminium-
oder Kunststoffausführung sowie Staubschutzhauben im Angebot hatte. Das [X.] meint, der Abstand zwischen diesen Produkten und den Schutz-koffern der Klägerin lasse einen künftigen Eintritt auf dem Produktmarkt des jeweils anderen durchaus möglich erscheinen. Damit verkennt das Berufungs-gericht den rechtlichen Maßstab für die Annahme potentiellen [X.]. Die bloß
allgemeine und abstrakte
Möglichkeit eines Markteintritts, also das Fehlen
zwingender oder
gewichtiger Hindernisse, lässt
weder nach damaliger noch nach heutiger Rechtslage
den Schluss zu, dass die Teilnahme am Markt
unter Berücksichtigung der Ressourcen der Parteien
wirtschaftlich zweckmäßig sowie
kaufmännisch vernünftig
ist
(vgl.
für 1994 [X.] in [X.]/[X.] aaO [X.]
-
17
-
rung zum [X.] Rn. 47; [X.]-Henneberg, [X.]skommentar aaO §
1 [X.] Rn.
61; und jetzt [X.], [X.]/E [X.]-R 3695 Rn. 22 f. -
[X.] Tagblatt; [X.] in [X.]/[X.], [X.]recht, 5.
Aufl., § 1 [X.] Rn.
110; [X.] in [X.]/[X.], Kartellrecht, 12.
Aufl.,
Einl. Rn. 110)
und ein Markteintritt innerhalb kurzer Zeit deshalb
hinreichend wahrscheinlich ist.
d)
Waren die Parteien somit bei Abschluss der Vereinbarung weder [X.] noch potentielle Wettbewerber, könnte sich eine [X.]beschrän-kung durch die Vereinbarung
allenfalls
noch im Verhältnis zwischen der Kläge-rin und mit ihr in Wettbewerb stehenden
(dritten)
Unternehmen ergeben. Soweit eine solche [X.]beschränkung
eingetreten sein
sollte, wäre sie indes jedenfalls nicht spürbar
gewesen.
aa)
Schon nach dem
[X.]recht der Europäischen [X.]
nach dem Stand von
1994
soll jedes Unternehmen selbständig bestimmen, welche Politik es auf dem Markt betreiben und welcher Mittel es sich zur Durch-setzung dieser Politik bedienen will (vgl. [X.], Urteil vom 14. Juli 1981

172/80, Slg. 1981, 2021, 2031 Rn. 14 -
Banküberweisungsgebühren). [X.] stellen Maßnahmen, die das Selbstbestimmungsrecht der Marktteil-nehmer hinsichtlich der Freiheit des Marktzutritts, der Auswahl der [X.], des Geschäftsabschlusses sowie der Ausgestaltung der Geschäftsbe-dingungen beeinträchtigen, regelmäßig [X.]beschränkungen dar ([X.], Urteil vom 21. Februar 1984
86/82, Slg. 1984, 883 Rn. 46 -
Hassel-blad; Urteil vom 25. Februar 1986
193/83, Slg. 1986, 611, 653 ff.
Windsurfing International). Das stimmt mit der heute von der [X.] vertretenen [X.] überein, dass eine Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende Auswirkun-gen haben kann, wenn sie den Wettbewerb zwischen einer der Parteien und [X.] spürbar verringert, was dadurch geschehen kann, dass die Vereinba-rung das Marktverhalten mindestens einer der Parteien regelt ([X.], 37
38
-
18
-
Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über hori-zontale Zusammenarbeit, ABl. [X.] Rn. 27).

Unter
der Geltung des § 1 [X.] aF
hat auch der Senat eine [X.]sbeschränkung in einem Fall angenommen, in dem Vertragsparteien Dritte vom Bezug
bestimmter
Waren ausgeschlossen hatten, um den Marktzutritt ei-nes Wettbewerbers eines der Vertragspartner unmöglich zu machen ([X.], Ur-teil vom 6.
Mai 1997

KZR
43/95, [X.]/E [X.]
3137

Solelieferung).
Aller-dings begründet nicht jede Beschränkung der Handlungsfreiheit eine [X.]sbeschränkung. Vielmehr erfasst der Tatbestand von § 1 [X.] aF
aus-drücklich nur Vereinbarungen, die geeignet sind, die Erzeugung oder die Markt-verhältnisse für den Verkehr mit Waren oder
gewerblichen Leistungen zu beein-flussen. Erforderlich ist also eine wettbewerbliche Außenwirkung.
bb)
Die mit der [X.] allenfalls verbundene [X.]sbeschränkung der Klägerin gegenüber dritten Unternehmen war [X.] nicht spürbar. Dies gilt sowohl im Hinblick auf § 1 [X.] aF als auch im Hinblick auf
Art. 85 [X.]
aF, dessen Anwendbarkeit wegen der
ganz
[X.] erfassenden territorialen Geltung der [X.] man-gels abweichender Feststellungen des Berufungsgerichts zu unterstellen ist.
(1)
§ 1 [X.] aF enthält nach ständiger Rechtsprechung das [X.] (vgl. [X.], Beschluss vom 23.
Februar 1988

[X.], [X.]/E [X.] 2469, 2470

Brillenfassungen; [X.] in [X.]/
[X.], Kommentar zum [X.] und [X.]n Kartellrecht, 7.
Aufl.,
§ 1 [X.] Rn. 54 mit umfassenden Nachweisen aus der Rechtsprechung). [X.] gilt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.]. 85 Abs. 1 [X.] aF (vgl. etwa [X.], Urteil vom 30. Juni 1966 -
56/65, Slg. 1966, 281, 303 f. -
Maschinenbau Ulm; Urteil vom
25. No-39
40
41
-
19
-
vember 1971 -
22/71, Slg. 1971, 949 Rn. 18
-
Béguelin; Urteil vom [X.] 1975 -
40/73, Slg. 1975, 1663 Rn. 72 -
Suiker Unie). Damit eine Vereinba-rung vom Verbot des Art. 85 Abs. 1 [X.] erfasst wird, muss der [X.] tatsächlich spürbar verhindert, eingeschränkt oder verfälscht werden.
(2)
Die
Klägerin
ist
durch die [X.] nicht
darin [X.] worden, auf weiteren Produktmärkten als Anbieter tätig zu werden.
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war (und ist) die Kläge-rin allein auf den Produktmärkten für besondere Sicherheitslampen und [X.] tätig. Hinsichtlich anderer Produkte gab es keine Anhaltspunkte für einen
zu erwartenden
Marktzutritt. Vielmehr
bestand lediglich
die
nie gänz-lich auszuschließende, indes rein theoretische Möglichkeit, die Klägerin
könnte künftig
ihre Produktion
auch auf
gänzlich andere Waren ausdehnen. Dies reicht für die Annahme einer
Stellung als potentieller
Wettbewerber
auf konkreten, vom Wortlaut der Vereinbarung erfassten [X.] nicht
aus. Wie die Revi-sion der [X.]n zutreffend
ausführt,
hatte die Vereinbarung in den [X.], die über
Sicherheitslampen und [X.]
hinausgingen, keine wettbewerbliche Relevanz, weil der Klägerin lediglich Handlungen untersagt wurden, die sie
ohnehin nicht vornehmen wollte
(vgl. [X.], Markenrechtli-che [X.]en aus rechtsvergleichender Sicht, 1983, S.
162
f.; J.B.
Nordemann in [X.][X.]/[X.], Kartellrecht, 2. Aufl., §
1 [X.] Rn. 213).
Soweit die Klägerin künftig
doch
mit neuen Produkten auf dem Markt tä-tig werden wollte, konnte
sie dafür generell oder
beschränkt auf
[X.] und [X.] die Marken "[X.]"
und "[X.] Products"
nutzen,
wie
sie es für ihre be-stehende Produktpalette
auch seit 1998 -
nach den Feststellungen des [X.]s erfolgreich -
getan hat. Eine spürbare [X.]beschränkung
war
damit nicht verbunden.
42
43
44
-
20
-
(3)
Eine spürbare [X.]beschränkung ergibt sich auch nicht [X.], dass die Klägerin
ihre "[X.]can"-Marken nicht mehr verwenden durfte.
(a)
Die Klägerin hat vorgetragen, unter ihren "[X.]can"-Marken
in [X.]
vor Abschluss der [X.]
Umsätze in Höhe
von 178.304 $
im Jahr 1993 und
211.007 $
im [X.]
erzielt zu haben.
Sie hat aber nicht geltend gemacht, durch die Umstellung ihrer Kennzeichnung auf "[X.]"
oder "[X.] Products"
[X.]nachteile gegenüber Konkurrenten erlit-ten zu haben. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass sich der Absatz der Klägerin nach der Vereinbarung erfolgreich entwickelt hat, so dass sie nach ihrem eigenen Bekunden nunmehr in [X.] Marktanteile bei [X.]n von 60
% und bei [X.] von 15% hält. Die Klägerin macht allein gel-tend, eine einheitliche Darstellung und Vermarktung anzustreben ("one world

one brand") und dadurch jährlich Kosten von mehr als 300.000 $ einsparen zu können.
Sofern es der Klägerin um die Einsparung
solcher
Mehrkosten geht, hätte sie ihren Vertrieb allerdings seit über 20 Jahren weltweit auf die Marken "[X.]"
oder "[X.] Products"
umstellen können.

Demgegenüber war der Klägerin die Umsetzung des Ziels "one world -
one brand"
unter dem Zeichen "[X.]can"
für ihre [X.]
jedenfalls
in [X.]
schon
aus markenrechtlichen Gründen verschlossen. Gegen
eine
solche
Benutzung
stand der Klägerin ein Anspruch nach § 24 Abs. 1,
§ 31
[X.] in der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Fassung zu.
Danach war zur Un-terlassung verpflichtet, wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder ihre Verpa-ckung oder Umhüllung mit dem Namen oder der Firma eines anderen oder mit einem nach diesem Gesetz geschützten Warenzeichen widerrechtlich versah.
Der Schutzumfang des Warenzeichens
erstreckte
sich
auf eine Verwendung für die eingetragenen oder ihnen gleichartige Waren ([X.]/Hefermehl, [X.], 12. Aufl., § 24 Rn. 2; Busse/[X.], [X.], 6. Aufl., § 24 Rn. 5).
Der Unterlas-sungsanspruch bestand nach § 31 [X.] auch, wenn das geschützte Zeichen 45
46
47
-
21
-
nicht in identischer, sondern in einer Verwechslungsgefahr begründenden [X.] verwendet wurde.
Zum Zeitpunkt des Abschlusses der [X.] stand für die [X.] das
unter anderem für "Beleuchtungsapparate und -utensilien"
geschützte [X.] Warenzeichen 677
564
"[X.]"
in [X.], das
nach den Feststellungen des Berufungsgerichts von der [X.]n 1986 sowie von 1989 bis 1992 zur Kennzeichnung von Halogenlampen für Overhead-Projektoren verwendet worden ist. Eine Verwendung des Zeichens "[X.]can"
für die von der Klägerin vertriebenen [X.] (insbesondere Taschenlampen, Stirnlam-pen, [X.] und [X.])
stellt eine Benutzung für "Beleuch-tungsapparate"
dar und damit für eine Ware, für die das Zeichen der [X.]n eingetragen ist. Einer
Prüfung der Warengleichartigkeit bedarf
es in diesem Fall nicht. Die
Wortzeichen "[X.]"
und "[X.]can"
sind
zudem
zweifelsfrei ver-wechslungsfähig.
Auch wenn es
möglich ist, dass sich die Klägerin nach ihrem
bei
[X.] der Vereinbarung erst wenige Jahre zurückliegenden
Markteintritt in [X.] unter ihrer Marke
schon einen gewissen Ruf erworben hatte, ist unter diesen Umständen nichts dafür ersichtlich, dass die Umstellung auf die
ähnliche Marke
"[X.]"
für sie eine spürbare [X.]beschränkung im [X.] zu ihren Konkurrenten darstellte.
(b)
Nichts anderes gilt für den
übrigen [X.]n Markt.
Nach der von der Klägerin vorgelegten Umsatzstatistik über ihre Verkäu-fe in [X.] hatte sie
1993, dem letzten Kalenderjahr vor Abschluss der [X.], in
Österreich, [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.]
Umsätze erzielt.
Dabei waren allerdings die Umsätze in [X.], [X.],
[X.]
und [X.]
mit insgesamt 62.310 $ oder 4,5% ihres
48
49
50
51
-
22
-
Gesamtumsatzes [X.] im Jahr 1993
unbedeutend. Eine Umstellung auf eine andere Marke ließ
dort
keine nennenswerten Schwierigkeiten erwarten.
Im Üb-rigen ist zwar nicht ausgeschlossen,
dass die Klägerin in
einigen anderen [X.], etwa [X.] und [X.], nach ihrem Markteintritt unter ihren "[X.]-can"-Marken schon einen gewissen Ruf erworben haben könnte. Aber auch insoweit ist unter den oben Rn. 46
ff.
im Zusammenhang mit [X.] dar-gestellten Umständen nichts dafür dargetan oder ersichtlich, dass die Umstel-lung auf eine ähnliche Marke für die Klägerin eine spürbare [X.]be-schränkung im Verhältnis zu ihren Konkurrenten
bewirkte.
Soweit sich die Klägerin in weiteren [X.]n [X.], in denen sie bisher nicht tätig geworden war,
zur Unterlassung der Zeichennutzung verpflich-tete, konnte sie dort unter ihren Marken
noch keine Marktgeltung erworben
ha-ben. Da sie
auf dem
in [X.] bedeutenden Markt [X.] ohnehin unter einer anderen Kennzeichnung auftreten musste, konnte sie in anderen [X.] [X.] von vornherein
ohne weiteres
unter den
neuen Zeichen vorneh-men. Damit ist auch in Bezug auf diese [X.] keine spürbare [X.]-beschränkung erkennbar.
e)
Hat die [X.] der Parteien keinen [X.] Inhalt, so sind auch ihre
Nummern
5 und
6
wirksam.
3.
Die abweichende Beurteilung des Berufungsgerichts hat auch nicht im Hinblick auf eine nachträglich
eingetretene Unwirksamkeit der Abgrenzungs-vereinbarung teilweise Bestand.

a)
Das Berufungsgericht hat den Antrag festzustellen, dass die [X.] der Parteien "von Anfang an unwirksam war und damit [X.] Rechtswirkung entfaltet",
dahin ausgelegt, er
umfasse
als Minus auch die Feststellung einer nachträglichen Unwirksamkeit. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
52
53
54
55
-
23
-
b)
[X.] wirksam geschlossene Vereinbarung der Parteien ist indes nicht aufgrund später eingetretener Umstände nachträglich unwirksam geworden.

aa)
Für die kartellrechtliche Beurteilung erhebliche rechtliche oder tat-sächliche Veränderungen sind nicht eingetreten, so dass auf die Frage, ob und inwieweit solche Veränderungen die Wirksamkeit einer markenrechtlichen [X.] überhaupt nachträglich beeinflussen könnten
(vgl. [X.], [X.]/E [X.]-R 3275 Rn. 57
Jette [X.]), im Streitfall nicht einzugehen ist.
bb)
Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, die [X.] habe jedenfalls seit Abschluss der Markenabgrenzungsvereinbarung zu keinem Zeitpunkt ihre Marken für "Beleuchtungsapparate und -utensilien"
oder "[X.]"
be-nutzt, so
dass sie rechtsmissbräuchlich handele, wenn sie der Klägerin gleich-wohl den Vertrieb ihrer [X.] und [X.] unter
den "[X.]can"-Kennzeichen
verbieten wolle.
Auch wenn die [X.], wozu das Berufungsge-richt
keine Feststellungen getroffen hat, ihre Marken insoweit nicht benutzt ha-ben sollte, ergäbe
sich daraus weder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage für die [X.] noch ein Recht der
Klägerin, diese Vereinbarung zu kündigen.
Die Grundsätze zum Wegfall der Geschäftsgrundlage
(§
313 BGB)
werden bei Dauerschuldverhältnissen vom Recht zur außerordentlichen Kündigung
(§
314 BGB)
verdrängt, soweit es um die Auflösung eines Vertrags geht
(vgl. [X.], Urteil vom 9. Oktober 1996

[X.], [X.]Z 133, 363, 369).
Die Voraussetzungen für eine solche Kündigung liegen nicht vor.
(1)
Fällt die markenrechtliche Konfliktlage weg, weil der durch die [X.] begünstigte Vertragspartner seine Marke nicht mehr rechtserhaltend benutzt und diese deswegen gelöscht wird, so entfällt ex nunc der Grund
für den Abschluss der [X.].
Dem durch die [X.] belasteten Vertragspartner ist dann ein weiteres 56
57
58
59
-
24
-
Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar, weil dieser ihn nach Löschung der Marke ohne begründeten markenrechtlichen Anlass und damit in ungerechtfer-tigter Weise in seinen wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten beschränkt (vgl. Wolf, [X.] 2015, 90, 96; [X.], [X.]en im [X.], 2011, S. 243).
(2)
Ist eine [X.] wie im Streitfall nicht kartellrecht-lich relevant, wird sie allerdings
nicht
schon mit der Löschung der Marke in ent-sprechendem Umfang unwirksam. Vielmehr bedarf es bereits aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit
jedenfalls
in diesem Fall einer Kündigung durch den Verpflichteten. Nicht zu entscheiden ist
im Streitfall die Frage, ob dies auch dann gilt, wenn die [X.], etwa weil sie zwi-schen Wettbewerbern abgeschlossen wurde, im Umfang der Löschung nach-träglich ex
nunc vom Verbot des § 1 [X.] oder des Art. 101 AEUV erfasst wird (bejahend Wolf, [X.] 2015, 90, 96; aA [X.], [X.]en im Markenrecht, 2011, S. 244).
(3)
Anders als die Löschung lässt die bloße Nichtbenutzung der Marke das Markenrecht nicht unmittelbar entfallen. Sie führt vielmehr lediglich zu einer bis zur Stellung des Löschungsantrags grundsätzlich noch jederzeit ex tunc heilbaren Löschungsreife (vgl. § 49 Abs. 1 [X.]). Solange der Markeninha-ber den Markenschutz trotz Löschungsreife jederzeit durch Benutzung wieder-aufleben lassen
kann, ist
die markenrechtliche Kollisionslage, die Grund der [X.] war, nicht entfallen. Dafür ist vielmehr erforderlich, dass die Marke tatsächlich gelöscht worden ist (vgl. [X.], Markenrechtliche [X.]en, 2010, S.
197).
II.
Ist
das der Klägerin in der [X.] auferlegte Ver-bot der Zeichennutzung mithin wirksam,
so
steht ihr auch kein Schadenersatz-anspruch zu.
60
61
62
-
25
-
III.
Da weitere Feststellungen nicht zu treffen sind, hat der Senat in der Sache selbst zu entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO) und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen, soweit
das Berufungsgericht zum Nachteil der [X.]n erkannt
hat.
C.
Die Revision der Klägerin ist unbegründet.
Zu Recht hat das
[X.]
die Widerklage
als
aus der [X.] begründet erachtet.

I.
Die Verwendung der Kennzeichen und geschäftlichen Bezeichnung "[X.]can", "[X.]can Products"
oder "[X.]can Products,
Inc."
ist der Klägerin nach
Nummer
1
der
wirksamen
[X.] verboten.

II.
Die
Unterlassungsverpflichtung der Klägerin nach Nummer
1 der
[X.]
umfasst
auch die
Verwendung der von
der Klägerin angemeldeten
[X.]s-Bildmarken, die die Umrisse zweier fliegender [X.]e
(oder eines [X.]s mit Schatten)
vor einer
(Sonnen-)Scheibe
zeigen, in Alleinstellung.
1.
Das Berufungsgericht hat angenommen, der Vertrag nehme mit der Formulierung "Bilder mit der Darstellung eines [X.]s

oder damit verwech-selbare Bilder"
auf den seinerzeit
geltenden
Begriff der Verwechslungsgefahr Bezug. Es hat sodann eine Verwechslungsgefahr des angegriffenen Bildzei-chens der Klägerin mit den [X.]-Zeichen der [X.]n wegen begrifflicher Übereinstimmung bejaht
und dabei auf die nach dem Warenzeichengesetz
maßgebliche Wahrnehmung des flüchtigen Verkehrs (vgl. [X.], Urteil vom 2.
Februar 1973

I ZR 81/71, [X.], 30, 31

Erotex; [X.]/[X.], [X.], 12. Aufl., § 31 Rn. 29; Busse/[X.], [X.], 6. Aufl., § 31 Rn. 20)
abgestellt.
Durch Bezugnahme auf das Urteil des [X.]s hat sich das Be-rufungsgericht weiter dessen Erwägungen zu eigen gemacht, die angegriffene Abbildung lasse insbesondere die charakteristische Schnabelform eines [X.]-63
64
65
66
67
-
26
-
kans erkennen und das kreisrunde Element führe schon deshalb nicht aus dem Verbotsbereich des Vertrags hinaus, weil das vereinbarte Verbot auch Darstel-lungen eines "[X.]s"
in Verbindung mit anderen Bildern erfasse.
2.
Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Dem steht auch
nicht
die
Entscheidung des Harmonisierungsamtes für den Binnen-markt vom 21. Januar 2011
entgegen, mit der der Widerspruch der [X.]n gegen die Markenanmeldungen der Klägerin zurückgewiesen wurde.
Für die Auslegung des Vertrags kommt es, wie das Berufungsgericht zu Recht ange-nommen hat, nicht auf die gegenwärtige markenrechtliche Rechtslage, sondern auf die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz
an.

D.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 97 ZPO.
[X.]
Meier-Beck
Kirchhoff

Bacher
Deichfuß

Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 15.01.2009 -
315 O 168/08 -

O[X.], Entscheidung vom 20.06.2013 -
3 U 64/11 -

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