Bundesgerichtshof, Beschluss vom 06.11.2013, Az. I ZB 63/12

I. Für die Markeninhaberin ist die am 26. Februar 2004 zunächst als Gemeinschaftsmarke angemeldete Wortmarke Nr. 306 13 944

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 14. März 1995 registrierten für die Waren der Klasse 32

Die Markeninhaberin hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Das [X.] hat die angegriffene Marke für die Waren der Klassen 29 und 31 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Das [X.] hat die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und auf die Beschwerde der Widersprechenden die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren der Klasse 30 angeordnet ([X.], Beschluss vom 20. Juni 2012 - 28 W (pat) 580/10, juris).

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung des Widerspruchs weiter. Die Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

II. Das [X.] hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] für alle Waren bejaht, für die die angegriffene Marke eingetragen ist. Dazu hat es ausgeführt:

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der Widerspruchsmarke ausschließlich die Ware "Bier" zugrunde zu legen, da die Widersprechende die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke nur für diese Ware glaubhaft gemacht habe. Die Vergleichsmarken würden danach zur Kennzeichnung entfernt ähnlicher Waren verwendet. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Da die sich gegenüberstehenden Zeichen zudem in klanglicher, schriftbildlicher sowie begrifflicher Hinsicht hochgradig ähnlich seien, halte das angegriffene Zeichen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand auch bei einer Benutzung für nur entfernt ähnliche Waren nicht ein.

III. [X.] ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Beurteilung des [X.]s, zwischen den sich im Streitfall gegenüberstehenden Waren bestehe eine entfernte [X.], hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das [X.] ist im rechtlichen Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen und dabei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 18. Dezember 2008 - [X.]/06 P, Slg. 2008, [X.] = [X.], 356 Rn. 45 f. - [X.]/[X.] [[X.]/[X.]]; [X.], Beschluss vom 1. Juni 2011 - [X.], [X.], 64 Rn. 9 = [X.], 83 - Maalox/[X.]; Urteil vom 2. Februar 2012 - [X.], [X.], 930 Rn. 22 = [X.], 1234 - [X.]/Barbie B; Urteil vom 9. Februar 2012 - [X.], [X.], 1040 Rn. 25 = [X.], 1241 - [X.]/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 - [X.], [X.], 833 Rn. 30 = [X.], 1038 - Culinaria/[X.], jeweils mwN). Mit Recht hat es auch angenommen, dass eine absolute [X.] selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 7. Mai 2009 - [X.]/07 P, [X.]. 2009, 911 Rn. 34 - [X.]/[X.] [[X.] [X.]]; [X.], Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, [X.], 484 Rn. 25 = [X.], 616 - [X.]; Urteil vom 19. April 2012 - [X.], [X.], 1145 Rn. 34 = [X.], 1392 - [X.], mwN).

2. Ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen lässt die auch von den Parteien im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffene Beurteilung des [X.]s, die Widersprechende habe auf die von der Markeninhaberin gemäß § 116 Abs. 1, § 43 Abs. 1 [X.] erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke hin deren rechtserhaltende Benutzung für die Ware "Bier", nicht aber für die anderen Waren glaubhaft gemacht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei und auf die die Widersprechende ihren Widerspruch gestützt habe. Das [X.] hat in diesem Zusammenhang seiner Beurteilung zutreffend den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der [X.] der Eintragung der Marke am 19. Januar 2007 (Zeitraum 19. Januar 2002 bis 19. Januar 2007) und den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch am 20. Juni 2012 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] (Zeitraum vom 20. Juni 2007 bis 20. Juni 2012) zugrunde gelegt (vgl. [X.], Urteil vom 17. Mai 2001 - [X.], [X.], 59, 61 = [X.], 1211 - [X.]; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - [X.], [X.], 714 Rn. 23 = [X.], 1092 - idw; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - [X.], [X.], 719 Rn. 20 = [X.], 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die Beurteilung des [X.]s, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfernte Ähnlichkeit.

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der [X.] gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. [X.], Urteil vom 29. September 1998 - [X.]/97, Slg. 1998, [X.] = [X.], 922 Rn. 15 - [X.]; [X.], Urteil vom 30. März 2006 - [X.], [X.], 941 Rn. 13 = [X.], 1235 - [X.] [X.]; Beschluss vom 28. September 2006 - [X.], [X.], 321 Rn. 10 = [X.], 321 - [X.]; [X.], [X.], 714 Rn. 32 - idw; [X.], Urteil vom 20. Januar 2011 - [X.], [X.], 831 Rn. 23 = [X.], 1174 - [X.], mwN). Von [X.] kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. [X.], Urteil vom 16. November 2000 - [X.], [X.], 507, 508 = [X.], 694 - EVIAN/[X.]; Urteil vom 19. Februar 2004 - [X.], [X.], 594, 596 = [X.], 909 - [X.]; [X.], [X.], 941 Rn. 13 - [X.] [X.]; [X.], 1145 Rn. 34 - [X.]). Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird ([X.], [X.], 1066 Rn. 23 - Kinderzeit; [X.], 714 Rn. 42 - idw).

b) Das [X.] hat seine Annahme, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfernte Ähnlichkeit, damit begründet, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, unter der Widerspruchsmarke "[X.]" vertriebene Biere und die unter der angegriffenen Marke "[X.]" vertriebenen Snackartikel stammten aus demselben Unternehmen oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Der Verkehr unterscheide zwar grundsätzlich zwischen Essen und Trinken, sei aber durch langjährige Übung daran gewöhnt, dass es zum Bier "etwas zu knabbern" gebe. Außerdem würden Bier und Snackartikel häufig bewusst in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Verkauf oder Verzehr angeboten, da Bier den Appetit anrege und [X.] Durst machten. Dies lege die Annahme nahe, dass mit fast identischen Marken gekennzeichnete Snackartikel und Biere nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise entweder vom selben Unternehmen oder wenigstens unter der Kontrolle eines Unternehmens hergestellt und vertrieben würden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

aa) Das [X.] ist allerdings im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. [X.], Urteil vom 11. Mai 2006 - [X.]/04 P, Slg. 2006, [X.] = [X.], 582 Rn. 85 = [X.], 1102 - [X.]; [X.], [X.], 356 Rn. 65 - [X.]/[X.] [[X.]/[X.]]; [X.], Urteil vom 20. September 2007 - [X.], [X.], 1066 Rn. 23 = [X.], 1466 - Kinderzeit, mwN).

bb) Ebenfalls im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das [X.] davon ausgegangen, dass der Verwendungszweck der beiderseitigen Waren bei der Beurteilung der Frage der [X.] von Bedeutung ist ([X.], [X.], 922 Rn. 23 - [X.]). Mit Recht hat es weiterhin angenommen, dass die funktionelle Ergänzung der Waren in diesem Zusammenhang eine maßgebliche Rolle spielen kann ([X.], [X.], 922 Rn. 23 - [X.]); für den Verkehr liegt es generell nahe anzunehmen, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, mit dem Vertrieb und gegebenenfalls mit der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können ([X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 14 Rn. 735). Ebenso ist das [X.] zutreffend davon ausgegangen, dass die beiderseitigen Waren auch beim Vertrieb insofern Berührungspunkte aufweisen, als sie in denselben Verkaufsstellen angeboten werden (vgl. [X.], [X.], 941 Rn. 13 - [X.] [X.]; [X.], 1066 Rn. 23 - Kinderzeit, jeweils mwN) und dies zudem in räumlicher Nähe geschieht (vgl. [X.], Urteil vom 28. August 2003 - [X.], [X.], 1047, 1049 = [X.], 1439 - Kelloggs's/[X.]; Urteil vom 15. Januar 2004 - I ZR 121/01, [X.], 600, 601 = [X.], 763 - d-c-fix/CD-FIX).

cc) Die Ausführungen, die das [X.] zur Frage der [X.] gemacht hat, lassen jedoch nicht erkennen, ob das Gericht berücksichtigt hat, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen darf, die im Rahmen der Prüfung der [X.] relevant sein können (vgl. [X.], [X.]. 2009, 911 Rn. 45 - [X.] [[X.] [X.]]; [X.], Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, [X.], 626, 628 = [X.], 705 - IMS; [X.]/[X.] aaO § 14 Rn. 734; vgl. weiter [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 Rn. 91 mwN). Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt (vgl. [X.]/[X.] aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN).

Das [X.] hätte sich daher auch mit den Umständen näher befassen müssen, die im Streitfall gegen die Annahme einer auch nur entfernten [X.] sprechen. Mangels gegenteiliger Feststellungen gehört dazu auch der Umstand, dass Brauereien - selbst wenn sie zu international tätigen Lebensmittelkonzernen gehören - bislang durchweg davon abgesehen haben, im Zusammenhang mit dem Absatz ihres Bieres auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei seinem [X.] dazu passende Esswaren der Klassen 29 bis 31 zu verzehren, die aus dem Angebot des Konzerns stammen, zu dem die jeweilige Brauerei gehört. Der angesprochene Verkehr hat im Hinblick darauf auch gegenwärtig wenig Anlass anzunehmen, dass solche Esswaren aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, wenn sie unter einer Marke vertrieben werden, die mit der Marke eines Bieres (weitgehend) übereinstimmt. Dies gilt selbst in Fällen, in denen die Esswaren und das Bier - wie das [X.] festgestellt hat - im Einzelhandel, in der Gastronomie, an Kinokassen und in Tankstellen regelmäßig in unmittelbarer Nähe zueinander angeboten werden. Der Umstand, dass die Übereinstimmung bei den Marken beim Warenauftritt und in der Werbung bei diesen Gegebenheiten nicht genutzt wird, wird dem Verkehr eher den Eindruck vermitteln, dass die Übereinstimmung bei den Marken nicht auf einer solchen Ursprungsidentität, sondern auf Zufall oder darauf beruht, dass bei der Wahl der Marke jeweils einem aktuellen Trend oder Lebensgefühl gefolgt wurde.

IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]).

Das [X.] wird bei seiner in der wiedereröffneten Beschwerdeinstanz gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 [X.] erneut vorzunehmenden Beurteilung der Sache - falls es wiederum eine geringe [X.] bejahen sollte - auch die von der Markeninhaberin erhobenen Einwendungen gegen eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen haben. Die Markeninhaberin hat geltend gemacht, das [X.] habe sich insoweit auf isoliert herausgegriffene Daten gestützt, die es weder im Gesamtzusammenhang gewürdigt noch auf ihre Belastbarkeit geprüft habe.