Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 06.11.2013, Az. I ZB 63/12

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I [X.]/12
Verkündet am:

6. November 2013

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]/[X.]
[X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2
Bei der Beurteilung der Frage der [X.] darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren ver-leiten, die im Rahmen der Prüfung der [X.] relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt.
[X.], Beschluss vom 6. November 2013 -
I [X.]/12 -
[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 6.
November 2013 durch [X.] Dr.
Dr.
h.c.
[X.] und [X.] Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr.
Kirchhoff und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Be-schluss des 28.
Senats ([X.]) des Bundes-patentgerichts vom 20.
Juni 2012 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.

Gründe:

[X.] Für die Markeninhaberin ist die am 26.
Februar 2004 zunächst als [X.] angemeldete Wortmarke Nr.
306
13
944

[X.]

am 18.
Dezember 2006 für die Waren der

1
-
3
-
Klasse 29

Verarbeitete Nüsse; überzogene Nüsse, nicht in anderen Klassen enthalten; Snackprodukte auf der Basis von Nüssen; verarbeitete Samen; getrocknete subtropische Früchte und Trockenfrüchte, nicht in anderen Klassen enthalten;

Klasse 30

Reiscracker; Schokoladennüsse; Popcorn;

Klasse 31

unverarbeitete Nüsse, unverarbeitete Sämereien

eingetragen worden.
Die Eintragung ist am 19.
Januar 2007 veröffentlicht [X.].

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 14.
März 1995 registrierten für die Waren der Klasse
32

Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; [X.]; [X.] for making beverages

eingetragenen Wortmarke Nr.
632
838

[X.]

Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat die Einrede mangelnder Benutzung der [X.] erhoben.

Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat die angegriffene Marke für die Waren der Klassen 29 und 31 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zu-rückgewiesen. Das [X.] hat die hiergegen gerichtete Be-schwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und auf die Beschwerde der 2
3
4
-
4
-
Widersprechenden die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren der Klasse
30 angeordnet ([X.], Beschluss vom 20.
Juni 2012

28
W
(pat)
580/10, juris).

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung des Widerspruchs weiter. Die [X.] beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

I[X.] Das [X.] hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nach §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] für alle Wa-ren bejaht, für die die angegriffene Marke eingetragen ist. Dazu hat es ausge-führt:

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der [X.] ausschließlich die Ware "Bier" zugrunde zu legen, da die [X.] die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise bestrittene Benut-zung der Widerspruchsmarke nur für diese Ware glaubhaft gemacht habe. Die Vergleichsmarken würden danach zur Kennzeichnung entfernt ähnlicher Waren verwendet. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine erhöhte Kennzeich-nungskraft. Da die sich gegenüberstehenden Zeichen zudem in klanglicher, schriftbildlicher sowie begrifflicher Hinsicht hochgradig ähnlich seien, halte das angegriffene Zeichen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderli-chen Abstand auch bei einer Benutzung für nur entfernt ähnliche Waren nicht ein.

II[X.] [X.] ist zulässig
und
hat auch
in der Sache Erfolg.
Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz.
Die Beurteilung des [X.]s, zwischen den sich im Streitfall gegenüberstehenden Wa-5
6
7
8
-
5
-
ren bestehe eine entfernte [X.], hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das [X.] ist im rechtlichen Ansatz allerdings zutref-fend davon ausgegangen, dass die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] vorliegt, ebenso
wie bei §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu [X.] und dabei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken
und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 18.
Dezem-ber 2008
16/06
P, [X.]. 2008, 053 = [X.] 2009, 356 Rn.
45
f.

Éditions Albert
René/[X.] [[X.]/[X.]]; [X.], Beschluss vom 1.
Juni 2011

I
ZB
52/09, [X.], 64 Rn.
9 = [X.], 83
Maalox/[X.]; Urteil vom 2.
Februar 2012
I
ZR
50/11, [X.], 930 Rn.
22 = [X.], 1234
Bogner
B/Barbie
B; Urteil vom 9.
Februar 2012
I
ZR
100/10, [X.], 1040 Rn.
25 = [X.], 1241
[X.]/pure; Urteil vom 5.
Dezem-ber 2012
I
ZR
85/11, [X.], 833 Rn.
30 = [X.], 1038
Culinaria/[X.], jeweils mwN). Mit Recht hat es auch angenommen, dass eine absolute [X.] selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 7.
Mai 2009 -
C-398/07 P, [X.]. 2009, 911 Rn.
34 -
Waterford Wedgwood/[X.] [[X.] [X.]]; [X.], Urteil vom 5.
Februar 2009
I
ZR
167/06, [X.], 484 Rn.
25 = WRP 2009, 616
[X.]; Urteil vom 19.
April 2012
I
ZR
86/10, [X.], 1145 Rn.
34 = [X.], 1392
Pelikan, mwN).
9
-
6
-

2. Ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen lässt die auch von den [X.] im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffene Beurteilung des Bundes-patentgerichts, die Widersprechende habe auf die
von der Markeninhaberin gemäß §
116 Abs.
1, §
43 Abs.
1 [X.] erhobene
Einrede der Nichtbenut-zung der Widerspruchsmarke hin deren rechtserhaltende Benutzung für die Ware "Bier", nicht aber für die anderen Waren glaubhaft gemacht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei
und auf die die Widersprechende ihren Widerspruch gestützt habe.
Das [X.] hat in diesem Zusam-menhang seiner Beurteilung zutreffend den nach §
43 Abs.
1 Satz
1 [X.] maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der [X.] der Eintragung der Marke am 19.
Januar 2007 (Zeitraum 19.
Januar 2002 bis 19.
Januar 2007) und den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch am 20.
Juni 2012 nach §
43 Abs.
1 Satz
2 [X.] (Zeitraum vom 20.
Juni 2007 bis 20.
Juni 2012)
zugrunde gelegt (vgl. [X.], Urteil vom 17.
Mai 2001
-
I
ZR
187/98, [X.], 59, 61 = [X.], 1211
[X.]; Beschluss vom 13.
Dezember 2007
I
ZB
26/05, [X.], 714 Rn.
23 = [X.], 1092

idw; Beschluss vom 13.
Dezember 2007
I
ZB
39/05, [X.], 719 Rn.
20 = [X.], 1098
idw Informationsdienst Wissenschaft).

3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die Beurtei-lung des [X.]s, zwischen Bier und den Waren der Klassen
29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfern-te Ähnlichkeit.

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der [X.] gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. [X.], Urteil vom 29.
September 1998 10
11
12
-
7
-

39/97, [X.]. 1998, [X.] = GRUR
1998, 922 Rn.
15
[X.]; [X.], Urteil vom 30.
März 2006
I
ZR
96/03, [X.], 941 Rn.
13 = [X.], 1235

[X.] [X.]; Beschluss vom 28.
September 2006
I
ZB
100/05, [X.], 321 Rn.
10 = [X.], 321
[X.]; [X.], [X.], 714 Rn.
32
idw; [X.], Urteil vom 20.
Januar 2011
I
ZR
10/09, [X.], 831 Rn.
23 =
[X.], 1174
[X.], mwN). Von [X.] kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die An-nahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von [X.] ausgeschlossen ist (vgl. [X.], Urteil vom 16.
November 2000

I
ZR
34/98, [X.], 507, 508 =
[X.], 694
EVIAN/[X.]; Urteil vom 19.
Februar 2004
I
ZR
172/01, [X.], 594, 596 =
[X.], 909

Ferrari-Pferd; [X.], [X.], 941 Rn.
13
[X.] [X.]; [X.], 1145 Rn.
34
Pelikan). Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrich-terlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen [X.] geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird ([X.], [X.], 1066 Rn.
23
Kinderzeit; [X.], 714 Rn.
42
idw).

b) Das [X.] hat seine Annahme, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfernte Ähnlichkeit, damit begründet, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, unter der Widerspruchsmarke "[X.]" vertriebene Biere und die unter der angegriffenen Marke "[X.]" vertriebenen
Snackartikel stammten aus demselben Unter-nehmen oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Der Verkehr unterscheide zwar grundsätzlich zwischen Essen und Trinken, sei aber durch 13
-
8
-
langjährige Übung daran gewöhnt, dass es zum Bier "etwas zu knabbern" gebe. Außerdem würden Bier und Snackartikel häufig bewusst in unmittelbarer [X.] Nähe zum Verkauf oder Verzehr angeboten, da Bier den Appetit anrege und [X.] Durst machten. Dies lege die Annahme nahe, dass
mit fast identischen Marken gekennzeichnete Snackartikel und Biere nach dem [X.] der angesprochenen Verkehrskreise entweder vom
selben Unterneh-men oder wenigstens unter der Kontrolle eines Unternehmens hergestellt und vertrieben würden.
Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

aa) Das [X.] ist
allerdings
im rechtlichen Ansatz zutref-fend davon ausgegangen, dass eine Ähnlichkeit sich [X.] grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller er-heblicher
Faktoren, die ihr
Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbeson-dere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer re-gelmäßigen Vertriebs-
und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander kon-kurrierender
oder einander ergänzender
Produkte oder Leistungen oder ande-rer
für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge [X.] aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten,
sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirt-schaftlich verbundenen Unternehmen
(vgl. [X.], Urteil vom 11.
Mai 2006

416/04
P, [X.]. 2006, 37 = [X.], 582 Rn.
85 = [X.], 1102

[X.]; [X.], [X.] 2009, 356 Rn.
65
[X.]/[X.] [[X.]/[X.]]; [X.], Urteil vom 20.
September 2007

I
ZR
94/04, [X.], 1066 Rn.
23 = [X.], 1466
Kinderzeit, mwN).

bb) Ebenfalls im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Bundespatentge-richt davon ausgegangen, dass der Verwendungszweck der beiderseitigen Wa-14
15
-
9
-
ren bei der Beurteilung der Frage der [X.] von Bedeutung ist ([X.], [X.], 922 Rn.
23
[X.]). Mit Recht hat es weiterhin
ange-nommen, dass die funktionelle Ergänzung der Waren in diesem Zusammen-hang eine maßgebliche Rolle spielen kann ([X.], [X.], 922 Rn.
23

[X.]); für den Verkehr liegt es generell nahe anzunehmen, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, mit dem Vertrieb und gegebenenfalls mit
der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte
befasst, um seine vor-handenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weiterge-hend nutzen zu können ([X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl.,
§
14 Rn.
735). Ebenso ist
das [X.] zutreffend davon ausgegangen, dass die beiderseitigen Waren auch beim Vertrieb insofern Berührungspunkte aufwei-sen, als sie in denselben Verkaufsstellen angeboten werden (vgl. [X.], [X.], 941 Rn.
13
[X.] [X.]; [X.], 1066 Rn.
23
Kinderzeit, jeweils mwN) und dies zudem in räumlicher Nähe geschieht (vgl. [X.], Urteil vom 28.
August 2003
I
ZR
293/00, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1439

[X.]/[X.]; Urteil vom 15.
Januar 2004
I
ZR
121/01, [X.], 600, 601 = [X.], 763
d-c-fix/CD-FIX).

cc) Die Ausführungen, die das [X.] zur Frage der [X.] gemacht hat, lassen jedoch nicht erkennen, ob
das Gericht be-rücksichtigt hat, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen
darf, die im Rahmen der [X.] der [X.] relevant sein können (vgl. [X.], [X.]. 2009, 911 Rn.
45
Waterford Wedgwood
[[X.] [X.]]; [X.], Urteil vom 8.
November 2001
I
ZR
139/99, [X.], 626, 628 = [X.], 705
[X.]; [X.]/[X.] aaO §
14 Rn.
734; vgl. weiter
Hacker in [X.]/Hacker, [X.], 10.
Aufl., §
9 Rn.
91 mwN). Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen
bei der Beurteilung der Frage, 16
-
10
-
ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zu-kommt
(vgl. [X.]/[X.] aaO §
14 Rn.
742 und 744 mwN).

Das [X.] hätte sich daher
auch mit den Umständen nä-her befassen müssen, die im Streitfall gegen die Annahme einer auch nur ent-fernten
[X.] sprechen. Mangels gegenteiliger Feststellungen ge-hört dazu auch der Umstand, dass Brauereien
selbst wenn sie zu international tätigen Lebensmittelkonzernen gehören

bislang durchweg davon abgesehen haben, im Zusammenhang mit dem Absatz ihres Bieres auf die Möglichkeit [X.], bei seinem [X.] dazu passende Esswaren der Klassen
29 bis 31 zu verzehren, die aus dem Angebot des Konzerns stammen, zu dem die [X.] Brauerei gehört. Der angesprochene Verkehr hat im Hinblick darauf
auch gegenwärtig wenig Anlass anzunehmen, dass solche Esswaren aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen,
wenn sie unter einer Marke vertrieben werden, die mit der Marke eines Bieres (weitgehend) übereinstimmt.
Dies gilt selbst in Fällen, in denen die
Esswaren und das Bier -
wie das [X.] festgestellt hat
-
im Einzelhandel, in der Gastronomie, an Kinokassen und in Tankstellen regelmäßig in unmittelbarer Nähe zueinander angeboten werden.
Der Umstand, dass die Übereinstimmung bei den Marken
beim Warenauftritt und in der Werbung bei diesen Gegebenhei-ten nicht genutzt wird, wird dem Verkehr eher den Eindruck vermitteln, dass die Übereinstimmung bei den Marken nicht auf einer solchen Ursprungsidentität, sondern auf Zufall oder darauf beruht, dass bei der Wahl der Marke jeweils ei-nem aktuellen Trend oder Lebensgefühl gefolgt wurde.

[X.] Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespa-tentgericht zurückzuverweisen (§
89 Abs.
4 Satz
1 [X.]).

17
18
-
11
-
Das [X.] wird bei seiner in der wiedereröffneten [X.] gemäß §
89 Abs.
4 Satz
2 [X.] erneut vorzunehmenden Beurteilung der Sache -
falls es wiederum eine geringe [X.] beja-hen sollte
-
auch die von der Markeninhaberin erhobenen Einwendungen gegen eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
zu berücksichtigen haben.
Die Markeninhaberin hat geltend gemacht, das [X.] habe sich insoweit auf isoliert herausgegriffene Daten gestützt, die es weder
im Gesamtzusammenhang gewürdigt noch
auf ihre Belastbarkeit geprüft habe.

[X.]
Büscher
Schaffert

Kirchhoff
Löffler
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 20.06.2012 -
28 W (pat) 580/10 -

19