Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.07.2014, Az. I ZB 77/13

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I [X.]
Verkündet am:

3. Juli 2014

[X.]

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der
Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

ZOOM/ZOOM
[X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2
Die Ware "Papier für [X.]" und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" sind einander nicht ähnlich im Sinne von §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.].
[X.], Beschluss vom 3. Juli 2014 -
I [X.] -
[X.]
-
2 -
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom
3.
Juli
2014
durch den Vorsitzenden
Richter Prof. Dr.
Büscher, die Richter Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff, Dr.
Koch und die Richterin Dr.
Schwonke

beschlossen:

Die
Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27.
Senats ([X.]) des [X.] vom 16.
September 2013 wird auf Kosten der Widersprechenden zu-rückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde
wird auf 50.000

festgesetzt.

Gründe:

[X.] Für die Markeninhaberin ist die am 15.
April 2009 angemeldete Wort-Bild-Marke

am 17.
September 2009 unter anderem für die Waren

Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitun-gen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien
1
-
3 -
eingetragen
worden. Die Eintragung ist am 23.
Oktober 2009 veröffentlicht [X.].

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 9.
Oktober 1993 angemeldeten und am 2.
März 1999 für die Waren

Papier für Schreib-, Kopier-
und Bürozwecke

eingetragenen Wortmarke
ZOOM

Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke bis auf die Ware "Papier für [X.]"
erhoben.

Das Deutsche
Patent-
und Markenamt
hat die angegriffene Marke
für die genannten Waren gelöscht.
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das [X.] den Widerspruch zurückgewiesen ([X.], Beschluss vom 16.
September
2013

27
W
[pat]
76/12, juris).
Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der vom Bundespatent-gericht zugelassenen
Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

I[X.]
Das [X.] hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe
keine Verwechslungsgefahr im Sinne von
§
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.].
Dazu hat es ausgeführt:
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten
der Wider-spruchsmarke ausschließlich die Ware "Papier für [X.]"
zu berück-2
3
4
5
6
7
-
4 -
sichtigen, für die eine
rechtserhaltende Benutzung nicht bestritten worden sei. Die hinsichtlich der übrigen Waren erhobene Einrede der mangelnden Benut-zung der Widerspruchsmarke sei begründet, da die Widersprechende eine
rechtserhaltende Benutzung der Marke für diese Waren nicht glaubhaft [X.] habe.
Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen, weil die Ware
"Papier für [X.]"
einerseits und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien"
andererseits einander nicht ähnlich
seien. Der [X.] nehme nicht an, diese Waren stammten von demselben Unternehmen oder
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist unbe-gründet. Das [X.] hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von
§
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ohne Rechtsfehler verneint.
1. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] vorliegt, ist

ebenso wie bei §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.]

unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gestei-gerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 18.
Dezember 2008

[X.]/06
P, [X.]. 2008, [X.] = [X.], 356 Rn.
45
f.

[X.] René/[X.] [[X.]/[X.]]; Urteil vom 24.
Juni 2010

[X.], [X.]. 2010, [X.] = [X.], 933 Rn.
32
f.

[X.]; [X.], Urteil vom 8
9
-
5 -
5.
Dezember 2012

I
ZR
85/11, [X.], 833 Rn.
30 = [X.], 1038

Culinaria/[X.]; Urteil vom
27.
März 2013

I
ZR
93/12, [X.], 1150 Rn.
22 = [X.], 1473

[X.]; Beschluss vom 6.
November 2013

I
ZB
63/12, [X.], 488 Rn.
9
= [X.], 580

[X.]/DES-PERADO;
Urteil vom 22.
Januar 2014

I
ZR
71/12, [X.], 382 Rn.
14 = [X.], 452

[X.], jeweils mwN).
Eine Verwechslungsgefahr ist allerdings ausgeschlossen, wenn die Wa-ren oder Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind. Eine absolute Unähnlich-keit der Waren
oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft
der prioritätsälteren Marke [X.] (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 29.
September 1998

C39/97, [X.]. 1998, [X.] = [X.], 922 Rn.
22

[X.]; Urteil vom 7.
Mai 2009

[X.]/07
P, [X.]. 2009, 911 Rn.
34

Waterford Wedgwood/[X.] [[X.] [X.]]; [X.],
Urteil vom 30.
März 2006

I
ZR
96/03, [X.], 941 Rn.
13 = [X.], 1235

[X.] [X.]; [X.] vom 28.
September 2006

I
ZB
100/05, [X.], 321 Rn.
20 = [X.], 321

[X.]; Beschluss vom 13.
Dezember 2007

I
ZB
26/05, [X.], 714 Rn.
32 = [X.], 1092

idw; Urteil vom 5.
Februar 2009

I
ZR
167/06, [X.], 484 Rn.
25 = WRP 2009, 616

[X.]; Urteil vom 19.
April 2012

I
ZR
86/10, [X.], 1145 Rn.
34 = [X.], 1392

[X.]; [X.], [X.], 488 Rn.
12

[X.]/[X.], mwN).

2. Das [X.] hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass danach keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] zwischen den hier in Rede stehenden Marken
besteht, weil die auf Seiten
der Widerspruchsmarke zu berücksichtigende Ware
"Papier für [X.]"
und die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren "Printmedien, nämlich 10
11
-
6 -
Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien"
einander nicht ähnlich sind.
a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke hat das [X.] bei seiner Beurteilung ausschließlich die Ware "Papier für [X.]"
berück-sichtigt, deren rechtserhaltende Benutzung die Markeninhaberin nicht bestritten hat. Die hinsichtlich der übrigen Waren von der Markeninhaberin erhobene [X.] der Widerspruchsmarke (§
43 Abs.
1 [X.])
hat das [X.]
als begründet erachtet, da die Wider-sprechende eine
rechtserhaltende
Benutzung der Marke für diese Waren nicht glaubhaft gemacht hat. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von den Parteien auch nicht angegriffen.
b) Das [X.] hat seine Annahme, die Ware "Papier für [X.]"
einerseits und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotogra-fien"
andererseits seien einander nicht ähnlich, wie folgt begründet:
Das hier angesprochene allgemeine Publikum erwarte nicht, dass ein Hersteller von Kopierpapier auch Printmedien herausgebe. Allein der Umstand, dass es Geschäfte gebe, in denen der Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben könne, begründe keine Ähnlichkeit dieser Waren. Printmedien seien mit Inhalten versehen; Kopierpapier sei dagegen nach seiner Zweckbestimmung unbedruckt und weise allenfalls Farbe, Dekorationselemente oder Wasserzeichen auf. Kopierpapier und Printmedien seien weder miteinan-der konkurrierende noch einander ergänzende Produkte. Der Verbraucher nehme daher nicht an, diese Waren stammten von demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

12
13
14
-
7 -
aa) Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistun-gen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Ge-biet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft wer-den, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geur-teilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellun-gen getragen wird ([X.], Urteil vom 20.
September 2007

I
ZR
94/04, [X.], 1066 Rn.
23 = [X.], 1466

Kinderzeit; [X.], GRUR
2008, 714 Rn.
42

idw; [X.], 488 Rn.
12

[X.]/ [X.]).
[X.]) Das [X.] hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde gelegt, dass eine Ähnlichkeit einander
gegenüberstehender Waren grundsätz-lich anzunehmen
ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren
wie insbesondere ihrer Beschaffen-heit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs-
und [X.], ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirt-schaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Un-ternehmen (vgl. [X.], Urteil vom 11.
Mai 2006

[X.]/04
P, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 582 Rn.
85 = [X.], 1102

[X.]; [X.], [X.], 356 Rn.
65

Éditions Albert René/[X.] [[X.]/[X.]]; [X.], [X.], 1066 Rn.
23

Kinderzeit; [X.], 488 Rn.
12

DESPERA-DOS/[X.]).

Es hat weiter mit Recht angenommen, dass von einer absoluten Waren-unähnlichkeit nur dann ausgegangen werden kann, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Ab-15
16
17
-
8 -
stands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. [X.], [X.], 941 Rn.
13

[X.] [X.]; [X.], 321 Rn.
20

[X.]; [X.], 714 Rn.
32

idw; [X.], 484 Rn.
25

[X.]; [X.], 1145 Rn.
34

[X.]; [X.], 488 Rn.
12

[X.]/ [X.]).
[X.]) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das [X.] habe sich im angegriffenen
Beschluss mit diesen Gesichtspunkten nicht näher befasst
und das entsprechende Vorbringen der Widersprechenden nicht hinrei-chend berücksichtigt. Bei zutreffender Würdigung zeige
sich, dass die hier in Rede stehenden Waren zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufwie-sen.

(1) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich
geltend, für die Ähnlichkeit der Waren "Papier für [X.]"
und "Druckschriften, Druckerzeugnisse"
spreche der funktionale Zusammenhang dieser Produkte. Papier sei
zwingende Voraussetzung für die Erstellung
der von der angegriffenen Marke beanspruch-ten Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbeson-dere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien". Ohne Papier gäbe es keine einzige der genannten Warengruppen. Dabei sei
Papier nicht einfach nur ein im Rahmen des Herstellungsprozesses eingesetzter Rohstoff, sondern ein zentraler,
im fertigen Produkt erkennbarer und zudem wertbildender Bestand-teil, da von der Wahl des Papiers die Qualität des gesamten [X.] abhänge.
Bei der Beurteilung der Frage der [X.] ist allerdings insbe-sondere der Verwendungszweck der Waren von Bedeutung; in diesem [X.] kann ihre Eigenart als einander ergänzende Waren eine maßgeb-liche Rolle spielen (vgl. [X.], [X.], 922 Rn.
23

[X.]; [X.], Urteil vom 16.
November 2000

I
ZR
34/98, [X.], 507, 508 = WRP 2001, 694 18
19
20
-
9 -

EVIAN/[X.]; Urteil vom 19.
Februar 2004

I
ZR
172/01, [X.], 594, 596 = [X.], 909

Ferrari-Pferd). Für den Verkehr liegt im [X.] die Annahme nahe, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung,
dem Vertrieb oder
der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können ([X.], [X.], 488
Rn.
15

DESPERA-DOS/[X.]; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
14 Rn.
735).
Die Annahme, zwischen den hier in Rede stehenden Waren bestehe ein solcher funktionaler Zusammenhang, liegt allerdings fern.
Die
Widerspruchs-marke genießt keinen Schutz für die Ware "Papier"
schlechthin; vielmehr kann sie allein Schutz für die Ware "Papier für [X.]"
beanspruchen. Der Verwendungszweck der Ware "Papier für [X.]"
ist im Unterschied zum Verwendungszweck der Ware "Papier"
von vornherein beschränkt. Das [X.] hat nicht festgestellt, dass ein
Hersteller von Printmedien für die Herstellung
seiner Druckschriften und Druckerzeugnisse und insbeson-dere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern
in der
Regel Kopierpapier
ver-wendet. Die Rechtsbeschwerde hat nicht geltend gemacht, das Bundespatent-gericht habe entsprechenden Vortrag der Widersprechenden übergangen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Kopierpapier

wie die Rechtsbeschwerde geltend macht

regelmäßig für die Produktion von Print-medien verwendet wird und einen erkennbaren und wertbildenden Bestandteil der produzierten Printmedien bildet.

(2) Die Rechtsbeschwerde macht weiter vergeblich geltend, die
einander gegenüberstehenden Waren ergänzten sich auch insoweit, als das von der [X.] beanspruchte "Papier für [X.]"
dazu eingesetzt werden könne, die von der angegriffenen Marke beanspruchten "Printmedien, 21
22
-
10 -
nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschrif-ten und Bücher, Fotografien"
ganz oder teilweise zu vervielfältigen.

Daraus ergibt sich kein rechtserheblicher Berührungspunkt dieser Wa-ren.
Derartige Vervielfältigungen werden nicht vom Hersteller der Printmedien, sondern in aller
Regel von deren Erwerbern oder
Nutzern angefertigt. Der Um-stand, dass Printmedien auf Kopierpapier vervielfältigt werden können, ist daher nicht geeignet, die Vorstellung hervorzurufen, beide Waren stammten aus dem-selben Unternehmen oder zwischen dem Hersteller eines Printmediums und dem Produzenten von Kopierpapier bestünden wirtschaftliche Verbindungen.
(3) Die Rechtsbeschwerde macht ferner ohne Erfolg geltend, ein funktio-neller Zusammenhang der Vergleichswaren ergebe sich auch daraus, dass nach der Einführung des Digitaldrucks praktisch jedermann mit Hilfe eines
Computers, eines Druckers und von Kopierpapier
dazu in der Lage sei, [X.] oder
Druckerzeugnisse herzustellen, die von in einem Druckbetrieb gefertigten Druckschriften oder Druckerzeugnissen
kaum zu unterscheiden [X.]; wer Druckschriften und Druckerzeugnisse in einem Umfang herstellen und vertreiben wolle, der die Beauftragung einer Druckerei nicht rechtfertige, werde für ihre Herstellung folglich Kopierpapier verwenden.
Auch in einem solchen
Fall wird der angesprochene Verkehr nicht an-nehmen, der Hersteller der Druckschrift oder des [X.] sei auch der Hersteller des Kopierpapiers. Der von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang herangezogene Beschluss des [X.] vom 4.
April 2007 (29
W
[pat]
98/06, juris) vermag ihre Auffassung nicht zu stützen. Diesem Beschluss lag eine andere Fallgestaltung zugrunde, bei der die Ware "[X.]"
den Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus 23
24
25
-
11 -
diesen Materialien"
gegenüberstand
(vgl. [X.], Beschluss vom 4.
April 2007

29
W
[pat]
98/06, juris
Rn.
23).
(4) Die Rechtsbeschwerde rügt
weiterhin im Ergebnis ohne Erfolg, das [X.] habe sich dadurch, dass es dem Vertrieb von "Papier zu [X.]n"
und "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen,
Zeitschriften und Bücher, Fotografien"
in denselben Verkaufsstätten jede Bedeutung abgesprochen habe, über den Grundsatz hin-weggesetzt, dass Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Vertriebswege bei der Be-urteilung der
[X.] zu berücksichtigen seien.

Richtig ist allerdings, dass die Vertriebswege der jeweiligen Waren [X.] nach der Begründung des [X.] zum Markenrechtsreform-gesetz (BT-Drucks. 12/6581, S.
72) als auch nach der Rechtsprechung des [X.] (vgl. [X.], [X.],
941 Rn.
13

[X.] [X.]; [X.], 1066 Rn.
23

Kinderzeit, [X.], 714 Rn.
32

idw) bei der Beurtei-lung der [X.] zu berücksichtigen sind. Allerdings kommt den Ver-hältnissen
beim Vertrieb der Waren häufig nur ein geringeres Gewicht zu (vgl. [X.], [X.], 488
Rn.
16

[X.]/[X.]; [X.]/[X.] aaO §
14 Rn.
742 und 744 mwN).
Das [X.] hat berücksichtigt, dass es Geschäfte gibt, in denen Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben [X.]. Es hat aber ohne Rechtsfehler angenommen, dass dieser Umstand keine Ähnlichkeit dieser Waren begründet. Der angesprochene Verkehr wird daraus, dass in einer Verkaufsstelle wie etwa einem Schreibwarengeschäft sowohl Zeit-schriften, Zeitungen oder
Bücher als
auch Kopierpapier erworben werden [X.], erfahrungsgemäß nicht auf eine mögliche
Herkunft der unterschiedlichen 26
27
28
-
12 -
Waren aus demselben Betrieb oder von miteinander verbundenen Herstellern schließen.
(5) Die Rechtsbeschwerde macht schließlich ohne Erfolg geltend, der Umstand, dass die Parteien eines anderen
Verfahrens vor dem Bundespatent-gericht die Identität oder Ähnlichkeit der auch im vorliegenden Verfahren in Re-de stehenden Waren unstreitig gestellt hätten, könne als Indiz für eine [X.] dieser Waren herangezogen werden.
Dass die Parteien eines Verfahrens die Identität oder Ähnlichkeit von Waren unstreitig gestellt haben, lässt nicht darauf schließen, dass diese Waren tatsächlich miteinander identisch oder einander ähnlich sind. Im Übrigen ging es in dem von der Rechtsbeschwerde genannten
Verfahren
vor dem Bundespa-tentgericht (Beschluss vom 7.
April 2008

29
W
[pat]
147/05) nicht um diesel-ben Waren wie in der
vorliegenden Sache. In jenem Verfahren
wurde vielmehr aufgrund eines unter anderem auf die Waren "
"
gestützten Widerspruchs eine Marke unter an-derem für die Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materia-chreibwaren; [...]"
gelöscht
(vgl. [X.], Beschluss vom 7.
April 2008

29
W
[pat]
147/05, juris Rn.
34). Die hier in Rede stehenden Waren "Printmedien"
oder
"Papier zu [X.]n"
waren dage-gen nicht Gegenstand jenes Verfahrens.

29
30
-
13 -
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §
90 Abs.
2 Satz
1 [X.].

Büscher
Schaffert
Kirchhoff

Koch
Schwonke
Vorinstanz:

[X.], Entscheidung vom 16.09.2013 -
27 W (pat) 76/12 -

31