Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 20.05.2009, Az. I ZB 53/08

[X.] vom 20. Mai 2009 in Sachen betreffend die Marke Nr. 304 65 554 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja Schuhverzierung [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 83 Abs. 3 Nr. 3 und 6 Verneint das [X.] eine bösgläubige Markenanmeldung i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] unter dem Gesichtspunkt der Störung des Besitz-stands des [X.], weil die Marke mit der vom Vorbenutzer verwendeten Bezeichnung weder identisch noch zum Verwechseln ähnlich ist, kann eine [X.] des rechtlichen Gehörs mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg mit der Begründung geltend gemacht werden, die für die [X.] sprechenden Indizien seien falsch gewichtet und die Würdigung des [X.]s sei unzutreffend.
[X.], [X.]uss vom 20. Mai 2009 - [X.]/08 - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 20. Mai 2009 durch [X.], Dr. Schaffert und [X.] beschlossen: [X.] gegen den [X.]uss des 27. Senats ([X.]) des [X.]s vom 8. April 2008 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. Gründe: [X.] Für den Markeninhaber ist seit dem 25. April 2005 die Bildmarke Nr. 30465554 1 unter anderem für Schuhwaren in das Markenregister eingetragen. - 3 - 2 Die Antragstellerin hat beim [X.] beantragt, weil der Markeninhaber bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. 3 [X.] hat die Lö-schung der Marke für Schuhwaren angeordnet. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das [X.] den [X.]uss des [X.] aufgehoben und den Löschungsantrag zurückgewiesen ([X.], [X.] v. 8.4.2008 - 27 W(pat) 89/06, juris). 4 [X.]iergegen richtet sich die - vom [X.] nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Antragstellerin, mit der sie die Versagung des rechtli-chen Gehörs rügt und geltend macht, der angefochtene [X.]uss sei nicht mit Gründen versehen. 5 I[X.] Das [X.] hat angenommen, dass die Voraussetzun-gen für eine Löschung der Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 [X.] nicht vorlägen. Zur Begründung hat es ausgeführt: 6 Von einer Bösgläubigkeit i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] sei auszu-gehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt sei. Voraussetzung einer Bösgläubigkeit sei neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markeninhabers in den schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin vor [X.] der Nachweis eines sittenwidrigen [X.]andelns. [X.]ierzu reiche die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen nicht aus, weil dem Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht fremd sei. 7 - 4 - 8 Die Antragstellerin verfüge über keinen schutzwürdigen Besitzstand, in den durch die Marke eingegriffen werden könne. Die Marke unterscheide sich deutlich von [X.] mit weißem "[X.]", den die Antragstellerin [X.]. Zudem hätten auch andere [X.]ersteller vor der Anmeldung der [X.] bereits eine Verzierung mit dem Buchstaben "[X.]" verwandt. Selbst wenn ein wertvoller Besitzstand der Antragstellerin unterstellt werde, habe der Markeninhaber hierin durch die Markenanmeldung nicht in [X.] Weise eingegriffen. II[X.] [X.] hat keinen Erfolg. 9 1. Die [X.] der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbe-schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbe-schwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs und auf das Fehlen einer notwendigen Begründung des angefochtenen [X.]usses und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Darauf, ob die [X.] durchgreifen, kommt es für die [X.] der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; [X.], [X.] v. 24.4.2008 - [X.], [X.], 1126 [X.]. 6 = [X.], 1550 - [X.]). 10 2. [X.] ist aber nicht begründet, weil die gerügten [X.] nicht vorliegen. 11 a) Das Verfahren vor dem [X.] verletzt die Antragstelle-rin nicht in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 [X.]). 12 - 5 - aa) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Ver-fahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entschei-dung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erwägung zieht ([X.] 86, 133, 144; [X.] NJW-RR 2004, 1710, 1712; [X.], [X.] v. 10.4.2007 - [X.], [X.], 628 [X.]. 10 = [X.], 788 - [X.]). 13 bb) [X.] rügt, das [X.] habe bei der Annahme, die Antragstellerin verfüge über keinen wertvollen Besitzstand, in den durch die Marke eingegriffen werden könne, deren Vortrag nicht zur Kennt-nis genommen, dass diese ihren Sportschuh mit der Außenverzierung in Form eines großen "[X.]" an alle namhaften Schuhhändler vertreibe und zwischen 2001 und 2005 jährlich mehr als 200.000 Exemplare abgesetzt habe. 14 Daraus ergibt sich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Auf der Grundlage der Entscheidung des [X.]s kam es auf diesen Vor-trag der Antragstellerin nicht an. 15 Nach der Rechtsprechung des Senats ist von einer Bösgläubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder [X.] erfolgt ist. Das [X.] knüpft an die Rechtsprechung zum au-ßerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG a.F. oder § 826 BGB unter Geltung des [X.] an. Die zu diesem Anspruch entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des [X.] unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] a.F. heranzuziehen ([X.], [X.] v. 30.10.2003 - [X.], [X.], 510, 511 = [X.], 766 - [X.]; [X.] v. 2.4.2009 - [X.], [X.], 820 [X.]. 11 - [X.]). Sie gelten auch nach Novellierung des § 50 Abs. 1 [X.] und der [X.] - 6 - rung des [X.] der bösgläubigen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] weiter, weil hierdurch die für die bösgläubige [X.] bestehenden Maßstäbe nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der [X.] bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung zu Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c und [X.]. a des Regierungsentwurfs eines Geset-zes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreform-gesetz, BT-Drucks. 15/1075, [X.] f.). Eine bösgläubige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer [X.] oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren be-nutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der [X.] in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstan-des des [X.] ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwech-seln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des [X.] oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. zu § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] a.F.: [X.], Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, [X.], 1032, 1034 = [X.], 1293 - [X.] 2000; zu § 4 Nr. 10 UWG: [X.], Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, [X.], 917 [X.]. 20 = [X.], 1319 - [X.]; [X.] [X.], 820 [X.]. 13 - [X.]). Erforderlich ist danach, dass eine gleiche oder zum Verwechseln ähnli-che Bezeichnung als Marke angemeldet wird. Das hat das [X.] im vorliegenden Fall verneint. Es hat angenommen, dass die angegriffene Bildmarke, die einen weißen Sportschuh darstellt, Schutz nur für die konkrete Abbildung genießt und sich der von der Antragstellerin vertriebene schwarze 17 - 7 - Schuh mit weißem "[X.]" hiervon deutlich unterscheidet. Ist der Sportschuh der Antragstellerin aber wegen deutlicher Unterschiede nicht dem auf der in Rede stehenden Marke abgebildeten Schuh zum Verwechseln ähnlich, scheidet eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung des Be-sitzstands des [X.] aus. Darauf, ob die vom [X.] vor-genommene Würdigung zutrifft, kommt es für die Frage der Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht an. [X.]) An diesem Ergebnis ändert auch die weitere Rüge der Rechtsbe-schwerde nichts, das [X.] habe nicht zur Kenntnis genommen, dass der Markeninhaber aus seiner Marke drei Abnehmer der Antragstellerin abgemahnt habe. Aus diesen Abmahnungen folge, dass die angegriffene Marke nicht nur in den schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin eingreifen konn-te, sondern der Markeninhaber tatsächlich in den Besitzstand eingegriffen habe. 18 Das [X.] hat diesen Vortrag, wenn auch in anderem [X.], berücksichtigt. Aus den Abmahnungen ergibt sich jedoch nicht, dass die kollidierenden Bezeichnungen verwechselbar sind und die [X.] deshalb einen Eingriff in den Besitzstand der Antragstellerin an den von ihr vertriebenen schwarzen Sportschuhen mit dem in der Farbe Weiß ge-haltenen Buchstaben "[X.]" ermöglicht. 19 [X.]) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das [X.] habe, soweit es bei einem unterstellten wertvollen Besitzstand die Sittenwidrigkeit der Markenanmeldung verneint habe, wesentlichen Vortrag der Antragstellerin nicht zur Kenntnis genommen. 20 Das [X.] hat es als nicht erwiesen angesehen, dass es dem Markeninhaber im Zeitpunkt der Markenanmeldung im November 2004 21 - 8 - ausschließlich oder überwiegend um eine rechtsmissbräuchliche Behinderung Dritter gegangen sei. Dass es in diesem Zusammenhang Vortrag der Antrag-stellerin nicht zur Kenntnis genommen und erwogen hat, zeigt die Rechtsbe-schwerde nicht auf. Die Abmahnungen der Abnehmer der Antragstellerin hat das [X.] berücksichtigt. Die Frage, ob es die Bedeutung dieser Abmahnungen für die Beurteilung der Bösgläubigkeit der Markenanmeldungen zutreffend gewürdigt hat, berührt nicht den Anspruch der Antragstellerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Entsprechendes gilt für die Berücksichtigung der Zahl der mit der Verzierung in Gestalt eines "[X.]" versehenen Sportschuhe, die der Markeninhaber im Jahre 2004 abgesetzt hat. ee) [X.] rügt weiterhin, das [X.] habe nicht berücksichtigt, dass auch ohne Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes ein rechtsmissbräuchliches Verhalten gegeben sein könne, wenn der Anmelder die Marke zweckfremd als Mittel des [X.] einsetze. 22 Auch mit diesem Vorbringen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Das [X.] hat diesen Gesichtspunkt in seine Erwägungen ein-bezogen. Es ist lediglich aufgrund einer Abwägung der für und gegen eine [X.] Markenanmeldung sprechenden Indizien einschließlich der vom [X.] ausgesprochenen Abmahnungen zu dem Schluss gelangt, dass die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 [X.] nicht vorliegen. Ob das [X.] die Gewichtung der einzelnen Indizien zutreffend vorgenommen hat, ist keine Frage der Gewährung des rechtlichen Gehörs. 23 b) [X.] meint, selbst wenn das [X.] das als übergangen gerügte Vorbringen der Antragstellerin zur Kenntnis ge-nommen habe, sei der angefochtene [X.]uss zumindest nicht mit Gründen 24 - 9 - versehen. Mit diesem Vorbringen hat die Rechtsbeschwerde ebenfalls keinen Erfolg. 25 Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 [X.] soll allein den Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der Gründe sichern, aus denen ihr [X.] keinen Erfolg hat. Es kommt deshalb nur darauf an, ob erkennbar ist, wel-cher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist. Dagegen ist nicht entscheidend, ob die Beurteilung in tatsächlicher oder rechtlicher [X.]insicht feh-lerfrei ist. Dem Erfordernis einer Begründung ist daher schon genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stel-lung nimmt (vgl. [X.], [X.] v. 2.10.2002 - [X.], [X.], 546, 548 = [X.], 655 - [X.]). Diesen Anforderungen an den [X.] genügt der angefochtene [X.]uss. Ihm ist zu allen als übergan-gen gerügten Punkten zu entnehmen, aufgrund welcher Erwägungen das [X.] eine Bösgläubigkeit der Markenanmeldung verneint hat. Die Begründung ist weder inhaltsleer noch verworren oder widersprüchlich. Darauf, ob das [X.] die Anforderungen an den Nachweis der Bösgläu-bigkeit der Markenanmeldung überspannt hat, kommt es im Rahmen des § 83 Abs. 3 Nr. 6 [X.] nicht an. c) Nach Ansicht der Antragstellerin ist ihre zulassungsfreie Rechtsbe-schwerde zudem deshalb begründet, weil das [X.] die Frage, unter welchen Voraussetzungen von einer Bösgläubigkeit der [X.] auszugehen ist, nicht dem [X.] vorgelegt hat. Auch diese Begründung verhilft der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg. 26 Allerdings ist der Begriff der Bösgläubigkeit in § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.], mit dem der [X.] Gesetzgeber von der Option des Art. 3 Abs. 2 lit. d 27 - 10 - [X.] Gebrauch gemacht hat, richtlinienkonform auszulegen ([X.] [X.], 820 [X.]. 18 - [X.]). Daraus folgt aber nicht, dass sich im Streitfall eine Vorlagefrage zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit der [X.] stellt und das [X.] die Vorlagepflicht verletzt hat. Der Ge-richtshof der Europäischen Gemeinschaften ist zwar [X.] i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. [X.] NJW 1992, 678; NJW 2001, 1267, 1268). Ein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG durch Entziehung des ge-setzlichen [X.] wegen unterlassener Anrufung des Gerichtshofs der Euro-päischen Gemeinschaften ist jedoch nur gegeben, wenn die Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 [X.] in unhaltbarer Weise verletzt worden ist ([X.] [X.], 546, 547 - [X.]). Dafür hat die Rechtsbeschwerde nichts dargelegt und ist auch sonst nichts ersichtlich. - 11 - [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]. 28 Bergmann Pokrant

Büscher

Schaffert Koch Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 08.04.2008 - 27 W(pat) 89/06 -