Bundespatentgericht, Urteil vom 16.10.2012, Az. 3 Ni 11/11 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität der [X.] Anmeldung [X.] 9203852 vom 18. Dezember 1992 unter anderem für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents EP 0 603 144 (Streitpatent), das vom [X.] unter der Nummer [X.] geführt wird. Das Streitpatent betrifft ein „Mit Oxid beschichtetes Schneidwerkzeug“ und umfasst 7 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 2 bis 6 direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 rückbezogen sind. Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 lauten in der [X.] Übersetzung wie folgt:

„1. Wenigstens teilweise mit einer oder mit mehreren hitzebeständigen Schichten, von denen wenigstens eine Schicht Aluminiumoxid ist, überzogener Körper, wobei die Aluminiumoxidschicht eine Dicke d = 0,5 bis 25 µm hat und aus einzelphasiger α-Struktur mit einer Korngröße (s) von 0,5 µm < s < 1 µm für 0,5 µm < d < 2,5 µm und 0,5 µm < s < 3 µm für 2,5 µm < d < 25 µm besteht, dadurch gekennzeichnet, dass die Aluminiumoxidschicht einen Gefügekoeffizienten (TC) größer als 1,3, vorzugsweise größer als 1,5 für die (012)-Wachstumsrichtung der äquivalenten kristallographischen Ebenen, definiert als

worin

l(hkl) = gemessene Intensität der (hkl)-Reflexion

₀(hkl) = Standardintensität der ASTM-Standardpulverbildbeugungsdaten

n = Anzahl der in der Berechnung verwendeten Reflexionen, wobei die verwendeten (hkl)-Reflexionen (012), (104), (110), (113), (024), (116) sind, hat.

₂0₃) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Körper bei hoher Temperatur mit einem ein oder mehrere Aluminiumhalogenide enthaltenden Wasserstoffträgergas und einem hydrolysierenden und/oder oxidierenden Mittel in Berührung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasserdampfkonzentration in dem Wasserstoffträgergas unter 20 ppm vor der Al₂0₃-Keimbildung liegt und die Al₂0₃-Keimbildung durch Aufeinanderfolge der [X.] in der folgenden Reihenfolge: C0₂, CO und AICI₃ eingeleitet wird und die Temperatur während der Keimbildung etwa 1000°C beträgt.“

Die Ansprüche 2 bis 6 betreffen besondere Ausgestaltungen des mit einer einzelphasigen α-Aluminiumoxidschicht überzogenen Körpers nach Patentanspruch 1.

₂O₃ seien zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bereits so inkonsistent gewesen, dass die zuverlässige Bestimmung eines Texturkoeffizienten TC(012) ohne Angabe eines konkreten Standards nach der im Streitpatent angegebenen [X.] unmöglich sei. Darüber hinaus enthalte das Streitpatent keine Angaben zur Messung und Analyse der Röntgenbeugungsdaten, die in Form der gemessenen Intensitäten bei der Ermittlung des Texturkoeffizienten nach der [X.] herangezogen werden müssten. Dies führe dazu, dass für ein- und dieselbe Probe nach der im Streitpatent angegebenen Formel Texturkoeffizienten mit erheblicher Variationsbreite gemessen werden könnten, was dem Fachmann einen unzumutbaren Aufwand bei der Nacharbeitung der vermeintlichen Erfindung auferlege. Das in Patentanspruch 7 genannte Verfahren zur Herstellung der patentgemäßen Schneidwerkzeuge könne wegen fehlender oder widersprüchlicher Verfahrensparameter ebenfalls nicht nachgearbeitet werden.

Außerdem sei der Gegenstand des Streitpatents durch den Vertrieb der Handelsprodukte „Schneideinsätze der Sorte [X.] von [X.]“ und „Schneideinsätze der Sorte GC415, [X.] und [X.] von [X.]“ offenkundig vorbenutzt, wofür die Klägerin [X.] und Sachverständigenbeweis anbietet.

In ihrem Vorbringen stützt sich die Klägerin insbesondere auf die folgenden Dokumente:

D1 [X.] und [X.], „Structure of Metals“, 3. Auflage, 1980, [X.], [X.]/205

D2a Zusammenstellung von [X.], veröffentlicht vor Dezember 1992

D5 D.M. Moore und [X.], Jr., X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals, [X.], [X.], 1989, 276 bis 282

D7 Gutachten von Fr. Dr. H. Holzschuh vom 18. Januar 2011

D8 Gutachten von Hr. Dr. W.E. Mayo vom 7. Februar 2011

D14 C.-S. Park et al, [X.]. [X.].: [X.], 1983, [X.], 1607 bis 1611

[X.] EP 0 403 461 A1

[X.] Auszug aus dem [X.] zur Fourier-glättung

₂-Abzug.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das [X.] Patent 0 603 144 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung des [X.],

hilfsweise der Hilfsanträge 1 bis 5, sämtliche gemäß Schriftsatz vom 4. Oktober 2012 erhält.

Der in [X.] abgefasste Patentanspruch 1 des [X.] lautet entsprechend der mit Schriftsatz vom 4. Juni 2012 vorgelegten [X.] Anspruchsfassung in [X.] Übersetzung wie folgt:

„1. Schneidwerkzeugeinsatz aus [X.], [X.] auf Titanbasis oder Keramik, der wenigstens teilweise mit einer oder mit mehreren hitzebeständigen Schichten, von denen wenigstens eine Schicht Aluminiumoxid ist, überzogen ist, wobei die Aluminiumoxidschicht eine Dicke d = 0,5 bis 25 µm hat und aus einzelphasiger α-Struktur mit einer Korngröße (s) von 0,5 µm < s < 1 µm für 0,5 µm < d < 2,5 µm und 0,5 µm < s < 3 µm für 2,5 µm < d < 25 µm besteht, dadurch gekennzeichnet, dass die Aluminiumoxidschicht einen Gefügekoeffizienten (TC) größer als 1,3, vorzugsweise größer als 1,5 für die (012)-Wachstumsrichtung der äquivalenten kristallographischen Ebenen, definiert als

worin

l(hkl) = gemessene Intensität der (hkl)-Reflexion

₀(hkl) = Standardintensität der ASTM-Standardpulverbildbeugungs-daten

n = Anzahl der in der Berechnung verwendeten Reflexionen, wobei die verwendeten (hkl)-Reflexionen (012), (104), (110), (113), (024), (116) sind, hat.“

In den Patentanspruch 1 des [X.] wurde zusätzlich das Merkmal „

Im Patentanspruch 1 des I[X.] wurde im Vergleich zum Patentanspruch 1 des [X.] zusätzlich das Merkmal aufgenommen, „

Im Patentanspruch 1 des II[X.] wurde gegenüber dem Patentanspruch 1 des [X.] der Gefügekoeffizient (TC) mit größer als 1,5 angegeben.

Der Patentanspruch 1 des [X.] entspricht dem Patentanspruch 1 des II[X.] und enthält zudem das Merkmal

Der Patentanspruch 1 des [X.] entspricht dem Patentanspruch 1 des [X.] und enthält zudem das Merkmal, „

Der Patentanspruch 6 wurde weder im Hauptantrag noch in den [X.] bis V. gegenüber dem erteilten Patentanspruch 7 verändert.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und ist der Auffassung, das Streitpatent weise Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik auf. Sie bestreitet die behaupteten Vorbenutzungshandlungen und macht insbesondere geltend, bei den fraglichen Schneideinsätzen seien nicht sämtliche patentgemäßen Merkmale verwirklicht. Durch die Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift werde dem fachmännischen Leser auch die notwendige technische Information vermittelt, die er benötige, um mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen die Erfindung erfolgreich ausführen zu können. Zur Frage der Ausführbarkeit des Streitpatents hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung als [X.] einen für ein paralleles US-Verfahren erstellten Entwurf eines Gutachtens eingereicht. Die Klägerin hat hierzu vorgetragen, sie könne sich auf diesen Gutachtenentwurf nicht einlassen und dessen Vorlage als verspätet gerügt.

Die Beklagte stützt ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

NB1-a Vergleichsversuche der Beklagten zur Ausführbarkeit des Streitpatents

NB9 Bericht von [X.] bzgl. der Nacharbeitung des patentgemäßen Beispiels 1 vom 23. April 2012

[X.] Entwurf eines Gutachtens von Prof. [X.] vom 7. Oktober 2012.

Die auf die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Ausführbarkeit (Art. 138 Abs. 1 lit. b; Art. 83 EPÜ i. V. m Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG) sowie mangelnder Patentfähigkeit (Art. 138 Abs. 1 lit a; Art. 52, 54, 56 EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) gestützte Klage ist zulässig. Sie erweist sich auch als begründet, denn das [X.] offenbart die geschützte Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

1. Das [X.] betrifft ein beschichtetes Schneidwerkzeug für die spanabhebende maschinelle Bearbeitung sowie ein Verfahren zu dessen Beschichtung (vgl. [X.], [X.], [X.], [X.] 3 i. V. m. Patentansprüchen 1 und 7).

₂O₃. [X.]schneidwerkzeuge, die mit verschiedenen Typen von Al₂O₃-Überzügen, wie [X.] einem κ-Al₂O₃, Gemischen von κ- und α-Al₂O₃ und sehr grobkörnigem α-Al₂O₃ versehen waren, waren viele Jahre im Handel erhältlich. Keines dieser mit Oxid überzogenen Produkte zeigte jedoch die erwünschten Schneideigenschaften insbesondere bei der maschinellen Bearbeitung von Gußeisen mit [X.]. Bei gewerblichen Schneidwerkzeugen wird Al₂O₃ immer auf mit [X.] bezogenem [X.] oder auf keramischen Substraten aufgebracht, weshalb die chemischen Grenzflächenreaktionen zwischen der [X.]-Oberfläche und dem Aluminiumoxidüberzug von besonderer Bedeutung sind. Dabei schließt die [X.]-Schicht eine Schicht der Formel [X.]_XN_YO_Z mit ein, bei der der Kohlenstoff in [X.] vollständig oder teilweise durch Sauerstoff und/oder Stickstoff ersetzt ist. Im Stand der Technik werden mit Oxid überzogene Körper beschrieben und dabei erläutert, wie unterschiedliche Vorbehandlungen, [X.] von mit [X.] beschichtetem [X.], die Haftung der anschließend abgeschiedenen Oxidschicht verbessern. Obwohl die beschriebenen Methoden zu Aluminiumoxidschichten führen, die fest und haftend an den [X.]körper oder an eine hitzebeständige Schicht, wie [X.] [X.], in Nachbarschaft zu dem [X.] gebunden sind, führen sie doch nicht zu einem stabilen Überzug aus α-polymorphem Al₂O₃ (vgl. [X.], [X.], [X.], [X.] 4 bis 36).

_XN_YO_Z-Überzug wenigstens eine einphasige Al₂O₃-Schicht des α-Polymorphen mit einer erwünschten Mikrostruktur und einem erwünschten kristallographischen Gefüge unter Verwendung geeigneter Keimbildungs- und Wachstumsbedingungen zu bekommen, so dass die Eigenschaften der Al₂O₃-Schicht stabilisiert werden und ein mit Aluminiumoxid überzogener Schneidwerkzeugeinsatz erhalten wird, der bei Stahl, rostfreiem Stahl, Gußeisen und insbesondere Gußeisen mit [X.] eine verbesserte Schneidleistung aufweist (vgl. [X.], [X.], [X.], [X.] 37 bis 42).

3. Gelöst wird die Aufgabe gemäß Hauptantrag mit dem im Patentanspruch 1 angegebenen Schneidwerkzeugeinsatz, der folgende Merkmale aufweist:

1.1 Schneidwerkzeugeinsatz aus [X.], [X.] auf Titanbasis oder Keramik,

1.2 der wenigstens teilweise mit einer oder mit mehreren hitzebeständigen Schichten überzogen ist,

1.3 von denen wenigstens eine Schicht Aluminiumoxid ist,

1.3.1 wobei die Aluminiumoxidschicht eine Dicke d = 0,5 bis 25 µm hat,

1.3.2 aus einer einzelphasigen α-Struktur besteht,

1.3.3 eine Korngröße (s) von 0,5 µm < s < 1 µm für 0,5 µm < d < 2,5 µm und 0,5 µm < s < 3 µm für 2,5 µm < d < 25 µm aufweist und

1.3.4 einen Gefügekoeffizienten (TC) größer als 1,3, vorzugsweise größer als 1,5 für die (012)-Wachstumsrichtung der äquivalenten kristallographischen Ebenen, definiert als

hat, worin

l(hkl) = gemessene Intensität der (hkl)-Reflexion

₀(hkl) = Standardintensität der [X.]-Standardpulverbildbeugungsdaten

n = Anzahl der in der Berechnung verwendeten Reflexionen, wobei die verwendeten (hkl)-Reflexionen (012), (104), (110), (113), (024), (116) sind.

sowie mit einem Verfahren gemäß Anspruch 6, das folgende Merkmale aufweist:

₂0₃) nach Anspruch 1 oder 2,

6.2 bei dem der Körper bei hoher Temperatur mit einem ein- oder mehrere Aluminiumhalogenide enthaltenden [X.] und einem hydrolysierenden und/oder oxidierenden [X.]el in Berührung gebracht wird, und

₂0₃-Keimbildung liegt und

₂0₃-Keimbildung durch Aufeinanderfolge der [X.] in der folgenden Reihenfolge: C0₂, CO und AICI₃ eingeleitet wird und

6.5 die Temperatur während der Keimbildung etwa 1000°C beträgt.“

1. Der Fachmann ist vorliegend als Team zu definieren, dem folgende Fachleute angehören: Ein Ingenieur der Fertigungsplanung von Schneidwerkzeugen mit mehrjähriger Berufserfahrung, der sowohl die Anforderungen, die an beschichtete Schneidwerkzeuge gestellt werden, als auch die für die Herstellung solcher Schneidwerkzeuge erforderlichen Techniken kennt; ein anorganischer Chemiker mit Erfahrung auf dem Gebiet der CVD-Beschichtung von [X.] sowie einem auf dem Gebiet der Kristallographie/Röntgenstrukturanalyse spezialisierten Chemiker.

Der von der Beklagten im Verlauf der mündlichen Verhandlung eingereichte Gutachtensentwurf ([X.]) wird als verspätet zurückgewiesen.

Die Klägerin hat nach Vorlage des Entwurfs erklärt, sie könne sich in der mündlichen Verhandlung nicht darauf einlassen. Eine diesbezügliche Einlassung war ihr angesichts des Umfangs und der Komplexität der dortigen Ausführungen auch nicht zuzumuten. Aus denselben Gründen war es auch dem Senat nicht möglich, den [X.] noch innerhalb der mündlichen Verhandlung abschließend auf seine Entscheidungserheblichkeit hin zu würdigen bzw. sich umfassend mit ihm auseinanderzusetzen. Eine Vertagung des sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Termins wäre somit unumgänglich gewesen. Auch die Einräumung einer nachträglichen Schriftsatzfrist zugunsten der Klägerin nach § 283 ZPO hätte dies nicht entbehrlich machen können, da dieses [X.]el nur eine einseitige Stellungnahme ermöglicht und deshalb als nicht geeignet erschien, die vorliegend erforderliche umfassende und abschließende Diskussion des [X.]s zu gewährleisten.

Die Beklagte, die über die Folgen der Fristversäumung belehrt worden war, hat die Verspätung auch nicht genügend entschuldigt. Zwar hatte der Senat mit seinem Hinweis vom 1. August 2012 ([X.]. 524 d. GA.) den Parteien mitgeteilt, dass die technische Lehre des [X.]s nach seiner vorläufigen Rechtsauffassung so vollständig und deutlich offenbart sein dürfte, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] dient aber vor allem dazu, die sich aus der Klagebegründung ergebende Fokussierung der Argumentation entweder als nach der vorläufigen Sicht des Patentgerichts sachgerecht zu bestätigen oder aber als zum Zeitpunkt des Hinweises nicht zulänglich aufzuzeigen ([X.], Urteil vom 28. August 2012 - [X.], Rdn. 38 = BeckRS 2012, 21001 - Fahrzeugwechselstromgenerator). Er befreit die Parteien dagegen nicht von ihren verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflichten, die insbesondere darin bestehen, auf sämtliche relevanten sachlichen und rechtlichen Gesichtspunkte des gegnerischen Vortrags vollumfänglich zu erwidern und mögliche Verteidigungsmittel fristgemäß einzureichen (vgl. [X.], [X.], 851, 852 - Werkstück). Dies gilt gerade auch für den Fall, dass das Patentgericht an seiner vorläufigen Rechtsauffassung nicht festhalten will, wie dies der Senat im vorliegenden Fall zu Beginn der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht hat. Die Beklagte konnte sich somit zum einen nicht darauf verlassen, dass nach dem Hinweis des Senats weiteres sachliches und [X.] Vorbringen bzw. die fristgemäße Vorlage weiterer Verteidigungsmittel entbehrlich sei. Im Übrigen hat sie ihre Obliegenheit zu einer vollumfänglichen Verteidigung auch keineswegs verkannt und ihren Vortrag demgemäß auch nicht beschränkt. Das belegt die Tatsache, dass sie mit ihrem Schriftsatz vom 4. Oktober 2012 zur Frage der Ausführbarkeit der technischen Lehre im [X.] nochmals umfangreich vorgetragen und weitere Dokumente eingereicht hat.

Die Vorlage des [X.]s war nach alldem als verschuldete Fristversäumnis i. S. v. § 83 Abs. 4 [X.] anzusehen. Da die Streitsache ohne Berücksichtigung des [X.]s auch entscheidungsreif war, erscheint es sachgerecht, dieses verspätete Vorbringen i. S. v. § 83 Abs. 4 [X.] zurückzuweisen.

1. Die in den Patentansprüchen 1 und 6 des [X.] vermittelte technische Lehre wird im [X.] nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.]).

a) Die Identifizierbarkeit der patentgemäßen Produkte ist gegeben, da der durch die Beschreibung erläuterte Patentanspruch 1 den Patentgegenstand anhand von ausreichend genau messbaren Parametern so deutlich umschreibt, dass an einem fertigen Produkt festgestellt werden kann, ob dieses die patentgemäße Aufgabe löst und in den Schutzbereich des [X.]s fällt.

₀ nicht allgemein auf die Daten von [X.] sondern auf [X.] Bezug genommen wird, wird der Fachmann für die Berechnung des Texturkoeffizienten nur die unter der Verantwortung der [X.] herausgegebenen Standardpulverbildbeugungsdaten als relevant erachten. Von der [X.] wurden im [X.] [X.] für Aluminiumoxidpulver herausgegebenen, so dass es sich dabei um die zum Prioritätszeitpunkt nach wie vor aktuellsten von der [X.] verantworteten [X.] handelt, die auch 1992 noch den höchsten Qualitätsstandard gegenüber allen anderen [X.]-Daten besaßen. Der Fachmann wird sich bei der Berechnung des (012)-Texturkoeffizienten daher auf diese in der [X.]-0173 angegebenen [X.]-[X.] stützen (vgl. [X.]). Von einer Vielzahl an Wahlmöglichkeiten betreffend die Standardintensitäten I₀ ist nach Ansicht des Senats - anders als von der Klägerin angenommen - daher bei der Berechnung des Texturkoeffizienten nicht auszugehen.

₀ in der [X.] zueinander in Beziehung setzen zu können (vgl. [X.]). Ihm ist ferner bekannt, dass Standard-Röntgenbeugungsmessungen zur Ermittlung von Standardintensitäten I₀ an Proben mit großen Volumen gemessen werden, deren Dicke deutlich größer als die Absorptionslänge λ der Röntgenstrahlen in dem Material ist. Bei der Vermessung dünner Schichten wird der Fachmann daher aufgrund seiner Fachkenntnisse entscheiden, ob eine Dünnschichtkorrektur erforderlich ist (vgl. [X.]). Auch die Fourier-Transformation zur Glättung von Rohdaten gehört zum allgemeinen Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns, so dass deren Anwendung ebenfalls dem Ermessensspielraum des Fachmanns zuzuschreiben ist (vgl. D81).

₂O₃-Beschichtungen genannt wird, ohne jedoch die einzelnen Verfahrensschritte dieser Technik im Einzelnen zu erläutern (vgl. [X.], [X.], [X.] 47; [X.], [X.], [X.] 1/2).

₂O₃-Überzuges, bei der eine Rasterelektronenmikroskop-(SEM)-Draufsichtphotographie mit 5000facher Vergrößerung verwendet wird, in der drei gerade Linien in willkürlichen Richtungen gezogen und die mittleren Abstände zwischen [X.] entlang den Linien als ein Maß für die Korngröße genommen wird (vgl. [X.], [X.], [X.] 11 bis 13). Anhand dieser Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen kann der Fachmann in Kenntnis des dabei verwendeten Vergrößerungsfaktors folglich auch die Dicke der abgeschiedenen Aluminiumoxidschicht aufgrund seiner allgemeinen Fachkenntnis ermitteln.

Das Argument der Klägerin, die Bestimmung der im Patentanspruch 1 angegebenen Parameter sei mit einer zu großen Fehlerquote behaftet, da die Methoden zu ihrer Ermittlung zu viele Wahlmöglichkeiten beinhalteten, kann zu keiner anderen Beurteilung der Frage der Identifizierbarkeit patentgemäßer [X.] führen. Denn da weder die Schichtdicke noch die Korngröße in einer α-Aluminiumoxidschicht absolut gleichmäßig sind, ergibt sich schon aus der Natur der Sache, dass die diesbezüglichen Messwerte von vornherein mit einem gewissen Messfehler behaftet sind. Auch die Bestimmung des im Patentanspruch 1 genannten Texturkoeffizienten beinhaltet - wie jede Messung - unvermeidliche Messfehler. Hinzu kommt, dass die Inhomogenität polykristalliner Materialien dazu führt, dass es sich beim [X.] um einen [X.]elwert handelt, der per se gewissen Schwankungen unterliegt. So hat auch der 14. Senat des [X.] in seinem Beschluss vom 10. Oktober 1989 festgestellt, dass es für die hinreichend genaue Bestimmung eines dem Fachmann bekannten Parameters ausreichend sei, wenn hierfür auf eine allgemein übliche, standardisierte Messmethode verwiesen werde. Bei ihrer Anwendung werde der Fachmann aufgrund seiner allgemeinen Erfahrung nämlich von vornherein berücksichtigen, dass die damit ermittelten Werte einen gewissen Fehlerbereich aufweisen und diese daher nicht als absolute Werte erachten. Für eine bessere Reproduzierbarkeit der Messwerte sieht es der Senat in seinem Beschluss zwar als wünschenswert an, wenn die bei der Messung eingehaltenen Bedingungen im [X.] angegeben würden. Für eine hinreichend genaue Identifizierung der patentgemäßen Gegenstände erachtete der Senat entsprechende Angaben allerdings nicht als zwingend erforderlich (vgl. B[X.] vom 10. Oktober 1989 - 14 W (pat) 65/86, [X.], dritter Abs. bis S. 11, erster Abs.).

Übertragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die im Patentanspruch 1 sowie der Beschreibung des [X.]s genannten Standardmethoden zur Bestimmung von Gefügekoeffizienten, Korngröße und Schichtdicke für einen Fachmann, der systematische und handwerkliche Fehler grundsätzlich vermeidet, ausreichen, um unter Einbeziehung seines allgemeinen Wissens und Könnens an einem fertigen Schneidwerkzeugeinsatz feststellen zu können, ob dieser die im Patentanspruch 1 angegebenen Eigenschaften aufweist und damit vom Schutzumfang des [X.]s mit umfasst ist.

b) Die im [X.] offenbarte technische Lehre kann allerdings nicht mit hinreichender Aussicht auf Erfolg nachgearbeitet werden.

₂O₃-Abscheidung einzuhaltenden Reihenfolge und Menge an [X.], sowie zu Einstellungen betreffend Druck und Temperatur (vgl. [X.], [X.], [X.] 40 bis [X.], [X.] 11 - Beispiel 1A). Aus der Beschreibung des [X.]s sowie den Angaben des geltenden Patentanspruchs 6 geht ferner hervor, dass es für den Erhalt eines patentgemäß texturierten αAl₂O₃-Überzuges auf eine sorgfältige Steuerung der Wasserdampfkonzentration im Wasserstoffträgergas ankommt und diese vor der Al₂O₃-Keimbildung unter 20 ppm, besser unter 5 ppm H₂O zu halten ist (vgl. [X.], [X.], [X.] 31 bis 33). Der [X.] des [X.]s ist zudem zu entnehmen, dass die Al₂O₃-Keimbildung mit dem Einleiten der Reaktionsgase CO₂, CO und AlCl₃ beginnt und die Temperatur dabei 1000°C betragen soll (vgl. geltender Patentanspruch 6 gemäß Hauptantrag i. V. m. [X.], [X.], [X.] 33/34). Demzufolge wird der Fachmann die entsprechenden Angaben unter Punkt 1 des Beispiels 1A eindeutig als zur Keimbildungsphase gehörend erkennen.

₂O₃-Schichten, wie sie im Beispiel 1A während der Keimbildungsphase entstehen (vgl. [X.], [X.], [X.] 45). Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Wachstumsphase weist das [X.] somit Unklarheiten auf, die allerdings keine mangelnde Ausführbarkeit zu begründen vermögen, zumal der Fachmann aufgrund seiner praktischen Erfahrungen erkennt, dass die unter Punkt 2 genannten Daten für die Wachstumsphase durchaus geeignet erscheinen, so dass er diese während der Wachstumsphase jedenfalls ausprobieren wird. Auch bei der Nacharbeitung des patentgemäßen Beispiels 1A durch die Klägerin wurden daher während der Wachstumsphase die unter Punkt 2 genannten Bedingungen eingehalten (vgl. [X.], [X.] und 13).

₂O₃-Keimbildungsphase mit N₂ gespült werden soll. Diese im patentgemäßen Herstellungsverfahren unbestimmten verfahrenstechnischen Maßnahmen muss der Fachmann folglich nach der zum Prioritätszeitpunkt üblichen Vorgehensweise gestalten. Dass er dazu in der Lage ist, bestätigt ebenfalls die von der Klägerin durchgeführte und in [X.] beschriebene Nacharbeitung der patentgemäßen Lehre. Denn anders als von der Beklagten angenommen, ist dabei weder die Verwendung eines radial betriebenen [X.] 325S-NW Reaktors, das Spülen des Reaktors vor der α-Al₂O₃-Keimbildungsphase mit N₂ zur Entfernung von [X.]l₄, noch das Abscheiden der [X.]N-Schicht mit einem Hochtemperaturverfahren als von der patentgemäßen Lehre abweichend zu beanstanden, denn zum einen schließen die Patentansprüche derartige Maßnahmen nicht aus und zum anderen handelt es sich hierbei um ein zum Prioritätszeitpunkt übliches Vorgehen (vgl. [X.], [X.], zweiter Abs., [X.], zweiter Abs. und [X.], erster Abs.).

₂O₃-Schicht ausgebildet und eine Überoxidation der Substratoberfläche vermieden wird (vgl. [X.], [X.], dritter Abs.). Für die Nacharbeitung der patentgemäßen Lehre wird die maximale Gaszufuhr in [X.] demzufolge auf 2 Minuten festgesetzt (vgl. [X.], [X.]). Die Ergebnisse der Nacharbeitung zeigen jedoch, dass eine Gaszufuhr von [X.] zwar eine gut haftende α-Al₂O₃-Schicht liefert, diese aber keine patentgemäße (012)-Textur von größer 1,3 aufweist (vgl. [X.], [X.], [X.]). Bei Gaszufuhrzeiten von [X.] bzw. von ½ min zeigen sich dagegen Probleme bei der Haftung der Al₂O₃-Schicht auf dem [X.]N-Substrat (vgl. [X.], [X.] und [X.]). [X.], die für den Erhalt von Schneidwerkzeugeinsätzen mit den patentgemäßen Eigenschaften geeignet sind, kann der Fachmann demnach nur durch das Prinzip Versuch und Irrtum in einer Vielzahl von Versuchen herausfinden, was nach geltender Rechtsprechung des [X.] jedoch gegen die ausführbare [X.] einer patentgemäßen Lehre spricht, sofern sich in der Patentschrift keine Anleitung für die Durchführung dieser Versuche findet (vgl. B[X.], [X.]. 2011, 237, [X.] und [X.]). Eine solche Anleitung bedeutet nach höchst richterlicher Rechtsprechung nicht, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig im [X.] offenbart sein muss (vgl. [X.] GRUR 2010, 916, [X.]. - Klammernahtgerät). Für eine ausführbare [X.] genügt es danach vielmehr, wenn die im [X.] enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Hierfür ist es ausreichend, wenn der Fachmann ohne eigenes erfinderisches Bemühen Unvollständigkeiten ergänzen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann (vgl. [X.] GRUR 2010, 916 bis 918, Rdn. 17 - Klammernahtgerät). Wie die in [X.] beschriebene Nacharbeitung der patentgemäßen Lehre allerdings zeigt, gelingt es dem Fachmann vorliegend auch mit Hilfe von Versuchen nicht, die für den Erhalt patentgemäßer Schneidwerkzeugeinsätze mit einem (012)-Texturkoeffizienten der α-Al₂O₃-Schicht von größer 1,3 erforderlichen [X.] zu ermitteln, da es im [X.] an Kriterien fehlt, deren Beachtung den Fachmann unter Anwendung seines Fachwissens zum maßgeblichen Zeitpunkt in die Lage versetzen die [X.] zu bestimmen und damit die im Patentanspruch 1 genannten Schneidwerkzeugeinsätze erfolgreich nacharbeiten zu können (vgl. Schulte [X.] 8. Auflage, § 34 Rdn. 383 und 387).

Daran ändert auch das Argument der Beklagten nichts, dass die [X.] bei der Nacharbeitung der patentgemäßen Lehre in [X.] nicht im Sinne des Patents variiert und insgesamt zu lange gewählt worden seien. Denn im [X.] werden weder Zeiten für die Dauer der Gaszufuhr angegeben, noch enthält das [X.] Angaben dazu, wie diese Zeiten zu ermitteln sind, so dass die Zeiten der Gaszufuhr bei der Herstellung patentgemäßer [X.] frei wählbar sein müssen. Zudem werden die Gaszufuhrzeiten in [X.] nicht willkürlich gewählt, sondern basieren auf fachmännischen Überlegungen, so dass diese nicht als unsachgemäß zu beanstanden sind.

Nach Ansicht der Beklagten enthalte die [X.] zudem zahlreiche Angaben, die auf eine kontrollierte Oxidation und damit kurze [X.] hinweisen würden. So sprächen ihrer Ansicht nach die kleinen Mengen an Wasser im [X.] für eine kontrollierte Oxidation, da dadurch nur eine geringe Oxidation der [X.] erreicht werde. Eine Kontrolle der Oxidation ergebe sich ihrer Ansicht nach für den Fachmann ferner aus der CO-Zugabe. Das [X.] lehre den Fachmann damit, eine Voroxidation zu vermeiden und die Oxidation unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen. In Kenntnis dessen müsse der Fachmann nach Ansicht der Beklagten für den Erhalt der patentgemäßen [X.] lediglich die [X.] variieren.

₂0-Gehalts im Wasserstoffträgergas als bedeutsam beschrieben und allenfalls die Reihenfolge der Gaszufuhr für den Erhalt der patentgemäßen Schneidwerkzeugeinsätze in das [X.]ickfeld des Fachmanns gerückt (vgl. [X.], [X.], [X.] 31 bis 33). Allerdings sind weder von der Reihenfolge der Gaszufuhr noch von der Wasserdampfkonzentration im Wasserstoffträgergas Rückschlüsse auf die Dauer der Oxidation möglich.

Nach Überzeugung des Senats sind unter Würdigung des Vortrags der Klägerin sowie der von ihr durchgeführten Nacharbeitung des patentgemäßen Beispiels 1A (vgl. [X.]) bei der Herstellung der patentgemäßen [X.] zum Auffinden geeigneter [X.] eine Vielzahl von Versuchen erforderlich, für die der Fachmann in der Patentschrift keine Anleitung findet und die er daher auch nicht mit zumutbarem Aufwand durchführen kann (vgl. Schulte [X.] 8. Auflage, § 34 Rdn. 371, Punkt a) und c)).

₂O₃-Schicht von größer als 1,3 hergestellt hat, keinen Bezug mehr genommen. Aber selbst die Berücksichtigung dieser Vergleichsversuche führt zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage, da die Beklagte die patentgemäßen Schneidwerkzeugeinsätze nur in Kenntnis einer besonderen Ausgestaltung der Keimbildungsphase herstellen konnte, die im [X.] aber keinen Niederschlag gefunden hat. So hat die Beklagte bei diesen Versuchen im ersten Schritt des [X.] dem Reaktor CO₂-Gas lediglich für 5 Sekunden zugeleitet, während sie im zweiten Schritt [X.] für 30 Sekunden zuführte (vgl. [X.], [X.], Punkt 2, Abschnitt „[X.]“ und [X.], [X.], letzter Abs. bis [X.], erster Abs.). Derart kurze und für CO und CO₂ unterschiedlich zu wählende [X.] werden im [X.] allerdings weder expressis verbis angegeben, noch wird der Fachmann darin darauf hingewiesen, dass für den Erhalt der patentgemäßen Schneidwerkzeugeinsätze mit einer (012)-Textur der α-Al₂O₃-Schicht von größer 1,3 die [X.] im Sekundenbereich und für die verschiedenen Reaktionsgase zudem unterschiedlich zu wählen sind. Die vorstehend genannten Bedingungen kann der Fachmann auch nicht mit seinem Fachwissen ergänzen, selbst wenn ihm die Bedeutung der [X.] in der Keimbildungsphase, wie von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung anschaulich gezeigt wurde, bekannt war.

Die Patentansprüche 1 und 6 gemäß Hauptantrag haben mangels Ausführbarkeit daher keinen Bestand.

c) Aus den vorstehend genannten Gründen sind auch die mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge I bis V beanspruchten Schneidwerkzeugeinsätze nicht ausführbar offenbart. Denn die darin jeweils aufgenommenen Beschränkungen vermitteln dem Fachmann entsprechend dem Gegenstand des [X.] keine Lehre, welche [X.] während der Keimbildungsphase einzuhalten sind, um Schneidwerkzeugeinsätze mit den patentgemäßen Merkmalen, insbesondere dem patentgemäßen (012)-Texturkoeffizienten von größer 1,3 zu erhalten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 ZPO.