Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.01.2016, Az. 20 W (pat) 52/13

Die [X.] 1.52 des [X.], zuständig für die Klasse G 01 J, hat mit am Ende der Anhörung vom 14. November 2012 verkündetem Beschluss das Patent mit der Nummer 10 2007 025 552 und der Bezeichnung

„Meßsystem“

gemäß dem seinerzeitigen Hauptantrag aufrechterhalten.

Die [X.] führte in ihrem Beschluss insbesondere aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem seinerzeitigen Hauptantrag im Hinblick auf die Ausführbarkeit durch einen Fachmann deutlich genug und vollständig offenbart, sowie als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der [X.] verwiesen.

Gegen den o. g. Beschluss richtet sich die am 21. Januar 2013 eingelegte Beschwerde der [X.], der [X.] mit Sitz in der [X.], die durch Patentanwalt M…, [X.]… Patentanwälte, in [X.]… unterzeichnet wurde.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 7. Januar 2016, dem [X.] per Fax übersandt am selben Tag, wurde eine erforderliche [X.] der Beschwerdeführerin und [X.] unter Hinweis auf § 25 [X.] im Original angefordert, die spätestens im Termin zur mündlichen Verhandlung vorgelegt werden müsse. Ergänzend hierzu wurde der Vertreter der Beschwerdeführerin am 7. Januar 2016 vom Senat fernmündlich darauf hingewiesen, dass auch für das patentamtliche Einspruchsverfahren eine [X.] nach § 25 [X.] im Original bis zum genannten Termin vorgelegt werden müsse, ferner, dass bei nicht rechtzeitiger Vorlage der Vollmachten die Beschwerde als unzulässig verworfen bzw. der Einspruch als unzulässig angesehen werden könnte.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der für die Einsprechende und Beschwerdeführerin auftretende Bevollmächtigte jeweils im Original eine [X.] nach § 25 [X.] für das Einspruchsverfahren vom 6. Oktober 2010 sowie eine für das Beschwerdeverfahren vom 7. Januar 2016 vorgelegt. Letztere wurde bereits am 12. Januar 2016 als Kopie beim B[X.] eingereicht und dem Bevollmächtigten der Beschwerdegegnerin übermittelt. Beide Vollmachten sind für die Einsprechende unterzeichnet von einem Herrn „… B…, Patent Agent“.

Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin hat sich im Termin zur mündlichen Verhandlung am 18. Januar 2016 darauf berufen, dass die von der [X.] vorgelegten Vollmachten vom 6. Oktober 2010 und 7. Januar 2016 jeweils nicht von einer zeichnungsberechtigten Person unterschrieben seien. Zum Nachweis hierfür hat er einen [X.] aus dem Handelsregister des [X.] vom 13. Januar 2016 betreffend die [X.] vorgelegt.

Der Bevollmächtigte der [X.] hat die Vorlage dieses [X.] durch die Gegenseite im Termin zur mündlichen Verhandlung als verspätet gerügt. Auf Frage des Senats hat er weiter erklärt, dass die laut – vom Senat im Termin recherchierten und überreichten – aktuellem [X.] aus dem Handelsregister vom 18. Januar 2016 zeichnungsberechtigten Personen für die Einsprechende an diesem Tag nicht greifbar seien. Herr … B… habe eine allgemeine Handlungsvollmacht, im Übrigen komme der Information aus dem [X.] aus dem kantonalen Handelsregister keinerlei Rechtswirkung zu (vgl. Hinweis am Ende des jeweiligen [X.]). Weitere Unterlagen zum Nachweis einer wirksamen Vollmachtskette könnten im Termin nicht vorgelegt werden.

Der Bevollmächtigte der [X.] und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der [X.] 52 des [X.] vom 14. November 2012 aufzuheben und das Patent 10 2007 025 552 zu widerrufen.

Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Hilfsweise beantragt er,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Weiter hilfsweise,

das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen im Umfang eines der folgenden Hilfsanträge aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim B[X.] als erster Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim B[X.] als zweiter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim B[X.] als dritter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim B[X.] als vierter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim B[X.] als fünfter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim B[X.] als sechster Hilfsantrag eingegangen am selben Tag

Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Patentschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die statthafte Beschwerde ist unzulässig, da es die Beschwerdeführerin und Einsprechende trotz wiederholter Aufforderung versäumt hat, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung die erforderliche und wirksame Bestellung eines Inlandsvertreters mit hinreichender Sicherheit nachzuweisen.

1. Nach § 25 Abs. 1 [X.] benötigt jeder, der an einem im [X.] geregelten Verfahren vor dem [X.] oder [X.] teilnimmt und im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, einen Inlandsvertreter, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von [X.] bevollmächtigt ist. Der Beginn der Teilnahme im obigen Sinn besteht in der Vornahme der Verfahrenshandlung, die das jeweilige Verfahren – hier das Beschwerdeverfahren – in Gang setzt ([X.], [X.], 9. Aufl., § 25 Rn. 21), im vorliegenden Fall also mit der Einreichung der Beschwerde. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt regelmäßig durch Vorlage einer schriftlichen Vollmachtsurkunde im Original, deren Mindestumfang sich aus § 25 Abs. 1 [X.] ergibt ([X.], a. a. [X.], § 25 Rn. 31).

Die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 [X.] ist eine zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des anhängigen Verfahrens ([X.] 69, 246 – Inlandsvertreter; [X.], a. a. [X.], § 25 Rn. 41). Die ohne Vertreterbestellung vorgenommenen Handlungen sind nicht unwirksam, sondern mit einem (behebbaren) Mangel behaftet. Die Bestellung muss aber spätestens bis zum Erlass der Entscheidung in der Sache nachgeholt werden (vgl. [X.], [X.], 10. Aufl., § 25 Rn. 24). Wird der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters im patentamtlichen Verfahren trotz Aufforderung bis zur Sachentscheidung nicht behoben, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung (in einseitigen Verfahren) bzw. zur Verwerfung des Einspruchs als unzulässig (in zweiseitigen Verfahren). Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen (B[X.], Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; B[X.], Beschluss vom 27. Oktober 2011 – 21 W (pat) 6/07; B[X.], Beschluss vom 16. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; B[X.], Beschluss vom 8. Oktober 2014 –29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]; [X.], a. a. [X.], § 25 Rn. 42; [X.], a. a. [X.], § 25 Rn. 29).

Eine allgemeine Prozessvollmacht, die lediglich zur Vertretung vor dem [X.] ermächtigt, umfasst die Bestellung zum Inlandsvertreter nicht (vgl. B[X.], Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; B[X.], Beschluss vom 16. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; [X.], a. a. [X.], § 25 Rn. 31).

Von dem Nachweis einer Inlands-Vertretervollmacht kann auch dann nicht abgesehen werden, wenn als Bevollmächtigter ein Patent- oder Rechtsanwalt auftritt. Zwar wird vom 23. Senat des [X.]s die Meinung vertreten, dass der in § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.] zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke, wonach die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht erforderlich ist, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt auftritt, und weder Anhaltspunkte für einen Mangel der Vollmacht erkennbar sind, noch ein solcher gerügt wurde, auch anwendbar sei, wenn es gemäß § 25 [X.] eines Inlandsvertreters bedürfe und vor dem [X.] ein Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigter auftrete (B[X.], Beschluss vom 20. März 2014 - 23 W (pat) 9/10, B[X.]E 54, 276, 278 = [X.] 2014, 367, 368 - Zickzackabtastpfad). Begründet wird die Entscheidung damit, dass § 25 Abs. 1 [X.] in Bezug auf die Vorlage einer Vollmachtsurkunde keine Regelung treffe, die als lex specialis der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.] vorgehen könne, insbesondere finde sich in § 25 [X.] keine Regelung, dass die [X.] schriftlich vorgelegt werden müsse; eine Vorschrift über den Nachweis der Vollmacht enthielten allein § 97 Abs. 5 und 6 [X.]. Eine andere Rechtsauslegung würde auch zu einem Wertungswiderspruch in Bezug auf die im Wortlaut fast übereinstimmende Regelung des § 88 Abs. 2 ZPO führen, der § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.] nachgebildet sei und wonach selbst dann die Vorlage einer schriftlichen Prozessvollmacht für einen Rechtsanwalt nicht erforderlich sei, wenn der Vertretene – etwa im Verfahren vor dem [X.] – nicht postulationsfähig sei. Es sei nicht einzusehen, warum im Verfahren vor dem [X.] strengere Voraussetzungen gelten sollten als im Zivilprozess mit Anwaltszwang (B[X.] a. a. [X.]).

Dieser Ansicht kann sich der erkennende Senat nicht anschließen (wie auch schon in seinem Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11).

Vielmehr ist nach der Rechtsprechung des Senats bei Erfordernis eines Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 [X.] auch dann eine entsprechende [X.] (im Original) vorzulegen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt am Verfahren beteiligt ist. Denn als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung unterliegt die Vollmacht [X.] § 25 Abs. 1 [X.] nicht wie allgemeine Verfahrensvollmachten der eingeschränkten Prüfung nach § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.], vielmehr geht § 25 Abs. 1 [X.] als lex specialis der allgemeineren Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.] vor (vgl. [X.] a. a. [X.], § 97 Rn. 5; Busse/Baumgärtner, [X.], 7. Aufl., § 25 Rn. 28; B[X.], Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; B[X.], Beschluss vom 11. Januar 2011 – 21 W (pat) 1/07; B[X.], Beschluss vom 27. Oktober 2011 –21 W (pat) 6/07; vgl. auch B[X.], Beschluss vom 8. Oktober 2014 - 29 W (pat) 542/12 [zu den gleichlautenden Vorschriften der § 96 Abs. 1, § 81 Abs. 6 [X.]]); [X.]/[X.] GRUR 2012, 674 und [X.], 550). Dies wird im Übrigen auch durch die Regelung in § 97 Abs. 1 Satz 2 [X.] klargestellt, wonach § 25 [X.] unberührt bleibt. Da der Hinweis auf § 25 [X.] gleich zu Beginn des § 97 [X.] erfolgt, wird deutlich, dass die Regelungen zum Inlandsvertreter von den weiteren Absätzen des § 97 [X.] ebenfalls nicht berührt werden (B[X.], Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; B[X.], Beschluss vom 27. Oktober 2011 - 21 W (pat) 6/07).

Eine Anwendung des in § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.] zum Ausdruck kommenden o. g. Rechtsgedankens verbietet sich nach Auffassung des Senats auch aufgrund der Wertung des Gesetzgebers, die aus der im Jahre 2001 vorgenommenen Neufassung des § 25 [X.] hervorgeht (B[X.], Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11). So lautete die relevante Regelung in § 25 [X.] in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung:

Durch diese Formulierung konnte der – nach Auffassung des Gesetzgebers unzutreffende – Eindruck entstehen, dass ein Inlandsvertreter stets berechtigt sei, in allen genannten gerichtlichen Verfahren als Vertreter aufzutreten, mithin [X.] auch bei Verfahren, bei denen [X.] herrscht (vgl. Gesetzesbegründung in [X.] 14/6203 vom 31. Mai 2001, Seite 61, rechte Spalte vorletzter Absatz). Die Befugnis zur Vertretung in Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, und zur Stellung von [X.] wäre dann unmittelbar Ausfluss der Bevollmächtigung als solcher gewesen.

Durch Art. 7 Nr. 9 des [X.] auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 ([X.]) wurde die Vorschrift des § 25 [X.] dahingehend geändert, dass sie nun in der hier relevanten Passage lautet:

Damit wurde klargestellt, dass es für die Wirksamkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters auf den in § 25 Abs. 1 [X.] konkret genannten Umfang der rechtsgeschäftlichen Vollmacht ankommt. An die Bevollmächtigung sind also - anders als bei der allgemeinen Prozessvollmacht vor dem [X.] (§ 97 [X.]) - besondere Anforderungen zu stellen. Aus diesem Grund muss die wirksame Bestellung als Inlandsvertreter durch Einreichung einer entsprechenden schriftlichen Vollmacht im Original nachgewiesen werden, auch wenn dies nicht unmittelbar aus § 25 [X.] hervorgeht. Nur so kann das [X.] bei Erforderlichkeit eines Inlandsvertreters auch feststellen, ob die zwingende Verfahrensvoraussetzung des § 25 Abs. 1 [X.] erfüllt ist. Eine Anwendung des Rechtsgedankens des § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.] auf die [X.] würde zu dieser gesetzgeberischen Wertung im Widerspruch stehen und ist daher nach Ansicht des Senats abzulehnen (B[X.], Beschluss vom 20. Mai 2015 - 20 W (pat) 13/11).

2. Die Beschwerdeführerin und Einsprechende hat ihren Sitz in der [X.]. Es wurde weder vorgetragen noch sind Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sie im Inland eine Niederlassung [X.] § 21 ZPO hat. Demzufolge musste die Beschwerdeführerin im Inland einen Patent- oder Rechtsanwalt als Vertreter mit einer Vollmacht bestellen, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 [X.] entspricht.

Der [X.] hat zwar im Termin zur mündlichen Verhandlung eine schriftliche Vollmachtsurkunde vom 7. Januar 2016 im Original vorgelegt, wonach die [X.] in [X.], mehrere – namentlich im Einzelnen aufgeführte – Patentanwälte aus der Kanzlei [X.]… … in [X.]…, zu ihrem Inlandsvertreter im vorliegenden Verfahren vor dem [X.] bestellt hat. Diese Vollmacht – sowie auch die für das patentamtliche Einspruchsverfahren vorgelegte Vollmacht vom 6. Oktober 2010 – ist für die [X.] unterschrieben von Herrn „B…, Patent Agent“. Weder aus dem vom Beschwerdegegnervertreter im Termin vorgelegten [X.] aus dem Handelsregister des [X.] betreffend die Firma [X.] … GmbH mit Sitz in [X.] vom 13. Januar 2016 – Firmennummer [X.] – noch aus dem vom Senat daraufhin recherchierten und im Termin überreichten aktuellen [X.] aus dem o. g. Register betreffend die Firma der [X.] vom 18. Januar 2016 geht ein [X.] als zeichnungsberechtigte Person hervor.

Zwar befindet sich auf den o. g. [X.]-Auszügen am Ende jeweils der Hinweis, dass diese [X.]-Information mangels Originalbeglaubigung keinerlei Rechtswirkung habe und ohne Gewähr erfolge. Dennoch kommt diesen [X.]-Handelsregisterauszügen jedenfalls eine gewichtige Indizwirkung zu, die eine Zeichnungsberechtigung des [X.] für die Einsprechende ernsthaft in Frage stellt. Es oblag daher der [X.], eine Zeichnungs- bzw. Vertretungsberechtigung des [X.] substantiiert darzulegen und durch geeignete Unterlagen nachzuweisen (vgl. auch [X.] a. a. [X.], Einl. Rn. 444). Auf eine im Handelsregister eingetragene Zeichnungsberechtigung des [X.] hat sich der Bevollmächtigte der [X.] auf Vorhalt der o. g. Unterlagen im Termin zur mündlichen Verhandlung aber nicht berufen, vielmehr hat er vorgetragen, dass [X.] eine allgemeine (interne) Handlungsvollmacht habe. Unterlagen zum Nachweis dieser angeblichen Handlungsvollmacht bzw. einer wirksamen Vollmachtskette wurden jedoch nicht vorgelegt, auch seien die laut [X.]-Handelsregisterauszug vom 18. Januar 2016 zeichnungsberechtigten Personen an diesem Tag nicht greifbar gewesen, so dass am Verhandlungstag keine weiteren Informationen hierzu eingeholt werden konnten.

Soweit der Bevollmächtigte der [X.] die Vorlage des [X.] vom 13. Januar 2016 durch den Beschwerdegegnervertreter im Termin zur mündlichen Verhandlung am 18. Januar 2016 als verspätet gerügt hat, geht diese Rüge ins Leere. Die Vorschriften der §§ 530, 296, 282 ZPO über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens sind im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] nicht über die allgemeine Verweisungsnorm des § 99 Abs. 1 [X.] anwendbar (vgl. [X.], a. a. [X.], § 99 Rn. 6; [X.]/Busse, [X.], 7. Aufl., § 99 Rn. 13 jeweils m. w. N.). Auch eine analoge Anwendung dieser Vorschriften scheidet aus, weil diese Bestimmungen auf dem Beibringungsgrundsatz beruhen und daher in den Verfahren mit Untersuchungsgrundsatz vor dem [X.] nicht anwendbar sind; entsprechendes gilt für die Vorschriften der §§ 83 Abs. 4 und 117 [X.], da es sich um [X.] für das [X.] vor dem [X.] bzw. das Berufungsverfahren vor dem [X.] handelt ([X.], a. a. [X.], Einl. Rn. 208).

Die Einsprechende, die bereits im Vorfeld des Verhandlungstermins vom Senat wiederholt auf die Notwendigkeit des Nachweises einer (wirksamen) [X.] hingewiesen worden war, hat im Termin zur mündlichen Verhandlung im Übrigen weder eine Schriftsatzfrist noch eine Vertagung im Hinblick auf das Vorbringen der Gegenseite betreffend die fehlende Zeichnungsberechtigung des [X.] und die hierzu überreichten [X.]-Handelsregisterauszüge beantragt.

Der unterlassene Nachweis der Vertretungsberechtigung des Herrn … B… führt zu einem Mangel der nach § 25 [X.] erforderlichen [X.], so dass die Beschwerde der [X.] gemäß § 79 Abs. 2 [X.] als unzulässig zu verwerfen war.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend ferner dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des [X.] möglicherweise an [X.] leidet (vgl. 20 W (pat) 28/12 vom 12. Mai 2014 u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte).

Die Rechtsbeschwerde war zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 [X.]). Denn der erkennende Senat weicht aus o. g. Gründen – wie schon in seinem Beschluss vom 20. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11 – hinsichtlich der Frage der Anwendbarkeit der Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 [X.] auf eine [X.] nach § 25 Abs. 1 [X.] von der Entscheidung des 23. Senats (Beschluss vom 20. März 2014 - [X.]. 23 W (pat) 9/10), in der dies bejaht wurde, ab. Eine höchstrichterliche Entscheidung des [X.]s hierzu liegt noch nicht vor. Die in dem o. g. Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 13/11 aus dem gleichen Grund zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.