Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.10.2007, Az. I ZR 24/05

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 18. Oktober 2007 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6, § 24; [X.] Art. 28, 30; BGB § 242 [X.] Beanstandet der Markeninhaber gegenüber dem Parallelimporteur auf dessen Vorabunterrichtung das beabsichtigte Umverpacken des parallel importierten Arzneimittels nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann ein Schadensersatzanspruch des Markeninhabers nach § 14 Abs. 6 [X.], der auf einen bislang nicht geltend gemachten Aspekt gestützt wird, für den [X.], für den das angegriffene Verhalten zunächst unbeanstandet geblieben ist, wegen widersprüchlichen Verhaltens nach § 242 BGB ausge-schlossen sein, ohne dass es darauf ankommt, ob auch der [X.] verwirkt ist. [X.], [X.]. v. 18. Oktober 2007 - [X.] - [X.] - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 18. Oktober 2007 durch [X.] und [X.], Dr. Schaffert und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das [X.]eil des [X.], 3. Zivilsenat, vom 23. Dezember 2004 insoweit aufgehoben, als sich die Feststellung der Verpflich-tung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz auf den [X.]-raum vor dem 15. Oktober 2001 bezieht. Im Umfang der Aufhebung wird das [X.]eil des [X.], Zivilkammer 12, vom 9. Dezember 2003 auf die Berufung der Beklagten abgeändert und die Klage abgewiesen. Die Kosten erster Instanz fallen der Klägerin zu 2/5 und den [X.] zu 3/5 zur Last. Die Kosten der Berufung werden gegen-einander aufgehoben. Die Kosten der Revision hat die Klägerin zu tragen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Die Klägerin, ein in [X.] ansässiges Pharmaunternehmen, ge-hört zum [X.]. Sie vertreibt hier unter der Bezeichnung "[X.]" ein Herz-Kreislauf-Arzneimittel, das in anderen Mitgliedstaaten der Euro-päischen [X.] von konzernangehörigen Gesellschaften unter der Bezeichnung "[X.]" vermarktet wird. Für die Bezeichnung "[X.]" besteht in [X.] Markenschutz. Inhaberin der für pharmazeutische Präparate eingetrage-nen Wortmarke Nr. [X.] 649 617 "[X.]" ist eine konzernangehörige Ge-sellschaft in [X.]. Die Beklagten sind Parallelimporteure von Arzneimitteln. Sie kündigten der Klägerin mit Schreiben vom 14. Dezember 2000 an, das Arzneimittel "Acer-bon 5 mg" in [X.] zu vertreiben. Anfang 2001 nahmen die Beklagten den Vertrieb auf. Mit Schreiben vom 16. Januar 2001 beanstandete die Klägerin die von den Beklagten mit der Ankündigung vorgelegte Gebrauchsinformation. Wegen der Umkennzeichnung des in [X.]

unter "[X.]" vertriebenen Arzneimittels in "[X.]" mahnte die Klägerin die Beklagten am 15. Oktober 2001 erfolglos ab. In dem anschließenden Rechtsstreit der Parteien verpflichte-ten sich die Beklagten, die Umkennzeichnung zu unterlassen. Den Bestand der Verpflichtung machten die Parteien vom Ausgang eines Rechtsstreits abhängig, in dem die Klägerin andere Parallelimporteure wegen einer gleichen [X.] auf Unterlassung in Anspruch genommen hatte. In jenem [X.] hatte das [X.] mit [X.]eil vom 6. September 2000 das von der Klägerin begehrte Verbot nicht ausgesprochen. Es war von der Notwendig-keit der Umkennzeichnung von "[X.]" in "[X.]" ausgegangen, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen der Bezeichnung "[X.]" und den für Drittunternehmen eingetragenen Marken "[X.] " angenommen hatte. Im 2 - 4 - Berufungsverfahren verneinte das [X.] eine Verwechs-lungsgefahr zwischen der Bezeichnung "[X.]" und den Marken "[X.] " und verurteilte die Parallelimporteure, die Umkennzeichnung zu unterlassen. Die gegen dieses [X.]eil eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundes-gerichtshof war erfolglos. Die Klägerin hat geltend gemacht, die Umkennzeichnung des [X.] sei eine schuldhafte Verletzung der Marke "[X.]" durch die [X.] gewesen, die sie zum Schadensersatz verpflichte. 3 Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt, 4 festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin je-den Schaden zu ersetzen, der dieser in der [X.] vor dem 15. Oktober 2001 durch den Vertrieb von aus den Ländern der Eu-ropäischen [X.] importierten Arzneimitteln mit der Bezeichnung "[X.]", die in [X.] mit der Bezeichnung "[X.] 5 mg" versehen, feilgehalten, beworben oder in den Verkehr gebracht wurden, entstanden ist und/oder noch entstehen wird. Die Beklagten haben die Ansicht vertreten, sie hätten vor dem [X.]eil des [X.] vom 26. September 2002 davon ausgehen [X.], dass eine zeichenrechtliche Kollision zwischen den Marken "[X.]" und "[X.] " gegeben sei und sie deshalb zur Umkennzeichnung berechtigt ge- wesen seien. Die Klägerin habe sich widersprüchlich verhalten, weil sie die Umkennzeichnung nicht bereits mit dem Schreiben vom 16. Januar 2001, [X.] erst unter dem 15. Oktober 2001 beanstandet habe. 5 - 5 - Das [X.] hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die hierge-gen gerichtete Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben ([X.], 270). 6 7 Mit der (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihre Klageabweisungsbegehren weiter. Entscheidungsgründe: [X.] Das Berufungsgericht hat eine zum Schadensersatz verpflichtende Markenverletzung der Beklagten nach § 14 Abs. 6 [X.] angenommen und hierzu ausgeführt: 8 Das beanstandete Verhalten der Beklagten stelle eine Verletzung der Marke "[X.]" i.[X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 1 [X.] dar. Eine Zustimmung zur Verwendung dieser Marke sei den Beklagten weder ausdrücklich noch kon-kludent erteilt worden. Der markenrechtliche Schutz sei nicht gemäß § 24 Abs. 1 [X.] ausgeschlossen. Das importierte Arzneimittel sei nicht unter der Marke "[X.]" in [X.] in den Verkehr gebracht worden. Die Erset- zung der Marke "[X.]" durch "[X.]" sei auch nicht wegen einer künstlichen Abschottung der Märkte nach Art. 28, 30 [X.] gerechtfertigt gewe-sen. Die Beklagten seien nicht gezwungen gewesen, die ursprünglich auf der [X.] verwendete Marke durch die im [X.] Bezeichnung zu ersetzen, um die Ware in diesem Mitgliedstaat in den Verkehr zu bringen. [X.] sei nicht im Hinblick auf die inländi-schen Drittmarken "[X.] " erforderlich gewesen. Zwischen den Marken 9 - 6 - "[X.] " und dem Zeichen "[X.]" habe keine Verwechslungsgefahr i.[X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] bestanden. 10 Die Beklagten hätten die Verletzungshandlung schuldhaft begangen, weil jedenfalls von einem fahrlässigen Verhalten auszugehen sei. Es sei auch wahr-scheinlich, dass der Klägerin als Lizenznehmerin der Klagemarke ein Schaden durch die angegriffenen Handlungen der Beklagten entstanden sei. In Betracht komme ein Marktverwirrungsschaden oder ein Schadensersatz nach der soge-nannten Lizenzanalogie. Der Schadensersatzanspruch sei nicht nach § 242 BGB verwirkt, weil die Klägerin eine Markenverletzung erst mit der Abmahnung vom 15. Oktober 2001 und nicht schon mit der ersten Reaktion auf die [X.] vom 14. [X.] 2001 am 16. Januar 2001 geltend gemacht habe. Die [X.] diene nur der Vorabinformation des Markeninhabers. Auf die Reaktion der Klä-gerin auf diese Vorabinformation komme es für die Begründung eines [X.] auf Seiten der Beklagten nicht an. Die Klägerin treffe deshalb auch kein Mitverschulden an dem entstandenen Schaden. 11 I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Abweisung der Klage, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzver-pflichtung der Beklagten für den [X.]raum vor dem 15. Oktober 2001 festgestellt hat. 12 1. Der Klägerin steht der begehrte Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 [X.] nicht zu. 13 a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Klägerin als Lizenznehmerin der Wortmarke "[X.]", deren Inhaberin eine andere zum 14 - 7 - [X.]gehörende Konzerngesellschaft ist, einen eigenen Schadenser- satzanspruch hat. Dem kann nicht beigetreten werden. Wie der Senat in dem nach Erlass des Berufungsurteils ergangenen [X.]eil "[X.]" entschie-den hat, steht dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch wegen Markenverletzung nach § 14 Abs. 6 [X.] nicht zu ([X.], [X.]. v. [X.], [X.], 877 [X.]. 27 ff., insbesondere [X.]. 32 = [X.], 1187). Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor. b) Im Streitfall kann auch dahinstehen, ob die Markeninhaberin als Li-zenzgeberin die Klägerin ausdrücklich oder schlüssig nach § 30 Abs. 3 [X.] oder im Wege der Prozessstandschaft ermächtigt hat, im eigenen Namen Schadensersatzansprüche der Lizenzgeberin geltend zu machen (vgl. hierzu [X.] 138, 349, 354 - [X.]; [X.], 233, 234; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 30 Rdn. 31; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 30 Rdn. 73). Der Schadensersatzanspruch der Markeninhaberin als Lizenzgeberin wird vom Klageantrag nicht umfasst. Dieser bezieht sich nur auf die Feststellung des der Klägerin und nicht ihrer Lizenzgeberin entstandenen Schadens. 15 2. Der Klägerin ist auch nicht durch Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht Gelegenheit zu geben, den der A.

UK Ltd. als Mar- keninhaberin zustehenden Schadensersatzanspruch in den Rechtsstreit einzu-führen. Grundsätzlich ist es weder Aufgabe des Gerichts, einen Kläger durch Fragen oder Hinweise zu veranlassen, neue Streitgegenstände in den [X.] einzuführen, die in seinem bisherigen Vorbringen nicht einmal andeu-tungsweise eine Grundlage haben, noch sein Verfahren so zu gestalten, dass dem Kläger die Möglichkeit geboten wird, seine Klage zu erweitern ([X.], [X.]. v. [X.] - I ZR 103/00, [X.], 436, 439 = [X.], 384 16 - 8 - - Feldenkrais). Ob etwas anderes zu gelten hat, wenn die Parteien einen recht-lichen Gesichtspunkt ersichtlich übersehen haben - vorliegend die Rechtsfrage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bei der Verfolgung von Schadenser-satzansprüchen wegen Markenverletzung - und hierzu erst während des [X.] eine höchstrichterliche Entscheidung ergangen ist, kann offen-bleiben. Denn für den [X.]raum vor dem 15. Oktober 2001 steht auch der [X.]ninhaberin als Lizenzgeberin ein Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 [X.] gegen die Beklagten nicht zu. Der Anspruch der Markeninhaberin ist wegen eines ihr zurechenbaren widersprüchlichen Verhaltens der Klägerin ge-mäß § 242 BGB für diesen [X.]raum ausgeschlossen. a) Das Berufungsgericht hat nicht ausdrücklich festgestellt, ob die Kläge-rin der [X.] vom 14. Dezember 2000 direkt oder indirekt entneh-men konnte, dass die Beklagten eine Umkennzeichnung des Arzneimittels in "[X.]" vornehmen wollten. Daran kann in Anbetracht des eindeutigen Wortlauts der Mitteilung der Beklagten allerdings kein Zweifel bestehen. Dies kann der Senat auf der Grundlage des unstreitigen Parteivortrags und des [X.] der Klägerin anhand der [X.] selbst abschließend beurtei-len, weil weitergehender Vortrag der Parteien hierzu nicht zu erwarten ist. 17 In der Anzeige kündigten die Beklagten an, dass sie beabsichtigten, das Arzneimittel "[X.] 5 mg" in [X.] zu vertreiben. Als beigefügte [X.] sind in der Anzeige jeweils eine Packung "[X.] 5 mg" mit 30, 50 und 100 Tabletten angeführt. Dass diese Packungen der Anzeige nicht beilagen oder mit der Bezeichnung "[X.]" versehen waren, macht die Klägerin selbst nicht geltend. Danach steht fest, dass die Beklagten der Klägerin am 14. Dezember 2000 die beabsichtigte Aufnahme des Vertriebs des [X.] in [X.] unter der Marke "[X.]" angezeigt haben. 18 - 9 - [X.] hat die Klägerin dagegen nicht bereits mit ihrem Schreiben vom 16. Januar 2001, sondern erst mit der Abmahnung vom [X.] 2001 aufgegriffen. Daraus ergibt sich, dass eventuelle Schadensersatz-ansprüche nach § 14 Abs. 6 [X.] für den [X.]raum zwischen der [X.] und der Beanstandung der Umkennzeichnung nach § 242 BGB ausge-schlossen sind. 19 b) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-meinschaften und des [X.] kann der Markeninhaber die Verän-derung, die mit dem [X.] eines mit der Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des [X.] der Ware schafft, verbieten, es sei denn, das [X.] ist erforderlich, um die Vermarktung des parallel importierten Arzneimittels zu er-möglichen, und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt ([X.], [X.]. v. 11.7.1996 - C-427/93, [X.]/93 und [X.]/93, [X.]. 1996, [X.] = GRUR Int. 1996, 1144 [X.]. 79 = [X.], 880 - [X.]; [X.]. v. 26.4.2007 - [X.]/04, [X.], 586 [X.]. 19 = [X.], 627 - [X.]/ [X.]; [X.], [X.]. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, [X.], 1063, 1065 f. = WRP 2002, 1273 - Aspirin I). Ein Markeninhaber kann sich dem weiteren Ver-trieb eines Arzneimittels nach Art. 7 Abs. 2 [X.] (§ 24 Abs. 2 [X.]) widersetzen, wenn der Importeur es umpackt und die Marke wieder angebracht hat, es sei denn, es sind folgende fünf Voraussetzungen erfüllt: (1) Es ist erwie-sen, dass die Geltendmachung der Rechte aus der Marke durch den Markenin-haber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Ware unter der [X.] zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mit-gliedstaaten beitragen würde; (2) es ist dargetan, dass das [X.] den [X.] der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann; (3) auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arznei-mittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist; (4) das umgepackte 20 - 10 - Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; (5) der Importeur unterrichtet den Markenin-haber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware. 21 Diese Grundsätze gelten gemäß Art. 28, 30 [X.] ebenfalls, wenn - wie im Streitfall - kein Fall der Erschöpfung nach Art. 7 [X.] (§ 24 [X.]) in Rede steht, weil die im [X.] vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung angebrachte Marke vom Parallelimporteur durch eine andere [X.] ersetzt worden ist. Sowohl Art. 7 [X.] als auch Art. 30 [X.] dienen dem Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da beide [X.] dieselbe Zielrichtung haben, sind sie auch im gleichen Sinne aus-zulegen ([X.], [X.]. v. 12.10.1999 - [X.]/97, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int. 2000, 159 [X.]. 30 = [X.], 1264 - Pharmacia & Upjohn; [X.], [X.]. v. 11.7.2002 - I ZR 198/99, [X.]. [X.] 8). c) Danach muss auch der Importeur, der nach dem [X.] nicht die ursprüngliche Marke wieder anbringt, sondern diese durch die vom Markenin-haber im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke ersetzt, den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf [X.] ein Muster der umgepackten Ware liefern. 22 Die Vorabunterrichtung dient allerdings nicht nur dem Schutz der berech-tigten Interessen des Markeninhabers, dem die Nachprüfung ermöglicht werden soll, ob die beabsichtigte Verfahrensweise des [X.] die [X.] verletzt. Vielmehr wird auch dem Interesse des [X.] an einer möglichst schnellen Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen, weil der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen 23 - 11 - Frist auf die Unterrichtung durch den Parallelimporteur zu reagieren hat ([X.], [X.]. v. 23.4.2002 - [X.]/00, [X.]. 2002, [X.] [X.]. 62, 66 = [X.], 879 - [X.] Ingelheim u.a.; [X.], [X.]. v. 12.7.2007 - I ZR 147/04, [X.], 156 [X.]. 26 = [X.], 102 - [X.], zur Veröffentlichung in [X.] vorge-sehen). Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabun-terrichtung durch den Parallelimporteur begründet eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkreti-siert, wenn der Importeur den Markeninhaber im dargestellten Sinne unterrich-tet. Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den Grundsätzen von [X.] und Glauben unterworfen (vgl. [X.], [X.]. v. 19.6.1986 - I ZR 65/84, [X.], 54, 55 = [X.], 672 - Aufklärungspflicht des Abgemahnten; [X.]. v. 19.10.1989 - [X.], [X.], 381 = [X.], 276 - Antwortpflicht des Abgemahnten; [X.] [X.], 156 [X.]. 27 - [X.]). Der Zweck der Vorabunterrichtung zwischen den Beteiligten, in kurzer [X.] Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Parallelimporteur an-gekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass der Parallelimporteur auf die Reaktion des [X.] darf. Beanstandet dieser das [X.] in der angezeigten Form nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann der Parallelimporteur sich darauf verlassen, der Markeninhaber werde einen Schadenersatzanspruch gegen den [X.] nicht auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Aspekt stützen. Ein gleichwohl geltend gemachter Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 [X.] ist für den jeweiligen [X.]raum, für den das angegrif-fene Verhalten zunächst unbeanstandet geblieben ist, wegen widersprüchlichen Verhaltens gemäß § 242 BGB ausgeschlossen, weil der Markeninhaber durch sein Verhalten auf die Vorabunterrichtung auf Seiten des [X.] 24 - 12 - einen Vertrauenstatbestand geschaffen hat, zu dem er sich nicht entgegen [X.] und Glauben in Widerspruch setzen darf (vgl. [X.] 94, 344, 354; 154, 230, 238; zur Verwirkung eines Unterlassungsanspruchs: [X.] [X.], 156 [X.]. 24 ff. - [X.]). 25 Die Klägerin hätte sich danach auf die [X.] der Beklagten vom 14. Dezember 2000 ihre Rechte im Hinblick auf die Umkennzeichnung in dem Schreiben vom 16. Januar 2001 vorbehalten und die Beklagte darauf hin-weisen müssen, dass sie auch nach der wegen der Notwendigkeit der Um-kennzeichnung für sie ungünstigen Entscheidung des [X.]s Hamburg vom 6. September 2000 (315 [X.]) an ihrem Rechtsstandpunkt festhielt, die Umkennzeichnung von "[X.]" in "[X.]" sei unzulässig. In jenem Prozess zwischen der Klägerin und dritten Parallelimporteuren hatte das [X.] die auf ein Verbot der Umkennzeichnung gerichtete [X.] der Klägerin des vorliegenden Rechtsstreits abgewiesen. Statt eines ent-sprechenden Vorbehalts hat die Klägerin in ihrem Schreiben vom 16. Januar 2001 nur die vorgelegte Gebrauchsinformation beanstandet und damit die unter dem Gesichtspunkt von [X.] und Glauben nach § 242 BGB begründete Erwar-tung hervorgerufen, bis zu einer gegenteiligen Mitteilung werde sie aus der Um-kennzeichnung keine Ansprüche gegen die Beklagten herleiten. Dazu setzt sich die Klägerin in Widerspruch, soweit sie für den [X.]raum vor dem 15. Oktober 2001 nunmehr gleichwohl einen Schadensersatzanspruch geltend macht. Eine Vorlage an den [X.] ge-mäß Art. 234 [X.] zu dieser Wirkung der Vorabunterrichtung zugunsten des Pa-rallelimporteurs ist insoweit nicht geboten (hierzu näher [X.] [X.], 156 [X.]. 30 - [X.]). 26 - 13 - d) Das nach diesen Maßstäben widersprüchliche Verhalten der Klägerin muss sich die Markeninhaberin nach § 278 BGB zurechnen lassen. Die Kläge-rin ist als mit dem Vertrieb des Arzneimittels "[X.]" in [X.] be-fasste Gesellschaft des [X.]s Erfüllungsgehilfin der Markenin- haberin für die sich aus dem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem [X.] ergebenden Pflichten. 27 II[X.] [X.] folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. 28 [X.] Ri[X.] [X.] Büscher ist ausgeschieden und kann da- her nicht unterschreiben.

[X.] [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 09.12.2003 - 312 O 524/03 - O[X.], Entscheidung vom 23.12.2004 - 3 U 214/03 -