Bundespatentgericht, Beschluss vom 11.11.2021, Az. 30 W (pat) 535/20

Die in [X.] basisregistrierte und am 18. Juli 2017 nach dem Protokoll zum [X.] Markenabkommen unter der Nummer 1 363 085 international registrierte Wortmarke

[X.]

sucht – nach einem im Beschwerdeverfahren am 25. Juni 2020 erklärten [X.] – noch für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 1: Biochemical stabilizers, [X.], [X.], [X.], [X.] in the development, formulation and manufacture of bio[X.], [X.], [X.], parenteral formulations, [X.], gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical [X.] for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of [X.], bio[X.], [X.], [X.], [X.]; [X.] and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of [X.], bio[X.], [X.], [X.], [X.].

Klasse 42: [X.]; chemical, biochemical, [X.]; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of [X.] and medicines.”

um Schutz im Gebiet der [X.] nach.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 – [X.] - des [X.] der [X.] den Schutz in der [X.] wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs.2 Nr. 1 [X.] in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6

Zur Begründung ist ausgeführt, der angesprochene [X.] werde das Wortzeichen im vorliegenden Waren- und [X.] nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern vielmehr als Sachhinweis verstehen. Die von der [X.] beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien sämtlich auf den pharmazeutischen Bereich ausgerichtet. [X.] (biologische Bausteine) bezeichneten in der synthetischen Biologie genetische Elemente, die man frei kombinieren könne. Es handele sich damit um einen Grundbegriff, der komplexe biologische Systeme und deren Analyse umfasse. Mithilfe derartiger Bausteine könnten biologisch komplexe Prozesse im Labor realisiert, entworfen, nachgebaut oder verändert werden. Mit dieser für den [X.] unmittelbar erkennbaren Bedeutung sei das Markenzeichen aber geeignet, die inhaltlich-thematische Ausrichtung, Bestimmung und Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der [X.]ninhaberin.

Sie macht geltend, dass die [X.] über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Aus Sicht der angesprochenen Fachkreise komme der Marke im vorliegenden Waren und [X.] kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu.

Die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entspreche - nach dem am 25. Juni 2020 erklärten [X.] - der Fassung des [X.] Teils der internationalen Registrierung. Für die Kennzeichnung [X.] sei die Übersetzung „biologische Bausteine“ naheliegend. Dieser Begriff werde in der synthetischen Biologie neben „[X.]“ als Fachbegriff zur Bezeichnung genetischer Elemente verwendet, die frei kombiniert werden können. Eine weitere Verwendung dieses Begriffs finde sich in Zusammenhang mit Spielzeug, nämlich Bauklötzen, die aus besonders umweltfreundlichem Material hergestellt seien.

Entsprechende Waren und hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen beanspruche die [X.] aber nicht. Alleine der Umstand, dass die relevanten Waren und Dienstleistungen dem pharmazeutischen Bereich zuzuordnen seien, rechtfertige weder die Annahme eines beschreibenden Charakters des Markenzeichens, noch bestehe insoweit ein enger beschreibender Bezug.

Schließlich begründeten die Schutzbewilligungen in [X.] und vor allem auch in [X.] ein starkes Präjudiz zugunsten der Schutzerstreckung auch auf die [X.], zumal es sich bei der verfahrensgegenständlichen Marke um eine aus [X.] Wörtern zusammengesetzte Wortfolge handele.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 – [X.] - des [X.] vom 6. Februar 2020 aufzuheben.

Der Senat hat der Markeninhaberin mit der Terminsladung vom 5. Juli 2021 Rechercheergebnisse übersandt. Mit Schriftsatz vom 8. November 2021 hat diese ihren ursprünglich gestellten hilfsweisen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen und beantragt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 [X.] zulässige Beschwerde der [X.]ninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Prüfung unterliegt das endgültig formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung vom 25. Juni 2020. In der – wie vorliegend – vorbehaltlos erfolgten Einreichung eines zulässig eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist zugleich der Verzicht auf die nicht mehr enthaltenen Waren und Dienstleistungen zu sehen, der einen Rückgriff auf das frühere Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausschließt (vgl. [X.], 30 W (pat) 526/17 – [X.]; Ströbele/Hacker/Thiering, [X.], 13. Aufl., § 39 Rn. 2).

2. Für die damit beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen

„Klasse 1: Biochemical stabilizers, [X.], [X.], [X.], [X.] in the development, formulation and manufacture of bio[X.], [X.], [X.], parenteral formulations, [X.], gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical [X.] for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of [X.], bio[X.], [X.], [X.], [X.]; [X.] and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of [X.], bio[X.], [X.], [X.], [X.].

Klasse 42: [X.]; chemical, biochemical, [X.]; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of [X.] and medicines.”

steht der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke [X.] 1 363 085 [X.] auf das Gebiet der [X.] das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, so dass die Markenstelle die Schutzerstreckung zu Recht gemäß §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.], Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6

3. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. [X.] [X.], 1198 ([X.]) – [X.]; [X.], 610 ([X.]) – [X.]; [X.] 2008, 608 ([X.]) – [X.]; [X.], 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-​Rot; [X.], 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-​Gelb; [X.], 173 (Nr. 15) – for you; [X.] 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; [X.] 2013, 731 (Nr. 11) – [X.]; [X.], 1143 (Nr. 7) – [X.], jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa [X.] [X.], 1198 ([X.]) – [X.]; [X.] 2014, 373 (Nr. 20) – [X.]; 2010, 1008, 1009 ([X.]) – [X.]; [X.] 2008, 608, 611 ([X.]) – [X.]; [X.] 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; [X.], 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-​Rot; [X.] 2016, 934 ([X.]) – [X.]; [X.], 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-​Gelb; BGH [X.], 173, 174 (Nr. 15) – for you; [X.] 2009, 949 (Nr. 10) – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des [X.] ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH [X.] 2017, 186 (Nr. 29) – [X.]; [X.] 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-​Rot; [X.], 581 ([X.]) – Langenscheidt-​Gelb; [X.], 173, 174 (Nr. 15) – for you; [X.] 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; [X.], 1143 (Nr. 7) – [X.]; [X.], 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen [X.] bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. [X.] [X.] 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Schutzerstreckung des Zeichens (vgl. BGH [X.] 2013, 1143, Nr. 15 – [X.] werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. [X.] [X.] 2013, 519 (Nr. 46) – [X.]; [X.] 2004, 674 ([X.]) – Postkantoor; BGH [X.] 2017, 186 (Nr. 30, 32) – [X.]; 2014, 1204 (Nr. 12) – [X.]; [X.], 270 (Nr. 11) – Link economy; [X.] 2009, 952 (Nr. 10) – [X.]). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH [X.] 2017, 186 (Nr. 32) – [X.]; [X.] 2014, 1204 (Nr. 12) – [X.]; [X.], 1143 ([X.]) – [X.]; [X.] 2010, 1100 (Nr. 23) – [X.]!; [X.] 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

4. Nach diesen Grundsätzen fehlt der [X.] 1 363 085 in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 1 und Dienstleistungen der Klasse 42 jegliche Unterscheidungskraft.

a) Bei [X.] handelt es sich um einen auf dem hier relevanten Waren- und Dienstleistungssektor seit langem etablierten Fachbegriff. Vorliegend angesprochen sind Fachkreise aus den Bereichen Pharmazie und [X.]nologie bzw. Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln. [X.] ist in diesem Bereich Fachsprache, auch inländische Fachpublikationen werden überwiegend in [X.] veröffentlicht. Die Begriffe „Building Blocks“ (Bausteine) sowie „[X.](al) Building Blocks“ im Sinne von „biologischen Bausteinen“ werden nach den Rechercheergebnissen des Senats, die der Markeninhaberin zur Verfügung gestellt worden sind, gängig in Fachveröffentlichungen verwendet und sind dem [X.] daher seit langem als etablierte Fachbegriffe bekannt. Auch die Markeninhaberin stellt nicht in Abrede, sondern gesteht ausdrücklich zu, dass der Begriff [X.] als „Fachbegriff der synthetischen Biologie“ verwendet wird.

b) Soweit die Markeninhaberin jedoch geltend macht, dass die Bedeutung des Begriffs [X.] auf einen Fachbegriff für die Bezeichnung „genetischer Elemente“, die frei kombiniert werden können, beschränkt sei, wobei entsprechende Waren und hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen von der [X.] nicht beansprucht würden, greift ihr Vortrag nicht durch.

Die Rechercheergebnisse des Senats belegen, dass die Herstellung und Verwendung von [X.] gerade auch im vorliegend von der Markeninhaberin beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich (in der Arzneimittelforschung und -entwicklung, zur Herstellung von Pharmazeutika, Biopharmazeutika, Impfstoffen bzw. zu Zwecken der Gen- und Zelltherapie) stattfindet. Etwa die Europäische Union förderte im Zeitraum 1. September 2016 bis 31. August 2018 ein Projekt in Bezug auf „building blocks for antibiotic biosynthesis“ (vgl. die Anlage „[X.], [X.] [X.] antibiotic biosynthesis“).

Die Bedeutung von [X.] reicht dabei wesentlich weiter als die Markeninhaberin suggerieren will. Es geht um die Herstellung und Nutzung einer großen Vielfalt von verschiedenen biologischen Bausteinen, die in vielfältigen Mustern miteinander kombiniert werden können. Nach der Fundstelle „[X.], A Review on [X.]al Building Blocks and its Applications in Nanotechnology“ kann die große Vielfalt der biologischen Bausteine aufgrund ihrer Eigenschaften und Funktionen in vier Hauptkategorien eingeteilt werden, nämlich Lipide, Kohlenhydrate, Proteine und Nukleinsäuren. Dies führt zu einer Vielzahl von Möglichkeiten für neue Prozessentwicklungen, von der Verwendung von Kohlenhydraten für die Medikamentenverabreichung bis hin zur Herstellung von Nano-Elektronik unter Verwendung von [X.]. Auch die [X.] ([X.]) betont, dass die synthetische Biologie unter Verwendung von Biobausteinen „viel mehr will als nur Gene kopieren und in Organismen einsetzen“, vgl. die Fundstelle „Chancen für die synthetische Biologie / CHEManager (11.11.2015; Hervorh. d. d. Senat):

„Definition aus Sicht der [X.]

Aus Sicht der [X.] ([X.]) geht es bei der synthetischen Biologie im [X.] darum, aus verschiedenen Teilen ein biologisches System herzustellen, das auf neuen Wegen chemische Stoffe herstellen oder verarbeiten kann. Dafür könnten neuartige biologische Minifabriken eingesetzt werden, für deren Aufbau Zellen mit Biobausteinen („[X.]“) wie [X.] und Proteinen individuell gefüllt werden. Man erhofft sich dadurch neue Produktionssysteme für Substanzen, die allein auf Basis der heutigen Chemie nicht effizient oder gar nicht hergestellt werden können. Um z.B. neue Antibiotika gegen multiresistente Keime oder maßgeschneiderte Medikamente für die Krebstherapie zu finden, brauchen Forscher neue Wege, um Wirkstoffe zu entwickeln, zu kombinieren und zu produzieren.

[X.]nologie vs. synthetische Biologie

Seit fast drei Jahrzehnten ist es mit Hilfe der [X.]nologie bereits möglich, Gene in großen Mengen zu kopieren und in einen anderen bereits bestehenden Organismus zu übertragen. Auf diese Weise werden Organismen z.B. um eine neue Funktion ergänzt und können chemische Stoffe wie bspw. Vitamine oder Insulin herstellen. Diese finden mittlerweile in fast allen Lebensbereichen Anwendung, z.B. in der Medizin, der Kosmetik, der Ernährung oder in der Landwirtschaft. [X.] ist Alltag!

Die synthetische Biologie will viel mehr als nur Gene kopieren und in Organismen einsetzen: [X.] aus unterschiedlichen Organismen sollen miteinander völlig neu kombiniert werden können.

Zukunftsperspektiven eröffnen

Wann die synthetische Biologie praktische Anwendung finden wird, ist noch völlig offen. Auch das ökonomische Potenzial lässt sich noch nicht konkret abschätzen. Vielversprechende Forschungsergebnisse gibt es aber. Das hat auch die [X.] ([X.]) erkannt und sieht in der synthetischen Biologie eine Technologie von hoher strategischer und ökonomischer Bedeutung, die mittlerweile mit erheblichen Mitteln finanziert wird. Hohe Investitionen werden laut einer Expertengruppe der [X.]-Kommission vor allem für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vorgenommen.

Sie sollen den Bereichen Umweltschutz (u.a. Reinigung von Abluft, Abwasser und kontaminierter Böden), Energie, chemische Produkte, Biomedizin und Biopharmazeutik zugutekommen.“

c) Ausgehend hiervon wird der angesprochene [X.] das Markenzeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42

„[X.]; chemical, biochemical, [X.]; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of [X.] and medicines.”

unmittelbar als Sachhinweis darauf verstehen, dass diese Dienstleistungen der Forschung und Entwicklung unter Herstellung und/oder Verwendung von [X.] (biologischen Bausteinen) erfolgen bzw. hierauf ausgerichtet sind, so dass sich das Markenzeichen in einem Hinweis auf die Art, Beschaffenheit und Bestimmung dieser Dienstleistungen erschöpft.

d) Werden die Waren der Klasse 1:

„Biochemical stabilizers, [X.], [X.], [X.], [X.] in the development, formulation and manufacture of bio[X.], [X.], [X.], parenteral formulations, [X.], gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical [X.] for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of [X.], bio[X.], [X.], [X.], [X.]; [X.] and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of [X.], bio[X.], [X.], [X.], [X.].”

mit dem Markenzeichen gekennzeichnet, wird der [X.] dem unmittelbar entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren als Hilfsstoffe zur Entwicklung und Herstellung von (Bio-)Pharmazeutika, Impfstoffen, Therapien etc. ("development, formulation and manufacture of bio[X.], [X.], [X.], parenteral formulations, [X.], gene and cell therapy, and regenerative therapies”) unter Herstellung und/oder Nutzung von B iologic Building Blocks dienen können. Insoweit besteht zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug zu diesen Waren.

Dass, wie die Markeninhaberin meint, die beanspruchten Waren selbst keine biologischen Bausteine, sondern vielmehr (chemische) Hilfsstoffe darstellen, führt zu keiner anderen Bewertung. Denn ein die Unterscheidungskraft enger beschreibender Bezug ist insbesondere bei Waren anzunehmen, die (zB als Hilfsmittel) in einem sachlichen Zusammenhang mit solchen Waren stehen, welche die Marke unmittelbar beschreibt (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 108). Dies trifft aber auf die hier nach erklärtem [X.] noch verfahrensgegenständlichen Hilfsstoffe ohne weiteres zu. Nach der Formulierung des [X.] sollen diese Hilfsstoffe ausdrücklich zur „Entwicklung, Formulierung und Herstellung von (Bio-)Pharmazeutika, Impfstoffen parenteralen und injizierbaren Formulierungen, Gen- und Zelltherapien und regenerativen Therapien“ eingesetzt werden, wobei das Anmeldezeichen einen Sachhinweis auf die Nutzung von B iologic Building Blocks im Rahmen dieser [X.] beinhaltet. Somit kann ein enger sachlich-funktionaler Zusammenhang nicht verneint werden, und der [X.] würde das Markenwort im Zusammenhang mit den genannten Waren auch nie anders als als Hinweis auf „biologische Bausteine“ im Sinne des etablierten Fachbegriffs verstehen.

4. Die Marke B iologic Building Blocks kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Ihr steht daher das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] entgegen.

5. Die hiergegen gerichteten weiteren Einwendungen der Markeninhaberin greifen insgesamt nicht durch.

a) Soweit die Markeninhaberin eine vermeintliche Mehrdeutigkeit des Begriffs B iologic Building Blocks, der auch auf biologisch hergestellte Bauklötze im Sinne von Kinderspielzeug hinweisen könne, geltend macht, verhilft dies der Beschwerde nicht zum Erfolg. Denn der angesprochene [X.] wird das Markenzeichen im vorliegend alleine maßgeblichen Waren- und [X.] (in Zusammenhang mit der Forschung und Entwicklung in den Bereichen (Bio-)Chemie, Pharmazie und [X.]nologie sowie den hierzu eingesetzten Waren der Klasse 1) ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen.

b) Aus der Schutzgewährung für die [X.] in anderen [X.] kann die Markeninhaberin keinen Anspruch auf Schutzgewährung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Schutzgewährung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. [X.] MarkenR 2008, 163 (Nr. 39) - [X.]; [X.] 2004, 674 (Nr. 43, 44) - Postkantoor). Ausländische Voreintragungen oder Schutzerstreckungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit im Inland weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, [X.], a. a. [X.], § 8 Rn. 82 f. m. w. N.), zumal es auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise ankommt.

6. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.