Bundespatentgericht, Beschluss vom 24.08.2017, Az. 26 W (pat) 20/15

Der Beschwerdegegner hat am 3. Dezember 2014 die Löschung der am 6. Juli 2009 angemeldeten und am 2. Dezember 2009 unter der Nummer 30 2009 039 402 in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für Waren der

Klasse 32: Bier; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, [X.] und Fruchtsäfte;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

eingetragenen Wortmarke

Goldkehlchen

der Antragsgegnerin wegen Verfalls gemäß §§ 49 Abs. 1, 53 [X.] beantragt. Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 22. Dezember 2014 per Einschreiben zugestellt worden. Da sie dem Löschungsantrag nicht widersprochen hat, ist die angegriffene Marke mit [X.]uss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 7. Mai 2015 nach § 53 Abs. 3 [X.] ohne weitere Sachprüfung gelöscht worden.

Hiergegen richtet sich die am 6. Juni 2015 beim [X.] eingegangene Beschwerde der Antragsgegnerin, in der sie mitteilt, dass ihr bisher unter einer anderen Bezeichnung als Einzelkaufmann geführtes Unternehmen in eine KG mit dem im Rubrum aufgeführten Namen umgewandelt worden sei. Gleichzeitig widerspricht sie dem Löschungsantrag. Sie ist der Ansicht, ihre [X.] hätten bereits mit Schreiben vom 24. September 2014, mit dem sie in ihrem Auftrag beim [X.] Widerspruch gegen die für den Antragsteller eingetragene Marke „Goldkehlchen“ (30 2014 033 723) eingelegt hätten, ihre Bevollmächtigung durch sie, die Antragsgegnerin, angezeigt. Deshalb hätte das [X.] den am 3. Dezember 2014 eingereichten Löschungsantrag zwingend an ihre Verfahrensbevollmächtigten zustellen müssen. Die seit Jahrzehnten bestehende Praxis des [X.] unterscheide nicht zwischen einer [X.] nur für ein bestimmtes Verwaltungsverfahren und einer „allgemeinen [X.]“. Bestelle sich ein Vertreter in einem bestimmten Verfahren, werde er im Register vermerkt und fortan würden alle die entsprechende Marke betreffenden Zustellungen an ihn bewirkt. Das [X.] habe sogar in drei [X.] aus den Jahren 2011, 2014 und 2016, in denen eine anwaltliche Bestellung nur für ein Widerspruchsverfahren angezeigt worden sei, den bestellten Vertreter in das Register eingetragen. Diese ständige Verwaltungspraxis führe zu einer Selbstbindung der Verwaltung und begründe einen entsprechenden Vertrauensschutz bei den Markeninhabern. Bei einer unbeschränkten Vertretungsanzeige eines Widerspruchsführers habe das [X.] daher grundsätzlich von einer umfassenden [X.] auszugehen, ohne dass es dazu besonderer Hinweise bedürfe. Eine Beschränkung dürfe nur dann angenommen werden, wenn diese „unzweideutig zum Ausdruck gebracht“ werde (vgl. [X.] W (pat) 63/14). Das [X.] habe somit die Grundsätze zum Umfang der [X.] rechtsfehlerhaft verkannt. Die Zustellung des Löschungsantrags an die Antragsgegnerin sei daher unwirksam. Dieser Zustellungsmangel sei erst am 15. Mai 2015 geheilt worden, nämlich an dem Tag, an dem ein Mitarbeiter der Antragsgegnerin den Löschungsantrag ihren Verfahrensbevollmächtigten als den richtigen [X.]en per E-Mail übersandt habe. Da die Beschwerde ausschließlich wegen dieses Zustellungsfehlers des [X.] habe eingelegt werden müssen, sei ihr die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

1. den [X.]uss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 7. Mai 2015 aufzuheben und

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zudem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, weil die Frage, ob nach der Bestellung eines Vertreters in einem Widerspruchsverfahren dieser als Zustellungsbevollmächtigter für alle weiteren die Marke betreffenden Verfahren anzusehen sei, grundsätzliche Bedeutung habe (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.]). Ferner sei das [X.] von seiner ständigen Verwaltungspraxis abgewichen und habe unter Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG gleiche Sachverhalte unterschiedlich behandelt. Die Rechtsbeschwerde sei aber auch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 [X.]), weil die Annahme einer wirksamen Zustellung an die Markeninhaberin trotz des im Widerspruchsverfahren bestellten Vertreters nicht im Einklang stehe mit den Entscheidungen des [X.] (GRUR 1991, 814 – [X.]) und des [X.] ([X.], 364 – Zustellung an Verfahrensbevollmächtigten des Insolvenzverwalters), die eine zwingende Zustellung an den bestellten [X.] vorsähen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, dass der Löschungsantrag wirksam zugestellt worden sei. Die Vertretungsanzeige der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin vom 24. September 2014 betreffe allein das Widerspruchsverfahren. Die Bestellung eines Vertreters für ein Widerspruchsverfahren führe nach der Praxis des [X.] noch nicht zu seiner Registrierung als Vertreter für die Widerspruchsmarke auch in allen anderen Verfahren. Häufig beauftragten Markeninhaber einen anwaltlichen Vertreter nur für die Durchführung von Widerspruchsverfahren, weil sie die Markenverwaltung im Übrigen selbst übernähmen. [X.] die Ansicht der Antragsgegnerin zu, käme es zu ständigen Korrekturen des Registers und zu Unsicherheiten über die Person des Vertreters, wenn ein Markeninhaber in mehreren Widerspruchsverfahren unterschiedliche Anwälte beauftrage.

Der Senat hat mit Schreiben vom 3. Dezember 2015 ([X.]. 30 f. GA) und 25. Juli 2016 ([X.]. 60 f. GA) auf seine Rechtsauffassung hingewiesen. Ferner hat er mit den Schreiben vom 22. November 2016 ([X.]. 94 - 97 GA) und 23. März 2017 ([X.]. 157 GA) bei der Präsidentin des [X.] Auskünfte zur Verwaltungspraxis des [X.] eingeholt. Wegen des Inhalts dieser Auskünfte wird auf die Stellungnahmen des [X.] vom 24. Januar 2017 ([X.]. 124 f. GA) und 19. Mai 2017 ([X.]. 161 f. GA) Bezug genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Die angegriffene Marke ist von der Markenabteilung 3.4 des [X.] wegen Verfalls gemäß §§ 49 Abs. 1, 53 Abs. 3 [X.] zu Recht gelöscht worden, weil die Markeninhaberin dem Löschungsantrag des Beschwerdegegners nicht rechtzeitig widersprochen hat.

a) Das Verfahren vor dem [X.] nach § 53 [X.] ist ein dem Klageverfahren nach § 55 [X.] vorgeschaltetes, [X.], in dem keine Entscheidung über die Löschungsreife der Marke wegen Verfalls ergeht. Die materiell-rechtliche Prüfung, ob die Marke gemäß § 49 [X.] verfallen ist, ist vielmehr dem Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten ([X.] GRUR 2012, 315 Rdnr. 13 – [X.]). Das [X.] ist somit im Verfahren nach § 53 [X.] auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Löschungsantrag widersprochen hat (§ 53 Abs. 3 [X.]). Dies war vorliegend nicht der Fall.

b) Der am 3. Dezember 2014 beim [X.] eingegangene Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 22. Dezember 2014 per Einschreiben zugestellt worden. Die Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 3 [X.] ist, da das Ende der Frist auf Sonntag, den 22. Februar 2015, gefallen ist, erst am Montag, dem 23. Februar 2015, abgelaufen (§§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB). Die Antragsgegnerin hat aber erst mit der am 6. Juni 2015 eingelegten Beschwerde und damit nicht fristgerecht widersprochen.

c) Die Zustellung des Löschungsantrags an die Antragsgegnerin am 22. Dezember 2014 ist wirksam gewesen. Das [X.] durfte diesen an die Antragsgegnerin bzw. an das zuvor als Einzelkaufmann geführte Unternehmen zustellen.

aa) Für Zustellungen in Verfahren vor dem [X.] gilt gemäß § 94 Abs. 1 [X.] das [X.] ([X.]) mit den Maßgaben nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 [X.]. Liegt – wie im vorliegenden Fall – keine schriftliche [X.] vor, so kann nach § 7 [X.] wahlweise an den Vertretenen oder an den Bevollmächtigten zugestellt werden. Dieses Ermessen ist jedoch durch Abschnitt 3.5.3 der Hausverfügung Nr. 10 des Präsidenten des [X.] vom 1. Februar 2006 dahingehend eingeschränkt, dass zur Vorbeugung von Verwechslungen und im Interesse einer einheitlichen Handhabung in Verfahren vor dem [X.] stets an den Bevollmächtigten zuzustellen ist, also auch dann wenn eine schriftliche [X.] nicht vorgelegt worden ist und deshalb eine Zustellungspflicht an diesen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 [X.] entfällt. Aufgrund dieser Einschränkung des gesetzlich eingeräumten Ermessens durch eine allgemeine Verwaltungsvorschrift entspricht auch ohne die Vorlage einer schriftlichen [X.] nur die Zustellung an den Bevollmächtigten den rechtlichen Vorgaben (vgl. [X.] GRUR 1991, 814, 815 – [X.]; [X.] [X.], 364 Rdnr. 26 – Zustellung an Verfahrensbevollmächtigten des Insolvenzverwalters).

bb) Für das patentamtliche Löschungsverfahren, das durch den Löschungsantrag des Beschwerdegegners am 3. Dezember 2014 eingeleitet worden ist, hat die Antragsgegnerin keinen Bevollmächtigten bestellt.

cc) Die von ihr bereits im September 2014 erteilte [X.] an ihre Verfahrensbevollmächtigten für die Vertretung im Widerspruchsverfahren gegen die Marke „Goldkehlchen“ (30 2014 033 723) des Antragstellers kann nicht als gleichzeitige [X.]serteilung auch für das erst seit dem 3. Dezember 2014 anhängige Löschungsverfahren ausgelegt werden.

aaa) Der auf dem amtlichen Formular des [X.] am 25. September 2014 eingelegte Widerspruch vom 24. September 2014 sowie das begleitende Schreiben der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin vom selben Tag lassen nicht den Schluss zu, dass die Vertreterbestellung über das konkrete Widerspruchsverfahren hinausgehen sollte.

bbb) Der Umfang einer [X.] als Willenserklärung bestimmt sich - vorbehaltlich der für Prozessvollmachten geltenden Sonderregelungen in § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. §§ 81 ff. ZPO - entsprechend der Auslegungsregel des § 133 BGB danach, wie sie die Behörde als [X.]sempfänger bei objektiver Würdigung verstehen durfte (BVerwG, [X.]. v. 5. September 2013 – 10 B 16/13, juris [X.]. 3).

ccc) Die für ein bestimmtes Verwaltungsverfahren erteilte [X.] schließt nicht automatisch die [X.] für ein davon selbständiges Verwaltungsverfahren ein (BayVGH [X.], 950, juris [X.]. 14; [X.], NVwZ-RR 1994, 384, juris [X.]. 20; [X.] in [X.]/[X.], [X.], [X.], 10. Aufl., § 7 Rdnr. 3 m. w. N.).

ddd) Das vorliegende Löschungsverfahren gegen die Marke der Antragsgegnerin war im Zeitpunkt ihres Widerspruchs gegen die gleich lautende Wortmarke des Antragstellers noch gar nicht anhängig und auch nicht zwingend absehbar. Das [X.] hat somit keine Veranlassung gehabt, die für den Widerspruch erteilte [X.] dahingehend auszulegen, dass sie über das Widerspruchsverfahren hinaus Geltung haben soll.

eee) Dafür hätte es vielmehr der Erteilung einer „Allgemeinen [X.]“ gemäß § 15 Abs. 2 [X.]V bedurft, die sich nach der Mitteilung Nr. 6/06 des Präsidenten des [X.] „über die Hinterlegung Allgemeiner [X.]en und Angestelltenvollmachten“ beim [X.] vom 30. März 2006 ([X.]PMZ 2006, 165 f.) ausdrücklich „auf alle Angelegenheiten“ bezieht und dem [X.] zum Zweck der Hinterlegung zugeleitet worden sein muss (vgl. auch Fezer/Bingener, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Teil [X.] Rdnr. 63). Da der Widerspruch der Vertreter der Antragsgegnerin und das Begleitschreiben vom 24. September 2014 von einer Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz unterzeichnet worden sind, hat das [X.] davon ausgehen müssen, dass den Vertretern der widersprechenden Antragsgegnerin die Möglichkeit der Erteilung einer „Allgemeinen [X.]“ bekannt gewesen und bewusst davon abgesehen worden ist.

fff) Dieses Vorgehen hat auch der ständigen Verwaltungspraxis des [X.] entsprochen. Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin trägt das [X.] Vertreterbestellungen nicht regelmäßig als allgemeine [X.] in das Register ein.

gegner erteilt worden mit der Folge, dass nach Auskunft des [X.] der Bevollmächtigte als Vertreter des Markeninhabers im Register eingetragen wird, weil das [X.] regelmäßig davon ausgeht, dass sich eine für das Eintragungsverfahren erteilte [X.] auf alle die Marke betreffenden Neben- und Folgeverfahren bezieht, zu denen auch das Widerspruchsverfahren als nachgeschalteter Teil des „eigenen“ [X.] zählt (Amtliche Begründung zum Markenrechtsreformgesetz, [X.]PMZ 1994, 45 ff., 86 zu § 42 [X.]; [X.] MarkenR 2007, 174 Rdnr. 26 - [X.]/[X.]). Diese Praxis hat auch das [X.] bereits bestätigt. Danach ist es im Verfahren vor dem [X.] üblich, dass sich eine erteilte [X.] nicht nur auf das Eintragungsverfahren, sondern darüber hinaus auf alle die Marke betreffenden Neben- und Folgeverfahren bezieht, mithin auch darauf, einem möglichen Löschungsantrag gegen die Marke zu widersprechen ([X.] W (pat) 63/14, juris [X.]. 37).

führer wie im vorliegenden Fall. Denn dann tritt der Bevollmächtigte losgelöst vom eigenen Eintragungsverfahren in einem „fremden“ Widerspruchsverfahren auf, so dass es weiterer Hinweise bedarf, um auf eine [X.] auch für alle anderen die Widerspruchsmarke betreffenden Angelegenheiten schließen zu können. Ein Abweichen des [X.] von seiner ständigen Verwaltungspraxis kann daher nicht festgestellt werden.

ggg) Da die Einlegung eines Widerspruchs nicht mehr zum Eintragungsverfahren der Widerspruchsmarke gehört, hat aus Sicht des [X.] die von dem Widerspruchsführer für das Widerspruchsverfahren erteilte [X.] ohne weitere Hinweise nicht automatisch auch die [X.] für das Löschungsverfahren einschließen können. Die Zustellung des [X.] an die Antragsgegnerin ist daher wirksam erfolgt.

2. Eine Wiedereinsetzung von Amts wegen gemäß § 91 Abs. 1 und 4 [X.] kommt nicht in Betracht.

a) Wiedereinsetzung bei Versäumung der Frist des § 53 Abs. 3 [X.] ist gemäß § 91 Abs. 1 [X.] möglich. Zuständig für die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag ist nach § 91 Abs. 6 [X.] das [X.] als die Stelle, die über den Widerspruch gegen die Löschung zu beschließen hat. Das [X.] als Rechtsmittelgericht kann die Entscheidung aber ausnahmsweise an sich ziehen, wenn sich die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung ohne weiteres aus den Akten ergeben (vgl. [X.] W (pat) 25/16 - [X.] IM LICHTE DER WAHRHEIT und 24 W (pat) 26/12 – [X.]ower Door jeweils unter Hinweis auf [X.] NJW 1982, 1873, 1875). Diese Voraussetzungen zur Entscheidung über den Wiedereinsetzung von Amts wegen liegen hier vor.

b) Eine Wiedereinsetzung scheitert aber schon daran, dass die Antragsgegnerin die versäumte Handlung, nämlich die Erklärung des Widerspruchs gegen den Löschungsantrag in der am 6. Juni 2015 beim [X.] eingegangenen Beschwerdeschrift nicht innerhalb der seit dem 22. Dezember 2014 laufenden zweimonatigen Antragsfrist gemäß § 91 Abs. 2 [X.] nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat.

Nach der eidesstattlichen Versicherung ihres Mitarbeiters vom 20. Mai 2015 (Anlage [X.] zur Beschwerdeschrift) wird nicht in Abrede gestellt, dass die Antragsgegnerin den Löschungsantrag des Beschwerdegegners vom 3. Dezember 2014 erhalten hat. Dieser ist ihr ausweislich der Postbestätigung per Einschreiben am 22. Dezember 2014 zugestellt worden. Sie hatte also bereits seit diesem Tage Kenntnis von dem Löschungsantrag und der seitdem laufenden Zweimonatsfrist zur Erklärung des Widerspruchs. Ihr Mitarbeiter, dessen Verschulden sie sich zurechnen lassen muss, hat diesen Löschungsantrag aber nach seiner eidesstattlichen Versicherung erst am 15. Mai 2015, also fast drei Monate nach Ablauf der Antragsfrist, an die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin weitergeleitet.

c) Aber selbst wenn von einer rechtzeitigen Nachholung der Widerspruchserklärung auszugehen wäre, fehlte es an einem Wiedereinsetzungsgrund.

Denn die Antragsgegnerin hätte selbst oder durch unverzügliche Einschaltung ihrer bereits am 24. September 2014 in einem Widerspruchsverfahren beauftragten Anwälte den Widerspruch gegen den Löschungsantrag des Beschwerdegegners gegenüber dem [X.] rechtzeitig erklären können und müssen, was sie aber unterlassen hat, so dass sie das Fristversäumnis selbst verschuldet hat.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 [X.] ist unbegründet.

1. Die Rückzahlung ist nur anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen der Beschwerdeführerin einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. [X.] für die Rückzahlung können sich aus Verfahrensfehlern oder einer völlig unvertretbaren Rechtsanwendung ergeben ([X.] 30 W (pat) 20/08 – [X.] und Silber).

2. Hier fehlt es bereits an einem Fehlverhalten des [X.], weil, wie bereits eingehend erörtert, die Zustellung des [X.] an die Antragsgegnerin gesetzesgemäß gewesen ist und sonstige Fehler weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Für die von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Anlass.

1. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde setzt voraus, dass entweder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.]), oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des [X.] erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 [X.]). Beide Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

2. Die Frage, ob nach der Bestellung eines Vertreters in einem Widerspruchsverfahren dieser als Zustellungsbevollmächtigter auch für alle weiteren die Marke betreffenden Verfahren anzusehen ist, ist keine Rechtsfrage, sondern nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Verwaltungspraxis des [X.] zu entscheiden.

Wie bereits eingehend dargelegt worden ist, ist das [X.] auch nicht von seiner ständigen Verwaltungspraxis abgewichen, sondern hat unterschiedliche Sachverhalte auch unterschiedlich behandelt.

3. Die Rechtsbeschwerde ist aber auch nicht zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, weil der Senat unter Beachtung der Entscheidungen des [X.] (GRUR 1991, 814 – [X.]) und des [X.] ([X.], 364 – Zustellung an Verfahrensbevollmächtigten des Insolvenzverwalters) zur Ermessensbeschränkung des [X.] bei der Zustellung an Bevollmächtigte entschieden hat und nicht von ihnen abgewichen ist. Die dort behandelten Sachverhalte sind zudem mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, weil dort nur die Zustellung an Bevollmächtigte behandelt wird, die in ein und demselben patentamtlichen Verfahren auftreten.