Bundesgerichtshof, Urteil vom 26.01.2021, Az. X ZR 24/19

Die Beklagte ist Inhaberin des am 23. Juni 1999 unter Inanspruchnahme einer [X.] vom 25. Juni 1998 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 090 129 ([X.]), das die Überexpression von Phytase in Hefesystemen betrifft. Das Streitpatent umfasst 32 Patentansprüche. Die Patentansprüche 1, 13, 18, 24 und 30 haben in einem Einspruchsverfahren folgende Fassung erhalten:

Die Klägerin hat das Streitpatent vollumfänglich angegriffen und mangelnde Ausführbarkeit, unzulässige Erweiterung sowie fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht. Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in einer Fassung verteidigt, in der in Patentanspruch 13 die Passage "or 5 to 5.5" entfällt, hilfsweise in sechzehn weiteren geänderten Fassungen.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent mit ihren erstinstanzlichen Anträgen und drei weiteren Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die Berufung ist nicht nur statthaft und im Übrigen zulässig, sondern auch begründet. Sie führt zur Abänderung der angefochtenen Entscheidung und Abweisung der Klage, soweit die Beklagte das Streitpatent verteidigt.

I. Die Klage ist allerdings trotz des Erlöschens des Streitpatents weiterhin zulässig.

Die Klägerin hat ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse, denn sie hat Anlass, eine gerichtliche Inanspruchnahme wegen Handlungen während der Laufzeit des Patents zu befürchten.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats kann sich das für eine Nichtigkeitsklage erforderliche Rechtsschutzinteresse daraus ergeben, dass der Kläger Anlass zu der Besorgnis hat, er könne trotz Ablaufs der Schutzdauer Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse ist in solchen Fällen nur zu verneinen, wenn eine Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt ([X.], Beschluss vom 13. Juli 2020 - [X.], [X.], 1074 Rn. 28 - Signalübertragungssystem; Urteil vom 22. September 2020 - [X.], [X.], 42 Rn. 7 - Truvada).

Danach ist ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin im Streitfall zu bejahen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der von der Lizenznehmerin gestellte, aus formellen Gründen erfolglos gebliebene Antrag auf Durchführung eines [X.] bereits die hinreichende Besorgnis einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem Streitpatent begründet. Eine solche Besorgnis ergibt sich jedenfalls aus dem Umstand, dass die Beklagte nach Abschluss des genannten Verfahrens und Ablauf des Klagepatents auf eine Anfrage der Klägerin hin erklärt hat, sie sei nach wie vor gewillt, alle [X.] bezüglich [X.] zu verteidigen.

II. [X.] betrifft die Herstellung von [X.] in Hefe.

1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift enthält Getreide für Nahrungs- und Futtermittel das für die Ernährung notwendige Element Phosphat nicht frei, sondern gebunden in Phytinsäure, die natürlich als Anion vorkommt und in dieser Form als [X.] bezeichnet wird. Bestimmte Enzyme, die als [X.]n bezeichnet werden, spalten [X.] in Inositol und Phosphat.

[X.]n kommen in einer Reihe von Pflanzen sowie in mit [X.]n symbiotisch lebenden Bakterien vor. [X.] können deshalb in der Nahrung enthaltenes [X.] besser verwerten als andere Tiere. Tiere mit einfachen Mägen (Monogastrier), insbesondere Schweine und Geflügel, verfügen nicht über entsprechende Bakterien. Sie können das in [X.] gebundene Phosphat deshalb nur in geringerem Umfang verwerten. Dementsprechend werden Futtermittel für Monogastrier durch anorganisches Phosphat ergänzt. Dies führt zu erhöhtem Ressourcenverbrauch und zu Umweltproblemen wegen des höheren [X.]gehalts in den Ausscheidungen. Zudem können Mangelerscheinungen auftreten, weil [X.] gewisse im Futter enthaltene Spurenelemente (zum Beispiel Zink) bindet, so dass der Körper diese nicht mehr verwerten kann (Abs. 2).

Nach der Streitpatentschrift waren im Prioritätszeitpunkt verschiedene Methoden zum Klonen und Sequenzieren von [X.]n bekannt. Hierzu seien unterschiedliche [X.]e und Organismen eingesetzt worden, unter anderem Pilze wie Aspergillus niger, Aspergillus terreus und Myceliophthora thermophila sowie Mais (Abs. 3), ferner auch Bakterien wie Enterobacter sp. 4, Klebsiella terrigena und Bacillus sp. [X.] (Abs. 4).

Die Einführung des phyA-[X.]s in Aspergillus niger habe die [X.]-Aktivität im Vergleich zur natürlich vorkommenden Form auf das Zehnfache erhöht. Einer Anwendung im Rahmen der industriellen Tierhaltung stehe aber entgegen, dass die auf diesem Weg erzeugte [X.] teuer, nur in geringen Mengen verfügbar und bei Erhitzung instabil sei. Darüber hinaus sei [X.] aus Aspergillus niger für die Herstellung von Nahrungsmitteln für Menschen vermutlich nicht geeignet (Abs. 5).

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine möglichst einfach und kostengünstig zu erzeugende sowie für die Verwendung bei der industriellen Nahrungs- und Futtermittelherstellung geeignete [X.] bereit zu stellen (Abs. 8).

3. Zur Lösung sieht Patentanspruch 1 ein Verfahren mit den folgenden Merkmalen vor:

Patentanspruch 13 schützt ein herzustellendes Protein oder Polypeptid, die Patentansprüche 18 und 24 schützen einen für das Verfahren geeigneten Hefestamm bzw. Vektor und Patentanspruch 30 schützt ein Verfahren zur Umwandlung von [X.] in Inositol und Phosphor.

4. Den maßgebenden Fachmann hat das Patentgericht zutreffend als wissenschaftlich tätigen Biologen oder Biochemiker angesehen, der über Erfahrung in der rekombinanten Expression von Enzymen verfügt.

5. Verschiedene Merkmale bedürfen der näheren Betrachtung.

a) Merkmal 1.1 spezifiziert die mit dem Verfahren hergestellte [X.] nur dahingehend, dass sie in Hefe erzeugt wird.

Daraus ergibt sich weder eine Festlegung auf bestimmte Eigenschaften der [X.] noch eine Festlegung auf eine bestimmte Hefe.

b) Das zur Erzeugung der [X.] eingesetzte [X.] wird in den Merkmalen 1.2 und 1.3 dahin spezifiziert, dass es sich um ein aus bakteriellen Zellen isoliertes appA-[X.] handelt, welches ein Protein oder Polypeptid mit [X.]-Aktivität kodiert.

aa) Daraus ergibt sich keine Festlegung auf ein bestimmtes Bakterium.

Als im Stand der Technik bekanntes [X.] mit diesen Eigenschaften und als bevorzugte Ausführungsform wird in der Beschreibung des Streitpatents das appA-[X.] des Bakteriums Escherichia coli ([X.]) benannt, dessen Struktur unter der [X.] öffentlich hinterlegt ist (Abs. 21).

Aus der ausdrücklichen Bezeichnung als Beispiel und aus dem Umstand, dass Patentanspruch 1 kein bestimmtes Bakterium benennt, ergibt sich, dass Patentanspruch 1 den Einsatz auch von appA-[X.]en anderer Bakterien schützt.

In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob sich aus der Patentschrift oder aus sonstigen am [X.] verfügbaren Quellen Hinweise darauf ergeben, auf welchem Wege andere appA-[X.]e erhältlich sind. Die genannten Formulierungen lassen erkennen, dass das Patent solche [X.]e grundsätzlich unabhängig von dieser Frage beansprucht.

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergibt sich aus der Bezeichnung als appA-[X.] die Festlegung, dass das erfindungsgemäße [X.] über die in Merkmal 1.3 vorgesehene Kodierung eines Proteins oder Polypeptids mit [X.]-Aktivität hinaus bestimmte weitere Eigenschaften aufweisen muss, die das appA-[X.] aus [X.] charakterisieren.

(1) [X.] verwendet die Bezeichnung "appA-[X.]" nicht als Synonym für jegliches [X.] aus [X.] oder sonstigen Bakterien, das für ein Protein oder Polypeptid mit [X.]-Aktivität kodiert.

Schon aus der Beschreibung des Stands der Technik ergibt sich, dass es innerhalb desselben Organismus unterschiedliche [X.]e geben kann, die die zuletzt genannte Eigenschaft aufweisen. Auch für [X.] wird unter Bezugnahme auf die [X.] von [X.] et al. (Purification and Characterization of Two [X.]s from [X.], [X.] of Biochemistry and Biophysics 303 (1993), 107-113, [X.]) von zwei unterschiedlichen [X.]n ([X.], [X.]) berichtet. Nur eine davon ([X.]) wird mit der vom appA-[X.] erzeugten [X.] in Verbindung gebracht.

(2) Vor diesem Hintergrund kann auch für andere Bakterien nicht angenommen werden, dass jedes [X.], das eine [X.] erzeugt, als appA-[X.] im Sinne des Streitpatents anzusehen ist. Die Subsumtion unter dieses Merkmal setzt vielmehr voraus, dass über die Kodierung eines Proteins oder Polypeptids mit [X.]-Aktivität hinaus weitere Eigenschaften vorhanden sind, die für das appA-[X.] aus [X.] charakteristisch sind.

(3) Zu diesen Eigenschaften gehören jedenfalls die Aktivität als saure Histidin-Phosphatase und die Anwesenheit eines mit [X.] oder [X.] bezeichneten Motivs im aktiven Zentrum.

Diese beiden Eigenschaften sind, wie die Parteien im [X.] übereinstimmend vortragen und auch das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat, im Stand der Technik als spezifische Eigenschaften des appA-[X.]s aus [X.] beschrieben. Die Eigenschaft als saure Histidin-Phosphatase (acid phosphoanhydride phosphohydrolase) war sogar maßgeblich für die Namensgebung in einer [X.] von [X.] und [X.] aus dem [X.] ([X.] gene appA for the acid phosphatase (pH optimum 2.5) of [X.], Molecular and [X.]eral [X.]etics 200 (1985), 68, [X.]). Aus weiteren [X.]en geht hervor, dass das appA-[X.] aus [X.] das [X.]-Motiv enthält ([X.] et al., [X.] [X.]e appA Reveals Significant Homology between pH 2.5 Acid Phosphatase and [X.], [X.] (1990), 5497, 5498 [X.]. 2, [X.]) und dass dieses Motiv für saure Phosphatasen charakteristisch ist ([X.] et al., [X.], [X.], and Mechanism of [X.] Acid Phosphatase, [X.] (1992), 22830, [X.]2).

Auf die beiden zuletzt genannten [X.]en nimmt das Streitpatent im Zusammenhang mit dem appA-[X.] aus [X.] ausdrücklich Bezug (Abs. 21). Dem ist zu entnehmen, dass als appA-[X.] im Sinne des Streitpatents ein [X.] anzusehen ist, das die darin genannten Eigenschaften aufweist - nicht nur in Bezug auf die [X.]-Aktivität, sondern zumindest auch in Bezug auf die im Zusammenhang damit angeführten Charakteristika, jedenfalls also die Aktivität im sauren Bereich und das Vorhandensein einer [X.]-Gruppe betreffend.

Dass aus den im Stand der Technik verfügbaren [X.]en keine eindeutigen Erkenntnisse darüber verfügbar waren, ob [X.]e aus anderen Bakterien die genannten Eigenschaften aufweisen, führt entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Diesem Umstand könnte allenfalls dann Bedeutung zukommen, wenn die Subsumtion unter den Begriff "appA-[X.]" schon aufgrund anderer Kriterien möglich wäre und weitere Forschung zu der Erkenntnis geführt hätte, dass nicht jedes solchermaßen definierte [X.] die oben genannten Charakteristika aufweist. Wie das Patentgericht im Ansatz zutreffend festgestellt hat, lässt der Stand der Technik aber nicht erkennen, dass es sich bei "appA" um eine in der Fachwelt etablierte Gattungsbezeichnung gehandelt hat. Gerade deshalb muss für die Auslegung diejenige Bedeutung den Ausschlag geben, die das Streitpatent diesem Begriff beimisst. Auch von diesem Ausgangspunkt aus ist dem Umstand, dass das Streitpatent insoweit auf [X.] und [X.]2 Bezug nimmt, zu entnehmen, dass die darin für das appA-[X.] aus [X.] als charakteristisch bezeichneten Merkmale für die Subsumtion unter den Begriff "appA-[X.]" maßgeblich sind.

(4) Ob darüber hinaus, wie die Klägerin geltend macht, weitere strukturelle Übereinstimmungen vorhanden sein müssen, ist für die Entscheidung des Streitfalls nicht relevant und kann deshalb offenbleiben.

III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Es könne offenbleiben, ob die Erfindung so offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, sowie ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehe und neu sei. Jedenfalls beruhe er ausgehend von der [X.] von [X.] et al. ([X.]) nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die in [X.] als [X.] bezeichnete [X.], die bei einem pH-Wert von 4,5 aktiv sei, weise Übereinstimmungen mit der in einer [X.] von [X.] et al. aus dem [X.] ([X.], [X.] (1982), 6669-6676, [X.]) beschriebenen Phosphatase auf, deren Optimum bei einem pH-Wert von 2,5 liege. In [X.] werde hieraus die Schlussfolgerung gezogen, dass es sich um dieselbe Phosphatase handle, die besser als [X.] zu klassifizieren sei. Angesichts dessen erscheine dem Fachmann eine Aktivität dieser [X.] nicht nur im moderat sauren Milieu (pH 4,5), sondern auch in einem Milieu mit deutlich niedrigerem pH-Wert möglich. Dies wiederum lasse eine Verwendung im sauren Magen-Milieu möglich erscheinen. Angesichts des Ansehens der Forschungseinrichtung, aus der [X.] stamme, habe der Fachmann keinen Grund gehabt, die dort veröffentlichten Erkenntnisse ohne weiteres als nicht glaubhaft zu verwerfen. Der Fachmann habe vielmehr Anlass gehabt, die [X.] [X.] weiter zu untersuchen.

Aus der [X.] von [X.] et al. aus dem [X.] ([X.]) ergebe sich, dass das appA-[X.] aus [X.] die in [X.] beschriebene Phosphatase kodiere. Da außerdem bekannt sei, dass [X.]n in nahezu allen Organismen vorkämen und damit auch in verschiedenen Bakterienarten, habe für den Fachmann auf der Hand gelegen, dass nicht nur [X.], sondern auch andere Bakterien ein [X.] kodierendes appA-[X.] enthielten. Dies ergebe sich auch aus der [X.] von [X.] (Cloning and Expression of Calpain and [X.] [X.]es for the Improvement of Animal Growth and Nutrition, Diss. [X.], Dezember 1996, [X.]7).

Die Lehre, für die Expression der bakteriellen appA-[X.]n Hefen einzusetzen, könne eine erfinderische Tätigkeit ebenfalls nicht begründen. Der Fachmann müsse bei der Bestimmung der Wirtszellen zwar eine Auswahl unter einer Vielzahl von in Betracht kommenden Möglichkeiten treffen. Diese Auswahl gehe aber nicht über das allgemeine Wissen und Können hinaus. So gehe etwa aus [X.] und aus einer [X.] von [X.] und [X.] ([X.], Advances in [X.] (1996), 263-302, [X.]a) hervor, dass es für die in Futtermitteln eingesetzten [X.]n nicht nur auf eine Aktivität bei möglichst niedrigen pH-Werten ankomme, sondern auch auf die Thermostabilität. Dem Fachmann sei seit langem bekannt, dass eine Glykosylierung zur thermischen Stabilität einen entscheidenden Beitrag leisten könne. Das ergebe sich etwa aus der [X.] von [X.] und [X.] ([X.]: A New Method of Enzyme Stabilization, [X.] (1975), 1391-1397, [X.]). Zur allgemeinen Fachkenntnis gehöre ferner, dass eine Glykosylierung in bakteriellen Expressionssystemen nicht erfolge. Der Fachmann konzentriere sich deshalb von vornherein auf eukaryontische Systeme. [X.]en wie etwa diejenige von [X.] et al. ([X.] [X.] in Saccharomyces cerevisiae, Applied And Environmental Microbiology 54 (1988), 476-484, [X.]) sowie [X.] und [X.] ([X.] ß-glucanase thermostability by glycosylation, Journal of [X.]eral Microbiology 137 (1991), 579-585, [X.]) richteten das Augenmerk dabei auf den Einsatz von Hefezellen. Ein solches Vorgehen unter Rückgriff auf die vielversprechende [X.] [X.] und bekannte Expressionssysteme habe aus Kosten- und Zeitgründen wesentlich nähergelegen als eine völlig ergebnisoffene Suche nach neuen, geeigneten [X.]-Mutanten.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung des [X.] hinsichtlich des aus derselben Anmeldung wie das Streitpatent hervorgegangenen [X.] Patents 1 688 500 betreffe die Verwendung von [X.] und nicht ein rekombinantes Verfahren zur Herstellung bakterieller appA-[X.]n. Hinzu komme, dass dort eine abweichende Aufgabenstellung zugrunde gelegt worden sei.

IV. Diese Erwägungen halten der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

Zu Unrecht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 ausgehend von [X.] als naheliegend angesehen.

1. Richtig ist, dass der Fachmann bei der Suche nach neuen, für die industrielle Herstellung insbesondere von Futtermitteln geeigneten [X.]n Anlass hatte, [X.] zur Kenntnis zu nehmen und auszuwerten.

So hebt [X.] [X.]n als wichtige Enzyme für die Futtermittelindustrie hervor und bescheinigt vor diesem Hintergrund dem als [X.] bezeichneten Enzym unter gewissen Bedingungen eine hervorragende [X.]aktivität ([X.] III). Auch liegt das in [X.] hinsichtlich der [X.]-Aktivität genannte pH-Optimum von 4,5 innerhalb eines Bereichs, wie er auch für andere in diesem Zusammenhang bedeutsame Enzyme offenbart worden war, etwa in der [X.] Patentanmeldung 699 762 ([X.]: 3,5 bis 4,5) oder der internationalen Anmeldung 97/48812 ([X.]: 4,0 bis 5,5). Ferner entspricht die in [X.] als Optimum angegebene Temperatur von 55°C den in [X.] (55°C) und [X.] (37 bis 55°C) angegebenen Werten. Das in [X.] genannte thermische Optimum liegt zudem nicht allzu weit unter dem Wert der im Prioritätszeitpunkt bereits am Markt erhältlichen [X.] von [X.] (60°C).

2. Der Fachmann wäre darüber hinaus auch ohne erfinderische Tätigkeit zu der Erkenntnis gelangt, dass die in [X.] erörterte [X.] aus [X.] durch das appA-[X.] kodiert wird.

Dabei kann offenbleiben, ob die als [X.] bezeichnete [X.] identisch ist mit dem in [X.] als "pH 2.5 acid phosphatase" bezeichneten Enzym, wie dies die Autoren von [X.] als wahrscheinlich angesehen haben. Ebenso wenig braucht der Senat zu entscheiden, ob der Fachmann dementsprechend ausgehend von [X.]/[X.] zu der in [X.] offenbarten Sequenz des kodierenden [X.]s gelangt wäre. Denn jedenfalls wäre er, wie nach dem [X.] veröffentlichte Untersuchungen bestätigt haben, durch weitere Versuche mit [X.] zum appA-[X.] von [X.] gelangt.

3. Im Ansatz zutreffend hat das Patentgericht schließlich angenommen, dass die Expression von bakteriellen [X.]en in Hefe eine dem Fachmann vertraute Vorgehensweise war.

Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, führen [X.] ([X.]: [X.], Saccharomyces) und [X.] (u.a. S. 28: [X.] Pastoris) neben anderen Pilzen, pflanzlichen Substanzen wie Sojabohnen, Mais, Raps, [X.] und Nachtschattengewächsen sowie Substraten von Geflügel, Schweinen oder Fischen auch Hefen als geeigneten Wirt für die Expression von bakteriellen, [X.] kodierenden [X.]en an.

4. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts gaben diese Umstände dem Fachmann jedoch keine hinreichende Veranlassung, aus der Vielzahl von in Betracht kommenden Kombinationsmöglichkeiten (vgl. nur [X.]a S. 273-275 [X.]ellen II bis V zu in Frage kommenden [X.]n und entsprechenden Mikroorganismen sowie [X.] [X.] Abs. 3 und 4 zu Wirtszellen) eine Expression von bakteriellen appA-[X.]en in Hefe als in erster Linie oder besonders erfolgversprechend in Betracht zu ziehen. Angesichts der Vielzahl der in Betracht kommenden Möglichkeiten, der ungewissen Erfolgsaussichten und des für eine umfassende Versuchsreihe erforderlichen Aufwandes bestand insoweit keine ausreichende Erfolgserwartung.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats lassen sich die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung, die dem Fachmann Veranlassung gibt, einen in Betracht kommenden Lösungsweg trotz nicht sicherer Vorhersehbarkeit der Resultate zu beschreiten, nicht allgemeingültig formulieren. Sie sind im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen ([X.], Urteil vom 7. Juli 2020 - [X.], [X.], 1178 Rn. 108 - [X.]; Urteil vom 16. April 2019 - [X.], [X.], 1032 Rn. 31 - Fulvestrant).

b) Im Streitfall bestand angesichts der hohen Bedeutung, die dem Einsatz einer möglichst aktiven, säureresistenten und thermostabilen [X.] für die industrielle Herstellung von Futtermitteln zukommt, zwar ein hoher ökonomischer Anreiz, eine Alternative zu bereits am Markt erhältlichen Produkten zu finden. Hinzu mögen Gesichtspunkte des Umweltschutzes sowie der Gesundheit von Mensch und Tier kommen. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, bot es sich für den Fachmann auch eher an, bereits als [X.] identifizierte Substanzen zu untersuchen, statt sich auf die Suche nach neuen [X.]n zu machen, weil letzteres tendenziell mit noch größerem Aufwand und noch größerer Unsicherheit verbunden war.

c) Ungeachtet dessen waren die Erfolgsaussichten in Bezug auf eine Expression der aus [X.] bekannten [X.] [X.] in Hefe nicht ausreichend hoch.

aa) Wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung verdeutlicht hat, gaben die in [X.] ([X.] III) offenbarten Ergebnisse einen gewissen Anreiz, die [X.] [X.] in Betracht zu ziehen, weil diese mit einem Wert von 6209 einen äußerst hohen Umsatz aufweist ([X.] III) und damit die Werte anderer untersuchter [X.]n, wie sich aus [X.]a ([X.] V) ergibt, mindestens um den Faktor 2 und zum Teil sogar um mehr als den Faktor 20 übertrifft.

bb) Ungeachtet dessen ließen die in [X.] offenbarten Werte zur Thermostabilität eine Eignung der [X.] [X.] zur Herstellung von Futtermitteln als wenig wahrscheinlich erscheinen.

Dem Fachmann war am [X.] zum Beispiel aus [X.] bekannt, dass Futtermittel in der industriellen Herstellung bei Temperaturen zwischen 75°C und 85°C geformt werden ([X.] S. 2 Z. 36 f.). Dies gab ihm Veranlassung, der Thermostabilität bei der Suche nach geeigneten Kandidaten großes Gewicht beizumessen.

Aus [X.] konnte der Fachmann in diesem Zusammenhang entnehmen, dass die Aktivität der [X.] [X.] ab 60°C stark abnimmt und ab 70°C nicht mehr feststellbar ist (S. 110 rechts Abs. 1). Selbst wenn er ungeachtet dessen weitere Versuche angestellt hätte, wäre er, wie sich aus den in der Streitpatentschrift (Abs. 85 [X.] 9) dokumentierten Werten ergibt, zu der Erkenntnis gelangt, dass die Aktivität nach 15-minütiger Einwirkung einer Temperatur von 80°C auf 0,1 des [X.] absinkt, während andere [X.]n noch eine Restaktivität von 50 bis 69 Prozent des [X.] zeigten.

Angesichts dessen musste der Fachmann damit rechnen, dass trotz des in [X.] dokumentierten hohen [X.] bei den für die Futtermittelindustrie erforderlichen Temperaturen keine nennenswerte Aktivität mehr verbleiben würde.

cc)Vor diesem Hintergrund begründete die Aussicht, die Thermostabilität durch Glykosylierung zu verbessern, keine hinreichende Erfolgserwartung.

(1) Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, gab es allerdings aus verschiedenen [X.]en Hinweise darauf, dass die Thermostabilität von Enzymen durch Glykosylierung, insbesondere bei Expression in Hefe gesteigert werden kann.

Zu den einschlägigen [X.]en gehören insbesondere diejenigen von [X.] (Advances in the use of [X.] pastoris for high-level gene expression, Current Opinion in Biotechnology 1995, 527-533, [X.]), [X.] und [X.] ([X.]: A New Method of Enzyme Stabilization, [X.] (1975), 1391-1397, [X.]), [X.] et al. ([X.] [X.] in Saccharomyces cerevisiae, Applied and Environmental Microbiology 1988, 476-484, [X.]) sowie [X.] und [X.] ([X.] ß-glucanase thermostability by glycosylation, Journal of [X.]eral Microbiology 137 (1991), 579-585, [X.]).

(2) In allen diesen Entgegenhaltungen wird aber darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen einer Glykosylierung nicht ohne weiteres absehbar sind und dass die Glykosylierung zu einer Verringerung der enzymatischen Aktivität führen kann.

In [X.] wird als mögliches Risiko ein Rückgang oder sogar ein völliges Einbrechen der Aktivität erwähnt (S. 527 rechts unten). In [X.] wird berichtet, die spezifische Aktivität habe sich durch die Glykosylierung verringert (S. 1396 unten). In [X.] wird ausgeführt, es bleibe zu klären, ob eine hinreichende Ausbeute erzielt werden könne (S. 483 rechts oben). In [X.] wird für die beiden dort untersuchten Enzyme ein Rückgang von 1180 auf 450 bzw. von 3690 auf 1940 Einheiten pro Milligramm angegeben (S. 583 links Mitte).

Darüber hinaus wird in [X.] darauf hingewiesen, die Position und die Art der Glykosylierung sei für die Thermostabilität von größerer Bedeutung als die Menge des zugesetzten [X.] (S. 584 links unten).

(3) Trotz dieser Risiken mag für den Fachmann ein gewisser Anreiz bestanden haben, Versuche zur Verbesserung der Thermostabilität durch Glykosylierung durchzuführen. Eine angemessene Erfolgserwartung bestand aber nur in Bezug auf solche [X.]n, die schon von Haus aus bestimmte Mindestwerte erreichten und damit die Aussicht begründeten, dass mit einer Glykosylierung ein für den industriellen Einsatz ausreichendes Maß an Thermostabilität erreicht werden kann.

Diese Aussicht war bei der [X.] [X.] aufgrund der geringen Restaktivität, die nach 15 Minuten bei einer Temperatur von 80°C verbleibt, nicht gegeben. Selbst wenn eine Glykosylierung zu einer Vervielfachung der Restaktivität geführt hätte, war aufgrund des geringen [X.] wenig wahrscheinlich, dass sich ein für den industriellen Einsatz geeignetes Ergebnis einstellen würde. Angesichts dessen hatte der Fachmann keinen Anlass, diesen Weg zu beschreiten.

V. Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus einem anderen Grund als im Ergebnis zutreffend (§ 119 Abs. 1 [X.]).

1. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu.

a) Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung ist auch der Gegenstand von Patentanspruch 13 nicht durch die prioritätsältere, aber erst nach dem [X.] veröffentlichte internationale Patentanmeldung 99/08539 ([X.]) vorweggenommen.

aa) [X.] betrifft die Bereitstellung eines Enzyms für die Verwertung von in [X.] gebundenem Phosphat durch Monogastrier wie zum Beispiel Schweine und Geflügel.

Zur Herstellung der [X.] wird eine aus [X.] isolierte Nukleinsäuresequenz eingesetzt ([X.] 5 f.). Deren Aufbau ist in [X.]ur 1 unter der Bezeichnung [X.] dargestellt, der Aufbau der damit kodierten Aminosäuresequenz in [X.]ur 2 unter der Bezeichnung [X.] ([X.] 19-27).

Als geeignete Verfahren zur Herstellung der [X.] werden in [X.] grundsätzlich alle üblichen Methoden bezeichnet (S. 12 Z. 4-8). Bei einer als bevorzugt bezeichneten und in dem (einzigen) Ausführungsbeispiel näher beschriebenen Ausführungsform erfolgt die Expression in [X.] ([X.]). Ergänzend wird ausgeführt, es könnten auch rekombinante Techniken eingesetzt werden (S. 21 Z. 13 f.). Als geeignete Wirtszellen kämen Bakterienzellen wie [X.], [X.], Bacillus subtilis, Pilzzellen wie Hefe, Insektenzellen wie Drosophila S2 und [X.], [X.] wie [X.], [X.] oder [X.], [X.], Pflanzenzellen und anderes in Betracht. Die Auswahl eines geeigneten Wirts liege im Handlungsbereich des Fachmanns und der im Stand der Technik bekannten Lehren (S. 22 Z. 16-20).

bb) Damit sind die Merkmale von Patentanspruch 1 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Dabei kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass das in [X.] offenbarte [X.] das appA-[X.] aus [X.] ist. Auch auf der Grundlage dieser Prämisse ergab sich für den Fachmann nicht eindeutig und unmittelbar, dass die Expression dieses [X.]s in Hefe zu dem in [X.] angestrebten Ergebnis führen würde.

Hefe wird zwar neben vielen anderen Substanzen als geeigneter Wirt benannt. Aus dem Hinweis, dass die Auswahl des Wirts aufgrund der im Stand der Technik bekannten Lehren erfolgt, ergibt sich jedoch, dass nicht jede angeführte Substanz ohne weiteres mit Erfolg eingesetzt werden kann, sondern dass es der Heranziehung zusätzlichen Fachwissens bedarf. Eine Erkenntnis, die sich erst unter Heranziehung von Fachwissen ergibt, reicht für eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung nicht aus ([X.], Urteil vom 8. Juli 2010 - [X.], [X.], 910 Rn. 62 - [X.] Dokument; Urteil vom 20. Oktober 2020 - [X.] Rn. 29 - Zigarettenpackung).

cc) Entgegen der Auffassung der Klägerin fehlt es auch an einer Vorwegnahme des Gegenstands von Patentanspruch 13.

Dabei kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die in [X.] offenbarte Aminosäuresequenz ebenfalls mit einem Verfahren erhältlich ist, wie es durch Patentanspruch 1 geschützt ist. Auch unter dieser Prämisse fehlt es an einer eindeutigen und unmittelbaren Offenbarung der [X.] 13.2.

Die darin vorgesehenen Temperatur- und pH-Werte sind nach den Ausführungen im Streitpatent eine Folge der Expression in Hefe. Eine solche ist aus den bereits angeführten Gründen in [X.] nicht eindeutig und unmittelbar offenbart. Unabhängig davon kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die in [X.] 13.2 vorgegebenen Werte durch jedes durch Patentanspruch 1 geschützte Verfahren erreicht werden können.

b) Entgegen der Einschätzung, die das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 [X.] erteilten Hinweis geäußert hat, ist der Gegenstand des Streitpatents in [X.] nicht vollständig offenbart.

[X.] offenbart zwar unter anderem die Herstellung von [X.] durch Expression eines aus dem Bakterium Selenomonas ruminantium stammenden [X.]s in Hefezellen ([X.] pastoris). Dieses in [X.] als [X.] bezeichnete [X.] ist aber dem Typ phyA zuzurechnen und weist nicht die oben aufgezeigten Charakteristika des appA-[X.]s auf.

c) Entsprechendes gilt in Bezug auf [X.].

[X.] offenbart die Herstellung von [X.] durch Expression eines aus einer mikrobiellen Quelle, vorzugsweise aus einem Bakterium der Gattung Bacillus gewonnenen [X.]s in einem pro- oder eukaryontischen Wirt, wobei als Beispiel für letzteres auch Hefen der Gattungen [X.] und Saccharomyces angeführt werden ([X.] Abs. 4).

Das eingesetzte [X.] wird aber als phyC-[X.] bezeichnet. Dass es die mindestens erforderlichen strukturellen Ähnlichkeiten mit dem appA-[X.] aufweist, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Auch der in [X.] angegebene pH-Wert von 7,5 spricht schließlich gegen die Annahme, dass es sich um eine saure Phosphatase handelt.

2. Wie das Patentgericht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 [X.] erteilten Hinweis zutreffend ausgeführt hat, geht der Gegenstand des Streitpatents nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

a) In den ursprünglich eingereichten Unterlagen, deren Inhalt im Dokument [X.] ([X.]) veröffentlicht ist, ist Anspruch 1 auf die Herstellung von [X.] durch Expression eines heterologen [X.]s in Hefe gerichtet. Die Ansprüche 15 und 16 sind auf ein solches Verfahren unter Einsatz eines [X.]s aus bakteriellen Zellen bzw. des appA-[X.]s aus [X.] gerichtet.

In der Beschreibung wird ergänzend ausgeführt, die Erfindung stelle ein Verfahren zur Herstellung von [X.] unter Einsatz eines isolierten appA-[X.]s zur Verfügung. Als bevorzugt wird das appA-[X.] aus [X.] angeführt ([X.] 21-24).

b) Aus dem Zusammenhang dieser Ausführungen geht hinreichend deutlich hervor, dass Schutz auch für den Einsatz eines appA-[X.]s beliebigen bakteriellen Ursprungs im Sinne von Merkmal 1.2 beansprucht wird.

c) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist auch die Kombination mit Merkmal 1.4 ursprungsoffenbart.

In der Beschreibung wird zwar eine Vielzahl von Organismen als mögliche Wirte benannt. Wie bereits dargelegt, sind die Ansprüche 15 und 16 aber auf Schutz für die Expression der dort genannten [X.]e in Hefe gerichtet. Aus den ergänzenden Ausführungen in der Beschreibung, wonach das appA-[X.] aus [X.] nur eine bevorzugte Ausführungsform für ein appA-[X.] darstellt, wird hinreichend deutlich, dass entsprechender Schutz auch für die Expression anderer bakterieller appA-[X.]e in Hefe beansprucht wird.

3. Wie das Patentgericht in seinem Hinweis ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, ist die Erfindung so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

a) Entgegen der Auffassung der Klägerin fehlt es an einer hinreichenden Offenbarung nicht deshalb, weil ein Enzym mit [X.]aktivität durch Expression in Hefe nur unter Einsatz geeigneter Signalpeptide erhältlich ist.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, weist die Patentschrift auf diesen Umstand ausdrücklich hin (Abs. 35). Sie nimmt darüber hinaus auf [X.]en Bezug, in denen geeignete Signalpeptide benannt werden (Abs. 36). Damit versetzt sie den Fachmann in die Lage, das beanspruchte Verfahren auszuführen.

b) Entgegen der Auffassung der Klägerin fehlt es an einer ausführbaren [X.] von Patentanspruch 4 nicht deshalb, weil die darin vorgesehene Verbindung des appA-[X.]s mit einem Transkriptionsverstärkungselement bei bakteriellen [X.]en nicht möglich ist.

Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Beklagten ist eine solche Verbindung auch bei bakteriellen [X.]en möglich, wenn Sequenzen des eukaryontischen Wirtsorganismus mit prozessiert werden. Vor diesem Hintergrund ist Patentanspruch 4 ungeachtet seines insoweit potentiell missverständlichen Wortlauts dahin zu verstehen, dass er (nur) diese Ausgestaltung betrifft, nicht aber eine auch nach dem Vorbringen der Beklagten nicht mögliche Verbindung mit Sequenzen des bakteriellen [X.]s.

c) Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht eine ausführbare Offenbarung in Bezug auf den Gegenstand von Patentanspruch 13 bejaht.

aa) Nach den Ausführungen des Patentgerichts war der Fachmann am [X.] in der Lage, durch Messung zu ermitteln, ob die beanspruchten Temperatur- und pH-Werte eingehalten sind. Dass es nach dem Vorbringen der Klägerin hierfür keine Standardmethode gab, ist angesichts dessen unerheblich.

bb) Dem Einwand, ein pH-Optimum zwischen 5,0 und 5,5 sei nur für phyA-[X.]e ausführbar offenbart, hat die Beklagte durch Streichung dieser Variante Rechnung getragen.

d) Entgegen der Auffassung der Klägerin fehlt es hinsichtlich des Gegenstands der Patentansprüche 18 und 24 nicht deshalb an einer ausführbaren Offenbarung, weil im Streitpatent einzelne Beispiele dargestellt werden, die nicht zum Erfolg führen.

Eine ausführbare Offenbarung erfordert nicht, dass jede theoretisch unter den Patentanspruch subsumierbare Kombination zu dem angestrebten Erfolg führt. Grundsätzlich genügt es vielmehr, wenn für jede beanspruchte Ausführungsform ein gangbarer Weg aufgezeigt wird. Dieser Anforderung wird das Streitpatent gerecht.

e) Zu Recht hat das Patentgericht schließlich den Gegenstand von Patentanspruch 30 als ausführbar offenbart angesehen, weil der darin vorgesehene Begriff "inorganic phosphorus" nicht im Sinne von anorganischem Phosphor als Element zu verstehen ist, sondern im Sinne von ohne weiteres verwertbarem Phosphat.

VI. Der Rechtsstreit ist zur Entscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 [X.]).

[X.] erweist sich aus den oben dargelegten Gründen in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung als rechtsbeständig.

VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] und § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.