Bundespatentgericht, Beschluss vom 17.01.2019, Az. 30 W (pat) 34/18

Das Wortzeichen

[X.]

ist am 3. Mai 2016 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register unter der Nummer 30 2016 104 130.7 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 9, 16 und 42 angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 28. Juni 2017 und vom 27. Juni 2018, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 1 die Anmeldung teilweise und zwar für nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

[X.]: Softwareprogramme zum Ablauf auf elektronischen Datenverarbeitungsanlagen; auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Softwareprogramme; Softwareprogramme zur Ansteuerung von Druckern, insbesondere zur Ansteuerung von Tinten- und/oder Laserdruckern; Softwareprogramme zur farbgenauen Ansteuerung von [X.], insbesondere Farbtinten- und/oder Farblaserdruckern; Softwareprogramme zur Erstellung von Farbprofilen [[X.]]; Softwareprogramme zur Umrechnung und/oder Transformation von digitalen Daten, insbesondere zur Farbtransformation von digitalen Daten; Softwareprogramme zur Profilierung und/oder Optimierung von RGB- und/oder CMYK-Daten, insbesondere zur Anwendung im Druck, der [X.] und/oder der digitalen Fotografie; Softwareprogramme zur Umrechnung von Postscript- und/oder PDF-Daten in TIF-Daten;

[X.]: Entwicklung, Erstellung und Betreuung von Softwareprogrammen für die Datenverarbeitung.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei insoweit nicht unterscheidungskräftig. Die englischsprachige Bezeichnung setze sich aus den Bestandteilen „[X.]“ und „Plugin“ zusammen. Das Teilzeichen „[X.]“ bedeute „Farbe“. Ein „Plugin“ sei ein Softwareprogramm, das die Funktionalität eines anderen Programms erweitere und so zusätzliche Funktionen für das Hauptprogramm zur Verfügung stelle. In der Gesamtheit verstehe der angesprochene Verkehr, der der [X.] mächtig sei, die angemeldete Bezeichnung „[X.]“ im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen daher im Sinne einer softwaretechnischen Erweiterung, die die Funktionalität des Hauptprogramms hinsichtlich der Farben ergänze. In dieser Bedeutung werde das angemeldete Zeichen auch bereits benutzt.

Vor diesem Hintergrund wirke das Anmeldezeichen „[X.]“ nicht ungewöhnlich, sondern bilde in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen eine sinnvolle beschreibende Gesamtaussage. Der Verkehr werde dem Anmeldezeichen bezüglich der Waren der [X.] den beschreibenden Hinweis entnehmen, dass diese zum Thema Farbe in Form einer Softwareerweiterung angeboten würden. Dabei sei es unerheblich, dass die Anmelderin im Verzeichnis der [X.] nicht speziell „[X.]“ beantragt habe, denn die beanspruchte „Software...“ umfasse als Oberbegriff auch [X.]. Bezüglich der Dienstleistungen der [X.] diene die Bezeichnung als Sachangabe dahingehend, dass sich die Entwicklungs-, Erstellungs- und Betreuungsdienstleistungen speziell auf [X.] zum Thema Farbe beziehen würden. Dass die Aussage breit gehalten und damit etwas unscharf sei, stehe der Feststellung mangelnder Unterscheidungskraft nicht entgegen. Denn der Verkehr sei daran gewöhnt, dass sich die Werbesprache oft verkürzter, plakativer Ausdrucksweisen bediene, um Sachverhalte kurz, schnell und unkompliziert zu vermitteln.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie vertritt die Ansicht, dass ein Schutzhindernis nicht vorliege. Das Anmeldezeichen weise keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt auf. Es handele sich um eine Wortneuschöpfung, die lexikalisch nicht erfasst sei und durch die Binnengroßschreibung des zusammen geschriebenen [X.] eine auffallend unübliche Wortzusammensetzung aufweise. Dies allein reiche für ein Minimum an Unterscheidungskraft aus. Zutreffend sei die Markenstelle davon ausgegangen, dass der englischsprachige Teilbegriff des [X.] „[X.]“ „Farbe“ bedeute. Der weitere [X.] „Plugin“ sei das [X.] Wort für „Einsteckelement“ oder im Bereich der Computersprache „ein kleines Softwareprogramm, welches in eine große Anwendung integriert werden könne“, eine „Softwareerweiterung“ oder „Zusatzmodul“. Bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen handele es sich jedoch keinesfalls um Zusatzprogramme, sondern um vollständige eigenständige Programme, die losgelöst von einem Basisprogramm existierten und verwendet würden. Die von der Markenstelle herausgestellte Bedeutung des [X.] im Sinne von „Farb-Einsteckelement“, „[X.]“ oder „Farb-Zusatzmodul“ sei derart unscharf, dass einige Überlegungen notwendig seien, um zu diesem Verständnis zu gelangen. Es sei unklar, was eine computertechnische Zusatzfunktion mit Bezug zu Farben genau sei. Entscheidend sei nach der Rechtsprechung des [X.], ob das angemeldete Zeichen für sich genommen – ohne Bezug zum Waren und Dienstleistungsverzeichnis – beschreibend sei.

Auch die Fallgruppe des engen beschreibenden Bezugs komme nicht in Betracht. Es könne lediglich angenommen werden, dass das Anmeldezeichen eine Assoziation zu „etwas mit Farben“ und „etwas mit Software-Erweiterung“ auslöse. Allerdings fehle Zeichen, die über einen beschreibenden Anklang verfügen, nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Schließlich werde der Begriff „Plugin“ üblicherweise mit dem dazugehörenden Programmnamen kombiniert, nicht aber mit Sachbegriffen wie „[X.]“.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des [X.]s vom 28. Juni 2017 und vom 27. Juni 2018 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die statthafte Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, da die angemeldete Marke im beschwerdegegenständlichen Umfang nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 [X.]).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. [X.] GRUR 2012, 610 Rn. 42 – [X.]; [X.], 808 Rn. 66 f. – [X.]; [X.], 932 Rn. 7 – #darferdas?; [X.], 934 Rn. 9 – [X.]). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. [X.] [X.], 233 Rn. 45 – Standbeutel; [X.], 229 Rn. 27 – [X.]; [X.] [X.], 710 Rn. 12 – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des [X.] ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. [X.], 1143 Rn. 7 – [X.]; GRUR 2012, 1044 Rn. 9 – Neuschwanstein).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen [X.]e lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. [X.] GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; [X.], 1143 Rn. 9 – [X.]; GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. [X.] [X.], 850, 854 Rn. 19 – [X.]; GRUR 2003, 1050, 1051 – [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. [X.] GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – [X.]!; [X.], 850 Rn. 28 f. – [X.]).

2. Unter Anwendung dieser Grundsätze fehlt dem Anmeldezeichen „[X.]“ jegliche Unterscheidungskraft.

a) Zu den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen [X.]en gehören sowohl der Fachverkehr als auch der Durchschnittsverbraucher, wobei es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die mit Bedacht und nach fachkundiger Beratung nachgefragt werden.

b) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei dem Anmeldezeichen um eine Verbindung von zwei fremdsprachigen Substantiven, die aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkannt und verstanden werden.

aa) Das Substantiv „[X.]“, das ursprünglich aus der [X.] stammt, findet sich in der [X.] und im [X.] wieder und wird – wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt – mit „Farbe“ übersetzt. Es hat als Präfix mit der Bedeutung „Farb-“ in zusammengesetzten Wörtern auch Eingang in die [X.] gefunden, wie z. B. „[X.]“, „[X.]negativfilm“ oder „[X.]vergrößerung“ (vgl. [X.], 26 W (pat) 59/16 – [X.] Hotel).

2006), Stichwort: [X.]; [X.], Computer und Informationstechnologie, 2003, Stichwort: [X.]) und zwar auch in der von der Anmelderin gewählten Schreibweise – Plugin – (vgl. Taschenbuch der Informatik, 6. Aufl., S. 612).

cc) In seiner Gesamtheit bedeutet das Anmeldezeichen eine softwaretechnische Erweiterung, die die Funktionalität des Hauptprogramms mit Bezug zu Farben ergänzt. Um zu diesem Verständnis zu gelangen, bedarf es keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise oder eines vertieften Nachdenkens. Der angesprochene Verkehr erkennt und erfasst den rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne Schwierigkeiten. Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich um die Kombination einfach verständlicher fremdsprachlicher Substantive, die inhaltlich aufeinander bezogen sind, und aufgrund des üblichen Angebots im EDV-Bereich um einen Sachhinweis über den Inhalt oder den [X.] der Software.

dd) Besonderheiten in der Wortbildung, die eine Schutzfähigkeit des [X.] begründen könnten, weist es nicht auf. Der Umstand, dass die Begriffe „[X.]“ und „Plugin“ zusammengeschrieben sind, ist in der Werbesprache nicht unüblich und daher für sich gesehen nicht schutzbegründend (vgl. [X.], 29 W (pat) 34/15 – bikehit; 33 W (pat) 511/13 – [X.]). Die vorliegende damit einhergehende Binnengroßschreibung (vgl. hierzu etwa [X.] [X.], 229 Rn. 71 – [X.]; [X.] GRUR 2001, 1153 – antiKALK) stellt ebenfalls ein gewöhnliches, in der Produktwerbung weit verbreitetes Gestaltungsmittel dar und reicht nicht aus, um ein Minimum an Unterscheidungskraft begründen zu können (vgl. [X.], 30 W (pat) 504/17 – [X.]). Zudem ist es üblich, dem Wortbestandteil „Plugin“ ein sachbezogenes Substantiv voranzustellen, wie die Beispiele aus dem von der Markenstelle übersandten Wikipedia-Artikel („Audio-[X.]; Grafik-[X.]; Browser-[X.]“) sowie weitere Begriffspaare wie “[X.]“ oder „Social Plugin“ (vgl. Nachweise, Wortschatz [X.], http://wortschatz. uni-leipzig.de/de) verdeutlichen. Insoweit verfängt die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, es sei üblich, den Begriff „Plugin“ mit einem Programmnamen zu kombinieren. Das Anmeldezeichen reiht sich vielmehr von der [X.] her in bestehende Wortkombinationen ein und weist auch insgesamt keine Besonderheiten in der Wortbildung auf.

Soweit sich aus der konkreten Schreibweise ergibt, dass das Anmeldezeichen lexikalisch nicht erfasst ist, begründet dies keine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 8 Rn. 157). Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, mit neuen Wortbildungsstrukturen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen ([X.], 272 Rn. 13 – [X.]). Dies ist auch vorliegend der Fall, wie die vorstehend aufgeführten Begriffskombinationen zeigen.

ee) Der weitere Einwand der Beschwerdeführerin, bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen handele es sich nicht um Zusatzprogramme, sondern um vollständig eigenständige Programme, die losgelöst von einem Basisprogramm existierten und verwendet werden können, bleibt ebenfalls ohne Erfolg. Insoweit kommt es entgegen ihrer Auffassung allein auf die im Verzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen an. Die absoluten Schutzhindernisse sind ausschließlich nach den jeweils beanspruchten konkreten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ([X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 8 Rn. 41). Eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Sinne der Anmelderin ist jedoch nicht ersichtlich. Im Übrigen kann auch ein „Plugin“ ein (komplettes) Softwareprogramm enthalten, welches in eine größere Einheit integriert werden kann, so dass die Ware „Softwareprogramm“ als Oberbegriff auch kleinere Softwareprogramme umfasst.

ff) Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die für EDV-Software oder die Erstellung von [X.] angemeldet sind, nur dann verneint werden kann, wenn zwischen dem Sinngehalt der Marke und der beanspruchten Ware oder Dienstleistung ein unmittelbarer und konkreter Bezug besteht, der sich den beteiligten [X.]en unmittelbar aufdrängt ([X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 8 Rn. 118).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin stellt der angesprochene Verkehr jedoch zwischen dem Sinngehalt des [X.] und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen direkten und eindeutigen Bezug her. Für den Verkehr geht es um ein Programm, welches eine Erweiterung zum bestehenden Computerprogramm in Bezug auf die Funktionalität „Farben“ aufweist. Solche Plug-Ins werden vertrieben und dem angesprochenen [X.] angeboten bzw. von ihm nachgefragt. Gerade im Bereich der Informationstechnologie sind Softwareprogramme, deren Gegenstand ein – das Hauptprogramm ergänzendes – Farbprogramm ist bzw. deren bestimmungsgemäßer Einsatz auf farbige Anwendungen gerichtet ist, üblich, wie die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Ware

Aber auch die von der Markenstelle recherchierten Internetseiten verdeutlichen diesen Zusammenhang. Beispielhaft wird Bezug genommen auf die Version 2012-03-03 des Tanel´s Photo and [X.] Plugins, welches eine Erweiterungs-Sammlung von insgesamt zwölf Werkzeugen zum Bearbeiten von digitalen Bildern für das Softwareprogramm Paint-NET enthält oder auf das von [X.] entwickelte neue [X.] Plugin für die Designsoftware zur Anwendung mit dem Open[X.]-System von [X.] aus Februar 2013.

Alle von der Anmelderin beanspruchten Waren und Dienstleistungen haben Softwareprogramme zum Gegenstand und weisen somit einen direkten Bezug zum Anmeldezeichen auf. Das aus sich heraus verständliche Anmeldezeichen kann insoweit entweder als Inhaltsangabe oder Zweckbestimmung verstanden werden.

3. Da es der angemeldeten Bezeichnung nach alledem hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kommt es auf die Frage, ob „[X.]“ im Interesse von Mitbewerbern zusätzlich einem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unterliegt, nicht mehr an.