Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.02.2019, Az. 35 W (pat) 6/16

Der Antragsgegner, Beschwerdeführer 1 und Beschwerdegegner zu 2 (im Folgenden: Antragsgegner) war Inhaber des am 16. November 2006 eingetragenen Gebrauchsmusters … (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung

„…“. Die Antragstellerin,

Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdegegnerin zu 1 (im Folgenden: Antragstellerin) hatte am 11. Juni 2011 beim [X.] ([X.]) einen mit mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 [X.]) begründeten, auf die Druckschrift [X.] gestützten Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen. Nachdem die [X.] mit [X.] vom 4. Juli 2012 mitgeteilt hatte, dass voraussichtlich mit der Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters zu rechnen sei, hatte der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin eine ergänzende Recherche durchgeführt, die zur Ermittlung einer weiteren Entgegenhaltung, nämlich der Druckschrift [X.] geführt hatte.

[X.] des [X.] hat sodann mit einem am 30. Juli 2013 im schriftlichen Verfahren ergangenen Beschluss den Löschungsantrag zurückgewiesen. Diesen Beschluss wiederum hat der erkennende Senat auf die Beschwerde der Antragstellerin mit Beschluss vom 14. April 2015 ([X.].: 35 W (pat) 443/13), der am 17. Juli 2015 in Rechtskraft erwachsen ist, aufgehoben und das Streitgebrauchsmuster gelöscht, wobei die nachrecherchierte Druckschrift [X.] für diese Entscheidung ursächlich war. Mit der Beschwerdeentscheidung wurden dem Antragsgegner gleichzeitig die Kosten beider Instanzenzüge auferlegt. Mit einem weiterem, im [X.] an die mündliche Verhandlung verkündeten Beschluss hat der Senat den Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit im Beschwerdeverfahren auf 100.000 € festgesetzt.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2015, der am 20. Juli 2015 beim [X.] eingegangen war, hat die Antragstellerin in Bezug auf das patentamtliche Löschungsverfahren beantragt, die ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten wie folgt festzusetzen:

Zusätzlich hat die Antragstellerin beantragt, „die gesetzlichen Zinsansprüche auszusprechen“, also den festzusetzenden Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ab Antragstellung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Mit [X.] vom 18. Februar 2016 hat die [X.] die vom Antragsgegner der Antragstellerin für das patentamtliche Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf lediglich 2.605,40 € festgesetzt. Grund hierfür ist, dass sie die in Höhe von 1.560,00 € geltend gemachten Recherchekosten als nicht hinreichend substantiiert erachtet und nicht in Ansatz gebracht hat.

Die Antragstellerin hat am 8. März 2016 gegen den [X.], der ihr am 23. Februar 2016 zugestellt worden war, Beschwerde beim [X.] eingelegt.

Sie ist die Auffassung, dass ihr ein Anspruch auf Erstattung der in Höhe von 1.560,00 € geltend gemachten Recherchekosten zustehe und sie diese Kosten auch hinreichend substantiiert belegt habe. Die Durchführung einer erweiterten Recherche sei aufgrund des negativen [X.]s der [X.] vom 4. Juli 2012 notwendig geworden. Diese von ihrem anwaltlichen Vertreter selbst vorgenommene Recherche sei eine Maßnahme gewesen, die die Antragstellerin als zur Rechtsverfolgung notwendige Maßnahme habe ansehen dürfen. Der Betrag in Höhe von 1.560,00 € errechne sich aus 13 Stunden à 120 €, was für eine von einem Patentanwalt durchgeführte Recherche eine angemessene und übliche Vergütung sei. Mit Schreiben vom 7. November 2012 sei ihr der Betrag in Höhe von 1.560,00 € auch von ihrem anwaltlichen Vertreter in Rechnung gestellt worden.

Die Antragstellerin beantragt,

den [X.] der [X.] vom 18. Februar 2016 aufzuheben und die ihr zu erstattenden Kosten in Höhe von 4.165,40 € festzusetzen.

Am 23. Februar 2016 hat auch der Antragsgegner gegen den [X.], der ihm am 22. Februar 2016 zugestellt worden war, beim [X.] Beschwerde eingelegt.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den [X.] der [X.] vom 18. Februar 2016 aufzuheben und die von ihm der Antragstellerin zu erstattenden Kosten lediglich in Höhe von 2.080,20 € festzusetzen.

Er ist der Auffassung, dass der Gegenstandswert mit 150.000 € zu hoch bemessen worden sei. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die [X.] hier einen höheren Gegenstandswert als 100.000 € zugrunde gelegt habe, also einen höheren als der, der vom [X.] in der Beschwerdeinstanz für das Hauptsacheverfahren festgesetzt worden sei. Außerdem sei zu beachten, dass der Löschungsantrag aus dem [X.] stamme. Daher richteten sich die im patentamtlichen Löschungsverfahren angefallenen Kosten, deren Erstattung die Antragstellerin verlangen könne, nach der bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 [X.]). Eine 1,3-fache Geschäftsgebühr sei daher nur in Höhe von 1.760,20 € angefallen.

Hinsichtlich der von der Antragstellerin geltend gemachten Recherchekosten sei zu beachten, dass solche Kosten im Einzelnen genau dargelegt werden müssten, was vorliegend aber nicht geschehen sei. Die Vorlage einer anwaltlichen Rechnung über Recherchekosten, die ein Vertreter seiner Mandantin in Rechnung gestellt habe, sei nicht ausreichend. Ferner sei hier zu beachten, dass die [X.] erst nach Verlust der ersten Instanz entstanden seien. Kosten einer Recherche, die durchgeführt worden sei, um die Erfolgsaussichten in der zweiten Instanz zu verbessern, seien aber mit der später dort angefallenen Verfahrensgebühr abgegolten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die beiden Beschwerden sind zulässig. Sie sind jeweils innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 [X.] [X.] m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 [X.] eingelegt worden. In dieser Frist ist jeweils auch eine Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt worden.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin hat teilweise Erfolg.

Die Antragstellerin hat zu Recht bemängelt, dass die [X.] die Kosten für die von ihrem Patentanwalt durchgeführte Recherche vom Kostenansatz ausgenommen hat. Bei diesen Kosten handelt es sich zumindest dem Grunde nach um Aufwendungen im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Zwar sind mit der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV [X.] die typischen patentanwaltlichen Leistungen wie Sichtung, Ordnung und Auswertung des Materials zum Stand der Technik abgegolten, nicht zwingend jedoch die Kosten für die Beschaffung des Materials. Auch die Kosten für eine zusätzliche Recherche können erstattungsfähig sein, wenn sich diese im Lauf des Verfahrens als notwendig erweist (vgl. B[X.]E 16, 229, 230; [X.]/

a) Der Antragsgegner geht fehl, indem er meint, die Antragstellerin habe ihre Recherchekosten nicht hinreichend substantiiert vorgetragen. Die Antragstellerin hatte bereits mit ihrem am 20. Juli 2015 beim [X.] eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag vorgetragen, dass aufgrund des für sie negativ ausgefallenen [X.]s vom 4. Juli 2012 eine Nachrecherche im Umfang von 13 Stunden durchgeführt worden sei. Belegt hat sie die genannten Aufwendungen u. a. mit der Vorlage einer entsprechenden, anwaltlichen Rechnung vom 7. November 2012, wonach ihr für eine Recherche von 13 Stunden à 120 € Kosten in Gesamthöhe von 1.560,00 € in Rechnung gestellt worden waren. Damit sind diese Kosten im Sinne § 17 Abs. 4 Satz 2 [X.] [X.] m. § 84 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbs., [X.] und § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO für den Kostenansatz hinreichend glaubhaft gemacht worden.

Die Antragstellerin hat auch zur Notwendigkeit der Nachrecherche einen hinreichenden Vortrag geliefert. Zur Feststellung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als zweckentsprechend ansehen durfte (vgl. [X.], NJW-RR 2007, 428 f.; [X.]/

b) Bei einer Recherche bemisst sich die Höhe der Vergütung allerdings – worauf die Antragstellerin zu Recht selbst hingewiesen hat – nach den Sätzen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes ([X.]). Hierbei wird im Fall einer notwendigen Eigenrecherche üblicherweise ein Stundensatz in Höhe von 95 € zugrunde gelegt, was der [X.] gemäß dem aktuellen, seit 1. August 2013 in [X.] befindlichen § 9 [X.] entspricht (vgl. [X.]/

Zu keiner Erhöhung des erstattungsfähigen Stundensatzes führt vorliegend, dass die Recherche vom anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin selbst durchgeführt worden war. Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO hat eine die Kosten verursachende Partei, die im Falle ihres Obsiegens vom Gegner eine Erstattung verlangen will, den Grundsatz der kostenschonenden Verfahrensführung zu beachten (vgl. [X.]/

Zu Gunsten der Antragstellerin errechnet sich somit hinsichtlich der Eigenrecherche, wofür der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin – was im Übrigen unstreitig ist – 13 Stunden aufgewandt hat, ein erstattungsfähiger Betrag in Höhe von 1.040,00 € (13 h x 80 €).

2. Auch die Beschwerde des Antragsgegners hat teilweise Erfolg.

a) Der Antragsgegner dringt mit seiner Beschwerde insoweit durch, als er den von der [X.] auf 150.000 € geschätzten Gegenstandswert angreift. Der Vortrag des Antragsgegners ist geeignet, zu seinen Gunsten eine Herabsetzung des Gegenstandswertes auf 100.000 € und eine entsprechende Erniedrigung des damit verbundenen [X.] zu bewirken.

Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 [X.] [X.] m. §§ 3, 4 ZPO, weil es für das Löschungsverfahren von Gebrauchsmustern an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren mangelt (vgl. [X.]/

b) Die im vorliegenden patentamtlichen Löschungsverfahren angefallenen Kosten, deren Erstattung die Antragstellerin vom Antragsgegner verlangen kann, richten sich – worauf der Antragsgegner zu Recht hingewiesen hat – nach der bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 [X.]). Die Mandatsübernahme lag ersichtlich noch vor dem 31. Juli 2013, da der Löschungsantrag am 11. Juni 2011 gestellt worden war. Die bei einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000 € einschlägige 1,3-fache Geschäftsgebühr nach VV [X.] Nr. 2300 beträgt 1.760,20 €.

3. Hiernach errechnen sich die erstattungsfähigen Kosten der Antragstellerin wie folgt:

4. Ergänzend war antragsgemäß wieder auszusprechen, dass der festgesetzte Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO, ab dem 17. Juli 2015, also dem [X.] der Kostengrundentscheidung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen ist, was stets außer Streit stand.

5. Für den Senat bestand keine Notwendigkeit, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, die im Übrigen auch nicht zwingend vorgeschrieben ist (vgl. [X.], [X.], 8. Aufl., § 18 Rn. 98). Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten zudem umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war daher auch nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. [X.] hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 [X.] [X.] m. § 84 Abs. 2 [X.] und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei [X.] in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. [X.], [X.], 8. Aufl., § 18 Rn. 129). Ausgehend von den Anträgen der Beteiligten zur Kostenfestsetzung – Antragstellerin in Höhe von 4.165,40 €, Antragsgegner in Höhe von 2.080,20 € – ist bei Zuerkennung eines Betrages in Höhe von 3.120,20 € eine Kostenaufhebung angemessen.