Bundespatentgericht, Beschluss vom 17.05.2017, Az. 35 W (pat) 1/14

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 26. Februar 2004 eingetragenen Gebrauchsmusters … mit der Bezeichnung „…“ (i. F.: [X.]).

Die Antragstellerin hat mit [X.] vom 12. März 2008 am 17. März 2008 die teilweise Löschung des [X.]s beantragt.

Mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 7. August 2012 verkündeten Beschluss, den Beteiligten am 10. bzw. 15. Dezember 2012 zugestellt, hat die [X.] des [X.] ([X.]) das [X.] teilweise gelöscht, und zwar soweit es über die mit [X.] der Antragsgegnerin vom 17. Juli 2008 vorgelegte Anspruchsfassung hinausgeht. Im Übrigen wurde der Löschungsantrag zurückgewiesen. Von den Kosten des [X.] wurden der Antragstellerin 1/3 und der Antragsgegnerin 2/3 auferlegt. In der mündlichen Verhandlung ist für die Antragstellerin niemand erschienen.

Zwischen den Beteiligten war zudem ein Rechtsstreit anhängig, in welchem die Antragsgegnerin die Antragstellerin wegen Verletzung des [X.]s in Anspruch genommen hat ([X.], Urteil vom 6. Dezember 2007, … und [X.], Urteil vom 23. April 2009, …).

Mit Eingabe vom 17. Januar 2013, eingegangen am 18. Januar 2013, beantragte die Antragsgegnerin die Kostenfestsetzung im Wege des [X.]. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 500.000 € macht sie zunächst folgende Kosten geltend:

Die Antragsgegnerin erklärt hierzu, sie sei vorsteuerabzugsberechtigt. Außerdem bittet sie die Verzinslichkeit auszusprechen.

Mit weiterer Eingabe vom 15. April 2013 macht die Antragsgegnerin zusätzlich rechtsanwaltliche Kosten geltend wie folgt:

Dieser Betrag unterliegt nach ihren Angaben nicht der Mehrwertsteuerberechnung.

Sie begründet diese weiteren, ihrer Auffassung nach im Rahmen der Kostenfestsetzung ebenfalls zu berücksichtigenden Kosten damit, dass ihr [X.]r im vorliegenden Beschwerdeverfahren sowohl in der Funktion eines Rechtsanwalts als auch eines Patentanwalts beauftragt gewesen und tätig geworden sei. Hierzu beruft sie sich auf die Rechtsprechung des [X.] zur Doppelvertretung in [X.] (Beschluss vom 18. Dezember 2012 – [X.], [X.], 427).

Mit Eingabe vom 15. März 2013 beantragte die Antragstellerin ebenfalls den [X.]. Sie macht ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 500.000 € insoweit folgende Kosten geltend:

Die Antragstellerin beruft sich ebenfalls auf die vorgenannte Rechtsprechung des [X.] zur Doppelvertretung in [X.]; diese sei auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anzuwenden. Auch wird die Verzinsung beantragt.

3.928,19 € festgesetzt. Der festgesetzte Betrag sei seit dem 18. Januar 2013 zu verzinsen.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 500.000 € erachtet die Gebrauchsmusterabteilung die folgenden Kosten als erstattungsfähig:

3.928,19 €, den die Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstatten habe.

Zur weiteren Begründung führt die Gebrauchsmusterabteilung aus, dass die Recherchekosten auf Seiten der Antragstellerin zwar dem Grunde nach als erforderlich zu erachten seien, der Höhe nach jedoch nur im Umfang der Kosten, die der von der Antragstellerin beauftragte [X.] in Rechnung gestellt habe (1.702,50 €). Soweit in diesem Zusammenhang anwaltliche Leistungen angesetzt worden seien, könnten diese jedoch nicht berücksichtigt werden, da diese mit Abgeltung der Verfahrensgebühr als abgegolten zu erachten seien. Im Übrigen seien im Falle eines parallel anhängigen Verletzungsrechtsstreit nach der Rechtsprechung des [X.] zur Doppelvertretung in [X.] die geltend gemachten rechtsanwaltlichen Kosten wie in der vorgenannten Berechnung angegeben berücksichtigungsfähig.

Gegen diesen ihr am 23. November 2013 zugestellten Beschluss hat die Antragsgegnerin am 6. Dezember 2013 Beschwerde erhoben.

Mit der Beschwerde macht sie geltend, dass die von ihr angesetzten Rechtsanwaltskosten in Höhe von 7.510,00 € beim [X.] ebenfalls hätten berücksichtigt werden müssen. Wenn die Gebrauchsmusterabteilung auf Seiten der Antragstellerin die Kosten eines Rechtsanwalts berücksichtigt habe, weil parallel zum Löschungsverfahren auch ein Verletzungsrechtsstreit anhängig gewesen sei, müsse dies auch für die Antragsgegnerin gelten. Die angefochtene Entscheidung gehe jedoch auf die zum [X.] angemeldeten Rechtsanwaltskosten der Antragsgegnerin nicht ein.

Sinngemäß beantragt die Antragsgegnerin damit, dass sie der Antragstellerin 1/3 von 7.510,00 € weniger erstatten muss als im angefochtenen Beschluss ausgesprochen.

Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Auf Seiten der Antragsgegnerin habe kein Rechtsanwalt mitgewirkt. Der [X.] sei lediglich als Patentanwalt und nicht auch als Rechtsanwalt tätig geworden. Für einen sowohl als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassenen [X.]n sei im Patentnichtigkeitsverfahren wegen Doppelqualifizierung keine zusätzliche Gebühr erstattungsfähig, wobei er sich auf einen Beschluss des 2. [X.]s vom 5. September 1990 beruft (2 ZA (pat) 13/90 – [X.], 205). Erst recht gelte dies für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren.

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 hatte der [X.] die Beteiligten auf seine Entscheidung vom 13. Oktober 2016 (35 W (pat) 16/12) hingewiesen, in welcher der [X.] die Erstattungsfähigkeit von [X.] im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren verneint hatte; die gegen den letztgenannten Beschluss zugelassene Rechtsbeschwerde ist von keinem der dortigen Beteiligten eingelegt worden. Mit weiterem Schreiben vom 2. Februar 2017 wies der [X.] die Beteiligten darauf hin, dass er nach nochmaliger Prüfung und Beratung zu der Auffassung gelangt sei, dass der bereits genannte Beschluss des [X.] vom 18. Dezember 2012 zu [X.] im [X.] ([X.] [X.], 427) auch für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren maßgeblich sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des §§ 62 Abs. 2 Satz 4 [X.], 17 Abs. 4 Satz 2 [X.] eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache insoweit Erfolg, als in Abänderung des angefochtenen Beschlusses die der Antragstellerin von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 1.431,52 € festzusetzen sind.

1. Im Rahmen des [X.] nach §§ 17 Abs. 4 [X.], 62 Abs. 2 Satz 3, 84 Abs. 2 Satz 2 [X.], 106 ZPO sind den Beteiligten erwachsene Kosten berücksichtigungsfähig, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 [X.] i. V. m. § 62 Abs. 2 [X.]).

a) Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist zwischen den Beteiligten lediglich in Streit, ob auch auf Seiten der Antragsgegnerin Kosten für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts i. H. v. 7.510,00 € im Rahmen des [X.] zu berücksichtigen sind. Die Höhe des [X.] sowie die weiteren Posten der jeweiligen [X.] sind hingegen unstreitig.

b) Unstreitig war zwischen den Beteiligten parallel zum Löschungsverfahren ein Rechtsstreit anhängig, in welchem die Antragsgegnerin die Antragstellerin wegen Verletzung des [X.]s in Anspruch genommen hat.

c) Der [X.] erachtet die Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des [X.] zur Erstattungsfähigkeit von [X.] im patentrechtlichen [X.] ([X.], 427) auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren für geboten. Danach kommt es entscheidend darauf an, dass zwischen den jeweils mandatierten Patent- bzw. Rechtsanwälten ein Abstimmungsbedarf vorliegt, wenn parallel zu einem Patentnichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt wird. Im Rahmen einer typisierenden Betrachtungsweise gehören wegen dieses [X.] sowohl die Kosten eines Patentanwalts als auch die Kosten eines Rechtsanwalts zu den notwendigen Kosten des Verfahrens, wenn im Falle eines parallelen [X.] im [X.] sowohl ein Patentanwalt als auch ein Rechtsanwalt tätig geworden ist.

aa) Eine vergleichbare Sach- und Interessenlage ist auch in Fällen gegeben, in denen neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren parallel ein Verletzungsprozess zwischen den Beteiligten geführt wird und das gleiche Gebrauchsmuster betroffen ist. Auch wenn die jeweilige Gebührenstruktur beim Patentnichtigkeitsverfahren und beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren unterschiedlich ist und das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zunächst nicht vor Gericht, sondern zuerst beim [X.] ausgetragen wird, so ist der Abstimmungsbedarf in Bezug auf parallel anhängige Löschungsverfahren und [X.] dennoch als gleichartig mit dem Abstimmungsbedarf zu erachten, wie er typischerweise bei der Führung parallel anhängiger Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsprozesse gegeben ist. Insbesondere ist selbst bei „einfachen“ Verhandlungsstrategien eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Löschungsverfahren und Verletzungsprozess hinsichtlich Sachvortrag, Auseinandersetzung mit Entgegenhaltungen und [X.] bzgl. des Gegenstands des betreffenden [X.]s berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich, die für die Beteiligten einen stetigen Abstimmungsbedarf zum jeweiligen Vorgehen im jeweiligen Verfahren erzeugt. Ob beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Gegensatz zum Patent mehrheitlich bzw. typischerweise „einfache“ Verfahrensstrategien anzuwenden sind oder nicht, spielt für den Bedarf der Abstimmung mithin keine entscheidende Rolle. Anzumerken ist allerdings, dass auch in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren typischerweise komplexe Fragen zur Schutzfähigkeit oder auch zur Zulässigkeit von Anspruchsfassungen, die regelmäßig auch in Form mehrerer Hilfsanträge in das Verfahren eingeführt werden, zu klären sind, wobei sich gerade bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die [X.] hinsichtlich [X.] einerseits und erfinderischem Schritt andererseits im Wesentlichen angeglichen haben (vgl. [X.] GRUR 2006, 842 – Demonstrationsschrank).

bb) Soweit der [X.] in seinem Beschluss vom 1. April 1965 (Ia ZB 20/64 – [X.], GRUR 1965, 621) [X.] im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren als regelmäßig nicht berücksichtigungsfähig erachtet hat, geht der [X.] davon aus, dass diese Entscheidung überholt ist. Neben der bereits genannten Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit von [X.] im patentrechtlichen [X.] ist zu berücksichtigen, dass zum damaligen Zeitpunkt nicht nur bei der Kostenentscheidung, sondern auch bei der Kostenfestsetzung eine Billigkeitsprüfung stattfand (zweite Billigkeitsprüfung), die nach der jetzt geltenden Gesetzeslage nicht möglich ist (vgl. Busse/[X.], [X.], 8. Aufl., § 62, Rdnr. 2). Es kommt nach der jetzigen Gesetzeslage nur noch auf die Notwendigkeit der Kosten an. Wenn der Abstimmungsbedarf das entscheidende Kriterium ist, dann besteht aus den bereits genannten Gründen in dieser Hinsicht kein Unterschied mehr zwischen Patentnichtigkeitsverfahren und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Falle eines parallelen Verletzungsverfahrens. Ebenfalls macht es keinen Unterschied mehr, dass das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Amt beginnt, da nach der Gesetzeslage auch hier die notwendigen Kosten zu ersetzen sind (vgl. § 17 Abs. 4 Satz 2 [X.] i. V. m. § 62 Abs. 2 [X.]).

cc) Der [X.] hält auch an der von ihm im Beschluss vom 13. Oktober 2016 (35 W (pat) 16/12) geäußerten Auffassung, wonach aufgrund der Unterschiede zwischen der erfinderischen und wirtschaftlichen Bedeutung zwischen Gebrauchsmuster und Patent und den Funktionen von Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und patentrechtlichem [X.] eine regelmäßige Erstattung von [X.] in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mit parallelem Verletzungsprozess zu verneinen sei, nach nochmaliger Prüfung nicht fest. Zwar sind insbesondere aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung beider Schutzrechte vor allem in verfahrensrechtlicher Hinsicht deutliche Unterschiede gegeben. Jedoch sind weder der materielle Gehalt der jeweils angegriffenen Schutzrechte, der in beiden Verfahrenssystemen zu beurteilen ist, gerade mit Blick auf die bereits genannten, wesentlich angeglichenen Beurteilungsmaßstäbe noch die [X.] bei parallel anhängigen [X.]n zwischen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und patentrechtlichem [X.] derart unterschiedlich, als dass sich hieraus ein zwingender Grund für eine sachliche Differenzierung hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit von [X.] ergeben könnte. Im Gegenteil: Aus Sicht des [X.]s wäre aus den genannten Gründen eine unterschiedliche Beurteilung der Erstattungsfähigkeit sog. [X.] im Nichtigkeits- und im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht sachgerecht.

d) Die Antragsgegnerin war im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl von einem Rechtsanwalt als auch einem Patentanwalt, allerdings in einer Person, vertreten. Der [X.] erachtet allerdings im vorliegenden Fall einer Doppelqualifikation des [X.]n sowohl die Kosten für einen Rechtsanwalt als auch für einen Patentanwalt für notwendig und mithin erstattungs- bzw. berücksichtigungsfähig.

aa) Die Frage der Erstattungsfähigkeit von [X.] bei Vertretung durch einen sowohl als Patent- als auch als Rechtsanwalt qualifizierten [X.]n wird in der Kommentarliteratur nicht einheitlich beantwortet (vgl. einerseits Busse/[X.] [X.], 8. Aufl. § 80 Rdnr. 64, andererseits [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl. § 80 Rdnr. 45; vermittelnd bzw. abwartend [X.]/[X.]/[X.] [X.], 11. Aufl., § 80 Rdn. 40).

bb) Zu der bzgl. der hier zu beurteilenden Rechtsfrage ergangenen Rechtsprechung ist im Zusammenhang mit [X.] darauf hinzuweisen, dass zwar der 2. [X.] des [X.] in seinem Beschluss vom 5. September 1990 (2 ZA (pat) 13/90 – [X.], 205) eine Doppelqualifikation nicht mit einer Doppelvertretung gleichgesetzt hatte. An dieser Rechtsprechung hat der 2. [X.] jedoch nicht mehr festgehalten (vgl. den Beschluss vom 10. August 2011, 2 ZA (pat) 8/10), nachdem der 1. Zivilsenat des [X.] einem Vertreter eine Doppelvergütung in einer Kennzeichenstreitsache anerkannt hat, wenn ein als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassener Vertreter in beiden Funktionen beauftragt und in beiden Funktionen tätig geworden ist (Beschluss vom 3. April 2003, I ZB 37/02 – [X.], 639).

cc) Für den [X.] kommt es bei dieser Streitfrage entscheidend darauf an, ob der doppelt qualifizierte Vertreter in beiden Eigenschaften mandatiert war und im Verfahren tätig geworden ist. Im Falle eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens mit parallelem Verletzungsstreits ist eine Abstimmung des Vorgehens in beiden der Verfahren – wie ausgeführt – bei einer typisierenden Betrachtungsweise in gleicher Weise wie bei parallel anhängigen Verletzungs- und [X.] erforderlich. Ist ein Anwalt im Löschungsverfahren, bei dem ein paralleler Verletzungsstreit geführt wird, in beiden Eigenschaften aufgetreten, ist er auch entsprechend zu vergüten, da es sich jeweils um notwendige Kosten handelt, denn der Abstimmungsbedarf begründet seine Tätigkeit als Patentanwalt und als Rechtsanwalt und beides sind notwendige Kosten, die dann auch zu vergüten sind.

Die Antragstellerin bestreitet zwar in ihrem [X.] vom 10. März 2014, dass auf Seiten der Antragsgegnerin ein Rechtsanwalt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mitgewirkt hat.

In ihrem Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragsgegnerin jedoch darauf hingewiesen, dass die Sozietät des Unterzeichnenden die Antragsgegnerin patent- und rechtsanwaltlich vertreten habe und der Unterzeichnende als Patent- und Rechtsanwalt im vorliegenden Verfahren tätig geworden sei.

Von einer ordnungsgemäßen Mandatierung des [X.]n der Antragsgegnerin als Patent- und als Rechtsanwalt ist im vorliegenden Fall auszugehen.

und Rechtsanwalt aufgeführt. Ebenso sind in Fristverlängerungsanträgen und [X.] stets beide Eigenschaften bzw. Qualifikationen benannt. Den Widerspruch gegen den Gebrauchsmusterlöschungsantrag hat Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin zwar lediglich mit „Patentanwalt“ unterschrieben, jedoch auf dem Schreiben mit einem Briefkopf, in dem er sowohl als Patent- und als Rechtsanwalt aufgeführt ist. Der Umstand, dass auf dem Schreiben unter der Unterschrift lediglich „Patentanwalt“ steht, ist kein hinreichender Grund, dem Vertreter abzusprechen, dass er im Verfahren auch als Rechtsanwalt tätig war. Anzumerken ist, dass der 2. [X.] in seinem Beschluss vom 10. August 2011, 2 ZA (pat) 8/10 ebenfalls nur darauf abgestellt hat, dass der dortige Verfahrensbevollmächtigte beide Qualifikationen hatte und es als unerheblich erachtet hat, dass der Vertreter die Klage lediglich als Rechtsanwalt erhoben hatte. Der [X.] schließt sich dieser Beurteilung an.

e) Hinsichtlich der Höhe der auf Seiten der Antragsgegnerin zu berücksichtigenden Rechtsanwaltsgebühren ist bei einem Gegenstandswert von 500.000 € eine Verfahrensgebühr gemäß [X.]NR. 2300 mit einem Satz von 2,5 und daher insgesamt in Höhe von 7.490,00 € anzusetzen.

Pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß [X.]NR. 7002 in Höhe von 20 Euro können dagegen nach Ansicht des [X.]s bei einer bloßen Doppelqualifikation des Vertreters nicht doppelt angesetzt werden. Diese Pauschale stellt eine pauschalisierte Aufwandsentschädigung für den Vertreter dar. Die doppelte Vergütung bei einer Doppelvertretung gehört wegen des [X.] zu den notwendigen Kosten, jedoch fallen beim Vertreter, der beide Qualifikationen in einer Person aufweist, nicht dadurch typischerweise doppelte Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß [X.]NR. 7002 an, denn der Abstimmungsbedarf bestimmt lediglich den Inhalt dessen, was der Vertreter schreibt und kommuniziert.

f) Da die weiteren Posten, die die Gebrauchsmusterabteilung bei der Berechnung des zu erstattenden Kostenbetrags zugrunde gelegt hat, sowohl unstreitig als auch aus Sicht des [X.]s aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind, berechnet sich der auszugleichende Betrag wie folgt:

Die auf Seiten der Antragsgegnerin zu berücksichtigenden Kosten erhöhen sich von 7.879,63 € um den zusätzlich anzuerkennenden Betrag von 7.490,00 € auf 15.369,63 €. Zusammen mit den auf Seiten der Antragstellerin zu berücksichtigenden Kosten i. H. v. 9.832,10 € ergibt sich eine Gesamtsumme von 25.201,73 € berücksichtigungsfähiger Kosten. Hiervon haben die Antragstellerin 1/3 = 8.400,58 € und die Antragsgegnerin 2/3 = 16.801,15 € zu tragen. Abzüglich der eigenen Kosten i. H. v. 15.369,63 € ergibt sich ein Betrag i. H. v. 1.431,52 €, den die Antragsgegnerin der Antragstellerin im Wege des [X.] zu erstatten hat.

2. Da die Beschwerde bis auf den geringfügigen Betrag von 1/3 der zusätzlich geltend gemachten Auslagenpauschale Erfolg hat, hat die Beschwerdegegnerin die Kosten dieses Verfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 [X.], § 84 Abs. 2 [X.], § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 18 Abs. 4 [X.] i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 [X.] wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts bezüglich der Erstattungsfähigkeit von [X.] einschließlich solcher bei Doppelqualifikation im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zugelassen.

4. Der [X.] konnte gemäß dem auch im Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren anwendbaren § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.