Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 02.12.2009, Az. I ZR 44/07

[X.] DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 2. Dezember 2009 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2 a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann vorliegen, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein zusammengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben ei-nem Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. b) Einem Bestandteil eines zur Kennzeichnung einer Zeitschrift verwendeten Zeichens kommt eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung nicht zu, wenn ihm - wie dem Bestandteil "automobil" - von Haus aus jegliche Un-terscheidungskraft und somit auch die Eignung fehlt, als ein auf die Herkunft der so bezeichneten Zeitschriften aus einem bestimmten Unternehmen [X.] Stammbestandteil einer Zeichenserie für die Titel einer Reihe von [X.] verwendet zu werden, und der Zeichenbestand-teil auch nicht aufgrund seiner tatsächlichen Verwendung vom Verkehr als ein solcher Stammbestandteil einer bereits existierenden Zeichenserie [X.] wird. [X.], [X.]eil vom 2. Dezember 2009 - [X.] - [X.] - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 2. Dezember 2009 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Schaffert, [X.] und [X.] für Recht erkannt: Auf die Revision des [X.]n wird das [X.]eil des [X.], 5. Zivilsenat, vom 31. Januar 2007 aufgehoben. Die Berufung des [X.] gegen das [X.]eil des [X.], Kammer 07 für Handelssachen, vom 20. Dezember 2005 wird zurückgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten der Rechtsmittel. Von Rechts wegen Tatbestand:Die Parteien geben [X.] heraus. 1 Der Kläger ist als Rechtsnachfolger der [X.] der am 22. Juli 1996 angemeldeten und am 21. November 1996 unter anderem für Druckerei- und Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher und Zeitschriften, eingetragenen [X.] Wort-/Bildmarke Nr. 39631911 "[X.]": 2 - 3 - Er verlegt unter Verwendung seiner Marke als Titel die Zeitschrift "[X.]", die seit 1978 monatlich mit einer Auflage von rund 100.000 Exempla-ren erscheint. 3 Im Verlag des [X.]n, der zur [X.] gehört, erscheint die Zeitschrift "automobil [X.]". Seit Ende 2003 gibt der [X.] ferner eine Zeitschrift unter dem Titel "automobil Extra 2005 [X.]" heraus. Bis zum Jahre 2004 benutzte er für die Titelgestaltung die aus der nachstehenden [X.] ersichtliche Aufmachung: 4 5 Der Kläger beanstandete diese Gestaltung mit Schreiben vom 15. September 2004 als Verletzung seiner Marken- und Titelrechte. Der [X.] änderte daraufhin im Jahre 2005 die Titelaufmachung seiner Zeitschrift wie aus der nachfolgenden [X.] ersichtlich ab: - 4 - Der Kläger ist der Auffassung, beide Aufmachungen der Zeitschrift des [X.]n verletzten seine Marken- und Titelrechte. Er hat den [X.]n daher auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung seiner Schadensersatz-pflicht in Anspruch genommen. 6 Das Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage [X.] stattgegeben ([X.] [X.] 2007, 281). Mit seiner vom [X.] zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, ver-folgt der [X.] sein auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiter. 7 Entscheidungsgründe: [X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, die [X.] seien nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, § 19 [X.], § 242 BGB begründet. Hierzu hat es ausgeführt: 8 Der [X.] verwende die angegriffenen Ausführungsformen marken-mäßig. Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei knapp unter-durchschnittlich. Die Kennzeichnungskraft der von Haus aus für eine Automo-bilzeitschrift nicht glatt beschreibenden Klagemarke habe zwar durch die lang-jährige Benutzung als Zeitschriftentitel eine gewisse Stärkung erfahren. Gleich-wohl sei der Grad der Kennzeichnungskraft nunmehr nur noch als knapp durch-9 - 5 - schnittlich einzustufen, weil inzwischen eine gewisse Gewöhnung des Verkehrs an die mittlerweile eingedeutsche englischsprachige Bezeichnung für alles ein-getreten sei, was mit geländegängigen Fahrzeugen und damit zusammenhän-genden sportlichen Aktivitäten jenseits befestigter Straßen zu tun habe. Es be-stehe [X.]. Zwischen der Klagemarke und den angegriffenen [X.] des [X.]n sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im en-geren Sinne jedoch zu verneinen, weil die Zeichen nur eine schwache [X.] in bildlicher und sprachlicher Hinsicht sowie eine etwas stärkere in Hinblick auf den Bedeutungsgehalt aufwiesen. Für die Bejahung der Verwechslungsgefahr reiche aber aus, dass das Publikum das Zeichen in dem Sinne mit der Marke gedanklich in Verbindung bringe, dass es trotz [X.] der Zeichen und der mit ihnen wer-benden Unternehmen aufgrund der Zeichen- und [X.] von organi-satorischen, vertraglichen oder sonstigen Verbindungen ausgehe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass beide Teile des zusammengesetzten Titels des [X.]n eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behielten. 10 Beide Bestandteile des [X.]s des [X.]n seien grafisch voneinander abgesetzt und gleichwohl aufeinander bezogen. Sie wiesen hier-durch auf ihre Gleichwertigkeit hin. Für die Annahme einer selbstständig kenn-zeichnenden Stellung beider [X.]e sprächen auch die dem [X.] bekannten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Zeit-schriftenmarkt. So würden Sonderausgaben von Zeitschriften oder auf ein be-stimmtes Thema hin ausgerichtete Zeitschriften unter dem eigentlichen (Dach-)Titel und einem weiteren, auf das spezielle Thema ausgerichteten weite-ren Titelbestandteil herausgegeben. Ähnlich liege es hier. Zwar gebe der [X.] kein "Mutterblatt" mit dem Titel "automobil" heraus. Unstreitig verfüge er 11 - 6 - jedoch über eine weitere Zeitschrift "automobil [X.]", aus der auch Artikel für die streitgegenständliche Zeitschrift "automobil [X.]" entnommen wür-den. Bereits aus den Titeln dieser Zeitschriften ergebe sich, dass der [X.] den Bestandteil "automobil" wie ein Serienzeichen oder Dachzeichen verwende und der Bestandteil "[X.]" oder "[X.]" auf den Verkehr wie ein Zweit-zeichen wirke. Die Rechtssätze der Entscheidung "[X.]" des [X.] der Europäischen Gemeinschaften seien auch dann anzuwenden, wenn die ältere Marke wie hier mit einem Serien- oder Dachzeichen zu einem [X.] verbunden worden sei, um eine Produktreihe zu kennzeichnen. Zwar könne nur von einer schwachen bildlichen Ähnlichkeit zwischen der [X.] und dem [X.] "[X.]" der Verletzungsformen des [X.]n gesprochen werden. Es bestehe aber dem Klang und dem Bedeu-tungsgehalt nach Zeichenidentität, so dass unter Berücksichtigung einer knapp durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und der Produktidentität eine Ver-wechslungsgefahr im weiteren Sinn zu bejahen sei. Der Kläger müsse es auch nicht nach § 23 Nr. 2 [X.] hinnehmen, dass der [X.] den [X.] "[X.]" in seinem Gesamtzei-chen für einen Zeitschriftentitel benutze, weil diese Verwendung gegen die gu-ten Sitten i.S. von § 23 [X.] verstoße. 12 I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur [X.] des [X.] landgerichtlichen [X.]eils. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Fest-stellung der Schadensersatzpflicht des [X.]n nicht zu. 13 1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, der Kläger könne nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 [X.] beanspruchen, dass der [X.] die [X.] - 7 - dete Verwendung der Titel für eine Automobilzeitschrift unterlässt, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht seine Annahme, im Streitfall bestehe zwischen den sich gegen-überstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. 15 a) Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht davon ausgegangen, dass eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegt, wenn ein mit einer älte-ren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein zusam-mengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben einem Unterneh-menskennzeichen oder einem Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnen-de Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-gen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. [X.], [X.]. v. 6.10.2005 - [X.]/04, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 1042 [X.]. 30 ff. = [X.], 1505 - [X.]; [X.] 167, 322 [X.]. 18 - [X.]; [X.], [X.]. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, [X.], 258 [X.]. 33 = [X.], 232 - INTERCONNECT/[X.]; [X.]. v. [X.] - I ZB 54/05, [X.], 905 [X.]. 37 = [X.], 1349 - [X.]). b) Die Auffassung des Berufungsgerichts, in den zusammengesetzten Ti-teln des [X.]n behielten beide Teile - und damit auch der der Klagemarke ähnliche Bestandteil "[X.]" - eine selbstständig kennzeichnende Stel-lung, beruht aber, wie die Revision mit Recht beanstandet, auf rechtsfehlerhaf-ten Erwägungen. 16 aa) Eine Unternehmensbezeichnung enthalten die beanstandeten Titel des [X.]n neben dem Bestandteil "[X.]" nicht. Die Annahme des Berufungsgerichts, der [X.] verwende den Bestandteil "automobil" in den 17 - 8 - beanstandeten Titeln wie ein Serien- oder Dachzeichen, wird von den [X.] nicht getragen. Die Bezeichnung "automobil" ist als Bestandteil eines Titels für eine Automobilzeitschrift glatt beschreibend. Zur Kennzeichnung einer solchen Zeitschrift fehlt ihr daher von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft und somit auch die Eignung, als ein auf die Herkunft der so bezeichneten Zeit-schriften aus einem bestimmten Unternehmen hinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie für die Titel einer Reihe von [X.] verwen-det zu werden. Auf eine solche Eignung kommt es zwar nicht an, wenn sich der Verkehr an einen - von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen - Stammbe-standteil einer bereits existierenden Zeichenserie gewöhnt hat (vgl. [X.], [X.]. v. 13.9.2007 - [X.]/06, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 343 [X.]. 64 = [X.], 1322 - [X.] [[X.]]; [X.], [X.]. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, [X.], 542, 544 = [X.], 534 - [X.]). Allein dem [X.], dass der [X.] eine weitere Zeitschrift mit dem Titel "automobil [X.]" herausgibt, kann angesichts des glatt beschreibenden Charakters der Bezeichnung "automobil" für eine Automobilzeitschrift jedoch entgegen der Auf-fassung des Berufungsgerichts nicht entnommen werden, der Verkehr verstehe "automobil" als den auf die Herkunft hinweisenden Stammbestandteil einer [X.] des [X.]n. bb) Die Hervorhebung eines Bestandteils durch die grafische Gestaltung oder durch seine Anordnung im [X.] führt gleichfalls nicht bereits als solche zur Annahme seiner selbstständig kennzeichnenden Stellung, wenn der Verkehr gleichwohl von einem einheitlichen Kennzeichen ausgeht. Eine [X.] kennzeichnende Stellung des Bestandteils "[X.]" der [X.] Bezeichnungen des [X.]n kann daher im Streitfall nicht daraus [X.] werden, dass der Bestandteil "automobil" nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit deutlich größeren Buchstaben geschrieben ist, am An-fang des [X.]s steht und beide Bestandteile grafisch voneinander 18 - 9 - abgesetzt sind. Wie auch das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, sind die einzelnen Bestandteile der zusammengesetzten Titel des [X.]n gleichwohl aufeinander bezogen und gleichwertig. Für die Einheitlichkeit der Betrachtung der kennzeichenrechtlichen Wirkung der einzelnen Zeichenbe-standteile spricht dabei vor allem ihr inhaltlicher Bezug. Während der Bestand-teil "automobil" allgemein den Inhalt der so bezeichneten Zeitschrift beschreibt, verengt der Bestandteil "[X.]", wovon auch das Berufungsgericht [X.] ist, die Thematik auf den Bereich der Geländefahrzeuge. 2. Kann folglich die Auffassung des Berufungsgerichts, in den angegrif-fenen Titeln des [X.]n behielten beide Teile - nämlich neben dem Bestand-teil "[X.]" auch der Bestandteil "automobil" - eine selbstständig kenn-zeichnende Stellung, aus Rechtsgründen keinen Bestand haben, und versteht der Verkehr, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, die von dem [X.]n verwendeten Bezeichnungen als [X.], so hat es bei dem Grundsatz zu bleiben, dass der Verkehr im Normalfall eine Kennzeichnung als Ganzes wahrnimmt und daher für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die sich gegenüberstehenden Kennzeichen hervorrufen (vgl. [X.] [X.], 1042 [X.]. 28, 30 - [X.]). Das Berufungsgericht hat angenommen, dass zwischen der Wort-/Bildmarke "[X.]" des [X.] und dem Titel "automobil [X.]" des [X.]n nur eine schwache Zeichenähnlichkeit in bildlicher und sprachlicher Hinsicht sowie eine etwas stärkere in Hinblick auf den Bedeu-tungsgehalt besteht, weil der - für eine Zeitschrift über Geländefahrzeuge gleichfalls mit einer beschreibenden Bedeutung versehene - Bestandteil "[X.]" den Gesamteindruck des Zeichens des [X.]n gegenüber dem weiteren Bestandteil "automobil" nicht eindeutig dominiert. Danach reicht die Ähnlichkeit der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrem Gesamtein-druck nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die Annahme einer 19 - 10 - Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht aus. Diese Be-urteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht ist bei der ihm als Tatrichter obliegenden Feststellung des Gesamteindrucks des Zeichens des [X.]n rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass auch ein Bestandteil, der - wie hier der Bestandteil "automobil" - eine beschreibende An-gabe enthält, zum Gesamteindruck beitragen kann (vgl. [X.], [X.]. v. 13.12.2007 - I ZB 39/05, [X.], 719 [X.]. 37 = [X.], 1098 - idw In-formationsdienst Wissenschaft, m.w.N.). Die Revisionserwiderung erhebt inso-weit auch keine [X.]. 3. Mangels Verwechslungsgefahr fehlt es an einer Verletzung der [X.], so dass dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf [X.], Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht des [X.]n nicht aufgrund seiner Wort-/Bildmarke zustehen. Im Übrigen könnte sich der [X.] gegenüber den [X.]n, auch soweit sie auf eine Verlet-zung der Klagemarke gestützt worden sind, entgegen der Auffassung des [X.] mit Erfolg auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 [X.] beru-fen (vgl. dazu unten unter II[X.]). 20 II[X.] Das Berufungsurteil ist somit aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der [X.] kann in der Sache selbst entscheiden, weil sie zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Das Berufungsgericht hat zwar dahinstehen lassen, ob der Kläger sich für die [X.] auch auf eine Verletzung seiner Werkti-telrechte (§ 5 Abs. 3 [X.]) berufen kann. [X.] Ansprüchen des [X.] nach § 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5 [X.] stünde aber die Schutz-schranke des § 23 Nr. 2 [X.] entgegen. Die Auffassung des Berufungsge-richts, die Verwendung des [X.]s "[X.]" durch den [X.]n verstoße gegen die guten Sitten i.S. von § 23 [X.], hält der rechtli-chen Nachprüfung nicht stand. 21 - 11 - 1. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass sich "[X.]" als Bezeichnung für sportliche Aktivitäten abseits der Straße mit geländegängigen Fahrzeugen durchgesetzt hat und die Verwendung dieser Bezeichnung als Titel für eine Zeitschrift über Geländewagen und damit zu-sammenhängende Themen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften der Zeitschrift i.S. von § 23 Nr. 2 [X.] anzusehen ist. Es ist dabei weiter rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es für die Beurteilung, ob ein Zei-chen als beschreibende Angabe i.S. von § 23 Nr. 2 [X.] benutzt wird und der Markeninhaber (oder der Inhaber eines Werktitelrechts an dem Zeichen) deshalb nicht das Recht hat, diese Benutzung zu untersagen, auf den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz ankommt. Die Frage, ob jedenfalls für den geltend gemachten Schadensersatzanspruch (auch) auf den Zeitraum ab Aufnahme der Benutzung der beanstandeten Be-zeichnung abzustellen ist, kann dahinstehen. Denn den Ausführungen des Be-rufungsgerichts, das in diesem Zusammenhang auf eine frühere Entscheidung von August 2004 Bezug nimmt, kann entnommen werden, dass es auch schon für den insoweit in Rede stehenden Zeitraum ab November 2003 von der be-schreibenden Bedeutung der Bezeichnung "[X.]" i.S. von § 23 Nr. 2 [X.] ausgegangen ist. 22 2. Der Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 [X.] steht nicht entgegen, dass der [X.] den Begriff "[X.]" kennzeichenmäßig verwendet; auch eine etwaige Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen schließt die Anwendung des § 23 Nr. 2 [X.] nicht aus (vgl. [X.] 181, 77 [X.]. 27 - [X.]; [X.], [X.]. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, [X.], 798 [X.]. 17 = [X.], 1202 - [X.]). Sie begründete als solche allein auch noch keinen Verstoß gegen die guten Sitten ([X.], [X.]. v. 7.1.2004 - [X.]/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 234 [X.]. 25 - [X.]; [X.] [X.], 798 [X.]. 22 - [X.], m.w.N.). 23 - 12 - 3. Von einem Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 [X.] ist auszugehen, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung den an-ständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (vgl. Art. 6 Abs. 1 [X.]L). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung der Interessen der Beteiligten unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ([X.] 181, 77 [X.]. 29 - [X.], m.w.N.). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der Bezeichnung "[X.]" durch den [X.]n entgegen der Auffassung des Berufungsge-richts nicht unlauter ist. 24 Dem Berufungsgericht kann bei seiner gegenteiligen Würdigung schon nicht darin gefolgt werden, dass der [X.] die Bezeichnung "[X.]" so benutzt, dass die beschreibende Bedeutung hinter der kennzeichenmäßigen Verwendung zurücktritt. Durch die gemeinsame Verwendung mit dem weiteren Bestandteil "automobil" in einem vom Verkehr als [X.] aufgefassten zusammengesetzten Zeitschriftentitel bleibt die beschreibende Bedeutung viel-mehr im Gegenteil gerade erhalten, weil der Verkehr, wie auch das Berufungs-gericht in anderem Zusammenhang angenommen hat, die beiden Bestandteile als gleichwertig ansieht und in dem Sinne aufeinander bezieht, dass mit dem Titelbestandteil "[X.]" das speziellere Thema der so betitelten Zeitschrift bezeichnet ist. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es bei § 23 Nr. 2 [X.] anders als bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 [X.] auch nicht darauf an, ob dem [X.]n andere Benutzungsalternativen zur Verfügung stehen (vgl. [X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.], 678 [X.]. 30 = [X.], 839 - [X.]/[X.] ). 25 Der [X.] hat mit den angegriffenen Bezeichnungen einen hinrei-chenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt, um nicht gegen die anständi-gen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zu verstoßen. In bildlicher [X.] - 13 - sicht bestehen, wie auch das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, bedeutsame Unterschiede zwischen den Klagezeichen und dem Zeichen-bestandteil "[X.]" in den angegriffenen Titeln des [X.]n. Die bloße Übereinstimmung im Klang und im Bedeutungsgehalt kann demgegenüber ei-nen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 [X.] nicht begrün-den, zumal der [X.] sich durch die Aufnahme zusätzlicher Bestandteile in den Titel seiner Zeitschrift weiter vom Kläger abgegrenzt hat. 4. Dem Kläger stehen die [X.] demnach auch nicht wegen Verletzung eines Werktitelrechts an dem Klagezeichen "[X.]" zu. Die Berufung des [X.] gegen die klageabweisende Entscheidung des Landge-richts ist daher zurückzuweisen. [X.] Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. 28 Bornkamm Büscher Schaffert
Bergmann [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 20.12.2005 - 407 [X.]/05 - [X.], Entscheidung vom 31.01.2007 - 5 U 110/06 -